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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


跨境 Bayh–Dole:美国、欧盟/Horizon Europe、德国、日本、中国和韩国的政府资助发明——按适用范围、权利分配和持续限制展开
执行摘要:Bayh–Dole 最准确的理解,并不是一项自动赋予大学所有权的规则,而是一种有条件的政府—承包方交易安排:它允许承包方保留符合条件的联邦资助发明的权利,同时保留披露和专利申请义务、利用情况报告、政府已付清对价的许可、国内制造保障、非营利机构特有的限制,以及与实际应用相联系的酌定介入权。对美国、欧盟/Horizon Europe及若干国家法示例、日本、中国和韩国进行比较可以看出,单纯的机构所有权并不是衡量商业化自由度的良好指标:各制度在资金触发条件、权利分配方式、实施或利用要求、政府干预权、转让控制以及发明人报酬规则方面均有差异。在本文讨论的制度中,日本在所覆盖的政府—承包方交易层面提供了最接近的结构性类似制度,但第17条的适用范围窄于 Bayh–Dole。本文还说明,Bayh–Dole 专利原则上可以出售给非实施实体或专利主张实体,但非营利卖方通常需要资助机构批准,除非买方满足发明管理例外;并且,转让并不会消灭政府许可、介入权风险、报告义务、国内制造条件或其他资助项目特定限制。这些差异为跨境申请审查、许可、收购、融资和执法尽职调查提供
Brandon Theiss
8月3日讀畢需時 34 分鐘


从论辩到证据:在单方再审查中回应非最终审查意见通知书时专家声明的重要性
执行摘要:在单方再审查(ex parte reexamination)中,专利权人对非最终审查意见通知书(non-final Office Action)的答复,往往是建立事实记录的关键机会;尤其当驳回取决于关于现有技术文献、权利要求映射、系统架构、协议或显而易见性理由的技术假设时更是如此。本文认为,律师论辩能够框定法律争议,但专家声明提供了说明审查员技术前提为何缺乏证据支持所必需的证据基础。通过涉及协议层面、架构层面和抽象层面专家证言的案例研究,本文说明,有针对性的声明可以反驳对现有技术过度宽泛的描述,同时在修改可能产生诉讼、中间权利(intervening rights)或审查历史风险的情境下,帮助保留原始权利要求文字。实践上的教训是,专家声明应当选择性、谨慎地使用:声明应解释技术、文献、本领域普通技术人员的理解以及驳回中的事实缺陷,同时避免结论性意见、不必要的承认,以及与并行诉讼或 PTAB 立场不一致。 I. 引言 单方再审查中的非最终审查意见通知书并不只是又一个审查程序事件。对于专利权人而言,它往往是在专利局面前建立事实记录的最佳机会,
Brandon Theiss
8月1日讀畢需時 13 分鐘


从韩国“技术思想”到美国“实际应用”:软件和AI专利申请的§ 101策略
执行摘要: 本文解释了为什么在韩国法下看似具备专利适格性的韩国软件和AI专利申请,在美国专利适格性法理下仍可能面临重大障碍。韩国法关注的是,所要求保护的发明是否属于“利用自然法则的技术思想”;对于软件相关发明,还关注基于软件的信息处理是否利用硬件得以具体实现。相比之下,美国法询问的是,权利要求是否落入法定类别,并且是否避开了——或者充分应用了——抽象概念、自然法则和自然现象等司法例外。本文结合韩国大法院和专利法院判例,以及美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院的判例,说明仅仅记载服务器、处理器、数据库、AI模型或计算机可读介质,在某些韩国情境中也许足以支持适格性,但如果权利要求被定性为数据收集、分析、商业决策、精神活动或通用计算机实现,则未必能满足美国§ 101。其实务要点是:韩国申请人不应将美国申请视为单纯的翻译工作;美国申请应当识别具体的技术问题,公开解决该问题的技术机制,并在权利要求中——而不仅仅在说明书中——记载能够防止发明被视为抽象概念的具体技术改进或实际应用。 I. 引言 对于韩国专利代理人而言,35 U.S.C. §...
Brandon Theiss
7月30日讀畢需時 19 分鐘


为分案而撰写权利要求:为什么专利代理人有时应当撰写权利要求以促成限制要求
执行摘要:本文认为,专利代理人有时应当把限制要求(restriction requirement)视为一种商业工具,而不是审查中的不便。对于平台型技术——例如生命科学项目,其权利要求可能覆盖化合物、制剂、制造方法、给药方案、生物标志物、药物-器械组合以及第二适应症——专利资产的商业价值可能在于保留可分别保护的资产,以便日后支持融资、许可、执行、资产剥离或产品线扩展。在说明书确实支持多个独立或不同发明的情况下,以使这些分割清晰可见的方式撰写权利要求,可以促成适当的 USPTO 限制要求,并形成一份可能支持真正分案申请以及 § 121 针对显而易见型双重专利的安全港的记录。该策略之所以有价值,是因为替代方案可能是一个严重依赖终端放弃声明的继续申请型专利族,而这可能缩短期限、限制可转让性,并使可执行性以持续共同所有为条件。本文同时提醒,只有在律师保全法定和审查程序前提时,这一方法才会奏效:相关申请必须是因限制要求而提交的真正分案申请,必须维持一致性(consonance),必须在授权前管理好分案申请的提交时机,并且限制要求答复应同时被撰写为选择文件以及
Brandon Theiss
7月28日讀畢需時 22 分鐘


“小实体”资格不能跨境通用:EPO、JPO、韩国 MOIP 与 CNIPA 的专利费用减免
执行摘要 “小实体”和“微实体”并不是专利申请人可以随身携带、跨局通用的属性。它们是美国法律为美国专利商标局(“USPTO”)审理的特定申请和专利所设定的分类。一个公司在 USPTO 缴纳小实体费用,并不会自动在欧洲专利局(“EPO”)、日本特许厅(“JPO”)、韩国知识产权部(“MOIP”)或中国国家知识产权局(“CNIPA”)获得相应减免。反过来,一个因规模过大、申请经验过多或其他原因而不符合 USPTO 减免费用条件的申请人,也可能依据外国专利局各自不同的政策目标、申请人类别或经济困难规则而获得减免。 尽管如此,这些制度在功能上仍有可比较之处。EPO 现在向符合条件、近期欧洲申请量有限的微实体提供特定费用 30% 的减免。日本向特定个人、小企业、初创企业、大学和研究组织提供有针对性的减免,常见减免幅度为部分费用的二分之一或三分之一。韩国根据申请人的法定类别提供减免,包括对作为申请人的个人发明人以及合格中小企业给予较大幅度的减免。中国则使用收入和应纳税所得额门槛,而不是正式的“小实体”或“微实体”分类。 实践上的结论是:费用资格必须逐局、逐申
Brandon Theiss
7月26日讀畢需時 24 分鐘
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