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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


保持专利族开放:美国继续申请实务与欧洲、中国、韩国和日本的比较
执行摘要:美国继续申请实务是一种独特而强大的专利组合管理工具,因为它允许申请人使专利族保持待审状态,并随着市场、竞争者、现有技术、许可需求和诉讼立场的发展,继续追求基于同一公开的其他权利要求组。相比之下,欧洲、中国、韩国和日本提供了重要但限制更强的后续机制——主要包括分案申请、韩国范围较窄的分离/单独申请程序,以及授权后的限制或更正工具——这些机制可以保留或缩小权利,但通常不能复制美国继续申请在常规权利要求开发方面的灵活性。全球专利策略的实务启示是:当存在足以证明额外成本合理的真实权利要求目标时,应有意识地使用美国继续申请;而外国审查则需要围绕分案窗口、原始公开限制、权利要求数量成本、授权或上诉期限以及授权后更正限制进行早期且按法域定制的规划。 I. 引言 美国继续申请实务是美国专利审查与欧洲、中国、韩国和日本专利审查之间最重要的战略差异之一。在美国,专利族通常可以通过基于同一公开的继续申请保持待审,从而使申请人能够针对母案中已经公开的主题继续追求其他权利要求组。正因如此,美国继续申请实务并非仅仅是一种程序性工具,而是一种
Brandon Theiss
7月12日讀畢需時 18 分鐘


USPTO和EPO中的秘密现有技术:先申请、后公开专利申请的比较视角
执行摘要:本文比较USPTO和EPO如何处理“秘密现有技术”——即在后申请提交时尚未公开、但后来公开后取得现有技术效力的先申请专利申请。在美国,AIA § 102(a)(2)将符合条件的美国专利文献,包括某些指定美国的PCT公开,在其列名另一发明人的情况下,以其有效申请日作为现有技术日;此类文献既可用于破坏新颖性,也可用于显而易见性判断,但AIA § 102(b)(2)规定了重要的发明人来源、在先公开披露、共同所有权以及联合研究协议例外。在欧洲,EPC第54(3)条同样涵盖先申请、后公开的欧洲申请以及符合条件的Euro-PCT申请;但第56条将其效力限制为仅限新颖性,且没有美国式的共同所有权自我冲突豁免。本文的核心主张是:美国制度将秘密申请较广泛地纳入现有技术范围,然后通过法定例外缓和其严厉性;而EPC严格将秘密申请的效力限定于新颖性,却依赖优先权、直接且明确的公开、修改实务以及范围狭窄的免责声明,而不是以所有权为基础的救济。 I. 引言 一个常见的可专利性问题是:某一专利申请在被审查申请之前提交,但直到后申请的申请日之后才公开。可考虑一个简单的
Brandon Theiss
7月10日讀畢需時 13 分鐘


属地陷阱:美国和中国来源发明的外国申请限制
执行摘要:对于在美国、中国境内或跨越两国开发的发明,首次专利申请决策应从属地性的发明地点分析开始,而不是从发明人国籍、公司总部或偏好的申请地开始。美国通常要求,对于在美国作出的发明,在向国外提交申请之前取得外国申请许可,除非一件美国申请已经待审至少六个月且未受到保密令限制,或者适用其他许可路径。相比之下,中国要求,对于在中国完成的发明或实用新型,在向国外提交申请之前进行保密审查;这里的“在中国完成”,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成。在跨境研发中,这些规则很容易被忽视,尤其是当分布式团队对所要求保护发明的不同方面作出贡献时。中国国民在美国境内可能创造美国来源的发明;美国国民在中国境内也可能创造中国来源的发明。因此,专利团队应在申请前进行以权利要求为中心的贡献分析,保存审查许可记录,并避免假设美国临时申请、中国首次申请或 PCT 申请会自动解决两国的国家安全审查要求。 I. 引言 跨国专利申请策略通常从一些熟悉的问题开始:市场在哪里?竞争对手在哪里?首次申请应当是美国临时申请、中国申请、欧洲申请,还是 PCT 申请?然而,对于在美国、中国境内
Brandon Theiss
7月8日讀畢需時 15 分鐘


在美国 PCT 实务中选择 § 371 国家阶段还是旁路继续申请
I. 引言 指定美国的 PCT 申请为申请人提供了一个在许多其他法域并不以同样方式存在的选择:依据 35 U.S.C. § 371 进入美国国家阶段,或者依据 35 U.S.C. § 111(a) 提交一件美国国内申请,并要求享有该 PCT 申请的权益。实务人员通常把第二种路径称为旁路继续申请(bypass continuation)。 这一选择是美国特有的继续申请制度的产物。其他主要专利局可能提供分案、国内优先权机制,或者早期国家或地区处理,但一般要求源自 PCT 的申请先进入该局的国家或地区阶段,之后才能在该局被审查或分案。[1] 本文并非外国法律比较。关于外国专利局的说明只是为了界定美国问题:当美国代理人讨论“旁路”(bypass)时,他们使用的是一个国内审查程序概念。实际问题是:当一件 PCT 申请指定美国时,哪种申请路径最能支持拟在美国追求的权利要求、时间安排、优先权记录和审查策略? 答案取决于申请依据、申请身份、申请日后果、权益与优先权机制、共同待审状态、新增事项、限制要求与发明单一性、Track One 资格、专利期限以及专利期限调
Brandon Theiss
6月16日讀畢需時 12 分鐘
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