top of page

Divergent 专利法博客
关于美国专利申请、PTAB 实务、美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)最新动态,以及跨境专利战略的专业评论与分析。


保持专利族开放:美国继续申请实务与欧洲、中国、韩国和日本的比较
执行摘要:美国继续申请实务是一种独特而强大的专利组合管理工具,因为它允许申请人使专利族保持待审状态,并随着市场、竞争者、现有技术、许可需求和诉讼立场的发展,继续追求基于同一公开的其他权利要求组。相比之下,欧洲、中国、韩国和日本提供了重要但限制更强的后续机制——主要包括分案申请、韩国范围较窄的分离/单独申请程序,以及授权后的限制或更正工具——这些机制可以保留或缩小权利,但通常不能复制美国继续申请在常规权利要求开发方面的灵活性。全球专利策略的实务启示是:当存在足以证明额外成本合理的真实权利要求目标时,应有意识地使用美国继续申请;而外国审查则需要围绕分案窗口、原始公开限制、权利要求数量成本、授权或上诉期限以及授权后更正限制进行早期且按法域定制的规划。 I. 引言 美国继续申请实务是美国专利审查与欧洲、中国、韩国和日本专利审查之间最重要的战略差异之一。在美国,专利族通常可以通过基于同一公开的继续申请保持待审,从而使申请人能够针对母案中已经公开的主题继续追求其他权利要求组。正因如此,美国继续申请实务并非仅仅是一种程序性工具,而是一种
Brandon Theiss
7月12日讀畢需時 18 分鐘


属地陷阱:美国和中国来源发明的外国申请限制
执行摘要:对于在美国、中国境内或跨越两国开发的发明,首次专利申请决策应从属地性的发明地点分析开始,而不是从发明人国籍、公司总部或偏好的申请地开始。美国通常要求,对于在美国作出的发明,在向国外提交申请之前取得外国申请许可,除非一件美国申请已经待审至少六个月且未受到保密令限制,或者适用其他许可路径。相比之下,中国要求,对于在中国完成的发明或实用新型,在向国外提交申请之前进行保密审查;这里的“在中国完成”,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成。在跨境研发中,这些规则很容易被忽视,尤其是当分布式团队对所要求保护发明的不同方面作出贡献时。中国国民在美国境内可能创造美国来源的发明;美国国民在中国境内也可能创造中国来源的发明。因此,专利团队应在申请前进行以权利要求为中心的贡献分析,保存审查许可记录,并避免假设美国临时申请、中国首次申请或 PCT 申请会自动解决两国的国家安全审查要求。 I. 引言 跨国专利申请策略通常从一些熟悉的问题开始:市场在哪里?竞争对手在哪里?首次申请应当是美国临时申请、中国申请、欧洲申请,还是 PCT 申请?然而,对于在美国、中国境内
Brandon Theiss
7月8日讀畢需時 15 分鐘


全球审查员面谈:USPTO、EPO、JPO、韩国和中国专利局中的沟通、承诺与审查历史风险
执行摘要:审查员面谈是有价值的审查工具,但其战略意义在不同法域之间差异显著。核心问题并不只是审查员是否会与申请人沟通,而是该沟通是否具有程序后果、决定权限、审查历史效应,或者仅仅为下一份正式提交文件提供参考。在 USPTO,面谈是常规且往往有力的工具,但必须记录在案,并可能产生审查历史风险。在 EPO,非正式咨询可以澄清问题,但其本身不具有决定性;正式口头程序仍然是程序性保障。在 JPO,面谈审查有助于技术说明和修改讨论,但审查员建议本身并不会修改权利要求。在韩国,个人面谈具有结构化并会被记录,但不能取代书面意见、修改或正式通知。在 CNIPA,会晤和其他沟通可以帮助聚焦实质审查,但案件仍以书面修改或答复为准。对全球专利顾问而言,实践教训是应将审查员面谈视为受控的主张陈述活动:用其来了解、测试并缩小争点,但应依靠正式提交文件和正式程序来作出承诺、保留权利并改变审查态势。 I. 引言 审查员面谈很容易被过度概括。美国专利律师可能会把面谈视为常规审查事项:联系审查员,讨论先行技术,试探权利要求措辞,提交答复,然后推进案件。这一模式在美国往往有用。但如
Brandon Theiss
7月6日讀畢需時 13 分鐘


中美专利法中的权利要求范围与公开:美国书面描述、中国说明书支持、充分公开及不同程序场景下的审查/审理差异
引言 美国的 written description 要求与中国的“权利要求应当以说明书为依据”并非同一制度的不同名称。二者都限制权利要求超出公开内容,但美国法以“发明人在申请日是否已经占有请求保护的发明”为核心,中国法则更强调本领域技术人员能否从说明书和附图中得到或者合理概括得出请求保护的技术方案。二者回应的是类似的过度主张权利要求问题,但其运作依托于不同的法律条文、不同的程序场景和不同的话语体系。 在美国,核心原则是 35 U.S.C. § 112(a) 下的书面描述要求。该要求考察的是,说明书是否表明发明人在申请日已经占有所请求保护的发明。 Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc)。在中国,并不存在与美国书面描述原则完全对应的教义。较为接近的比较对象是一组规则:要求充分公开的第26条第3款;要求权利要求以说明书为依据并清楚、简要地限定要求专利保护范围的第26条第4款;以及禁止修改超出原始公开范围的第33条。《中
Brandon Theiss
6月14日讀畢需時 16 分鐘
