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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


从 Rule 132 声明到韩国实验性证据:美国和韩国专利代理人的双向指南
执行摘要:本文比较美国 37 C.F.R. § 1.132 声明实务与韩国最接近的对应做法:由实验结果、比较数据、专家说明或其他技术证据支持的 KIPO 书面意见。本文说明,在律师论辩本身不足以克服审查员驳回时,两个制度都会使用证据,尤其是在涉及意想不到或有利技术效果的显而易见性或创造性争议中。与此同时,本文强调若干关键差异:韩国没有正式的 Rule 132 式声明机制;韩国的申请后证据可以澄清或验证原始公开,但不能成为说明书的一部分,也不能补救不充分的申请文件;韩国创造性并非仅由有利效果决定,而是要更广泛地考察构思难易、组合或选择动机、普通创造能力、技术构成以及效果。对美国实务人员而言,本文说明如何在不过度重视声明形式、也不依赖新的申请后效果的情况下,将 Rule 132 习惯调整到韩国实务。对韩国实务人员而言,本文说明美国 Rule 132 声明如何作为正式证据提交发挥作用,谁可以担任声明人,以及为什么关联性、范围相称性、最接近现有技术比较和公开边界仍然至关重要。 I. 引言 美国和韩国的专利代理人经常面对同一个实际问题:审查员作出了可专利性
Brandon Theiss
8月13日讀畢需時 25 分鐘


谁是发明人——又是何种发明的发明人?美国、欧洲、韩国、中国和日本的权利要求、公开内容与发明人身份认定
执行摘要:本文考察美国、欧洲、韩国、中国和日本关于“发明人”含义的差异,重点在于发明人身份究竟由权利要求所限定的发明决定,还是由申请中描述的全部内容决定。本文区分了审查的法律相关对象与用于识别其创造者的证据:权利要求可以定义发明,而说明书、附图、现有技术和研发记录可以揭示该发明的含义以及谁对其作出了贡献。美国非临时申请实践和日本实践主要以权利要求为中心,但美国临时申请提供了重要的以公开内容为基础的例外。韩国法适用实质性创造贡献标准,而根据一份不具约束力的韩国知识产权局(KIPO)实务说明,权利要求可作为实际参考点。中国采用针对具体技术方案的审查,并以申请文件和研发记录为依据;因此,在贡献人的工作仍构成保留技术方案基础时,删除某项权利要求未必消除其发明人身份。EPC规定了发明人指定规则,但没有统一的欧洲实体标准。本文结论是,随着权利要求演变,应重新评估发明人身份,并且在全球专利族中应针对每件申请分别确定发明人。 I. 引言 专利律师常常谈论“发明人”,仿佛该术语在跨境使用时含义不变。事实并非如此。一个跨国研发
Brandon Theiss
8月11日讀畢需時 29 分鐘


从 Festo 到审查档案:美国审查历史禁反言与 EPO、韩国、日本和中国对权利要求范围限制的比较
执行摘要:本文比较美国、EPO、韩国、日本和中国如何通过审查历史限制专利权利要求范围。在美国,审查历史通过数个相互关联的法理发挥作用:普通权利要求解释、审查历史放弃(prosecution disclaimer)、Festo 下基于修改的审查历史禁反言,以及申请人陈述明确放弃主题时的基于论点的禁反言。EPO 的特点在于,EPC 程序通常不承认美国式审查档案禁反言(file-wrapper estoppel),尽管说明书、附图和修改规则仍然是权利要求解释与有效性判断的核心。韩国和日本通过等同原则限制承认功能上相近的制度:韩国关注审查记录整体是否显示有意识排除;日本适用第五项 Ball Spline“特别情形”要件,并经 Maxacalcitol 进一步要求表明排除的客观行为。中国更直接地排除被放弃技术方案的重新纳入:当专利权人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃该技术方案时,原则上不得在侵权诉讼中重新主张,但若该缩限立场被具体否定,则存在重要限定;中国独立的捐献原则也限制了已公开但未请求保护的主题。对全球专利审查实践的实际启示是,修改和意见陈述
Brandon Theiss
8月9日讀畢需時 22 分鐘


快速通道,不同门槛:在中美专利实践中讲解 USPTO Track One 与 CNIPA 优先审查
摘要:USPTO Track One 和 CNIPA 优先审查均能加快专利审查,但二者通过根本不同的准入门槛运作。USPTO Track One 是一种技术中立、以费用为基础的程序性选择:只要申请人提交合格的实用专利或植物专利申请,缴纳所需费用,遵守权利要求数量限制,并符合时限和审查程序规则,发明所属技术领域、商业化状态以及公共政策意义通常并不重要。相比之下,CNIPA 优先审查是一种基于资格和推荐的机制:申请人必须符合中国认可的优先审查事由,例如国家或地方优先产业、快速演进的技术领域、实施活动、第三方实施、中国先申请后外国申请,或者公共利益重大意义;并且,除中国先申请事由外,通常还必须取得相关国务院部门或省级知识产权局的推荐。实践上,这意味着中国执业人员应将 Track One 理解为主要由程序和费用控制的美国快速通道,而美国执业人员应将 CNIPA 优先审查理解为经行政筛选的通道;对于典型的美国来源、后进入中国的申请,如果申请人不能同时证明合格事由以及所需的中国政府推荐,该通道可能无法使用。 I. 引言 美国和中国的专利律师与专利代理人在描述
Brandon Theiss
8月7日讀畢需時 13 分鐘


先检索,后审慎撰写:特定文献式背景技术如何支持专利适格性并保留权利要求含义
执行摘要:有意识的申请前现有技术检索可以作为一种说明书设计工具,而不仅仅是专利性筛查。通过识别“框架性文献”、准确描述其架构和局限,并将每一项差异与权利要求中的技术机制相连接,申请人可以建立一份内在记录,用以支持 35 U.S.C. § 101 下的专利适格性,并为后续权利要求解释提供依据。该记录可能使专利权人能够证明,后来被引用的文献采用了背景技术中所描述的同一传统架构,因而缺少权利要求的区别性限定。不过,本文强调,这些效果具有程序场域上的特异性:申请人承认的现有技术在审查、IPR 和联邦地区法院诉讼中的处理方式不同,而权利要求解释仍然是一项独立的内在记录分析。本文还区分 Rule 56 的披露义务与可选择的实质性特征描述,并区分 Ekchian 下的审查历史免责声明与 Thorner、SciMed 和 Indivior 下的说明书放弃。归根结底,本文认为,严谨且与权利要求相挂钩的背景技术撰写,可以形成有价值且持久的边界——前提是申请人接受这些同一边界也会约束其有效性和侵权主张。 I. 引言...
Brandon Theiss
8月5日讀畢需時 22 分鐘
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