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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


USPTO最终审查意见后的实务与CNIPA复审:面向美国和中国专利实务工作者的比较指南
内容摘要 本文比较美国专利商标局(USPTO)最终审查意见后的实务与中国国家知识产权局(CNIPA)的复审程序,借助两国专利实务工作者各自熟悉的程序,帮助其理解对方的制度。美国的最终审查意见通知书限制后续审查程序,但仍保留修改、继续审查和上诉等不同途径;中国的驳回决定则使不服该决定的申请人转向复审,将对驳回的审查与有限的纠正性修改机会结合起来。本文讨论修改和证据提交的限制、美国的上诉理由书提交前复核与中国的前置审查、新的驳回理由的应对,以及行政救济和司法审查的期限。同时,本文说明USPTO的2026财年会晤政策及其对最终审查意见后会晤的影响,并比较美国的后续申请与中国的分案实践。本文以被质疑的决定、程序允许形成的审查记录以及程序能够提供的救济为比较主线。代理人应先判断客户需要的是纠正现有驳回、审查修改后的权利要求或证据,还是保留取得其他权利要求保护范围的机会,再选择当地可用的程序并安排其先后顺序。 引言 某客户就相对应的美国和中国专利申请收到了不利的审查决定。权利要求仍具有商业价值,说明书也记载了一项可用作后备方案的限定特征。客户在两个法域提出了
Brandon Theiss
9月27日讀畢需時 23 分鐘


缴纳专利授权费后收到参考文献:QPIDS实务指南
执行摘要: 快速通道信息披露声明(Quick Path Information Disclosure Statement,QPIDS)项目提供一种附条件程序,使审查员能够审阅在专利授权费缴纳后、专利颁发前新发现的信息。使用该程序须依照37 C.F.R. § 1.97(e)作出真实声明,提交完整的电子申请材料,并及时完成规定的网络ePetition。代理人应核验并留存电子接收确认回执(Electronic Acknowledgement Receipt)和批准函(Grant Letter);发生系统故障时,不应假定纸质或传真提交的申请能够保留QPIDS的附条件处理资格。如果审查员认定所提交的信息无须进一步审查,附条件的继续审查请求(RCE)不会被录入,RCE费用予以退还,申请恢复专利颁发程序;如果需要进一步审查,则RCE被录入,审查重新开始。实务人员还须处理IDS条目数量附加费要求,区分§ 1.97(e)期限与§ 1.704(d)下独立的专利期限调整安全港,并迅速行动,因为专利颁发通知与颁发日之间的时间可能使提交窗口十分狭窄。 准予授权后收到的
Brandon Theiss
9月25日讀畢需時 17 分鐘


根据规则312修改获准授权后的专利申请:提交时机、裁量权、替代程序及权利行使后果实务指南
摘要:授权通知书并不会消除专利审查风险,而是压缩了可用于在专利颁发前纠正申请的时间,并缩小了可采用的程序范围。规则312提供了最后一次以较少程序扰动进行有原始依据之纠正的机会,但是否接受修改属于酌情决定,通常取决于审查员能否在不将申请从专利颁发程序中撤回且无需开展大量额外工作的情况下评估该修改。因此,最有力的提交文件会明确说明修改的具体必要性,确立原始依据,解释为何无需进行新的检索,论证可专利性,并坦诚说明提交时机。律师还必须判断,拟议变更是否反而需要继续审查请求(RCE)、继续申请、从专利颁发程序中撤回申请,或针对新发现信息采取单独程序。作出该决定时,不仅应考虑修改能否被接受以及专利期限方面的后果,还应考虑日后权利行使:修改及其所附说明可能影响权利要求解释、审查历史权利放弃(prosecution disclaimer)、审查历史禁反言、有效性、可执行性、优先权以及基于临时权利的损害赔偿。因此,规则312实务应被视为一项兼顾专利审查与诉讼的战略决策,而不只是授权后的例行整理工作。 授权改变程序态势 获准授权后的复核往往会发现一些问题;在
Brandon Theiss
9月23日讀畢需時 20 分鐘


美国与欧洲部分司法管辖区的等同原则
内容提要:在美国、英国、德国及统一专利法院(UPC),专利保护可能超出权利要求的通常含义,但适用的判断标准及限制因审理法院而异。本文围绕三个问题展开比较:被诉变型在技术上是否等同,专利权人在撰写或申请审查过程中的选择是否使其在法律上无法获得该范围的保护,以及扩大保护范围是否会削弱公示功能或覆盖现有技术。美国法通过针对各项权利要求限定的具体证明,以及审查历史禁止反悔、披露捐献和禁止覆盖现有技术等独立规则处理这些问题。本文考察的欧洲法院则通过权利要求解释、严格遵守字面要求、以权利要求为导向的等价性,以及UPC正在发展的公平保护与法律确定性审查,处理类似问题。相互关联的培美曲塞判决说明,即使技术替换相似,也必须根据权利要求、审查档案和案件所处的程序阶段进行不同的法律分析。对于专利撰写、申请审查和自由实施分析而言,核心启示是:仅凭技术上的可互换性无法确定保护范围;律师必须将争议替换与专利档案及审理法院适用的规则相联系。 引言 竞争者可能改变药物制剂所使用的盐型,将一体式盖体替换为由两个部件组成的组件,或者使产品在略微超出权利要求数值范围的条件下运行。这些
Brandon Theiss
9月21日讀畢需時 21 分鐘


错过临时申请的后续申请期限?提交PCT申请的可选方案
内容摘要:提交美国临时专利申请(provisional application)后,错过12个月的优先权期限,并不一定意味着无法在国际上获得专利保护。如果在此后的2个月内提交PCT申请,并及时提出有依据的恢复请求,仍有可能保留临时申请的优先权。直接向作为受理局的世界知识产权组织(WIPO)国际局(RO/IB)提交申请,可以按照“应有的注意(due care)”或“非故意延误(unintentional delay)”标准请求恢复,且无需支付单独的RO/IB恢复费,但仍须缴纳通常的PCT费用。基于应有的注意获得的恢复通常能得到更广泛的承认,尤其是在欧洲专利局。如果RO/IB的恢复决定得到承认,通常无需第二次提出恢复请求,也无需支付该请求的相关费用;其他法域则可能要求另行寻求当地救济,或者不承认该恢复决定。各国专利局和法院也可能审查恢复是否获准得当。恢复不能补正优先权资格方面的缺陷,也不能弥补临时申请中公开不充分的问题。因此,申请人应迅速行动,记录延误原因,评估目标国家和申请路径,并确认承认该决定或寻求进一步救济所适用的要求与期限。 引言 ..
Brandon Theiss
9月19日讀畢需時 21 分鐘
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