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Divergent 专利法博客
关于美国专利申请、PTAB 实务、美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)最新动态,以及跨境专利战略的专业评论与分析。


专利审查上诉的“翻译”:比较USPTO PTAB上诉与JPO不服审查员驳回决定的上诉
执行摘要:本文将美国专利商标局(USPTO)在专利审判与上诉委员会(PTAB)进行的单方上诉程序,与日本专利局(JPO)针对审查员驳回决定的不服上诉程序进行比较,并以其中一个制度作为理解另一制度的教学框架。本文的核心观点是:两套制度彼此相似,但并不能相互替代。USPTO上诉由“同一权利要求已被驳回两次”的规则触发,并按照以案卷记录和书面理由书为中心的程序推进——上诉通知书、上诉理由书、审查员答复书、回复理由书、可选口头听证、PTAB决定、复审请求以及司法审查。相比之下,JPO上诉由审查员的驳回决定触发,并且更紧密地围绕上诉请求书、可能的同时修改、审查员重新审查、合议体审理以及可能的法院诉讼展开。本文以Ex parte Bar-Tal为具体的美国实例,说明上诉理由书如何界定申请人的案件,审查员答复书如何形成争点,回复理由书如何收窄争议,以及带有演示材料的口头辩论如何帮助PTAB聚焦于已经保留的、以权利要求为中心的论点。对于日本从业人员,本文强调美国的上诉通知书不是实体理由文件,上诉理由书才是核心文件;对于美国从业人员,本文强调JPO上诉不是PTAB
Brandon Theiss
6天前讀畢需時 23 分鐘


保持专利族开放:美国继续申请实务与欧洲、中国、韩国和日本的比较
执行摘要:美国继续申请实务是一种独特而强大的专利组合管理工具,因为它允许申请人使专利族保持待审状态,并随着市场、竞争者、现有技术、许可需求和诉讼立场的发展,继续追求基于同一公开的其他权利要求组。相比之下,欧洲、中国、韩国和日本提供了重要但限制更强的后续机制——主要包括分案申请、韩国范围较窄的分离/单独申请程序,以及授权后的限制或更正工具——这些机制可以保留或缩小权利,但通常不能复制美国继续申请在常规权利要求开发方面的灵活性。全球专利策略的实务启示是:当存在足以证明额外成本合理的真实权利要求目标时,应有意识地使用美国继续申请;而外国审查则需要围绕分案窗口、原始公开限制、权利要求数量成本、授权或上诉期限以及授权后更正限制进行早期且按法域定制的规划。 I. 引言 美国继续申请实务是美国专利审查与欧洲、中国、韩国和日本专利审查之间最重要的战略差异之一。在美国,专利族通常可以通过基于同一公开的继续申请保持待审,从而使申请人能够针对母案中已经公开的主题继续追求其他权利要求组。正因如此,美国继续申请实务并非仅仅是一种程序性工具,而是一种
Brandon Theiss
7月12日讀畢需時 18 分鐘


全球审查员面谈:USPTO、EPO、JPO、韩国和中国专利局中的沟通、承诺与审查历史风险
执行摘要:审查员面谈是有价值的审查工具,但其战略意义在不同法域之间差异显著。核心问题并不只是审查员是否会与申请人沟通,而是该沟通是否具有程序后果、决定权限、审查历史效应,或者仅仅为下一份正式提交文件提供参考。在 USPTO,面谈是常规且往往有力的工具,但必须记录在案,并可能产生审查历史风险。在 EPO,非正式咨询可以澄清问题,但其本身不具有决定性;正式口头程序仍然是程序性保障。在 JPO,面谈审查有助于技术说明和修改讨论,但审查员建议本身并不会修改权利要求。在韩国,个人面谈具有结构化并会被记录,但不能取代书面意见、修改或正式通知。在 CNIPA,会晤和其他沟通可以帮助聚焦实质审查,但案件仍以书面修改或答复为准。对全球专利顾问而言,实践教训是应将审查员面谈视为受控的主张陈述活动:用其来了解、测试并缩小争点,但应依靠正式提交文件和正式程序来作出承诺、保留权利并改变审查态势。 I. 引言 审查员面谈很容易被过度概括。美国专利律师可能会把面谈视为常规审查事项:联系审查员,讨论先行技术,试探权利要求措辞,提交答复,然后推进案件。这一模式在美国往往有用。但如
Brandon Theiss
7月6日讀畢需時 13 分鐘


重新审视专利适格性:从日本“技术性”理论视角解读美国 § 101 判例法
一、引言 近年来联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)关于专利适格性(patent eligibility)的判决,并不仅仅表明美国专利法对某些特定技术领域愈发严苛。更值得关注的是,这些案件反映出一种更具制度性的特点:美国往往通过专利适格性这一门槛性规则来处理其他专利制度通常交由创造性(inventive step)、可实施性(enablement)、支持要求(support requirement)或权利要求明确性(claim clarity)解决的问题。这并不意味着其他法域必然更加宽松。相反,它们可能以不同方式提出严格要求。真正值得关注的是,相关审查究竟被放置于哪一个法理框架之下。 日本提供了一个有价值的比较视角,因为其专利法建立在不同的概念体系之上。《日本专利法》第 2 条第 1 款将“发明”定义为“利用自然规律的技术思想的高度创作”(a highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature)。Tokkyo-ho [Patent Act]
Brandon Theiss
6月12日讀畢需時 25 分鐘
