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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


先检索,后审慎撰写:特定文献式背景技术如何支持专利适格性并保留权利要求含义
执行摘要:有意识的申请前现有技术检索可以作为一种说明书设计工具,而不仅仅是专利性筛查。通过识别“框架性文献”、准确描述其架构和局限,并将每一项差异与权利要求中的技术机制相连接,申请人可以建立一份内在记录,用以支持 35 U.S.C. § 101 下的专利适格性,并为后续权利要求解释提供依据。该记录可能使专利权人能够证明,后来被引用的文献采用了背景技术中所描述的同一传统架构,因而缺少权利要求的区别性限定。不过,本文强调,这些效果具有程序场域上的特异性:申请人承认的现有技术在审查、IPR 和联邦地区法院诉讼中的处理方式不同,而权利要求解释仍然是一项独立的内在记录分析。本文还区分 Rule 56 的披露义务与可选择的实质性特征描述,并区分 Ekchian 下的审查历史免责声明与 Thorner、SciMed 和 Indivior 下的说明书放弃。归根结底,本文认为,严谨且与权利要求相挂钩的背景技术撰写,可以形成有价值且持久的边界——前提是申请人接受这些同一边界也会约束其有效性和侵权主张。 I. 引言...
Brandon Theiss
8月5日讀畢需時 22 分鐘


坦诚而不让步:提交信息披露声明的理念依据
每一位专利申请代理人都听到过同一问题的某种版本:申请人为什么要披露一篇可能被用来驳回申请的文献? 这个问题可以理解。律师受聘是为了推进客户利益,而信息披露声明(information disclosure statement,简称 IDS)可能会把对申请人不利的信息提交给审查员。然而,专利审查并非普通的对抗式诉讼。它是一种单方行政程序,申请人请求政府授予一项可对公众成员行使的权利,而这些公众通常没有机会参与该程序。 因此,IDS 最适宜被理解为专利制度中特有的、与证据开示相对应的单方机制:它是一种由规则要求的披露机制,在一定程度上替代缺席的对方当事人。这一类比是功能性的,而非字面上的。IDS 不涉及相互提出请求、异议、特权清单、保护令、司法强制执行,也不涵盖民事证据开示的完整范围。它针对的是一个更为狭窄的问题:寻求一项公共权利的人掌握着对政府决定具有重要性的信息,而程序中不存在对方当事人要求提供该信息。 经过充分信息审查而产生的专利,比利用单方程序的信息弱点取得的专利更经得起法律检验。这正是披露要求的道德核心。 同样重要的是,提交 IDS 并不意
Brandon Theiss
6月19日讀畢需時 11 分鐘


跨机构信息一致性:如何协调 FDA 与 USPTO 的陈述以避免不诚信行为及监管风险
设想一个医疗器械企业经常会遇到的场景。监管团队正在准备 510(k) 申请,并向 FDA 表示某项设计特征与已上市的对比器械(predicate device)基本一致、具有成熟工程文献支持,且不会引发新的安全性或有效性问题。与此同时,专利团队则向美国专利商标局(USPTO)主张,同一设计特征或其特定实施方式是发明新颖性或非显而易见性的关键所在。这两种立场本身都可能具有合理依据。真正的风险出现在没有人将两套记录并排审查,并进一步评估其背后的事实基础是否能够相互协调的时候。 本文关注的正是这一运营层面的缺口。医疗器械企业通常会在申请 FDA 批准或许可的同时建立专利保护体系。虽然这两个监管体系服务于不同目的,但它们往往依赖于相同的技术资料、同一批技术专家以及相同的内部文件来源。当这些信息分别由不同团队独立处理时,公司可能在无意之间形成一套存在明显张力的并行记录,即使最初并没有任何人打算误导其中任何一家机构。 USPTO 风险:Rule 56 与不诚信行为(Inequitable Conduct) 从专利角度来看,分析的起点是申请人所负有的诚信与
Brandon Theiss
6月12日讀畢需時 10 分鐘
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