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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


谁是发明人——又是何种发明的发明人?美国、欧洲、韩国、中国和日本的权利要求、公开内容与发明人身份认定
执行摘要:本文考察美国、欧洲、韩国、中国和日本关于“发明人”含义的差异,重点在于发明人身份究竟由权利要求所限定的发明决定,还是由申请中描述的全部内容决定。本文区分了审查的法律相关对象与用于识别其创造者的证据:权利要求可以定义发明,而说明书、附图、现有技术和研发记录可以揭示该发明的含义以及谁对其作出了贡献。美国非临时申请实践和日本实践主要以权利要求为中心,但美国临时申请提供了重要的以公开内容为基础的例外。韩国法适用实质性创造贡献标准,而根据一份不具约束力的韩国知识产权局(KIPO)实务说明,权利要求可作为实际参考点。中国采用针对具体技术方案的审查,并以申请文件和研发记录为依据;因此,在贡献人的工作仍构成保留技术方案基础时,删除某项权利要求未必消除其发明人身份。EPC规定了发明人指定规则,但没有统一的欧洲实体标准。本文结论是,随着权利要求演变,应重新评估发明人身份,并且在全球专利族中应针对每件申请分别确定发明人。 I. 引言 专利律师常常谈论“发明人”,仿佛该术语在跨境使用时含义不变。事实并非如此。一个跨国研发
Brandon Theiss
3天前讀畢需時 29 分鐘


跨境 Bayh–Dole:美国、欧盟/Horizon Europe、德国、日本、中国和韩国的政府资助发明——按适用范围、权利分配和持续限制展开
执行摘要:Bayh–Dole 最准确的理解,并不是一项自动赋予大学所有权的规则,而是一种有条件的政府—承包方交易安排:它允许承包方保留符合条件的联邦资助发明的权利,同时保留披露和专利申请义务、利用情况报告、政府已付清对价的许可、国内制造保障、非营利机构特有的限制,以及与实际应用相联系的酌定介入权。对美国、欧盟/Horizon Europe及若干国家法示例、日本、中国和韩国进行比较可以看出,单纯的机构所有权并不是衡量商业化自由度的良好指标:各制度在资金触发条件、权利分配方式、实施或利用要求、政府干预权、转让控制以及发明人报酬规则方面均有差异。在本文讨论的制度中,日本在所覆盖的政府—承包方交易层面提供了最接近的结构性类似制度,但第17条的适用范围窄于 Bayh–Dole。本文还说明,Bayh–Dole 专利原则上可以出售给非实施实体或专利主张实体,但非营利卖方通常需要资助机构批准,除非买方满足发明管理例外;并且,转让并不会消灭政府许可、介入权风险、报告义务、国内制造条件或其他资助项目特定限制。这些差异为跨境申请审查、许可、收购、融资和执法尽职调查提供
Brandon Theiss
8月3日讀畢需時 34 分鐘


为分案而撰写权利要求:为什么专利代理人有时应当撰写权利要求以促成限制要求
执行摘要:本文认为,专利代理人有时应当把限制要求(restriction requirement)视为一种商业工具,而不是审查中的不便。对于平台型技术——例如生命科学项目,其权利要求可能覆盖化合物、制剂、制造方法、给药方案、生物标志物、药物-器械组合以及第二适应症——专利资产的商业价值可能在于保留可分别保护的资产,以便日后支持融资、许可、执行、资产剥离或产品线扩展。在说明书确实支持多个独立或不同发明的情况下,以使这些分割清晰可见的方式撰写权利要求,可以促成适当的 USPTO 限制要求,并形成一份可能支持真正分案申请以及 § 121 针对显而易见型双重专利的安全港的记录。该策略之所以有价值,是因为替代方案可能是一个严重依赖终端放弃声明的继续申请型专利族,而这可能缩短期限、限制可转让性,并使可执行性以持续共同所有为条件。本文同时提醒,只有在律师保全法定和审查程序前提时,这一方法才会奏效:相关申请必须是因限制要求而提交的真正分案申请,必须维持一致性(consonance),必须在授权前管理好分案申请的提交时机,并且限制要求答复应同时被撰写为选择文件以及
Brandon Theiss
7月28日讀畢需時 22 分鐘
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