当自己的专利申请成为现有技术时美国的同一主体所有权规则、日本的申请人同一性与韩国的扩大新颖性：双向比较实务指南

执行摘要：企业专利组合中的在先申请可能对在后申请构成威胁，但能否获得例外保护，取决于适用哪个国家的规则。本文以美国《专利法》35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) 为起点，解释日本第29条之二和韩国第29条第3款，随后反向比较，帮助日本和韩国的专利法律从业者理解美国实务。美国的例外关注的是：最迟在所要求保护的发明的有效申请日，相关标的是否已归同一主体所有，或者是否已存在将相关标的转让给同一主体的、可依法强制履行的义务；符合条件的联合研究协议提供了另一条途径。日本和韩国则基于相关申请人或发明人全体完全相同而认可例外，其中申请人同一性须在适用的法定基准时点判断。部分人员重合或企业关联关系本身并不能满足所要求的同一性。本文还区分了日本和韩国对发明是否相同或实质相同的判断，与美国在先申请现有技术在新颖性和显而易见性判断中的更广泛用途，同时明确保留韩国条约优先权申请中申请人同一性判断时点的问题，不对此作出结论。通过实务情境与审查答复指引，本文说明排除在先披露为何不一定能解决公开现有技术、重复授权或相冲突权利要求方面的异议。因此，有效的跨国协调需要先就披露支持、申请日和公开日、发明人情况、申请人同一性、权利归属及转让义务形成共同的事实记录，再分别适用各国法律。

引言

企业专利组合可能引发意想不到的驳回理由：同一组织的在先申请被用来对抗在后申请。美国代理律师可能立即询问，能否根据 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)，以同一主体所有为由排除该对比文件。日本和韩国的代理人则可能首先询问，申请人或发明人是否相同。这些问题在本国都有道理。当一种提问所隐含的答案被想当然地套用到其他国家时，问题便出现了。

日本和韩国最接近的对应规则，是日本《专利法》第29条之二（Article 29bis，也编号为 Article 29-2）和韩国《专利法》第29条第3款所涉及的同一性规定。它们处理的是类似问题：在后申请提交之后，在先申请才向公众公开。但其法律机制并不相同。理解这些差异，有助于美国律师向日本和韩国的当地代理人发出恰当指示，也有助于日本和韩国的专利法律从业者识别美国审查程序中的机会与风险。 35 U.S.C. § 102(a)(2), (b)(2)(C); Patent Act, Act No. 121 of Apr. 13, 1959, art. 29-2, as amended (Japan) [hereinafter Japanese Patent Act]; Patent Act, Act No. 4207, Jan. 13, 1990, art. 29(3), as amended (S. Kor.) [hereinafter Korean Patent Act].

设想申请 A 的说明书记载了一种传感器布置，而申请 B 后来要求保护该布置。A 自身的权利要求涉及另一项发明。首先假设两件申请的发明人不同，始终由同一家公司作为申请人和权利人，且 A 在 B 申请后公开。假设发明人记载正确；发明人不同时，相关发明系独立开发。除非另行明确引入相应事实，不适用披露来源于发明人的例外。还假设各国均存在符合引用条件的 A 的对应申请，且 B 的相关申请日较晚。仅有一件美国申请，并不会使其自动成为所有国家的在先申请对比文件。

比较围绕三个问题展开：A 是否具备作为对比文件的资格？发明之间或申请人之间的关系是否阻止引用 A？权利要求是否引发独立的重复授权或先申请问题？将这些问题分开，是协调各国法律意见的基础。为行文便利，本文在广义上使用“现有技术”一词，将这些特殊的在先申请驳回依据纳入其中。不过，日本第29条之二和韩国第29条第3款有别于通常的公开现有技术分析及创造性（进步性）判断。 Japan Pat. Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.2 (July 2026) [hereinafter JPO Guidelines]; Ministry of Intell. Prop., Patent Examination Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57 (Feb. 2026) (S. Kor.) [hereinafter Korean Guidelines].

1. 美国法的出发点：特定历史时点的权利关系

§ 102(b)(2)(C) 适用于若无该例外便符合 § 102(a)(2) 的披露。后者涵盖满足法定条件的特定美国专利、美国专利申请公开文本，以及符合条件的国际申请公开文本。该对比文件必须记载另一发明人，且相关标的必须具有更早的有效申请日。根据《美国发明法》（America Invents Act，AIA），符合条件、指定美国并已公开的 PCT 申请，无须进入美国国家阶段或以英语公开，即可产生这种效力。 U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2154.01(a), (c) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

对比文件的日期和权利要求的日期必须分别分析。§ 102(d) 解决的是对比文件中被引用标的的有效申请日；§ 100(i) 解决的是正在审查的所要求保护发明的有效申请日。在先优先权文件必须实际支持相应判断所涉及的内容。仅凭公开文本扉页上印有某个日期，并不能证明上述任一事项。 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2152.01; MPEP § 2154.01(b).

一旦 § 102(a)(2) 适用，§ 102(b)(2)(C) 所要判断的是：最迟在所要求保护发明的有效申请日，所披露标的和所要求保护的发明是否已归同一主体所有，或者是否已受向同一主体转让的义务约束。重点在于涵盖相关标的的法律关系，而不是申请人名称看起来相同，也不是两件申请目前均属于同一企业集团。 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

权利人的构成必须完全一致。如果相关披露由 X 和 Y 共同所有，而所要求保护的发明仅归 X 所有，X 同时参与两方并不能满足所要求的同一主体所有条件。双方的必要权利必须由同一个单独权利人，或者成员完全相同的权利人群体持有。反过来，公司并不需要拥有对比文件其他部分中每一个无关实施方式的权利。符合条件的转让义务必须可依法强制履行；仅仅期待发明人最终会进行转让，并不足够。 MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

该例外在新颖性和显而易见性判断中，均排除该披露依据 § 102(a)(2) 所具有的现有技术地位。它没有一年的期限限制。但是，它不排除 § 102(a)(1) 下独立成立的公开现有技术依据，也不消除重复授权问题。即使适用排除，该披露也仍可能被用作可实施性或固有性（inherency）的证据。 MPEP § 717.02(b)(II). 这些限制说明，“我们拥有这两件申请”可以是有用的起点，却不是完整的答复。 MPEP § 2154.02(c); 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1).

熟悉 AIA 实施前 § 103(c) 的律师也应重新调整分析。该规定主要针对显而易见性，并考察发明完成时的相关权利关系。AIA 的规定则排除符合条件的 § 102(a)(2) 标的，并采用所要求保护发明的有效申请日。混淆两个制度，可能导致适用错误的时间界限，也可能误解可获得的例外保护。 MPEP § 2146; MPEP § 2154.02(c).

2. 以美国规则为参照理解日本第29条之二

日本第29条之二适用于符合条件的在先专利申请或实用新型申请所披露的发明，而该在先申请在在后申请提交之后公开。其范围不局限于在先申请人要求保护的内容：相关的原始说明书、权利要求书和附图都可能产生影响。因此，从 A 中删除重合的权利要求，不一定能消除针对 B 的第29条之二异议。 Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

美国实务中熟悉的权利关系问题，在日本转化为两项同一性判断。相关发明人相同时，第29条之二不妨碍在后发明获得专利；其但书还保护在在后申请提交时申请人相同的在后申请。任何一条途径都可能足够。同一主体所有和转让义务可以提供有用的背景，但都不能替代适用的日本同一性标准。 Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

存在共同申请人时，申请人全体必须完全相同。母公司相同，或者仅有一名共同申请人重合，均不能成立同一性。不过，申请人同一性是一项法律判断，并非简单比对名称的文字。日本特许厅（JPO）2026年7月的指引明确认可：名称变更不会改变申请人本身，而合并等概括承继即使尚未完成向 JPO 的申报，也可能已发生法律效力。代理人应查明相关时点法律上的申请人是谁，并考虑任何承继的效力。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.2(2) & nn.1–2, at 3–4.

发明人的判断同样针对正在比较的发明。申请记录提供分析的起点，但记载的姓名不一致时，应进一步核查实际发明人情况，而不应自动认定无法适用例外。如果在先申请包含多项发明，而在后权利要求仅涉及其中一项，这一点尤其重要。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(2)–(3), at 3.

对于共同发明，发明人全体必须完全相同。同一性可以直接体现在申请记录中，也可以通过有关实际发明人的证据在实质上予以确认，但仅有一名发明人重合，并不足以成立同一发明人例外。这与美国实务不同：如果对比文件仅记载在后申请发明人组合中的一名或多名成员，且没有该组合以外的发明人，该披露可能被视为来源于发明人的披露，无须提交 § 1.130 声明。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(1)–(3), at 3; MPEP § 717.01(III)(B).

第29条之二还涵盖实质相同的情形。某些细微差异可能不影响两项发明在实质上相同，因此，仅仅找到一项新增限定，并不一定能克服异议。这种分析仍然有别于第29条第2款下通常的创造性判断。不能仅因为第29条之二适用，就让在先未公开申请在通常的创造性组合分析中发挥公开现有技术的全部作用。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.2, at 4; Japanese Patent Act art. 29(1)–(2).

最后，第39条另行规制要求保护相同发明的相互冲突申请。因此，根据第29条之二成功证明申请人或发明人相同，并不意味着两件申请可以凭相同的权利要求均获授权。 Japanese Patent Act art. 39.

3. 以美国规则为参照理解韩国第29条第3款

韩国第29条第3款考察的是，在后发明是否与符合条件的在先专利申请中的披露相同。第29条第4款对在先实用新型申请规定了相应规则。例外同样取决于发明人相同或申请人相同。对于不主张优先权的普通韩国直接申请，以及第5节讨论的国内优先权情形，申请人同一性在在后韩国申请提交时判断。条约优先权申请需要根据第54条另行分析；本文不就其申请人同一性的判断基准时点作出结论。韩国规则与日本在总体上的相似之处有助于理解，但仍应独立适用韩国法条和审查指引。 Korean Patent Act arts. 29(3)–(4), 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

判断对比文件资格时，也应注意申请途径。韩国第29条第5至第7款涉及国际申请，并排除因未提交规定的韩文译文而被视为撤回的特定申请。日本也对因缺少译文而被视为撤回的外文国际申请设有类似排除规定。因此，同一份 PCT 公开文本在不同国家可能产生不同的现有技术后果；美国规则并不提供普遍适用的国家阶段判断标准。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45, 353–54; Japanese Patent Act art. 184-13; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.4.

韩国指引要求，共同申请人的全体必须完全相同。在发明人方面，审查员以申请文件为起点；对于共同发明，要求发明人全体完全相同。不过，即使记载表面上不一致，也可以通过证据证明实际相同。收到驳回意见后以修改方式增加姓名，可能需要证明新增人员确为发明人；改变记录本身并不是实质性答复。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 4(1)–(2), at 351–52.

韩国通常被称为“扩大新颖性”的概念包括实质相同的情形。涉及公知技术的细微增加、删除或变更，且未产生新效果的，可能属于该范围。2026年2月的《审查指南》明确区分了这种情形与另一种情形：差异已经超出上述有限程度，但仍可能是显而易见的。仅有通常意义上的显而易见性，并不足以证明第29条第3款要求的相同。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57.

对美国读者而言，这一区别会改变答复策略。假设 A 缺少 B 中一项具有实质意义的特征，而审查员只能通过通常的显而易见性分析来补足该特征。在美国审查中，未被排除的 § 102(a)(2) 对比文件仍可能构成严重的 § 103 障碍。在韩国，首先应判断该差异是否仍在实质相同的范围内；审查员不能简单地用通常的创造性判断取代这一要求。已经向公众公开的文件，则仍属于第29条第1款和第2款下的独立问题。 Korean Patent Act art. 29(1)–(4); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45.

第36条针对相冲突的权利要求，规定了独立的先申请判断。韩国《审查指南》明确指出，即使因发明人或申请人相同而不能根据扩大新颖性规定予以驳回，仍可适用第36条。这里的启示与日本相同：排除在先披露造成的障碍，与排除在先权利要求造成的障碍，是两项不同的工作。 Korean Patent Act art. 36; Korean Guidelines, pt. III, ch. 5, § 4.2(2), at 367–68.

4. 反向比较：日本和韩国代理人在美国应提出哪些问题

从比对申请人转向调查权利关系

仅在指示中说明“申请人不同”，并不能完成美国法下的分析。不同的合法申请人可能负有将相关发明转让给同一家公司的、可依法强制履行的义务。反之，目前申请人名称相同，可能掩盖了相关权利归属直到法定时间界限之后才统一的事实。美国代理律师需要的是带有日期的法律文件及其背后的义务，而不仅是当前的著录项目信息报告。

企业结构尤其值得注意。如果一家子公司拥有 A，另一家子公司拥有 B，仅凭最终母公司相同，并不意味着两项相关发明归同一权利人所有。实务问题在于，实际权属或可依法强制履行的转让义务，是否建立了 § 102(b)(2)(C) 要求的关系。这是在适用权利人构成完全一致的规则，而不是为关联公司另设例外。 MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

区分发明人同一性、披露来源与权利归属

美国有三条途径与本比较尤为相关。发明人组合完全相同时，对比文件不满足 § 102(a)(2) 的“另一发明人”要求。发明人组合不同时，如果所披露标的来源于所要求保护发明的一名发明人，§ 102(b)(2)(A) 仍可能适用。§ 102(b)(2)(C) 则处理权利归属或转让义务。代理人应确定事实支持哪一条途径。 MPEP §§ 2154.01(a), (c); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

对于部分重合的情形，必须谨慎。美国专利商标局（USPTO）的指引认为，即使名单存在重合，只要发明人组合不同，就足以满足上述门槛。随后可以通过证明披露来源于发明人来解决问题。事实上，当对比文件仅记载在后申请发明人中的一部分，且没有任何其他发明人时，USPTO 通常无需声明即可认可发明人来源例外。不能把这一实务简化为“只要有共同发明人，就能排除对比文件”的一般规则。 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

证明披露来源也存在与派生争议（derivation）之间的界限。如果驳回依据是记载另一发明人的美国专利或美国专利申请公开文本，该已获授权或尚未审结的申请要求保护相同或实质相同的发明，并且声明主张该在先案件中记载的一名发明人从在后案件的一名发明人处取得了所要求保护的发明，则可能无法使用 § 1.130。代理人应评估派生程序以及在适当情况下更正发明人记载的可行性，而不应想当然地认为可以提交有关披露来源的声明。仅有权利要求重合，并不足以触发这一限制。 37 C.F.R. § 1.130(c) (2026); MPEP § 717.01(II)(A).

预先考虑显而易见性驳回

解释 B 为何不同于 A 的指示，在扩大新颖性分析中可能具有说服力，却可能未能回应美国的 § 103 驳回。外国代理人应同时向美国当地律师说明：披露内容为何不同，以及是否存在支持排除该披露的事实。这两种论证可以相互补充：前者攻击驳回理由的技术前提，后者排除所援引的 § 102(a)(2) 依据。

考虑联合研究途径

§ 102(c) 为美国申请提供另一种可能：为此目的，将相关发明视为归同一主体所有。该条要求存在符合条件的书面联合研究协议，且协议最迟在所要求保护发明的有效申请日已生效；所披露标的的开发及所要求保护发明的完成，必须由协议当事人实施，或代表协议当事人实施。所要求保护的发明必须产生于协议范围内的活动，且申请中必须列明协议当事人。 35 U.S.C. § 100(h); 35 U.S.C. § 102(c); MPEP § 2156.

§ 100(h) 涵盖为在所要求保护发明的领域开展实验、开发或研究工作而订立的书面合同、资助协议或合作协议。文件无须以“联合研究协议”为标题，但其内容必须符合法定定义。 35 U.S.C. § 100(h).

该规定并不转移权利。它允许不同权利人之间符合条件的合作获得规定的现有技术待遇。仅有研究关系或保密协议，不能证明全部要件均已满足。符合美国法要求的协议，也不能独立替代日本或韩国的申请人或发明人同一性。合作方应根据各自事实，分别分析这些同一性途径。

5. 哪个日期决定哪个问题？

考虑以下美国申请时间线：A 的有效申请日为1月10日；B 的临时申请于6月1日提交；相关权利在9月1日首次归同一主体所有；B 的非临时申请于次年5月1日提交；A 在该非临时申请提交后公开。假设 B 所主张的权利要求完全有权享有6月1日的日期，且此前不存在向同一主体转让的共同义务。9月的权利收购虽早于非临时申请，却已晚于 § 102(b)(2)(C) 的要求时点。 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

只改变一个事实：9月的转让是在履行一项可依法强制履行的义务，而该义务在6月1日前已经涵盖两项发明。由于法条认可转让义务，结果可能随之改变。签署日期和登记日期是证据，但未必能确定符合条件的义务何时产生。B 中不同的权利要求还可能需要分别分析有效申请日；直到非临时申请才首次获得支持的权利要求，不能直接借用临时申请的日期。 MPEP § 2152.01; MPEP § 717.02(a)(I)(B).

对于日本和韩国不主张优先权的普通直接申请，申请人同一性在在后申请提交时判断。如果当时 A 的申请人是 X，B 的申请人是 Y，后续收购使二者相同，并不能证明在较早的基准时点已经相同。同一发明人途径仍是一项独立的可能性。对于国内优先权，两国法条均明确将相关追溯效力限于在先申请规则的正文，而不适用于申请人同一性的但书；在本文讨论的情形中，在后申请提交时仍是申请人同一性的判断基准。 Japanese Patent Act art. 41(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Korean Patent Act art. 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

韩国的条约优先权申请需要单独分析。第54条第1款规定，在适用第29条和第36条时，将符合条件的外国申请日视为韩国申请日。相较之下，第55条第3款明确规定，国内优先权的追溯效力适用于第29条第3款和第4款的正文。这一措辞差异，使条约优先权问题具有重要的法律意义。本文不就韩国条约优先权申请的申请人同一性判断基准时点作出结论；本文关于普通申请和国内优先权的例子，不应套用于该类申请。 Korean Patent Act arts. 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 641, 665.

日本的规则使这种区别尤其具体。JPO 的申请人同一性表格，对普通巴黎公约优先权申请采用在后日本申请提交时作为基准，对主张国内优先权的申请也采用在后申请提交时作为基准。假设 B 的外国优先权日为3月，A 的申请人在6月变更为与 B 的申请人相同的公司，B 于9月在日本提交。可以在9月成立申请人同一性；而有权享有3月日期的美国权利要求，则要求符合条件的权利关系最迟在3月已存在。这里假设申请人变更具有法律效力，且其他条件均已满足。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11.

特殊申请类型会改变日本的基准时点：符合条件的 PCT 申请采用国际申请日，分案申请或转换申请则采用原申请提交时。韩国同样将符合条件的 PCT 申请视为在国际申请日提交；进入国家阶段不会重新确定该申请日。这一国际申请日规则，并不能解决韩国条约优先权主张对申请人同一性产生的独立影响。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Japanese Patent Act art. 184-3(1); Korean Patent Act art. 199(1); Korean Guidelines, at 479–80.

分案实务再次提醒我们，不能用同一个日期回答所有问题。在韩国，分案申请、第52条之二下的分离申请（splitting-off application），或转换申请作为第29条第3款的在先对比申请时，为此目的采用其实际申请日，但原申请仍可能独立具备引用资格。日本同样限制分案申请作为第29条之二中的另一申请时所享有的申请日追溯效力。这些关于对比文件的规则，不应被概括为在后分案申请同一性判断时点的一般规则。 Japanese Patent Act art. 44(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.1; Korean Patent Act arts. 52(2)(1), 52-2(2), 53(2)(1); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 3(1), at 346.

因此，实务记录应区分披露支持、对比文件日期、权利要求日期、公开情况，以及申请人或权利的变动。在电子表格中仅设一个“优先权日”栏，无法回答全部五类问题。

6. 六种专利组合情境

以下通过改变 A 和 B 的事实来说明问题。除非明确说明变动，均假设对比文件符合在先申请、在后公开的条件，发明人记载正确，没有可适用的发明人来源例外，且属于不涉及复杂优先权问题的普通申请。例外适用上的有利结论，只针对所指出的驳回依据，并不意味着整体上具备可专利性。

始终为同一家公司

发明人不同，但在每一个适用的时间界限之前，公司 X 都已是两项相关发明的唯一申请人和权利人。美国的途径是 § 102(b)(2)(C)；日本和韩国则通过申请人同一性取得有利结果。虽然结果一致，代理人应保留的证据却不同：美国需要证明特定历史时点的权利关系，日本或韩国则需要证明法定基准时点的申请人同一性。

申请人不同，但负有向同一主体转让的义务

假设合法申请人和发明人均不同，但在 B 的美国有效申请日之前，已存在将两项相关发明转让给公司 X 的、可依法强制履行的义务。即使申请人名称不一致，美国例外仍可能适用。仅有这些义务，并不能满足日本或韩国的同一性条件。如果向全球代理人统一发出“确认是否归同一主体所有”的指示，就会遗漏其他国家的决定性问题：在规则要求进行比较的时点，各申请在法律上的申请人分别是谁？

唯一发明人相同，但权利人不同

现在假设两件申请实际的唯一发明人和记载的唯一发明人均为同一人，但权利人和申请人不同。日本和韩国存在同一发明人途径。在美国，基于这些事实，A 不符合“另一发明人”的门槛，因此无须证明同一主体所有，即可排除该项 § 102(a)(2) 理由。说明法律依据十分重要，因为当权利要求或发明人名单发生变化时，它能指出哪些事实必须继续成立。

仅有一名共同申请人重合

假设 A 将 X 和 Y 列为共同申请人，B 仅列 X；权利归属与这些主体构成一致，且发明人仍不相同。此时既不存在申请人全体完全相同，也不存在权利人构成完全一致。X 出现在两件申请中，并不提供普遍的排除途径。在修改权利要求前，代理人仍应调查事实前提是否准确，例如：更早已存在的、可依法强制履行的转让义务，是否会改变美国法下的权利分析。

符合条件的联合研究协议

假设 A 和 B 的权利人、申请人及发明人均不同，但 § 102(c) 的每一项要求都已满足。美国可以为适用 § 102(b)(2)(C) 而将相关发明视为归同一主体所有。协议本身并不成立日本或韩国的同一性例外。不过，如果 B 不同于 A，两国专利局仍须适用各自关于发明是否相同的标准；不能适用例外，并不免除对基础驳回理由的证明要求。

更早公开，或存在相冲突的权利要求

首先，只改变公开时间：A 在 B 的相关现有技术基准日之前向公众公开。此时，通常的公开现有技术分析便十分重要。美国的同一主体所有例外，以及日本或韩国的在先申请同一性规则，都不会抹去该次公开。任何宽限期主张，都需要独立进行法条与事实分析；在一年内公开，并不是普遍充分的条件。尤其是，日本和韩国关于主动披露的规定，将特定的专利公报公开排除在适用范围之外。 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Japanese Patent Act art. 30(2); Korean Patent Act art. 30(1)(1).

另作一种变化：恢复 A 在 B 申请后公开的条件，并在 A 中加入要求保护与 B 相同发明的权利要求。披露例外仍可能成立，但美国的重复授权、日本第39条或韩国第36条问题仍然存在。第二种变化说明，答复应准确指明已回应的是哪一项驳回理由。

7. 在审查程序中证明例外成立

在美国，37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) 规定了陈述同一主体所有或转让义务事实的程序。提交的陈述应醒目，按照 § 1.33(b) 的要求签署，并置于单独一页或从单独一页开始。USPTO 通常无需额外证据便接受该陈述，但如果存在引起重大疑问的独立证据，也可以要求进一步提供证明。 37 C.F.R. § 1.104(c)(4) (2026); MPEP § 717.02(a)–(b).

对于实际权属情形，经适当调整后的陈述可以如下表述：

申请人陈述：[列明对比文件]第[列明段落]段所披露的标的，以及本申请第[列明权利要求]项权利要求所要求保护的发明，最迟在该等所要求保护发明的有效申请日，即[日期]，已归[列明单独权利人或全体共同权利人]所有。

随附请求应指明要求撤销的驳回理由及其 § 102(a)(2) 依据。上述示例假设存在实际权属。如果例外依赖于某项义务，应改用准确说明该可依法强制履行的义务及其产生时间的措辞。如果各权利要求具有不同的有效申请日，应明确分别处理。方括号中的内容应根据记录填写，并按照争议权利要求调整陈述。

对于联合研究协议，§ 1.104(c)(4)(ii) 要求作出相应说明，且申请必须列明协议当事人。代理人在作出陈述前，应确认协议生效日、涵盖的活动、相关开发工作及由此产生的发明。§ 1.130 声明书针对的是其他例外，包括证明披露来源于发明人的例外；它通常不能替代同一主体所有陈述书。 37 C.F.R. §§ 1.104(c)(4)(ii), 1.130 (2026); MPEP § 717.02(b).

如果申请尚未列明联合研究协议当事人，则必须根据 § 1.71(g) 修改说明书。除非修改发生在 § 1.71(g)(2) 规定的某一免收费期间内，否则必须同时缴纳 § 1.17(i) 规定的处理费。仅限于增加当事人名称的修改，不构成新增事项。 37 C.F.R. §§ 1.71(g)(1)–(2), 1.17(i)(1) (2026); MPEP § 717.02(b)(IV); MPEP § 2156.

日本和韩国的答复应围绕本国驳回依据组织。应指出被援引的披露，解释对比文件为何不具备资格，或者为何两项发明并不相同或实质相同，并根据记录及必要证据证明任何适用的发明人或申请人例外。同属一个专利组合，并不会使美国的权属陈述书成为各国通用的提交机制。如果名称不同，应说明其法律或事实原因，而不是直接假定这种差异必然致命，或仅凭修改就能解决。

每份答复还应处理仍然存在的权利要求冲突依据。美国的终期放弃声明（terminal disclaimer），在满足其要求的情况下，可能消除适当类型的非法定重复授权驳回。但它不能消除相同发明的法定重复授权或通常的现有技术驳回。代理人也不应假定，日本第39条或韩国第36条存在与终期放弃声明相当的解决方案。 MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

以同一主体所有为基础的终期放弃声明，通常以持续归同一主体所有作为专利权可执行的条件。对于符合条件的联合研究协议案件，另一种机制要求放弃分别主张专利权。这些持续性要求，有别于 § 102(b)(2)(C) 对特定历史时点权属的要求。 MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

8. 协调三国分析

在各国代理机构之间传递具体问题，而不只是法条名称，最有助于开展比较。

比较问题	美国	日本	韩国
主要规定	§ 102(b)(2)(C)	第29条之二(Article 29bis / 29-2)	第29条第3款
相关关系	归同一主体所有，或存在符合条件的转让义务	法律上的申请人全体完全相同，或相关发明的发明人全体完全相同	申请人全体完全相同，或相关发明的发明人全体完全相同
主要时间判断	所要求保护发明的有效申请日	在法定申请基准时点判断申请人同一性；参见第5节	适用的法定基准时点。第5节讨论普通申请和国内优先权申请。本文不就韩国条约优先权申请的基准时点作出结论。
未被排除的在先披露	可用于证明缺乏新颖性或显而易见性	发明相同或实质相同	发明相同或实质相同
仅有研究协议	如满足所有法定条件，适用 § 102(c)	不能独立替代同一性条件	不能独立替代同一性条件
独立的权利要求冲突	法定／非法定重复授权	第39条	第36条

假设对比文件符合在先申请、在后公开的条件，且不存在独立的公开现有技术依据。 See 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C), (c); Japanese Patent Act arts. 29-2, 39; Korean Patent Act arts. 29(3), 36, 54(1), 55(3); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 3.1.1–3.1.2, 6.2; Korean Guidelines, at 351–52, 356–57.

针对每一份被引文件，发出指示的律师应整理一套共同的事实记录：被引用的段落及受到质疑的权利要求；每个相关日期的依据；申请与公开的先后顺序；完整的发明人和申请人历史；以及证明权利归属、转让义务或研究协议的文件。有了这些记录，各国代理人便能回答各自不同的法律问题，而无须仅根据当前扉页信息重新推断事实。

向美国代理人发出的指示，应要求其确定准确途径——对比文件资格、披露来源、同一主体所有或视为同一主体所有——以及起决定作用的历史时间界限。向日本和韩国代理人发出的指示，应要求其确定适用的发明人或申请人途径、判断时点，以及任何独立的权利要求冲突问题。随后，各国代理人都应说明，所主张的例外适用后，仍有哪些问题尚未解决。

回到开篇的专利组合。同一家公司的在先申请，在美国可能因权利归属而不构成障碍，在日本和韩国则可能因申请人同一性而不构成障碍。一旦改变转让义务、发明人组合、合作协议或公开日期，结果就可能分化。有效的跨国法律意见，始于查明各法条将哪一项事实视为决定性因素，并提供证据证明该事实在法条要求的时点已经存在。