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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


从 Rule 132 声明到韩国实验性证据:美国和韩国专利代理人的双向指南
执行摘要:本文比较美国 37 C.F.R. § 1.132 声明实务与韩国最接近的对应做法:由实验结果、比较数据、专家说明或其他技术证据支持的 KIPO 书面意见。本文说明,在律师论辩本身不足以克服审查员驳回时,两个制度都会使用证据,尤其是在涉及意想不到或有利技术效果的显而易见性或创造性争议中。与此同时,本文强调若干关键差异:韩国没有正式的 Rule 132 式声明机制;韩国的申请后证据可以澄清或验证原始公开,但不能成为说明书的一部分,也不能补救不充分的申请文件;韩国创造性并非仅由有利效果决定,而是要更广泛地考察构思难易、组合或选择动机、普通创造能力、技术构成以及效果。对美国实务人员而言,本文说明如何在不过度重视声明形式、也不依赖新的申请后效果的情况下,将 Rule 132 习惯调整到韩国实务。对韩国实务人员而言,本文说明美国 Rule 132 声明如何作为正式证据提交发挥作用,谁可以担任声明人,以及为什么关联性、范围相称性、最接近现有技术比较和公开边界仍然至关重要。 I. 引言 美国和韩国的专利代理人经常面对同一个实际问题:审查员作出了可专利性
Brandon Theiss
8月13日讀畢需時 25 分鐘


谁是发明人——又是何种发明的发明人?美国、欧洲、韩国、中国和日本的权利要求、公开内容与发明人身份认定
执行摘要:本文考察美国、欧洲、韩国、中国和日本关于“发明人”含义的差异,重点在于发明人身份究竟由权利要求所限定的发明决定,还是由申请中描述的全部内容决定。本文区分了审查的法律相关对象与用于识别其创造者的证据:权利要求可以定义发明,而说明书、附图、现有技术和研发记录可以揭示该发明的含义以及谁对其作出了贡献。美国非临时申请实践和日本实践主要以权利要求为中心,但美国临时申请提供了重要的以公开内容为基础的例外。韩国法适用实质性创造贡献标准,而根据一份不具约束力的韩国知识产权局(KIPO)实务说明,权利要求可作为实际参考点。中国采用针对具体技术方案的审查,并以申请文件和研发记录为依据;因此,在贡献人的工作仍构成保留技术方案基础时,删除某项权利要求未必消除其发明人身份。EPC规定了发明人指定规则,但没有统一的欧洲实体标准。本文结论是,随着权利要求演变,应重新评估发明人身份,并且在全球专利族中应针对每件申请分别确定发明人。 I. 引言 专利律师常常谈论“发明人”,仿佛该术语在跨境使用时含义不变。事实并非如此。一个跨国研发
Brandon Theiss
8月11日讀畢需時 29 分鐘


从 Festo 到审查档案:美国审查历史禁反言与 EPO、韩国、日本和中国对权利要求范围限制的比较
执行摘要:本文比较美国、EPO、韩国、日本和中国如何通过审查历史限制专利权利要求范围。在美国,审查历史通过数个相互关联的法理发挥作用:普通权利要求解释、审查历史放弃(prosecution disclaimer)、Festo 下基于修改的审查历史禁反言,以及申请人陈述明确放弃主题时的基于论点的禁反言。EPO 的特点在于,EPC 程序通常不承认美国式审查档案禁反言(file-wrapper estoppel),尽管说明书、附图和修改规则仍然是权利要求解释与有效性判断的核心。韩国和日本通过等同原则限制承认功能上相近的制度:韩国关注审查记录整体是否显示有意识排除;日本适用第五项 Ball Spline“特别情形”要件,并经 Maxacalcitol 进一步要求表明排除的客观行为。中国更直接地排除被放弃技术方案的重新纳入:当专利权人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃该技术方案时,原则上不得在侵权诉讼中重新主张,但若该缩限立场被具体否定,则存在重要限定;中国独立的捐献原则也限制了已公开但未请求保护的主题。对全球专利审查实践的实际启示是,修改和意见陈述
Brandon Theiss
8月9日讀畢需時 22 分鐘


跨境 Bayh–Dole:美国、欧盟/Horizon Europe、德国、日本、中国和韩国的政府资助发明——按适用范围、权利分配和持续限制展开
执行摘要:Bayh–Dole 最准确的理解,并不是一项自动赋予大学所有权的规则,而是一种有条件的政府—承包方交易安排:它允许承包方保留符合条件的联邦资助发明的权利,同时保留披露和专利申请义务、利用情况报告、政府已付清对价的许可、国内制造保障、非营利机构特有的限制,以及与实际应用相联系的酌定介入权。对美国、欧盟/Horizon Europe及若干国家法示例、日本、中国和韩国进行比较可以看出,单纯的机构所有权并不是衡量商业化自由度的良好指标:各制度在资金触发条件、权利分配方式、实施或利用要求、政府干预权、转让控制以及发明人报酬规则方面均有差异。在本文讨论的制度中,日本在所覆盖的政府—承包方交易层面提供了最接近的结构性类似制度,但第17条的适用范围窄于 Bayh–Dole。本文还说明,Bayh–Dole 专利原则上可以出售给非实施实体或专利主张实体,但非营利卖方通常需要资助机构批准,除非买方满足发明管理例外;并且,转让并不会消灭政府许可、介入权风险、报告义务、国内制造条件或其他资助项目特定限制。这些差异为跨境申请审查、许可、收购、融资和执法尽职调查提供
Brandon Theiss
8月3日讀畢需時 34 分鐘


从韩国“技术思想”到美国“实际应用”:软件和AI专利申请的§ 101策略
执行摘要: 本文解释了为什么在韩国法下看似具备专利适格性的韩国软件和AI专利申请,在美国专利适格性法理下仍可能面临重大障碍。韩国法关注的是,所要求保护的发明是否属于“利用自然法则的技术思想”;对于软件相关发明,还关注基于软件的信息处理是否利用硬件得以具体实现。相比之下,美国法询问的是,权利要求是否落入法定类别,并且是否避开了——或者充分应用了——抽象概念、自然法则和自然现象等司法例外。本文结合韩国大法院和专利法院判例,以及美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院的判例,说明仅仅记载服务器、处理器、数据库、AI模型或计算机可读介质,在某些韩国情境中也许足以支持适格性,但如果权利要求被定性为数据收集、分析、商业决策、精神活动或通用计算机实现,则未必能满足美国§ 101。其实务要点是:韩国申请人不应将美国申请视为单纯的翻译工作;美国申请应当识别具体的技术问题,公开解决该问题的技术机制,并在权利要求中——而不仅仅在说明书中——记载能够防止发明被视为抽象概念的具体技术改进或实际应用。 I. 引言 对于韩国专利代理人而言,35 U.S.C. §...
Brandon Theiss
7月30日讀畢需時 19 分鐘
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