执行摘要：本文认为，当专利权人在侵权诉讼进行期间同时面对由第三方请求的单方复审时，通常应放弃 35 U.S.C. § 304 所授权的可选择的命令后声明。在第一次 Office Action 发出之前提交声明，会迫使专利权人在审查员尚未确定实际驳回理由之前回应潜在理论，使请求人获得法定机会来完善其挑战，并形成额外的审查历史，而这些内容可能影响权利要求解释、侵权、有效性、相关专利，甚至判决后的程序。涉及并行诉讼与复审的联邦巡回法院判例表明，为维持可专利性而作出的陈述可能成为具有后果的内在证据，无论审查员是否采纳这些陈述，也无论法院最终是否认定构成权利范围放弃。放弃声明并不是实质让步，而是一种有纪律的程序排序：它并不必然放弃已经适当保留的对实质性新的可专利性问题认定的挑战，并不免除必要的信息披露义务，也不妨碍专利权人在审查员提出成形立场后作出完整回应。因此，只有在某个明确错误或临近的诉讼事件带来具体利益，且该利益超过请求人答复风险和诉讼风险时，才应提交声明。 I. 引言 当一件已授权专利同时处于地区法院和美国专利商

摘要：专利权利要求经常不仅陈述发明是什么或做什么，还陈述其意图实现什么：降低延迟、提高稳定性、治疗疾病、防止移动，或达到特定性能水平。此类语言是否获得“可专利性权重”，不能仅凭“whereby”、“wherein”、“for”或“configured to”等词语规则来回答。稳妥的分析有三道关口，其中第二道是条件性的。第一关是权利要求解释：该语言要求什么——目的、能力、构造、行为、实际达成，还是客观门槛？第二关是条件性功能关系审查：当主张的区别在于传达性、指示性、验证性、认识论性或声誉性内容时，该内容是否与其余权利要求要素相互作用，从而形成所要求的功能性或导致所要求的行为？第三关是现有技术满足性：与可专利性相关的要求是被明确公开、必然存在，还是由具备必要动机和合理成功预期的显而易见修改或优化所产生；对于优化而言，是否存在公认的结果有效变量？普通的结构性、构造性、操作性或实际性能要求，通常从权利要求解释直接进入第三关，而不需要另行进行印刷物审查。 I. 引言 专利权利要求经常不仅描述发明人制造或实施了什么，还描述该发明意在完成什么。方法权利要求可能

I. 审查案卷与“影子档案” 正式的专利案卷只讲述了申请审查过程的一部分。在公开记录背后，可能还存在发明披露书、现有技术分析、草稿和红线稿、审查员访谈记录、申请审查律师之间的电子邮件、给境外代理人的指示、组合管理建议，以及与专利代理人的沟通。日后在有效性、侵权、发明人身份、所有权或不衡平行为发生争议时，对方可能会要求取得这份非公开的“影子档案”。 一种本能反应是：这些材料属于律师，因此受到保护。这种说法过于宽泛。文件是在专利申请审查过程中形成这一事实，并不决定该文件是否受保密特权或工作成果保护，也不能仅凭这一事实回答该文件是否必须提交。文件标有“Privileged and Confidential”、存放在律师电子文件夹中，或电子邮件链中有律师参与，同样不能决定结果。反过来，缺乏保密特权或工作成果保护这一点本身，也不等于该项目落入可允许的证据开示范围；相关性、比例性、其他保护措施以及保护令条款仍然是独立问题。Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c). 分析主要受两项法理支配：律师-客户保密特

执行摘要：本文比较美国、EPO、韩国、日本和中国如何通过审查历史限制专利权利要求范围。在美国，审查历史通过数个相互关联的法理发挥作用：普通权利要求解释、审查历史放弃（prosecution disclaimer）、Festo 下基于修改的审查历史禁反言，以及申请人陈述明确放弃主题时的基于论点的禁反言。EPO 的特点在于，EPC 程序通常不承认美国式审查档案禁反言（file-wrapper estoppel），尽管说明书、附图和修改规则仍然是权利要求解释与有效性判断的核心。韩国和日本通过等同原则限制承认功能上相近的制度：韩国关注审查记录整体是否显示有意识排除；日本适用第五项 Ball Spline“特别情形”要件，并经 Maxacalcitol 进一步要求表明排除的客观行为。中国更直接地排除被放弃技术方案的重新纳入：当专利权人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃该技术方案时，原则上不得在侵权诉讼中重新主张，但若该缩限立场被具体否定，则存在重要限定；中国独立的捐献原则也限制了已公开但未请求保护的主题。对全球专利审查实践的实际启示是，修改和意见陈述

执行摘要：有意识的申请前现有技术检索可以作为一种说明书设计工具，而不仅仅是专利性筛查。通过识别“框架性文献”、准确描述其架构和局限，并将每一项差异与权利要求中的技术机制相连接，申请人可以建立一份内在记录，用以支持 35 U.S.C. § 101 下的专利适格性，并为后续权利要求解释提供依据。该记录可能使专利权人能够证明，后来被引用的文献采用了背景技术中所描述的同一传统架构，因而缺少权利要求的区别性限定。不过，本文强调，这些效果具有程序场域上的特异性：申请人承认的现有技术在审查、IPR 和联邦地区法院诉讼中的处理方式不同，而权利要求解释仍然是一项独立的内在记录分析。本文还区分 Rule 56 的披露义务与可选择的实质性特征描述，并区分 Ekchian 下的审查历史免责声明与 Thorner、SciMed 和 Indivior 下的说明书放弃。归根结底，本文认为，严谨且与权利要求相挂钩的背景技术撰写，可以形成有价值且持久的边界——前提是申请人接受这些同一边界也会约束其有效性和侵权主张。 I. 引言...