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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


从 PCT 检索到美国快速通道:在第 371 条国家阶段中使用专利审查高速公路
执行摘要:依据 35 U.S.C. § 371 进入美国国家阶段的申请,可以通过专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)获得加速审查资格;但是,仅列有“A”类文献的国际检索报告本身并不能证明具备资格。申请人必须审查最新的相关 PCT 书面意见或国际初步报告,并确认至少一项权利要求在新颖性、创造性和工业适用性方面获得了肯定性结论;代理人还必须评估任何检索限制、缺乏单一性的认定或第 VIII 栏意见,并确保每一项待审美国权利要求均与获得肯定评价的主题充分对应。当申请人在通常的 30 个月处理开始日期之前寻求加速时,PPH 请求必须与有效的国家阶段提前处理请求以及相应 § 371 要求的满足相协调。PPH 可以在无需另行缴纳请愿费的情况下提供显著加速,但它不会约束美国审查员的独立分析,也不保证授权。因此,PPH 的最大价值出现在 PCT 权利要求从起草和审查阶段就已经以预期的美国权利要求架构为目标时,使申请人能够在不牺牲商业上重要的权利要求范围或法定类别的情况下获得速度。 I.
Brandon Theiss
8月25日讀畢需時 16 分鐘


审查案卷背后:专利申请审查材料的可开示性——保密特权、工作成果、专利代理人、境外代理人及内部法律顾问沟通
I. 审查案卷与“影子档案” 正式的专利案卷只讲述了申请审查过程的一部分。在公开记录背后,可能还存在发明披露书、现有技术分析、草稿和红线稿、审查员访谈记录、申请审查律师之间的电子邮件、给境外代理人的指示、组合管理建议,以及与专利代理人的沟通。日后在有效性、侵权、发明人身份、所有权或不衡平行为发生争议时,对方可能会要求取得这份非公开的“影子档案”。 一种本能反应是:这些材料属于律师,因此受到保护。这种说法过于宽泛。文件是在专利申请审查过程中形成这一事实,并不决定该文件是否受保密特权或工作成果保护,也不能仅凭这一事实回答该文件是否必须提交。文件标有“Privileged and Confidential”、存放在律师电子文件夹中,或电子邮件链中有律师参与,同样不能决定结果。反过来,缺乏保密特权或工作成果保护这一点本身,也不等于该项目落入可允许的证据开示范围;相关性、比例性、其他保护措施以及保护令条款仍然是独立问题。Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c). 分析主要受两项法理支配:律师-客户保密特
Brandon Theiss
8月19日讀畢需時 26 分鐘


同样的十二个月,不同的时钟:美国与日本专利宽限期的转换解读
E执行摘要:美国和日本都为某些足以破坏专利性的公开提供了一条为期一年的救济路径。这个共同期限很有用,但若仅止于此则危险地不完整。美国规则询问的是:以权利要求发明的有效申请日为基准,该公开是否落入基于来源和主题事项的现有技术例外。日本规则询问的是:一项本来会破坏新颖性或创造性的公开,是否符合一项与享有取得专利权利的人相关联的法定例外;随后还需要日本申请或PCT申请,并且在申请人依第30条第2款的权利人行为路径主张时,还需要规定的声明和证明程序。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(a)(1), (b)(1) (2018); Tokkyo-hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, arts. 29–30 (Japan)。 I. 引言 在讨论美国法时,本文有时以法定意义使用“公开”一词,以涵盖任何相关的 § 102(a)(1) 事件,包括商业销售。该词并不必然意味着技术信息已经向公众开放。See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho
Brandon Theiss
8月17日讀畢需時 19 分鐘


从抽象概念到技术方案
执行摘要:人工智能发明在美国和中国均可能获得专利保护,但两个法域都不会保护作为抽象标签的“AI”,也不会奖励在新领域中泛泛使用既有模型的做法。美国实务适用 Alice/Mayo 专利适格性框架,现行 USPTO 指南强调权利要求整体、对技术的具体改进,以及将该改进与权利要求所记载机制相连接的证据;有充分支持的声明可以在审查中提供帮助,但不能弥补缺失的原始公开。中国通过技术方案要求、智力活动排除、创造性分析,以及对说明算法特征如何与技术特征相互作用的更高期待,在许多方面得出相近结果,同时还施加了明确的伦理和数据治理审查。两个制度都要求具备合格的自然人发明人,并充分公开产生所主张技术效果的架构、训练过程、输入、输出和因果机制。因此,最稳健的跨境策略是记录人类构思,在公开前提交申请,并要求保护解决已识别技术问题的具体机制,而不是仅仅记载 AI 生成的结果。 I. 引言 “人工智能是否可以获得专利?”这一问题压缩了美国和中国专利法通过不同法理入口回答的若干问题。两个法域都不会把“AI”作为抽象概念授予专利保护。它们分别会问:所要求保护的 AI...
Brandon Theiss
8月15日讀畢需時 25 分鐘


从 Rule 132 声明到韩国实验性证据:美国和韩国专利代理人的双向指南
执行摘要:本文比较美国 37 C.F.R. § 1.132 声明实务与韩国最接近的对应做法:由实验结果、比较数据、专家说明或其他技术证据支持的 KIPO 书面意见。本文说明,在律师论辩本身不足以克服审查员驳回时,两个制度都会使用证据,尤其是在涉及意想不到或有利技术效果的显而易见性或创造性争议中。与此同时,本文强调若干关键差异:韩国没有正式的 Rule 132 式声明机制;韩国的申请后证据可以澄清或验证原始公开,但不能成为说明书的一部分,也不能补救不充分的申请文件;韩国创造性并非仅由有利效果决定,而是要更广泛地考察构思难易、组合或选择动机、普通创造能力、技术构成以及效果。对美国实务人员而言,本文说明如何在不过度重视声明形式、也不依赖新的申请后效果的情况下,将 Rule 132 习惯调整到韩国实务。对韩国实务人员而言,本文说明美国 Rule 132 声明如何作为正式证据提交发挥作用,谁可以担任声明人,以及为什么关联性、范围相称性、最接近现有技术比较和公开边界仍然至关重要。 I. 引言 美国和韩国的专利代理人经常面对同一个实际问题:审查员作出了可专利性
Brandon Theiss
8月13日讀畢需時 25 分鐘
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