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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


从抽象概念到技术方案
执行摘要:人工智能发明在美国和中国均可能获得专利保护,但两个法域都不会保护作为抽象标签的“AI”,也不会奖励在新领域中泛泛使用既有模型的做法。美国实务适用 Alice/Mayo 专利适格性框架,现行 USPTO 指南强调权利要求整体、对技术的具体改进,以及将该改进与权利要求所记载机制相连接的证据;有充分支持的声明可以在审查中提供帮助,但不能弥补缺失的原始公开。中国通过技术方案要求、智力活动排除、创造性分析,以及对说明算法特征如何与技术特征相互作用的更高期待,在许多方面得出相近结果,同时还施加了明确的伦理和数据治理审查。两个制度都要求具备合格的自然人发明人,并充分公开产生所主张技术效果的架构、训练过程、输入、输出和因果机制。因此,最稳健的跨境策略是记录人类构思,在公开前提交申请,并要求保护解决已识别技术问题的具体机制,而不是仅仅记载 AI 生成的结果。 I. 引言 “人工智能是否可以获得专利?”这一问题压缩了美国和中国专利法通过不同法理入口回答的若干问题。两个法域都不会把“AI”作为抽象概念授予专利保护。它们分别会问:所要求保护的 AI...
Brandon Theiss
8月15日讀畢需時 25 分鐘


谁是发明人——又是何种发明的发明人?美国、欧洲、韩国、中国和日本的权利要求、公开内容与发明人身份认定
执行摘要:本文考察美国、欧洲、韩国、中国和日本关于“发明人”含义的差异,重点在于发明人身份究竟由权利要求所限定的发明决定,还是由申请中描述的全部内容决定。本文区分了审查的法律相关对象与用于识别其创造者的证据:权利要求可以定义发明,而说明书、附图、现有技术和研发记录可以揭示该发明的含义以及谁对其作出了贡献。美国非临时申请实践和日本实践主要以权利要求为中心,但美国临时申请提供了重要的以公开内容为基础的例外。韩国法适用实质性创造贡献标准,而根据一份不具约束力的韩国知识产权局(KIPO)实务说明,权利要求可作为实际参考点。中国采用针对具体技术方案的审查,并以申请文件和研发记录为依据;因此,在贡献人的工作仍构成保留技术方案基础时,删除某项权利要求未必消除其发明人身份。EPC规定了发明人指定规则,但没有统一的欧洲实体标准。本文结论是,随着权利要求演变,应重新评估发明人身份,并且在全球专利族中应针对每件申请分别确定发明人。 I. 引言 专利律师常常谈论“发明人”,仿佛该术语在跨境使用时含义不变。事实并非如此。一个跨国研发
Brandon Theiss
8月11日讀畢需時 29 分鐘


从 Festo 到审查档案:美国审查历史禁反言与 EPO、韩国、日本和中国对权利要求范围限制的比较
执行摘要:本文比较美国、EPO、韩国、日本和中国如何通过审查历史限制专利权利要求范围。在美国,审查历史通过数个相互关联的法理发挥作用:普通权利要求解释、审查历史放弃(prosecution disclaimer)、Festo 下基于修改的审查历史禁反言,以及申请人陈述明确放弃主题时的基于论点的禁反言。EPO 的特点在于,EPC 程序通常不承认美国式审查档案禁反言(file-wrapper estoppel),尽管说明书、附图和修改规则仍然是权利要求解释与有效性判断的核心。韩国和日本通过等同原则限制承认功能上相近的制度:韩国关注审查记录整体是否显示有意识排除;日本适用第五项 Ball Spline“特别情形”要件,并经 Maxacalcitol 进一步要求表明排除的客观行为。中国更直接地排除被放弃技术方案的重新纳入:当专利权人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃该技术方案时,原则上不得在侵权诉讼中重新主张,但若该缩限立场被具体否定,则存在重要限定;中国独立的捐献原则也限制了已公开但未请求保护的主题。对全球专利审查实践的实际启示是,修改和意见陈述
Brandon Theiss
8月9日讀畢需時 22 分鐘


快速通道,不同门槛:在中美专利实践中讲解 USPTO Track One 与 CNIPA 优先审查
摘要:USPTO Track One 和 CNIPA 优先审查均能加快专利审查,但二者通过根本不同的准入门槛运作。USPTO Track One 是一种技术中立、以费用为基础的程序性选择:只要申请人提交合格的实用专利或植物专利申请,缴纳所需费用,遵守权利要求数量限制,并符合时限和审查程序规则,发明所属技术领域、商业化状态以及公共政策意义通常并不重要。相比之下,CNIPA 优先审查是一种基于资格和推荐的机制:申请人必须符合中国认可的优先审查事由,例如国家或地方优先产业、快速演进的技术领域、实施活动、第三方实施、中国先申请后外国申请,或者公共利益重大意义;并且,除中国先申请事由外,通常还必须取得相关国务院部门或省级知识产权局的推荐。实践上,这意味着中国执业人员应将 Track One 理解为主要由程序和费用控制的美国快速通道,而美国执业人员应将 CNIPA 优先审查理解为经行政筛选的通道;对于典型的美国来源、后进入中国的申请,如果申请人不能同时证明合格事由以及所需的中国政府推荐,该通道可能无法使用。 I. 引言 美国和中国的专利律师与专利代理人在描述
Brandon Theiss
8月7日讀畢需時 13 分鐘


跨境 Bayh–Dole:美国、欧盟/Horizon Europe、德国、日本、中国和韩国的政府资助发明——按适用范围、权利分配和持续限制展开
执行摘要:Bayh–Dole 最准确的理解,并不是一项自动赋予大学所有权的规则,而是一种有条件的政府—承包方交易安排:它允许承包方保留符合条件的联邦资助发明的权利,同时保留披露和专利申请义务、利用情况报告、政府已付清对价的许可、国内制造保障、非营利机构特有的限制,以及与实际应用相联系的酌定介入权。对美国、欧盟/Horizon Europe及若干国家法示例、日本、中国和韩国进行比较可以看出,单纯的机构所有权并不是衡量商业化自由度的良好指标:各制度在资金触发条件、权利分配方式、实施或利用要求、政府干预权、转让控制以及发明人报酬规则方面均有差异。在本文讨论的制度中,日本在所覆盖的政府—承包方交易层面提供了最接近的结构性类似制度,但第17条的适用范围窄于 Bayh–Dole。本文还说明,Bayh–Dole 专利原则上可以出售给非实施实体或专利主张实体,但非营利卖方通常需要资助机构批准,除非买方满足发明管理例外;并且,转让并不会消灭政府许可、介入权风险、报告义务、国内制造条件或其他资助项目特定限制。这些差异为跨境申请审查、许可、收购、融资和执法尽职调查提供
Brandon Theiss
8月3日讀畢需時 34 分鐘
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