从 Festo 到审查档案：美国审查历史禁反言与 EPO、韩国、日本和中国对权利要求范围限制的比较

执行摘要：本文比较美国、EPO、韩国、日本和中国如何通过审查历史限制专利权利要求范围。在美国，审查历史通过数个相互关联的法理发挥作用：普通权利要求解释、审查历史放弃（prosecution disclaimer）、Festo 下基于修改的审查历史禁反言，以及申请人陈述明确放弃主题时的基于论点的禁反言。EPO 的特点在于，EPC 程序通常不承认美国式审查档案禁反言（file-wrapper estoppel），尽管说明书、附图和修改规则仍然是权利要求解释与有效性判断的核心。韩国和日本通过等同原则限制承认功能上相近的制度：韩国关注审查记录整体是否显示有意识排除；日本适用第五项 Ball Spline“特别情形”要件，并经 Maxacalcitol 进一步要求表明排除的客观行为。中国更直接地排除被放弃技术方案的重新纳入：当专利权人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃该技术方案时，原则上不得在侵权诉讼中重新主张，但若该缩限立场被具体否定，则存在重要限定；中国独立的捐献原则也限制了已公开但未请求保护的主题。对全球专利审查实践的实际启示是，修改和意见陈述应当按未来诉讼证据来起草：精准区分现有技术，避免不必要的“发明层面”承认，在权利要求中保留具有商业意义的替代方案，并协调各辖区的审查立场。

I. 引言

专利代理人在撰写文件时往往同时面对多个受众。一次修改或一次审查意见答复必须说服审查员、保留有效性、避免新增事项、维持商业上有意义的权利要求范围，并预判未来的侵权诉讼。在协调全球审查时，这种张力尤其明显。在一个辖区为克服现有技术而作出的陈述，日后可能被法院、审判机构、异议部门、无效请求人或竞争者解读为对权利要求范围的限制。

美国提供了最为人熟知的术语：审查历史禁反言（prosecution history estoppel）。但美国法理只是审查行为限制专利权人的一种方式。美国法院还会在普通权利要求解释中使用审查历史，并且在申请人明确且无歧义地放弃某一权利要求含义时适用审查历史放弃（prosecution disclaimer）。因此，在美国，“你所说的一切，都可以并且将会在专利法庭上被用来对付你”。

相比之下，欧洲专利局通常不在 EPC 程序中承认“审查档案禁反言”（file wrapper estoppel）。韩国、日本和中国承认更接近的功能性对应制度，但其构造不同：韩国通过故意或有意识排除，日本通过等同原则中的第五项“特别情形”要件，中国则通过专利授权或确权程序中技术方案的放弃来实现。

比较法上的教训并不是每个辖区都有美国式 Festo 规则。事实并非如此。更实际的教训是，审查历史往往会长期作为权利要求含义、权利要求范围让步或主题放弃的证据存在。其法律效果因辖区而显著不同，但记录本身很少消失。

II. 美国：作为权利要求解释证据、放弃与禁反言的审查历史

A. 美国审查记录可能产生作用的三种不同方式

美国法至少以三种在分析上相互区别的方式使用审查记录。

第一，审查历史是普通权利要求解释的内在证据。在 Phillips v. AWH Corp. 中，联邦巡回上诉法院说明，审查历史包括专利商标局面前的完整记录，包括审查期间引用的现有技术，并且可能显示发明人和 PTO 如何理解该发明。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。法院同时提醒，审查历史通常不如说明书清楚，因为它反映的是申请人与审查员之间持续进行的协商，而不是最终、完整、自足的技术说明。Id.

第二，审查历史可能产生审查历史放弃（prosecution disclaimer），有时也称为 prosecution disavowal。这是一项权利要求解释法理。若申请人为获得授权作出明确且无歧义的表述，法院可能将权利要求解释为排除被放弃的含义。联邦巡回上诉法院在 Omega Engineering 中的表述仍是有用基线：审查历史放弃促进对公众的通知，并防止专利权人通过权利要求解释重新夺回其在审查中明确放弃的含义；但含糊陈述并不足够。Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003)。

第三，审查历史可能产生审查历史禁反言，这主要是对等同原则的限制。根据 Festo，为与可专利性有关的理由所作的缩限修改，可以推定性地放弃原权利要求与修改后权利要求之间的范围，但仍可通过被承认的途径反驳该推定。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–41 (2002)。

这些法理在所考察的证据上存在重叠，但不应被合并。审查中的陈述可以影响权利要求的普通含义，而不必然形成放弃。审查历史放弃可以缩小字面权利要求范围，而不涉及等同原则。Festo 禁反言也可以在字面权利要求解释未受影响时阻却等同物。

B. 结合审查员引用的现有技术解释权利要求

由于审查历史包括审查期间引用的现有技术，审查员引用的现有技术就是解释记录的一部分。但被引用的现有技术并不会自动缩小权利要求。相关问题并不只是“被引用文献公开了什么？”更好的问题是：“审查员如何适用该文献，申请人又作出了什么陈述或修改作为回应？”

这一区分很重要。审查员可能在新颖性驳回中引用某文献，可能在创造性驳回中将其与其他文献组合，可能将其列在引用文献通知中，可能在授权理由中讨论它，也可能只是通过信息披露声明予以考虑。每一种情形都具有不同的解释权重。被用于驳回并由申请人加以区分的文献，通常比仅列在众多引用文件中的文献更有证明力。即便如此，该文献也只有通过其与权利要求语言、驳回理论、修改以及答复之间的关系，才会影响权利要求含义。

对法院和专利代理人而言，一个有用规则是：审查员引用的现有技术是语境，而不是否定性限定。不能仅仅因为某引用文献曾在审查员面前，就将权利要求解释为排除该文献中显示的一切。只有在申请人或审查员被接受的理由将该现有技术与争议权利要求术语的含义相连接时，才应在该范围内结合该现有技术解释权利要求。

申请人的答复通常比单纯引用现有技术更重要。答复称“Reference A 未公开所述紧固件”比答复称“本发明排除夹子”更窄也更安全。前者可能只是关于特定权利要求要素的事实区分；后者可能被解读为对权利要求范围的放弃。同样，关于两篇文献不能组合的论点，如果不依赖于对权利要求要求什么或排除什么的表述，通常对权利要求解释意义有限。

联邦巡回上诉法院 2025 年的 Eye Therapies v. Slayback 判决说明了审查员引用的现有技术、修改、申请人陈述和授权理由如何相互作用。在该案中，申请人在基于 Dean 的驳回后将权利要求语言由“comprising”修改为“consisting essentially of”，并主张 Dean 涉及布立莫尼定与另一种活性成分。审查员的授权理由呼应了申请人的立场。联邦巡回上诉法院以比该过渡短语通常效果更严格的方式解释“consisting essentially of”，认定审查记录将权利要求限制为排除额外活性成分的组合物。Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLC, No. 23-2173, slip op. at 7–12 (Fed. Cir. June 30, 2025)。

重点并不是每一次从“comprising”到“consisting essentially of”的修改都会产生相同效果。重点在于，法院通过整个审查序列来理解权利要求术语：Dean 驳回、申请人的修改、申请人的解释以及审查员的授权理由。在这种情形下，审查员引用的现有技术并非独立发挥作用；它之所以重要，是因为申请人使用该技术来界定可专利性的区别。

C. 审查员的授权理由

审查员的授权理由在美国权利要求解释中具有特殊地位。它们是审查档案的一部分，可以说明审查员认为是什么使权利要求区别于现有技术。但它们通常不能单独构成申请人的放弃。

关于授权理由的规则规定，在记录未能清楚说明授权理由时，审查员可以列明这些理由。该规则还允许申请人或专利权人提交对授权理由的评论声明，并规定审查员未对该声明作出回应并不产生任何推论。37 C.F.R. § 1.104(e)。

MPEP 对单方审查员评论的有限禁反言效果说得更明确。它将授权理由描述为审查档案的重要部分，但同时将其定性为审查员的个人意见，并说明审查员的陈述不应产生禁反言；只有申请人的陈述才应产生这种效果。MPEP § 1302.14。

领先的联邦巡回上诉法院案例是 Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005)。在该案中，法院驳回了授权理由中的单方审查员陈述构成明确且无歧义的放弃或审查历史禁反言的主张。申请人的沉默并不等于采纳审查员的表述。同时，Salazar 也没有认定审查员陈述毫无相关性。法院承认，审查员陈述可以作为当时本领域技术人员如何理解权利要求的证据。Id. at 1345–47。

一个近期对照是 Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc., No. 23-2045, slip op. at 17–19 (Fed. Cir. Mar. 21, 2025)。在该案中，联邦巡回上诉法院考虑了相关专利的审查历史以及关于 Völker 文献的审查员评论。法院认为，在涉及足够共同的权利要求语言时，相关审查历史可能具有相关性，但拒绝基于申请人对授权通知的沉默认定明确放弃。

实践上的综合结论很直接。授权理由在重复、采纳或确认申请人自己的缩限论点时最有力；在它们是单方的、缺乏解释的，或未与争议权利要求语言相联系时最弱。对授权理由保持沉默通常不应被视为肯定采纳。相反，申请人对授权理由作出的评论本身可能成为权利要求范围声明。

D. 审查历史放弃：申请人自己语言中的明确让渡

审查历史放弃往往是引用技术和申请人答复发挥最大作用的领域。法院寻找明确且无歧义的让渡。该标准要求很高，因为专利是公共通知工具：竞争者有权依赖申请人明确放弃的内容，但无权从含糊的审查抗辩中制造放弃。

申请人可以通过修改权利要求并解释该修改基于特定理由区别于现有技术，从而产生放弃。申请人也可以不作修改，而通过关于权利要求要求什么或不覆盖什么的明确论点产生放弃。例如，如果申请人基于所要求的“紧固件”必须具有螺纹而现有技术使用无螺纹夹子的理由来区分现有技术，日后法院可能在该陈述明确、反复且对授权必要时，将“紧固件”解释为要求螺纹。如果申请人只是主张现有技术中的夹子在该文献具体语境下不是所述“紧固件”，其效果可能更窄。

放弃的范围应当与被放弃的内容相一致。Omega Eng'g, 334 F.3d at 1325–26。基于区分弹簧加载夹子的放弃，不应自动排除所有非螺钉紧固件，除非申请人的陈述确实达到那样的范围。

E. Festo 之后的审查历史禁反言

权利要求解释完成后，专利权人仍可能依据等同原则主张侵权。Festo 审查历史禁反言最直接地在此发挥作用。

在 Festo 中，最高法院认为，为满足《专利法》任何要求而作出的缩限修改，如果因与可专利性相关的理由缩小了权利要求，可能产生禁反言。法院拒绝了完全禁止规则，但采纳了一个推定：专利权人放弃了较宽原权利要求与较窄修改后权利要求之间区域内的所有等同物。Festo, 535 U.S. at 736–41。

专利权人可以通过证明被控等同物在修改时不可预见、修改背后的理由与该等同物只有切向关系，或存在其他理由使专利权人不能被合理期待去描述该等同物，来反驳该推定。Id. at 740–41。

Festo 框架比审查历史放弃更形式化。放弃法理问的是申请人是否明确缩小了字面权利要求含义。Festo 问的是缩限修改是否为等同原则目的推定性地放弃了范围。同一审查事件可能在两个法理下都具有意义，但法理路径和后果不同。

F. 基于论点的禁反言与等同原则

美国的审查历史禁反言不限于缩限修改。即使没有触发 Festo 推定的修改，申请人也可能通过向审查员作出的论点放弃主题，并且这种放弃可能阻却其日后依据等同原则。联邦巡回上诉法院曾说明，审查历史禁反言可以通过“对权利要求作出缩限修改”产生，也可以通过“向专利审查员提出论点而放弃权利要求范围”产生。Conoco, Inc. v. Energy & Env't Int'l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006); see also Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 2019)。

基于论点的禁反言标准要求很高。审查历史必须显示对相关主题的“明确且无歧义的放弃”，问题在于竞争者是否会合理理解为申请人已经放弃了被主张的等同物。Deering Precision Instruments, LLC v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003); PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2007); Amgen, 931 F.3d at 1159–60。

Amgen v. Coherus 是一个有用的现代例子。Amgen 依据等同原则主张侵权，因为被控工艺使用的盐组合并非权利要求中列举的盐组合之一。然而在审查期间，Amgen 通过强调权利要求中列举的“特定盐组合”来区分 Holtz 现有技术。联邦巡回上诉法院认定 Amgen 已明确且无歧义地放弃未请求保护的盐组合，因此不能通过等同原则重新夺回它们。Amgen, 931 F.3d at 1159–61。

当申请人给出多个独立的可专利性理由时，基于论点的禁反言也很重要。如果申请人以数个独立理由区分现有技术，只要申请人不是仅依赖这些理由的组合，每个理由都可能形成单独的禁反言。PODS, 484 F.3d at 1367; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1581–83 (Fed. Cir. 1995)。该论点也不必出现在授权前的最后一次答复中；早期的明确放弃不会仅仅因为申请人后来以不同或更窄的陈述获得授权而被抹去。Amgen, 931 F.3d at 1160–61。

III. EPO：不存在美国式审查档案禁反言的权利要求解释

与 EPO 的比较始于制度差异。EPO 根据 EPC 审查申请、授予欧洲专利，并审理异议和上诉；侵权通常由 EPO 之外的国家法院或统一专利法院处理。因此，正确的比较问题不是 EPO 上诉委员会是否会在侵权诉讼中适用美国式审查历史禁反言，而是 EPC 程序是否承认具有约束力的审查档案禁反言原则。

通常并不承认。

EPC 第 69 条及其议定书以权利要求为基础界定保护范围，并使用说明书和附图解释权利要求。议定书既拒绝严格字面主义，也拒绝将权利要求仅视为指南的做法，要求在给予专利权人公平保护与给予第三方合理法律确定性之间取得平衡。它还规定，在确定保护范围时应考虑等同物。Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2。

2025 年，扩大上诉委员会在 G 1/24 中处理了 EPC 下可专利性判断中的权利要求解释。扩大上诉委员会认为，权利要求是评估可专利性的出发点和基础，并且在解释权利要求时应参考说明书和附图，而不只是当权利要求语言存在歧义时才参考。G 1/24, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 (Enlarged Bd. App. June 18, 2025)。

这是权利要求解释，而不是禁反言。EPO 关于审查档案禁反言的最清楚近期表述见于 T 0325/23。技术上诉委员会指出，一般而言，EPC 下不存在审查档案禁反言；该概念是美国法理，在 EPC 程序中并不作为此种概念存在。委员会承认审查历史事件可能表明狭义解释在技术上是合理的，但拒绝认为这些事件约束所有后续 EPC 程序或排除其他技术上合理的解释。T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024)。

因此，最接近的 EPO 对应制度并不是美国意义上的禁反言法理。它们是规范修改内容及其效果的制度：EPC 第 123(2) 条下的新增事项、授权后第 123(3) 条下的不允许扩大保护范围、对未公开放弃的严格处理、中间概括、审查中的清楚性异议，以及使用说明书和附图解释权利要求。这些机制可能很严厉，但它们并不同于在诉讼中禁止通过等同原则重新夺回被放弃主题的规则。

从审查策略看，EPO 的教训不同于美国。在 EPO 面前，更直接的风险往往是制造修改依据、新增事项或清楚性问题。但 EPO 中的陈述仍应以诉讼为背景来起草，因为国家法院和 UPC 对审查记录的考虑可能不同于 EPO 上诉委员会。

IV. 韩国：有意识排除，而非机械性放弃

韩国承认审查历史禁反言的功能性对应制度，但韩国法理比美国式 Festo 推定更具语境性。在权利要求解释中，韩国法从权利要求语言出发。权利要求界定受保护的发明，说明书、附图、公知常识和审查历史可以用于理解权利要求语言的技术含义。但韩国相关指引提醒，审查历史材料不应被用来将权利要求文字扩张或缩小到其合理可承载范围之外。See Patent System of the Republic of Korea, WIPO Patent Judicial Guide § 8.5.1.2。

更接近审查历史禁反言的制度出现在韩国的等同原则中。韩国等同分析包括积极要件——解决原理相同、作用效果实质相同以及替换容易——也包括消极要件，包括被控或被比较技术不得是可自由实施的公知技术，以及被替换要素不得在审查中被有意排除在权利要求范围之外。专利权人承担积极要件的举证责任，被控侵权人承担消极要件的举证责任。See id. § 8.5.2.3。

重要的细化在于，韩国法并不将每一次缩限修改视为自动放弃原权利要求与修改后权利要求之间的全部范围。在 Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.) 中，韩国最高法院认为，某一构成是否被有意识地排除在权利要求之外，应综合考虑说明书、审查过程中审查员的观点、申请人的修改和书面意见、申请人的意图以及修改理由。法院明确拒绝仅通过机械比较修改前后权利要求文字，就认定所有中间构成都被有意识排除。

2022Hu10210 的事实说明了这一点。申请人在审查期间删除了“prodrug ester”语言，但最高法院认定被控 dapagliflozin formate 并未被有意识地排除在权利要求范围之外。法院维持下级法院关于被控主题仍落入被主张权利要求等同范围的结论，并驳回了“删除本身即产生审查历史禁反言”的主张。Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)。

因此，韩国方法更接近一种基于意图或记录的“有意识排除”审查，而不是明线的修改—放弃规则。例如，如果申请人为避开驳回中引用的现有技术而缩小权利要求，并且整体记录显示其意图排除该现有技术构成，则可能认定有意识排除。但该推论必须来自包括修改理由在内的整个审查记录。缩限修改是有力证据，但不是决定性证据。

在韩国审查实践中，答复应清楚说明修改目的。如果修改是为了应对特定驳回，记录应标明该有限目的。代理人应避免不必要地表示未请求保护的变体属于发明本身之外，尤其是在这些变体日后可能成为重要等同物的情况下。

V. 日本：第五项 Ball Spline 要件与客观排除

日本也承认审查历史禁反言的功能性对应制度，但该制度嵌入等同原则，而不是以单独的美国式禁反言法理呈现。日本《专利法》第 70 条规定，专利发明的技术范围以权利要求为基础确定，权利要求用语应结合说明书和附图解释。Tokkyo Hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 70 (Japan)。

日本最高法院在 Ball Spline Bearing 案中承认了等同原则。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan)。五项要件为：差异要素不是发明的本质部分；替换能够达到发明目的并产生相同效果；本领域技术人员在制造或侵权时能够容易想到该替换；被控产品与申请时的公知技术既不相同，也不能由其容易想到；并且不存在特别情形，例如在审查中将被控产品排除在权利要求之外。

第五项要件是关键比较点。它询问是否存在排除等同的“特别情形”，包括申请人在审查中有意将被控产品或方法排除在权利要求范围之外的情形。在这一点上，日本类似于审查历史禁反言，但结构不同。日本的审查并不是由美国式推定触发，即每一次因可专利性理由所作的缩限修改都放弃整个中间范围。相反，问题是专利权人的行为是否在客观上支持将被控变体视为被排除。

现代细化来自 Maxacalcitol。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan)。最高法院认为，申请人未请求保护可预见替代方案这一事实本身，并不构成阻却等同的特别情形。法院解释说，若客观且外在地清楚表明申请人认识到该替代方案可替代所要求的结构却仍将其排除在权利要求之外，则可能存在特别情形。

这一区分至关重要。在 Maxacalcitol 中，被控工艺使用的是 trans-form 维生素 D 结构，而不是权利要求中的 cis-form 结构。被控侵权人主张，专利权人本可以请求保护 trans-form 结构，因此应被禁止主张等同。最高法院驳回了该论点，因为记录并未客观、外在地显示申请人认识到 trans-form 结构可作为替代物并故意将其排除在权利要求之外。Maxacalcitol, Hei 28 (Ju) No. 1242。

因此，日本具有有意义但有限的审查历史禁反言对应制度。第五项 Ball Spline 要件可以在申请人行为客观表明排除时阻却等同。但单纯可预见性本身并不足够。这使日本更接近韩国的记录敏感型有意识排除审查，而非美国的 Festo 推定。

在日本审查实践中，答复应避免让未请求保护的替代方案看起来像申请人明知可替代却故意不请求保护的方案。如果缩限修改只是为了区分引用文献或澄清语言，答复应明确说明。可能时，应在说明书和从属权利要求中保留具有商业重要性的替代方案。

VI. 中国：被放弃的技术方案、诚实信用以及相邻的捐献原则

中国的对应制度比韩国和日本版本更直接，因为中国司法法理明确排除在侵权诉讼中重新纳入已放弃的技术方案。该规则植根于一致性、诚实信用以及审查和无效记录的公众通知功能。

中国侵权分析承认等同原则，但该原则受到若干限制。最高人民法院将禁反言规则描述为对等同原则的限制，目的在于要求当事人诚实信用，并防止专利权人在侵权诉讼中以与专利授权和确权程序中所持立场不一致的方式解释权利要求。See Patent System of China, WIPO Patent Judicial Guide § 4.3.2.5。

核心规则见于最高人民法院 2009 年专利侵权司法解释第 6 条。该条规定，专利权人或者申请人在授权或者无效程序中通过对权利要求书、说明书的修改，或者通过陈述放弃了某一技术方案的，人民法院不支持专利权人在侵权诉讼中将该技术方案纳入专利权保护范围的主张。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China)。

这使中国比 EPO 更接近美国。审查或无效程序中的陈述，日后可以在侵权诉讼中作为排除规则发挥作用。但中国术语不同。问题并不是 Festo 推定是否适用；问题是特定“技术方案”是否在授权或无效程序中通过意见陈述或修改被放弃。重点在于被放弃的方案、行政记录以及专利权人后来试图重新纳入该方案的行为。

后续解释中的限定很重要。最高人民法院第二个专利侵权司法解释第 13 条规定，权利人能够证明对权利要求书、说明书及附图所作的缩限性修改或者陈述在专利授权确权程序中被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述没有导致该技术方案的放弃。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China)。

该限定防止过度解读审查记录。如果申请人作出了缩限性陈述，但专利局或后续审查机构并未将该陈述作为授权或维持有效的依据接受，禁反言的理由就较弱。中国指引还表明，在判断缩限性陈述是否被“明确否定”时，法院会考虑决定机关最终是否采纳该陈述，以及专利是否基于该陈述被授权或被维持有效。

中国还存在相邻但不同的捐献原则。2009 年最高人民法院解释第 5 条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而未在权利要求中记载的技术方案，人民法院不支持专利权人在侵权诉讼中将其纳入专利权保护范围的主张。这在分析上不同于审查历史中的放弃。禁反言关注专利权人通过修改或论点放弃了什么；捐献关注专利权人公开了但没有请求保护什么。两项原则都限制日后通过等同原则扩张，但它们依据不同记录和不同理论运作。Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6。

在中国审查和无效实践中，原始审查和授权后程序都需要格外谨慎。为取得授权、维持有效或区分某一文献而作出的陈述，日后可能界定被放弃的技术方案。同时，具有商业重要性的替代方案不应仅在说明书中公开；可能时，应将其写入权利要求，因为已公开但未请求保护的方案可能被视为捐献给公众。

VII. 比较综合

各辖区大致可以归为三类。

第一类是美国。美国法具有正式的审查历史禁反言法理、独立的审查历史放弃法理，以及将审查历史作为权利要求解释内在证据的稳固传统。在等同原则进入分析之前和之后，审查记录都很重要。

第二类是 EPO。EPO 在权利要求解释中使用说明书和附图，并根据 EPC 严格规范修改，但在 EPC 程序中不承认美国式审查档案禁反言。审查历史可以提供技术语境，但在 EPC 下不作为具有约束力的放弃法理发挥作用。

第三类包括韩国、日本和中国。这些辖区承认禁反言的功能性对应制度，但并不是美国 Festo 的复制。韩国和日本询问申请人是否有意或客观地排除了被控构成。中国询问专利权人是否在授权或确权程序中通过修改或陈述放弃了技术方案。

比较表

问题	美国	EPO	韩国	日本	中国
最接近的法理	审查历史禁反言；审查历史放弃	EPC 程序中不存在真正的审查档案禁反言	有意识或有目的排除	第五项 Ball Spline“特别情形”要件	被放弃的技术方案；相邻的捐献原则
主要法律场景	侵权诉讼中的权利要求解释与等同原则	审查、异议、限制、上诉；侵权由 EPO 之外处理	等同原则及与范围相关的程序	侵权诉讼中的等同原则	由授权和无效记录影响的侵权诉讼
触发因素	缩限修改或申请人的明确放弃	EPC 实务下不存在具有约束力的禁反言触发因素	整个审查记录显示排除意图	显示有意排除的客观且外在可见的行为	放弃某一技术方案的修改或意见陈述
机械效果？	符合条件的缩限修改后产生 Festo 推定	无	无；仅有缩限修改并不足够	无；仅未请求保护可预见替代方案并不足够	更直接，但若缩限立场被具体否定，则不构成放弃
相邻法理	公开—捐献法理	新增事项；第 123(3) 条；第 69 条下的权利要求解释	公知技术/自由实施限制	公知技术限制和特别情形	针对已公开但未请求保护技术方案的捐献原则

VIII. 结论

审查历史并不是全球统一的法理，也不应将非美国制度描述为 Festo 的简单变体。美国仍是正式审查历史禁反言制度最清楚的例子：为与可专利性相关的理由所作的缩限修改，可以推定性地阻止专利权人通过等同原则重新夺回被放弃的范围。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002)。美国法还赋予审查历史在普通权利要求解释和审查历史放弃中的重要作用，尤其在申请人的修改和陈述明确区分审查员引用的现有技术时如此。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003)。审查员的授权理由可以帮助理解权利要求含义，特别是当其呼应申请人自己的缩限论点时；但单方审查员陈述和申请人的沉默通常不应产生放弃。Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345–47 (Fed. Cir. 2005)。

EPO 则独立成类。尽管 EPC 要求结合说明书和附图解释权利要求，且 EPO 实务严格监管新增事项和保护范围扩大等修改问题，EPO 程序并不承认美国式审查档案禁反言。审查记录可能提供技术语境，但在 EPC 下不作为具有约束力的禁反言法理发挥作用。See Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2; T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024)。

韩国、日本和中国提供更接近的功能性对应制度，但各自采用自己的法理结构。韩国的有意识或有目的排除法理要求全面审查审查记录，并拒绝仅基于缩限修改自动认定放弃。问题不是申请人在抽象意义上是否缩小了权利要求，而是整体记录——包括审查员观点、修改、申请人论点、修改理由和申请人意图——是否显示特定被控构成被有意识地排除。Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)。

日本同样通过等同原则处理该问题，具体而言是第五项 Ball Spline 要件：不存在阻却等同的“特别情形”。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan)。最高法院的 Maxacalcitol 判决确认，仅未请求保护可预见替代方案并不足够；专利权人的行为必须客观且外在地表明其认识到该替代方案可作为替代物并故意将其留在权利要求之外。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan)。

中国的法理更直接地具有排除性。若专利权人或申请人在授权或无效程序中通过修改或意见陈述放弃某一技术方案，中国法院通常不会允许专利权人在侵权诉讼中重新纳入该方案。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China)。但限定同样重要：若专利权人证明缩限修改或陈述在授权或确权程序中被明确否定或未被采纳，则放弃可能不适用。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China)。中国的捐献原则属于同一类限制权利要求范围的制度，但应在分析上保持独立：捐献关注说明书或附图中公开但未请求保护的技术方案，而审查历史放弃关注通过修改或论点放弃的主题。Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6。

对专利代理人的实践启示是，应将审查历史作为未来诉讼证据来起草。在各辖区中，修改应与所应对的具体驳回相联系；答复应避免不必要的“发明层面”承认；具有商业重要性的替代方案应尽可能保留在权利要求中，而不只是写入说明书。法律后果各不相同——美国是推定性放弃，EPO 不存在真正的审查档案禁反言，韩国是有意识排除，日本是特别情形，中国是被放弃的技术方案——但战略纪律相同：为取得授权或维持有效性，只说必要的话，不多说。