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Divergent Patent Law博客
关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论与分析。


面向专利律师的马德里议定书:PCT类比、巴黎优先权陷阱,以及马德里为何不是PPH
执行摘要: 马德里议定书不应被理解为一项全球商标权,也不是《专利合作条约》(“PCT”)在商标领域的完整对应制度;更准确地说,它是一套集中提交申请和管理商标组合的机制,将保护请求送交各被指定商标主管机关,由其依据当地法律进行审查。PCT通常通过国际检索、初步评价和推迟进入国家阶段,为申请人争取时间并提供可专利性信息;马德里体系则要求申请人在申请时选定地域,不提供国际层面的可注册性意见,并迅速将案件送入各地域的审查程序。巴黎公约规定相关优先权规则,其中商标的优先权期限为六个月,而非专利律师所熟悉的十二个月。错过该期限通常不会使一件在其他方面合格的马德里申请无效,但会导致其丧失较早的效力日期,并暴露于其间出现的申请、注册和使用所产生的风险;与PCT附条件的两个月优先权恢复程序不同,如果国际申请首次提交时已经超过六个月期限,马德里体系没有恢复优先权的一般性机制。马德里体系也不能与专利审查高速路(“PPH”)相提并论,后者只是根据另一主管机关的有利审查成果加快专利审查。马德里体系在战略上的主要复杂性,在于国际注册对基础申请或基础注册的五年依附期;不过,在
Brandon Theiss
9月1日讀畢需時 18 分鐘


申请人不必然是所有权人:雇员发明的美国专利申请
执行摘要:本文说明,对于雇员发明,依据35 U.S.C. § 118和Rule 1.46将雇主列为申请人,通常比将雇员发明人列为申请人更有利于保持程序连续性和公司控制,尤其是在雇员日后离职、无法联系或者拒绝配合的情况下。雇主作为申请人,可以在不依赖前雇员的情况下指挥专利申请审查程序、指定代理人,并在符合法定条件时签署替代声明;但申请人身份本身既不转移所有权,也不能弥补缺失的转让。因此,公司应当在雇员尚可配合时取得并登记有效的转让文件,保存转让义务的证据,并完成针对专利事项的离职审查。这些所有权记录还会影响现有技术判断,因为35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)规定的例外,取决于截至所要求保护发明的有效申请日,相关发明是否由同一主体共同所有,或者是否均受向同一主体转让的义务约束,而不取决于谁被列为申请人。 I. 引言 当雇员开发出可申请专利的发明时,公司及其专利代理人必须回答一个看似简单、实则不然的问题:在美国专利申请中,应当将谁列为申请人?如果雇员构思了权利要求所述主题,就必须将该雇员列为发明人。但雇员
Brandon Theiss
8月31日讀畢需時 27 分鐘


未列于专利首页,仍属专利局在案:母申请现有技术与 § 325(d)
内容提要:本文考察,即使某项文献未出现在涉案专利的专利首页,在母申请审查过程中引用或考虑的现有技术是否仍可支持依据 35 U.S.C. § 325(d) 酌情拒绝启动多方复审(inter partes review,IPR)。本文说明,MPEP § 609.02 允许美国专利商标局(USPTO;下称“专利局”)在直接母申请中考虑的信息无需仅为供审查员考虑而再次提交,即可延续至继续申请;因此,审查记录比专利首页更具证明力。根据 Advanced Bionics 和 Ecto World,即使某项文献从未被用于驳回,经审查员签注的信息披露声明(IDS)也可能满足 § 325(d) 分析的第一部分;更关键的问题是,请求人能否证明存在对涉案权利要求的可专利性具有实质影响的专利局错误。Kewazinga 为将这一原则适用于直系在先申请提供了有说服力的依据,但美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)尚无判决直接解决该问题,专利审判和上诉委员会(PTAB)也拒绝将这一推理一概扩展至平行同族申请或远缘旁系申请。实践要义在于,§ 325(d)...
Brandon Theiss
8月29日讀畢需時 17 分鐘


一份说明书,六项发明美国与中国的继续申请及分案申请实务
内容提要 本文阐释在美国和中国的实务中,应如何将一份披露A至F各项发明的专利说明书拆分为后续申请。在美国,对于受到限制的发明B和C,通常应及时提交分案申请,以最大限度地获得35 U.S.C. § 121项下的保护;而对于A3以及此前未提出权利要求的发明D至F,只要原始披露提供充分支持并且在申请链中维持不间断的共同待审关系,通常可依据§ 120在继续申请中对其提出权利要求。相比之下,中国不存在一般性的继续申请机制:具有商业重要性的主题通常必须在原申请的分案申请期限届满前纳入及时提交的分案申请;除审查员因申请不符合单一性要求而要求分案这一狭窄例外外,一项待审的分案申请通常不会延长该期限。比较结果表明,协调跨法域专利组合时,应在各司法管辖区有意采用不同的申请架构,而不应试图在中国照搬美国的继续申请实务。 引言 一份专利说明书所披露的内容,可能远多于首次申请中提出权利要求的内容。这在平台技术、产品系列和研究计划中十分常见:一份披露文件可能描述一个核心构思、若干彼此不同的实施方案,以及日后可能具有商业重要性的其他发明。棘手的问题不在于说明书是否
Brandon Theiss
8月27日讀畢需時 25 分鐘


从 PCT 检索到美国快速通道:在第 371 条国家阶段中使用专利审查高速公路
执行摘要:依据 35 U.S.C. § 371 进入美国国家阶段的申请,可以通过专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)获得加速审查资格;但是,仅列有“A”类文献的国际检索报告本身并不能证明具备资格。申请人必须审查最新的相关 PCT 书面意见或国际初步报告,并确认至少一项权利要求在新颖性、创造性和工业适用性方面获得了肯定性结论;代理人还必须评估任何检索限制、缺乏单一性的认定或第 VIII 栏意见,并确保每一项待审美国权利要求均与获得肯定评价的主题充分对应。当申请人在通常的 30 个月处理开始日期之前寻求加速时,PPH 请求必须与有效的国家阶段提前处理请求以及相应 § 371 要求的满足相协调。PPH 可以在无需另行缴纳请愿费的情况下提供显著加速,但它不会约束美国审查员的独立分析,也不保证授权。因此,PPH 的最大价值出现在 PCT 权利要求从起草和审查阶段就已经以预期的美国权利要求架构为目标时,使申请人能够在不牺牲商业上重要的权利要求范围或法定类别的情况下获得速度。 I.
Brandon Theiss
8月25日讀畢需時 16 分鐘
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