先检索,后审慎撰写:特定文献式背景技术如何支持专利适格性并保留权利要求含义
- Brandon Theiss
- 8月5日
- 讀畢需時 22 分鐘

执行摘要:有意识的申请前现有技术检索可以作为一种说明书设计工具,而不仅仅是专利性筛查。通过识别“框架性文献”、准确描述其架构和局限,并将每一项差异与权利要求中的技术机制相连接,申请人可以建立一份内在记录,用以支持 35 U.S.C. § 101 下的专利适格性,并为后续权利要求解释提供依据。该记录可能使专利权人能够证明,后来被引用的文献采用了背景技术中所描述的同一传统架构,因而缺少权利要求的区别性限定。不过,本文强调,这些效果具有程序场域上的特异性:申请人承认的现有技术在审查、IPR 和联邦地区法院诉讼中的处理方式不同,而权利要求解释仍然是一项独立的内在记录分析。本文还区分 Rule 56 的披露义务与可选择的实质性特征描述,并区分 Ekchian 下的审查历史免责声明与 Thorner、SciMed 和 Indivior 下的说明书放弃。归根结底,本文认为,严谨且与权利要求相挂钩的背景技术撰写,可以形成有价值且持久的边界——前提是申请人接受这些同一边界也会约束其有效性和侵权主张。
I. 引言
专利撰写人常被教导要把背景技术视为一种责任风险。每一句话都可能被描述为承认,每一项对早期系统的批评都可能被援引为说明书放弃,而每一处对“本发明”的描述日后都可能被用来缩小权利要求。传统反应可以理解:让背景技术保持简短、概括且不作承诺。
这种做法避免了一些风险,但也制造了其他风险。当一项已授权专利后来受到 35 U.S.C. § 101 攻击时,专利权人可能需要说明书来表明,权利要求涉及的是具体的技术改进,而不是用通用工具实现的期望结果。当后续现有技术挑战取决于某一权利要求术语的含义时,专利权人可能需要内在记录来确立本领域普通技术人员在申请日会如何理解该术语的技术语境。经过有意识撰写的背景技术在这两种场景中都可能有帮助。事实上,一个有意且谨慎划定边界的排除可以成为积极资产:如果后来的挑战者依赖于采用被排除的传统架构的文献,专利权人可以援引申请日形成的边界,说明该文献缺少权利要求的区别性限定。
因此,更好的做法既不是最大限度沉默,也不是最大限度批评。更好的做法是在撰写前进行检索,识别真正界定所要求保护进步的文献,并以技术上的精确性处理每一篇这样的框架性文献。就本文而言,“框架性文献”是指其架构、运行方式或局限有助于定义所要求保护的技术进步的文献;该术语并不表示该文献在 37 C.F.R. § 1.56(b) 下“对专利性具有重要性”。对于每篇文献,申请文件应说明该文献肯定地公开了什么,识别其没有描述的具体限定或关系,并将该差异连接到权利要求所承载且在具体实施方式中得到肯定支持的机制。其他检索结果在 Rule 56 要求时应当提交;在其他情况下,也可以列明而不作实质性特征描述。目的不是把背景技术变成一份辩论书状,而是建立一份技术上连贯、申请人准备在专利整个生命周期内接受的内在记录。
II. 作为说明书设计工具的检索
申请前检索通常被视为评估 35 U.S.C. §§ 102 和 103 下新颖性与非显而易见性的一种方式。这只是其价值的一部分。严谨的检索还会识别该领域的术语、最接近的技术架构、各个组成部件已经执行的功能,以及在审查或诉讼中可能重要的差异。这些发现不应只影响最初的权利要求组。它们还应塑造背景技术、发明内容、具体实施方式、附图、替代实施方式以及继续申请策略。
对于每一篇框架性文献,撰写人都应能够回答五个问题。该文献实际公开了什么布置或过程?该布置带来了什么技术局限?申请人的方案中,什么部件关系、数据流、控制步骤或顺序发生了变化?这种变化如何产生所主张的技术效果?权利要求在哪里记载了承担该效果的机制?如果申请文件无法回答全部五个问题,该草稿可能正在依赖未要求保护的优点或缺乏支持的区别。
逐篇文献处理还可以防止现有技术被压缩成一个不精确的集合。一篇文献可能公开服务器,另一篇文献可能公开对等节点,第三篇文献可能使用跟踪路由进行网络测试。若把三者简单描述为“传统系统”,可能会掩盖所要求保护的有序组合,并可能无意中暗示该组合本身也是传统的。分开处理使申请文件能够区分部件层面已知的内容与被称为具有发明性的特定布置或用途。不过,背景技术不应通过解释本领域普通技术人员为何会组合这些文献来提供显而易见性理由。其功能是保留技术语境,而不是替挑战者完成组合分析。
准确性也很重要,因为将主题标记为“现有技术”可能产生实质性后果。专利局将申请人把他人工作识别为现有技术的陈述视为一种承认,可用于专利性分析。See In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571 (C.C.P.A. 1975); MPEP § 2129. 因此,背景技术应避免没有支持地陈述被引文献的每个特征都是传统的、已公开知晓的或在法律上可作为现有技术使用。通常,“文献 A 描述了……”比“现有技术确立了……”更准确;“文献 A 未明确描述 X”通常也比“传统系统不能执行 X”更安全。
Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365, 1375–78 (Fed. Cir. 2023) 说明了公开与特征描述之间的区别。在该案中,联邦巡回上诉法院解释说,申请人对被引文献进行特征描述的程度,会影响该文献在权利要求解释中可提供多少信息。单纯的 IDS 列明并不构成承认,即来自无关审查历史的陈述控制该专利权利要求的含义。Id. at 1376–78. 实质性的背景技术讨论则不同:其目的就是对技术作出某种说明。这种增加的有用性也带来增加的责任。
III. 申请人承认的现有技术取决于程序场域
申请人对他人工作进行实质性识别并称其为现有技术,可能形成申请人承认的现有技术(applicant-admitted prior art,“AAPA”),但其后果具有程序场域上的特异性。同一陈述可能在原始审查中支持驳回,在当事方复审中具有受限的证据作用,影响联邦地区法院的有效性分析,并且即使完全不作为现有技术,也可能影响权利要求解释。因此,背景技术中的承认在授权后并不具有一个普遍适用的效果。
申请人的披露义务不同于是否对某一文献进行实质性特征描述。Rule 56 不施加一般的专利性检索义务。MPEP § 609. 然而,一旦受该规则约束的个人知道某信息对专利性具有重要性,该信息就必须向专利局披露。37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP §§ 2001.04–2001.06. 在 Rule 56 下,信息具有重要性,是指其非累积,并且单独或与其他信息结合能够确立一项表面成立的不具专利性理由,或者反驳或不一致于申请人在反对不具专利性或主张专利性时所采取的立场。37 C.F.R. § 1.56(b).
该义务适用于每一项待审权利要求,并持续至专利授权。MPEP § 2001.04. 单纯的 IDS 列明并不是承认被引信息是针对权利要求的现有技术,MPEP § 2129(IV);IDS 本身也不是承认该信息在 Rule 56 下具有重要性,37 C.F.R. § 1.97(h). 因此,披露与实质性特征描述是两个不同的问题。
A. 审查:承认可支持驳回,但单纯 IDS 不会
在审查期间,USPTO 将申请人把他人工作识别为“现有技术”的陈述视为一种承认,可用于新颖性和显而易见性判断,即使所承认的主题本身并不独立符合 § 102 的法定类别。MPEP § 2129(I)–(II); In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571 (C.C.P.A. 1975). 该原则通常不会在没有法定基础的情况下把发明人自己的工作转化为现有技术。Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354–55 (Fed. Cir. 2003). 单纯的 IDS 列明也不会形成这种承认。37 C.F.R. § 1.97(h); MPEP § 2129(IV).
B. 当事方复审:§ 311(b)、Qualcomm 与 2025 年 USPTO 政策
IPR 实务比原始审查更窄。§ 311(b) 只允许请求人基于 §§ 102 或 103 挑战权利要求,并且只能基于由专利或印刷出版物构成的现有技术。35 U.S.C. § 311(b). 出现在被挑战专利中的现有技术描述,并不会仅因该描述印在专利中而本身成为现有技术专利或印刷出版物。
因此,在 Qualcomm Inc. v. Apple Inc.(“Qualcomm I”)中,联邦巡回上诉法院认定,AAPA 不能构成 IPR 理由的基础。24 F.4th 1367, 1373–77 (Fed. Cir. 2022). 法院并未将 AAPA 从程序中一概排除;它承认,承认可以作为本领域普通技术人员背景知识的证据。Id. at 1375–77.
在发回后,委员会采纳了一项“结合使用”规则,即只要请求书将 AAPA 与合格专利或印刷出版物结合使用,AAPA 就不构成某一理由的基础。联邦巡回上诉法院在 Qualcomm Inc. v. Apple Inc.(“Qualcomm II”), 134 F.4th 1355, 1364–68 (Fed. Cir. 2025) 中驳回了该一概规则。将 AAPA 与合格的文献性现有技术搭配使用并不会自动治愈问题;问题在于 AAPA 是否实际构成该理由的基础或基础的一部分。Id. at 1365–68.
对于 2025 年 9 月 1 日或之后提交的 IPR 请求书,现行 USPTO 政策执行 37 C.F.R. § 42.104(b)(4),要求请求书识别每一项权利要求要素出现在所依赖的现有技术专利或印刷出版物中的位置。AAPA、专家证言、常识以及其他形式的一般知识不得补足缺失的权利要求限定。它们仍可用于支持组合动机、证明本领域普通技术人员的知识,或解释该人员会如何理解合格文献的公开。Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property & Acting Director, U.S. Patent & Trademark Office, to Members of the Patent Trial & Appeal Board, Enforcement and Non-Waiver of 37 C.F.R. § 42.104(b)(4) and Permissible Uses of General Knowledge in Inter Partes Reviews 1–3 (July 31, 2025).
这些限制是 IPR 特有的。35 U.S.C. § 321(b) 下的授权后复审允许更广泛的理由,因此不应把“授权后挑战”说得好像每一种 PTAB 程序都有相同的证据限制。
C. 联邦地区法院有效性诉讼:§ 311(b) 不适用
联邦地区法院有效性诉讼不受 § 311(b) 的专利和印刷出版物限制,也不受 2025 年 USPTO 政策约束。被告可以援引 35 U.S.C. § 282(b) 下可用的理由,但须受有效性推定以及明确且令人信服的证据标准约束。See Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). 说明书中关于现有技术的承认可成为后续显而易见性分析中的证据,并可能在该分析中约束专利权人。PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc., 491 F.3d 1342, 1362 (Fed. Cir. 2007). 因此,IPR 限制并不会使联邦地区法院中的草率背景技术特征描述变得无害。
D. 权利要求解释:内在证据是一项独立分析
权利要求解释并不询问背景技术本身是否符合现有技术资格。权利要求应在整个专利的语境中解读,而说明书通常是其含义的最重要来源。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 因此,即使 § 311(b) 阻止请求人将背景技术陈述作为 IPR 理由的基础,背景技术陈述仍可能作为限制权利要求的内在证据发挥作用。
特征描述的程度很重要。Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365, 1375–78 (Fed. Cir. 2023) 中,单纯的 IDS 引用并未承认无关审查历史中陈述的真实性,也没有使那些陈述成为控制性内在证据。实质性的说明书比较、明示定义以及明确无误的排除,是不同的撰写行为。说明书中的词典式定义或放弃,在教义上也不同于审查历史免责声明。
IV. 建立与权利要求相挂钩的 § 101 记录
申请前检索可以提供必要的事实基础,用以解释为什么所要求保护的布置是一种技术解决方案,而不仅仅是在计算机上执行的期望结果。在 Alice Corp. v. CLS Bank International 的两步框架下,法院首先询问权利要求是否指向不适格概念;如果是,则询问该权利要求是否包含足以将该概念转化为专利适格应用的发明构思。573 U.S. 208, 217–18, 221 (2014). 说明书可以帮助在第一步识别所要求保护进步的焦点,也可以在第二步解释为什么由熟悉部件构成的特定布置并非只是众所周知、常规且传统的活动。
检索本身并不确立适格性。新颖性和适格性仍然是不同的问题。See Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 188–89 (1981). 被检索到的文献没有某一要求保护特征,也不会自动提供发明构思。检索的价值是实践性的:它迫使申请人界定技术基线,分离出改变该基线的机制,并在申请前围绕该机制使权利要求与公开内容保持一致。说明书可以阐明权利要求,但不能仅因某个未要求保护的技术解决方案出现在书面说明中,就把该解决方案导入权利要求。See ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 766–70 (Fed. Cir. 2019).
联邦巡回上诉法院的判例反复显示这种一致性的重要性。在 Enfish, LLC v. Microsoft Corp. 中,说明书解释自引用数据库表如何不同于传统数据库结构并改进计算机功能,这有助于确立权利要求指向的是具体改进,而非抽象思想。822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016). 在 BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC 中,法院解释说,发明构思可以存在于熟悉部件的非常规有序组合中。827 F.3d 1341, 1350–52 (Fed. Cir. 2016). 在 McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. 中,权利要求用于生成自动动画的具体规则之所以重要,是因为其要求保护的是特定过程,而不是生成准确唇形同步这一结果。837 F.3d 1299, 1313–16 (Fed. Cir. 2016).
A. CosmoKey:为何逐篇文献的精确性重要
CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC 直接说明了分别且准确处理所识别文献的价值。该专利的背景技术描述了三种早期移动电话认证技术。地区法院将该讨论解读为承认后来记载的认证序列是众所周知、常规且传统的。联邦巡回上诉法院驳回了这种解读,因为三篇文献均未教导最后四个要求保护的步骤,包括对通常处于非活动状态的认证功能进行定时激活、传送其活动状态以及自动停用。15 F.4th 1091, 1095–99 (Fed. Cir. 2021).
在上下文中阅读时,背景技术把早期技术与所要求保护的序列区别开来,并解释该序列如何在降低复杂性的同时提高安全性。联邦巡回上诉法院认为,该有序组合为计算机实现的认证提供了具体改进,并在 Alice 第二步撤销了 Rule 12(c) 下的不适格性判决。Id. at 1097–99. 该案并不确立每一项检索结果都应写入说明书。它确立的是更有纪律的命题:当背景技术讨论多篇文献时,分开且技术上准确的处理,可以防止该讨论被误读为承认所要求保护的组合本身是传统的。
B. 以 Cooperative Entertainment 作为撰写范式
Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollective Technology, Inc. 提供了一个特别有用的例子,说明以现有技术为基础的说明书如何支持适格性立场。50 F.4th 127, 129–36 (Fed. Cir. 2022) (“Cooperative I”). 该专利涉及通过动态对等网络分发大文件。其说明书描述了早期的技术基线:视频流通常由内容分发网络(content-distribution network,CDN)控制,由发端 CDN 服务器分发内容。所要求保护的系统则使用同时消费相同内容的对等节点,在受控网络和 CDN 之外分发内容。它还在分段所请求内容时使用跟踪路由。Id. at 129–31.
该说明书并不只是断言这种方法更好。它描述了改变后的网络架构,解释内容如何通过该架构移动,并识别了具体效果,包括更平滑的播放、更少的缓冲、更高的冗余性和效率、更低的 CDN 成本以及对客户端设备能力的更充分利用。Id. at 131–33. 这些细节提供的是技术解释,而不是一份愿望式的优点清单。
在地区法院依据 Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6) 驳回侵权起诉、认定权利要求不具适格性后,该记录变得重要。地区法院将该专利描述为使用通用计算机部件和传统技术实现“准备和传输数据”的抽象思想。联邦巡回上诉法院并未解决双方在 Alice 第一步的争议。相反,它认为,两项可合理主张的发明构思阻止了在第二步驳回案件:一种在 CDN 控制之外运行的特定动态对等架构,以及在内容分段中使用跟踪路由。Cooperative I, 50 F.4th at 131.
结果取决于一致性。权利要求语言记载了所主张的机制;书面说明解释了这些机制如何不同于并改进早期架构;审查历史保留了相关技术区别;修改后的起诉状则合理主张这些机制并非众所周知、常规或传统。Id. at 131–35. 这份协调一致的记录产生了事实争议,不能在诉状阶段作出不利于专利权人的解决。Id. at 133, 135–36; see also Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–70 (Fed. Cir. 2018).
该判决回应了一个反复出现的反对意见:单个部件可能是传统的,但所要求保护的布置并不因此就是传统的。§ 101 并不要求申请人发明每一台计算机、服务器或网络节点。如果所主张的进步存在于这些部件的特定关系或运行方式之中,权利要求就应记载该布置,说明书也应解释其如何改进技术。Cooperative I 驳回了这样一种主张:传统 P2P 网络和 CDN 的存在已经终结分析;即使使用标准计算设备,对网络的有用改进仍可能具有专利适格性。50 F.4th at 135.
程序上的限制同样重要。Cooperative I 并未最终认定权利要求具有专利适格性。它只是认定,起诉状和内在记录包含了足以击退 Rule 12 动议的可合理主张的发明构思。Id. at 135–36. 该案也没有认定诸如“提高效率”或“非传统”之类的结论性措辞会自动产生事实争议。所主张的效果与特定的要求保护架构相联系,说明书解释了该架构如何运行。后来的起诉状可以重复并语境化申请日形成的说明,但不能安全地用诉讼中创造的技术理论替代专利中缺失的解释。
因此,撰写教训是具体的。对于每一篇框架性文献,背景技术应识别该文献实际的技术布置。申请文件应识别与该布置相关的运行约束,解释所公开发明通过什么机制改变该约束,并利用具体实施方式和附图显示相关部件关系、时序、数据流或控制路径。独立权利要求应承载适格性立场预期所依赖的关系;从属权利要求应保留更窄的实施方式和替代的适格性立场。
C. 适格性立场必须仍然是侵权立场
Cooperative Entertainment 后续历史揭示了这种具体性的代价。发回后,Cooperative 未能主张被控产品使用跟踪路由来分段内容。随后,它试图把权利要求描述为使用跟踪路由来分段对等网络,而不是分段内容。联邦巡回上诉法院认定,该新理论已被放弃并受司法禁反言约束,因为 Cooperative 此前曾通过主张跟踪路由用于分段内容而胜诉;权利要求语言和内在记录也确认了同一理解。Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollective Technology, Inc., No. 2024-1550, slip op. at 5–10 (Fed. Cir. Dec. 16, 2025) (nonprecedential) (“Cooperative II”). 因而,曾帮助该专利抵御适格性驳回的区别,也限制了专利权人后来的侵权理论。
这一后续发展体现了检索导向撰写的核心原则:被援引用作发明构思的机制,必须被视为发明范围的真实组成部分。申请人不应在适格性问题上依赖狭窄的技术叙事,却又期望针对被控产品采用更宽且不一致的叙事。
V. 针对后续现有技术保留权利要求含义
同样的特定文献式讨论,日后在挑战者将新的现有技术映射到权利要求时也可能重要。权利要求术语应在整个专利的语境中解读,而说明书往往是其含义的最重要来源。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc). 若背景技术准确识别申请日的架构以及有争议部件所执行的角色,它可以帮助说明,表面相似的文献并没有公开本领域普通技术人员会理解的该限定。
正确的命题并不是说,每当后来出现现有技术时,专利权人都可以缩小权利要求。法院不会仅为保全有效性而重写权利要求。相反,申请日的内在记录可能确立某一术语本来就具有特定技术含义,或本来就要求某一特定关系。如果被援引的文献缺少经正确解释的该限定,它就不能使该权利要求缺乏新颖性,也可能无法支持所提出的显而易见性组合。
A. IBM v. Iancu:积极权利要求解释的例子
在 International Business Machines Corp. v. Iancu 中,Patent Trial and Appeal Board 将“federated computing environment”解释得足够宽,以至于包括单一企业内的两个计算机系统。759 F. App'x 1002, 1007–09 (Fed. Cir. 2019) (nonprecedential). 联邦巡回上诉法院驳回了这种解读。该专利的背景技术解释了在一个企业内部运行的系统与涉及不同企业之间合作关系的联合之间的区别。随后,说明书以企业间关系的术语定义并反复描述了联合环境。Id. at 1007–08. 整体阅读时,内在记录要求多个企业。
这种解释实质性影响了现有技术分析。联邦巡回上诉法院撤销并发回了一项当事方复审,因为委员会采用了过宽的解释;并且由于实质性证据未显示单独的单点登录限定,法院撤销了另一项缺乏新颖性的认定。Id. at 1008–10. 尽管 IBM 是非先例判决,且是在当时适用的最宽合理解释标准下作出的,但它展示了技术上精确的背景技术的积极潜力:它可以保留必要语境,防止后来裁判机构把实质上不同的架构视为可以互换。
B. 审查历史免责声明:Ekchian 与有意识的放弃
审查历史免责声明涉及在审查过程中向专利局作出的表示,包括随 IDS 提交的实质性论点。正如联邦巡回上诉法院所解释的,“由于申请人通过将所要求保护的发明区别于现有技术,表明权利要求不涵盖什么,他也就以默示方式放弃了这种保护。” Ekchian v. Home Depot, Inc., 104 F.3d 1299, 1304, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1364, 1368 (Fed. Cir. 1997). 因此,“放弃”是描述 Ekchian 中审查历史后果的恰当用语;不应把它作为仅出现在说明书中的陈述的简称。
说明书语言可以通过不同于审查历史免责声明的路径限制权利要求范围。专利权人可以明示定义某一术语,或明确放弃本来可获得的范围,但两个标准都要求很高。Thorner v. Sony Computer Entertainment America LLC, 669 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2012). 背景技术中的比较若只是描述一种实施方式或批评一种替代方案,并不会自动排除所有替代方案。除非说明书提供词典式定义或清楚且明确无误的放弃,否则其陈述仍是按照普通权利要求解释原则加以考虑的、限制权利要求的内在证据。
尽管如此,当完整的内在记录确立某一权利要求要求特定特征或关系时,如果挑战者依赖于采用与背景技术所述传统系统实质相同架构的文献,该边界就可能变得有用。专利权人可以寻求忠实于内在记录的解释,然后证明挑战者的文献共享该传统系统相关的结构或功能约束——因此缺少权利要求的区别性限定。IBM v. Iancu 说明了这一点:将明示的说明书定义与背景技术一并阅读时,需要不存在统一控制的不同企业;联邦巡回上诉法院撤销了基于委员会更宽解释的缺乏新颖性认定。759 F. App'x at 1007–09. 然而,背景技术的特征描述本身并不能证明后来的文献是等同的。专利权人必须通过该文献的公开内容,并在适当时通过专家证据,确立相关结构或功能上的对应关系。
这一策略具有对称的成本。所提出的解释必须遵循普通权利要求解释原则,并且同等适用于有效性和侵权;专利权人不能在挑战提出后创造一个只用于有效性的缩窄解释。See Phillips, 415 F.3d at 1327(将保全有效性的解释准则限于适用普通解释工具后仍然存在的残余歧义)。审查历史免责声明的有用性取决于其精确性。Ekchian 撤销了简易判决,因为地区法院对申请人区别陈述的解读比记录所允许的更宽:申请人区别的是相关液体的功能角色,而不是其电导率水平的一般差异。104 F.3d at 1303–05. 当经正确解释的限定排除了相关传统架构,并且挑战者的文献被证明落在该边界的传统一侧时,该限定可以击破新颖性映射,或揭示显而易见性组合中缺失的要素——但同一边界也会限制文字侵权,并可能限制等同原则。
与 Malvern Panalytical 的对比很有启发性。单纯的 IDS 引用在权利要求解释中可能权重较小,而实质性特征描述则可能提供信息并具有潜在限制作用。Malvern Panalytical, 85 F.4th at 1375–78. 撰写人应有意识地作出这种取舍。如果某项差异重要到足以支持适格性或区别后续现有技术,就应准确陈述,并与权利要求语言相挂钩。如果不需要实质性特征描述,单纯披露可能更可取。
VI. 持久内在记录的价值与代价
同一解释必须同时支配有效性和侵权。专利权人不能用较窄含义避开现有技术,又用较宽含义覆盖被控产品。因此,判例并不支持把隐藏限定作为抵御未知现有技术的保险。判例支持的是有意识地设计内在记录,并充分认识到该内在记录可能排除的权利要求范围。普通含义不会仅因说明书描述了优选实施方式而被取代;相关例外是词典式定义和清楚放弃。See Thorner v. Sony Computer Entertainment America LLC, 669 F.3d 1362, 1365–67 (Fed. Cir. 2012).
A. SciMed:说明书放弃适用于文字范围和等同范围
在 SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. 中,权利要求涉及具有充胀腔和导丝腔的球囊扩张导管。242 F.3d 1337, 1340–41 (Fed. Cir. 2001). 尽管权利要求语言本可涵盖同轴布置和并列布置,说明书却批评了现有技术并列腔的缺点,反复将同轴腔描述为发明的一部分,并将同轴布置识别为所有实施方式的结构。Id. at 1342–44.
联邦巡回上诉法院将这种贯穿整个申请的模式视为清楚的说明书放弃。法院将权利要求解释为排除并列布置,维持了不侵权认定,并拒绝允许专利权人通过等同原则重新夺回被排除的结构。Id. at 1344–47. 如果后来的现有技术只公开了并列布置,同一解释本可能帮助保全有效性。但它也排除了采用该布置的被控产品。SciMed 并不意味着每一项批评都会缩小权利要求;该放弃来自反复且分类性的陈述,包括将同轴结构适用于所有实施方式的语言。尽管如此,该案仍说明为什么“本发明”、“所有实施方式”、“必要”以及“不能”等表述需要特别谨慎。
B. Indivior:说明书放弃可以随共同公开延续
Indivior Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, S.A. 对继续申请实务提出了警示。在一项非先例性初步禁令上诉中,联邦巡回上诉法院认为,反复贬低传统顶部空气干燥并将该技术与“本发明”进行对比的陈述,排除了仅通过传统顶部空气干燥制成的膜,即使继续申请的权利要求不再明示记载干燥。752 F. App'x 1024, 1029–35 (Fed. Cir. 2018) (nonprecedential). 该分歧判决应谨慎描述,但它说明,从后续权利要求中删除术语,未必能收回共同说明书已明确无误排除的领域。
涉及相关专利族的后续先例性上诉进一步强化了这一点。联邦巡回上诉法院认定,说明书反复贬低传统顶部空气干燥,因为它无法产生作为所主张发明核心的均匀膜,并维持了排除该方法的解释。Indivior Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, S.A., 930 F.3d 1325, 1336–40 (Fed. Cir. 2019). 将某一机制描述为发明能够运行的原因,可能是一种有价值的适格性叙事。然而,反复把该机制定义为不可或缺,可能使该叙事成为整个专利族的限制。
C. Tronzo:现有技术讨论不是积极的书面描述支持
Tronzo v. Biomet, Inc. 提出了 35 U.S.C. §§ 112 和 120 下的另一个问题。母案申请描述了一种锥形髋臼杯,只把其他杯形状作为较差的现有技术来讨论,并强调锥形构造的优点。156 F.3d 1154, 1158–59 (Fed. Cir. 1998). 这种讨论没有证明申请人拥有涵盖其他形状的更宽属。因而,后续的属类权利要求缺乏书面描述支持,并失去了母案申请日。Id.
这个教训很容易被忽视。背景技术中关于另一文献公开某一替代方案的陈述,并不肯定地公开申请人发明、拥有或设想了该替代方案作为发明的一部分。同一段落可能有助于为权利要求解释目的确立某一替代方案被排除,但又无法支持后来试图涵盖该替代方案的权利要求。如果申请人可能希望在继续申请中获得更宽权利要求,具体实施方式应肯定地公开共同的发明原理、中间层次的概括以及替代实现方式。这些替代方案应作为申请人方案的实施方式提出,而不应只留在把它们标记为有缺陷的现有技术讨论中。
VII. 比较检验:EPO 对技术语境的要求
美国法讨论显示了特定文献式背景技术的积极用途及其国内法成本。欧洲实务提供了有用的撰写类比,尽管不是教义上的等同。欧洲专利公约实施细则规定,说明书“应”说明有助于理解发明、准备欧洲检索报告和审查申请的已知背景技术,并且最好引用反映该技术的文件。说明书还必须使所要求保护的技术问题和解决方案可以理解,并参照背景技术陈述有利效果。Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents r. 42(1)(b)–(c) (Eur. Pat. Off. 2026) (“EPC Implementing Regulations”). 该规则针对的是说明书,而不是单独冠以“Background”标题的部分,也不施加穷尽检索义务。See Case T 2321/08, Catchwords 1–2 (EPO Tech. Bd. App. May 11, 2009)(解释 Rule 42(1)(b) 并不施加在申请时引用所有已知技术的“严格义务”,并允许后续修改)。
2026 年 4 月 EPO Guidelines 规定,原则上,申请人应引用申请时已知的最接近现有技术。如果审查识别出更相关的文件,审查部门可以要求提供引用和简短事实摘要,以便把发明置于适当视角;新的优点陈述仍受禁止增加新事项的限制。European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. F, ch. II, § 4.3 (Apr. 2026) [hereinafter EPO Guidelines]; see also Convention on the Grant of European Patents art. 123(2), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199. Guidelines 还提醒,不应贬低特定现有产品或工艺,也不应误导性地呈现现有技术或发明。EPO Guidelines, pt. F, ch. II, § 4.5. 并且,在识别显而易见性分析的适当起点时,EPO 通常将申请人对已知技术的承认视为正确,除非识别出错误。Id. pt. G, ch. VII, § 5.1.
因此,EPO 类比确认的是一项撰写命题,而不是共同的法律规则。两个系统都奖励准确地把所要求保护的机制置于其技术环境中的说明。后果不同:欧洲实务主要将该说明用于支持检索、审查、修改以及问题-解决方案分析,而美国法还可能赋予其在适格性、AAPA、权利要求解释、审查历史免责声明、说明书放弃、书面描述和侵权方面的后果。
VIII. 结论
现有技术检索应成为说明书设计的一部分,而不仅仅是申请前专利性筛查。精确处理每一篇框架性文献,可以形成一份关于技术问题、要求保护机制以及由此产生改进的申请日说明。该说明可以支持 § 101 立场,针对后续现有技术保留权利要求含义,并使专利权人在后续有效性挑战中能够表明,请求人文献落在有意划定边界的传统一侧,因此缺少区别性权利要求限定。
欧洲实务明确了说明书的语境功能:有用的已知背景技术应被识别,反映该技术的文件最好被引用,并且技术问题、解决方案和有利效果应在该背景下可以理解。该要求并不取代本文的核心建议,而是加以强化——先检索,然后精确撰写比较。
收益与代价不可分离。同样的文字可能会缩小文字范围和等同范围,约束后续侵权理论,随共同说明书进入继续申请,或无法支持更宽权利要求。目标不是激进贬低,而是通过准确比较、与权利要求相挂钩的解释、对替代方案的积极公开以及对所得边界的有意识接受,建立一份持久记录。最好的背景技术既不多说,也不少说,只说申请人在专利整个生命周期内准备捍卫的内容。Cooperative I 展示了这种纪律的收益;Cooperative II 展示了它的代价。






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