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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

USPTO的PIER制度申请筛选及其对专利期限的影响

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
5天前
讀畢需時 12 分鐘

 


已经进入美国国家阶段的申请人,现在仍可能收到一项额外要求,必须决定是否继续进行审查。美国专利商标局(USPTO)的PCT Informed Examination Request Pilot Program(基于PCT信息的审查请求试点计划,简称“PIER”)要求被选中申请的申请人在考虑PCT国际阶段工作成果后,在继续审查、将审查延期12个月或明确放弃申请之间作出选择。不答复该要求,可能导致申请被视为放弃。See U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Implementing Examination Request Pilot Program for National Stage Applications (Apr. 8, 2026), https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/uspto-implementing-examination-request-pilot-program-national-stage.

USPTO公布的申请筛选期间为2026年4月9日至2027年4月9日,但可能延长或提前终止。PCT Informed Examination Request Pilot Program, 91 Fed. Reg. 17,949, 17,950 (Apr. 9, 2026) [hereinafter PIER Notice]. PIER要求被选中的国家阶段申请的申请人在实质审查开始前,作出一项对申请程序具有重要影响的决定。其实际意义涵盖USPTO发出通知、申请人作出选择以及答复时间各自带来的影响。因此,评估该计划的价值时,应在考虑申请人成本、取得授权权利的延迟以及专利期限影响后,判断其是否改善了申请程序中的决策与审查效率。

哪些申请会被选中

PIER适用于依据35 U.S.C. § 371进入国家阶段的申请中,被选中的尚未审查申请。依据§ 111(a)提交的申请不在范围内,包括通过该途径提交的PCT绕道继续申请(bypass continuation)。是否纳入该计划由USPTO决定;要求参加、避免参加或退出该计划的请求均不会获准。U.S. Pat. & Trademark Off., PCT Informed Examination Request Pilot (PIER) Program, https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-cooperation-treaty/pier-program (last visited Oct. 17, 2026) [hereinafter PIER Program Page]. 只有完成审查前处理程序的申请才会被选中。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,950.

实施公告提供的筛选细节多于《联邦公报》通知中的资格规定。筛选时,会在待审时间较长的技术领域内考虑申请已经历的时间。最初,USPTO计划选择预计将在未来5至6个月内分配给审查员的申请,并优先考虑国际阶段工作成果中至少包含一份X类或Y类引证文献的申请。U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Begins Issuing Requirements for Information Under the PIER Pilot Program for National Stage Applications (May 21, 2026), https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/uspto-begins-issuing-requirements-information-under-pier-pilot-program [hereinafter Implementation Announcement].

X类文献,是指被认为能够单独否定新颖性,或结合本领域公知常识否定创造性的文献。Y类文献,是指被认为在与其他文献结合时能够否定创造性的文献。这些分类指出了可能重要的现有技术,并不等于美国程序中已经针对权利要求作出驳回。See U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 1844.01(VII)(A)(1) (9th ed. rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

X/Y因素属于优先筛选因素,因此,有利的意见并不构成豁免依据。公开的计划资料没有规定固定的申请时间门槛、筛选比例、参与审查部门的完整名单或详细的抽样方法。因此,申请人无法仅凭已公布的因素预测是否会被选中。See PIER Program Page, supra; Implementation Announcement, supra. 在管理专利组合时,代理人应持续关注符合条件的申请,不应假定有利的检索结果或近期修改能够避免收到通知。

如何答复PIER要求

发出的要求使用PTO-2357表格,文书代码为PIER.RFI。Implementation Announcement, supra. 该要求依据规定信息提交要求程序的37 C.F.R. § 1.105发出。PIER要求的答复期限为两个月,可依据§ 1.136(a)延长至总计六个月。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,950; MPEP § 704.13. 代理人在报告该要求时,应同时登记原始答复期限和最终允许的答复期限。

答复必须使用PTO/SB/478表格,须有适当签名,并且只能选择一个选项。通过电子方式提交时,申请人必须在Patent Center中使用与PIER.REPLY文书代码对应的文书类型“Reply PIER Pilot”。U.S. Pat. & Trademark Off., PIER Pilot Program—Reply to Requirement for Information Under 37 CFR 1.105, Form PTO/SB/478, at 1 (Apr. 2026), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0478.pdf [hereinafter PIER Reply Form]. 适当时,应在提交必需的选项答复时一并提交初步修改;仅提交修改文件不能满足规定的答复程序。See PIER Program Page, supra.

以“不知道所要求的信息”或“无法轻易取得该信息”为由作出的答复,不属于适当的PIER答复。通知指出,如果申请人需要更多时间决定是否继续审查,可以选择延期12个月。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,951.

不完整答复不应被视为可靠的额外决策时间获取方式。如果答复确属善意尝试,但因疏忽遗漏某项要求,USPTO可能发出缺陷通知,允许补正。不过,这种处理属于酌情决定,并不为故意遗漏提供正当理由。补正期限必须根据实际发出的通知登记;连续提交有缺陷的文件,并不会带来无限次延期。See 37 C.F.R. § 1.135(c); MPEP § 704.12(c). 即使通知不包含任何实质性驳回理由,未提交避免申请被视为放弃所必需的完整答复,仍会产生重大程序后果。See 37 C.F.R. § 1.135(a)–(b).

如何选择三个选项

选择继续审查,会使申请朝着分配给审查员的方向推进。申请人也可以提交初步修改。PIER Program Page, supra. 对商业上重要的发明而言,继续审查通常能够避免因确定延期一年而带来的战略不确定性。代理人应从实质上评估任何修改,并说明修改是否能使权利要求更好地契合发明当前的商业用途。

希望加快审查的申请人,应另行评估专利审查高速路(PPH)。PPH根据符合条件的有利审查成果及相应的权利要求,提供加快审查的机会。代理人应在实质审查开始前评估申请资格,并确认美国申请中提出的所有权利要求均符合适用的权利要求对应关系要求。See U.S. Pat. & Trademark Off., Implementation of the Global and IP5 Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programs with Participating Offices § III.A(3)–(4), at 2–3, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/global-ip5.pdf (last visited Oct. 17, 2026). 在PIER下选择继续审查,并不会使申请自动获得PPH加快审查待遇。代理人必须将任何单独提出的PPH请求与必需的PIER答复协调安排。

选择延期,可获得自USPTO收到延期请求之日起计算的12个月期限,无须支付依据§ 1.103申请通常的审查中止或延期所需的处理费。PIER延期一经批准,不得提前终止。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,951–52. 如果申请人需要时间筹集资金、评估市场,或判断某项许可机会是否值得继续投入费用,这种安排可能合理。评估时也应考虑上述情况可能迅速变化的可能性。预期的产品发布或权利执行需求,可能使无法提前恢复审查所带来的损失超过眼前节省的费用。

明确放弃申请,需要更加明确的指示。代理人应确认委托人确实有意放弃该申请,并在提交前考虑继续申请策略。签名权限同样重要:仅以代表身份(representative capacity)行事的执业人员,可以在提交继续申请时明确放弃在先申请;但这项例外并不意味着,所有能够在其他申请程序文件上签名的执业人员,都有权办理通常的放弃手续。37 C.F.R. § 1.138(b); MPEP § 711.01.

适用该例外时,PIER答复必须附有单独的明确放弃函,声明为继续申请而明确放弃本申请。在其他情况下,放弃选项必须由在案代理人或不属于法人等法律实体的申请人签署。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,951. 对其他已适当签署的放弃选择,通知只是建议附上单独的放弃请求;但对于仅以代表身份行事的执业人员,单独函件是强制要求。Id.

试点通知确认,通过PIER答复放弃申请,不能依据§ 1.138(d)获得检索费或超额权利要求费的退还。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,951. 该规则本身也将这一退款机制限定于依据§ 111(a)和§ 1.53(b)提交的特定申请。因此,这些§ 371申请原本就不适用该退款机制。37 C.F.R. § 1.138(d); MPEP § 711.01(III). 放弃申请的主要经济理由,是避免未来的申请程序费用。

如何利用国际阶段工作成果

国际检索报告和书面意见,是评估待审权利要求的有用起点。如果此后还有依据PCT第二章出具的报告,也可能提供进一步分析。这些意见仍属初步意见,不具有约束力;PCT也允许各国专利局适用各自的可专利性标准。Patent Cooperation Treaty art. 33(1), (5), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231; MPEP § 1845.01(V). 因此,收到不利的国际阶段意见后,应分析引证现有技术与实际的美国权利要求,而不是假定美国程序中必然得到相同结果。

规定的PIER表格要求作出选择,并不要求逐项实质反驳国际阶段的异议,也不要求承认国际阶段分析正确。See PIER Reply Form, supra, at 1. 代理人可以评估该意见是否针对较早版本的权利要求、修改是否改变了相关限定,以及引证文献的公开内容是否支持审查员的推理。如果某项限定能够形成合理区别,同时保留具有商业用途的范围,修改可能有助于在实质审查前改善申请。如果现有权利要求仍有充分依据,仅仅被要求作出选择,并不构成缩小保护范围的理由。

任何修改仍须遵守通常的初步修改规则。如果修改会不当地妨碍审查通知(Office action)的准备,可能不予准入。37 C.F.R. § 1.115. 程序协调十分重要:代理人应将修改与PIER选择一并考虑,避免在未评估程序影响的情况下零散提交文件。

现有技术记录也值得注意。在国家阶段申请中,审查员会考虑国际检索报告(ISR)所引用、且可在电子案卷中取得的美国专利文献。对于其他引证文献,如果PCT/DO/EO/903表格表明所需副本已在案卷中,也会予以考虑。为使这些文献得到考虑,并非一律需要另行提交文献清单。引证文献能否列载于授权专利,则是另一个问题;适当的信息披露声明(IDS)可为此提供可靠记录。MPEP §§ 609.03, 609.06; 37 C.F.R. §§ 1.97–.98. 不应假定上述国家阶段实践也适用于绕道继续申请:MPEP另外要求在该继续申请中提交IDS,以确保国际阶段引证文献得到考虑。MPEP § 609.02(I).

对专利期限的影响

专利期限调整(PTA)的第一项影响,来自要求本身的发出。对于国际申请,首次通知的法定14个月期限从国家阶段开始之日起计算。35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(i)(II); 37 C.F.R. § 1.703(a)(1). PIER通知规定,寄发该要求即满足首次通知义务。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,951. MPEP同样承认,在PTA计算中,依据§ 1.105发出的要求属于§ 132项下的通知。MPEP § 2731(I)(A).

因此,PIER要求可能在申请人的权利要求尚未接受实质审查之前,就终止首次通知延误期间。这不会消除依据该条款已经累计的延误,其发出也不会决定所有其他可能的期限调整依据。代理人在评估申请历史时,应将首次符合条件的通知日期与首次实质审查通知日期区分开来。See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)–(C); 37 C.F.R. § 1.703(a), (f).

提交选择继续审查的完整答复后,通常适用于USPTO后续处理的四个月期限也需要纳入分析。按照一般PTA规则,如果USPTO未在该答复后四个月内寄发符合条件的审查通知或准予授权通知,在适用的限制和扣减规则下,可能产生进一步的A类延误。See 35 U.S.C. § 154(b)(1)(A)(ii); 37 C.F.R. § 1.703(a)(2); MPEP §§ 704.12(c), 2731(I)(B). 这是通常PTA框架下的结果,并不意味着PIER另行承诺在四个月内进行实质审查。

第二项影响来自延期请求。表格明确说明,该12个月期间将被视为§ 154(b)(2)(C)和§ 1.704(c)项下的申请人延误。PIER Reply Form, supra, at 1. 该期间会减少原本可获得的PTA,但不一定使专利到期日整整提前一年。最终计算会考虑可计入的USPTO延误、申请人延误以及适用的重叠期间规则。See 35 U.S.C. § 154(b)(2)(A), (C); 37 C.F.R. §§ 1.703(f), 1.704(a), (c).

除PTA之外,延期也可能影响专利的实际价值。对于由国家阶段申请获得的专利,通常的20年期限原则上从国际申请日,或符合条件的更早非临时申请日起算,而获授专利权的存续始于专利颁发之日。外国优先权及临时申请利益,通常不决定该20年期限的起算日。PIER延期不会使该期限重新起算。如果延期推迟了专利颁发,而到期日没有相应延后,那么即使不存在可被扣减的PTA,申请人在授权后能够行使专利权的时间也会减少。See 35 U.S.C. § 154(a)(2)–(3); MPEP § 2701(I)–(IV). 最终专利颁发日期的差距,不一定等于12个月的延期期间。

第三项影响涉及答复时间。§ 1.704(b)通常从三个月届满后开始计算申请人延误,即使USPTO规定了更短的答复期限,也不例外。因此,在第三个月内提交答复,可能需要缴纳延期费,却不会产生这一特定的PTA扣减。例如,在通知寄发后两个月零二十天提交完整答复,需要办理相应延期,但仍早于PTA的三个月门槛。三个月后提交答复,即使因办理延期而属于及时提交,仍会受到这一门槛的影响。See 37 C.F.R. §§ 1.136(a), 1.704(b); MPEP § 2732(II).

这些是不同的时间规则。选择延期、答复要求所耗费的时间,以及要求本身的寄发,分别影响分析的不同部分。存在缺陷的答复和后续补充文件,也可能涉及通常的PTA规定,因此提交策略应考虑完整案卷。See 37 C.F.R. § 1.704(c)(7)–(8).

如何评价该试点计划

PIER可能提供一个机会,使审查资源集中于申请人仍希望继续争取授权的申请。提前复核可能发现值得改进的权利要求,或不再服务于商业目的的申请。USPTO表示,将评估申请人决策、待审申请存量以及审查质量与效率。Implementation Announcement, supra.

通知预计将征求参与者反馈,并表示在适当情况下,USPTO将遵循美国政府问责局(GAO)关于有效试点设计的领先实践。PIER Notice, 91 Fed. Reg. at 17,952. 这些实践包括可衡量的目标、明确的评估方法与数据收集策略、评价计划、对扩大适用可行性的考虑,以及与利益相关方沟通。U.S. Gov't Accountability Off., GAO-16-438, Data Act: Section 5 Pilot Design Issues Need to Be Addressed to Meet Goal of Reducing Recipient Reporting Burden 5–6 (2016), https://www.gao.gov/assets/gao-16-438.pdf. 因此,USPTO自身公布的框架,为评估PIER的收益与负担提供了依据。

评估也应考虑新程序产生的成本。报告通知、通过外国代理人取得指示、审阅国际阶段记录以及准备答复,都需要专业人员投入时间。有价值的研究应将这些成本与实质性申请程序费用的减少进行比较,并考虑取得授权权利的延迟。即使表格简短,在整个专利组合层面仍可能产生大量协调工作。

提高筛选透明度,有助于改善这一评估。公布的方法考虑申请已经历的时间、技术领域的待审时间、预计分配给审查员的时间,以及X/Y引证文献。Implementation Announcement, supra. 因此,被选中申请与一般申请群体之间的结果差异,可能反映这些既有特征。公布筛选汇总数据,可以在不披露保密申请内容的前提下说明研究对象。有效评估应考虑申请时间、技术领域、预计分配时间以及国际检索结果,将被选中的申请与其他方面具有可比性、但未被选中的合格申请进行比较。同时,应追踪整个被选中群体,包括选择继续审查、延期或最终被放弃的申请。如果只分析继续审查的申请,就会遗漏该试点本来旨在影响的处置结果。

评估应区分经过充分考虑后主动明确放弃的申请,与因未及时提交完整答复而被视为放弃的申请。还应区分延期后恢复申请程序与延期后最终放弃这两种情形。这些结果,对于判断试点是否改善申请人决策,还是仅仅改变待审申请存量,具有不同含义。错过答复期限,本身并不能证明申请没有商业价值。沿着各条路径追踪最终结果,能够更可靠地衡量试点影响。

衡量成功与否的指标,既应追踪申请存量,也应追踪实质审查。延期改变了USPTO审查申请的时间;放弃则使申请退出待审群体。但两者本身都不能证明审查员能够更高效地作出可靠的可专利性判断。因此,评估应追踪首次实质审查通知、后续申请程序工作、延期后的结果以及申请人成本。这些指标将有助于更有效地决定是否扩大该计划,以及如何扩大。

另行实施的Applicant Pre-Docketing Notice试点计划(向申请人发出审查员分配前通知的计划),提供了有价值的政策比较。该计划于2026年5月29日公布,在预计分配给审查员的日期前约三个月,向申请人发出信息性通知。它鼓励申请人更新案卷、提交适当的修改或IDS材料,并在不再希望获得保护时考虑放弃。该通知无须答复;即使申请人不采取行动,申请仍会按程序进入审查。U.S. Pat. & Trademark Off., Applicant Pre-Docketing Notice Pilot Program (May 29, 2026), https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/applicant-pre-docketing-notice-pilot-program.

这一替代方案针对PIER提出了一个明确的政策问题:将申请程序中的选择变为强制要求,究竟带来多少额外收益?仅仅提前通知,也可能促成有价值的复核。PIER进一步增加了强制答复、关注国际阶段工作成果以及固定期间延期选项。USPTO应在考虑两项试点的对象群体、时间安排和激励差异的同时,评估这些要素的贡献。不应把两个群体视为可互换的对照组。这种比较的意义,在于识别可以在更广泛推行前加以评估的政策选择。

实务应对框架

对执业人员而言,当前任务是将必须作出的选择与委托人的申请目标相衔接。报告函应写明期限、解释可用选项,并明确说明延期一经批准不得提前终止。如果指示经由外国代理人传达,报告应清楚区分哪些事项需要申请人决定,哪些事项可以由代理人根据现有记录评估。

实质复核应关注当前权利要求和商业目标,然后判断是否适宜提交具有支持依据的权利要求修改或信息披露声明。提交文件应反映委托人授权作出的选择、满足规定的表格要求,并核实已被正确记入案卷。如果延期获批,事务所应保存批准通知,并将延期结束日与作出决定时所依据的商业里程碑一并纳入期限管理。

PIER可以成为审查前重新评估申请的有益契机。它对特定申请人的价值,取决于及时取得权利的需要、权利要求的稳固性与范围,以及未来的申请程序成本。及时、审慎的答复,有助于维持申请人选择的路径,并应对相应的专利期限影响。是否更广泛地推行该制度,应以证据为依据,确认在考虑申请人承担的成本后,该计划确实改善了申请程序决策与审查效率。

 
 
作者简介

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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