新SMED指引发布后的发明人证言与补强证据
摘要
美国专利商标局（USPTO）于2026年9月29日发布的专利客体适格性声明（Subject Matter Eligibility Declarations，SMED）指引，为区分法律要求的补强（corroboration）与使发明人证言具有说服力的事实支持提供了契机。本文结合美国最高法院、联邦巡回上诉法院的判决以及USPTO审查指引，提出一套根据每项陈述的目的、程序背景、事实基础及其与权利要求的关联性进行评价的分析框架。发明人可以提交SMED，其在申请中的利害关系并不当然导致其证言被排除；但在适用法律要求独立确认的情形下，补强要求仍然适用。本文说明如何利用专利文献、期刊论文、技术标准、测试及当时形成的记录来支持技术解释、建立有意义的比较并支持要求保护的改进，同时区分对已披露改进进行测量的证据与不当地补充原始披露中缺失机制的信息。本文将这些原则应用于技术改进、思维过程、惯常性以及过往发明活动的陈述，并就声明书的准备和审查记录的建立、保存提出实务建议。核心建议是，将每项重要陈述与可识别的支持材料及相关权利要求的文字相联系，并针对实际证据缺陷作出回应，而非将发明人身份视为决定性因素。
引言
发明人可能最适合解释要求保护的技术如何运作。当专利客体适格性的驳回建立在对发明的不完整理解之上时，这些知识可能十分有用。USPTO于2026年9月29日发布的专利客体适格性声明（SMED）指引，鼓励申请人完善这一事实记录，同时强调客观证据和无利害关系的信息来源。发明人的证言何时必须得到补强？又在何种情形下，独立支持仅仅是让本已符合证据要求的解释更具说服力？
答案取决于该证言拟证明的命题，以及证言被提出时的程序背景。这项指引为区分法律要求的补强与使技术证言具有说服力所需的事实支持提供了契机。本文提出一套面向今后实务的分析框架，以作出这一区分。本文既不认为该备忘录改变了补强法理，也不假定审查员通常要求申请人聘请独立专家。本文的核心观点是：应根据每项陈述的目的、程序背景、基础及其与权利要求的关联性进行评价，同时适当考虑证人的利害关系。
指引要求什么
9月备忘录补充了2026年4月30日的申请人指引，未改变2025年12月4日的审查员备忘录，并明确表示没有引入新的实务或程序。SMED的提交仍属自愿，所列最佳实践是建议，而非额外要求。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All Patent Applicants & Patent Practitioners, Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) Under 37 CFR 1.132—Flowchart for Analysis and Best Practices 2–4 (Sept. 29, 2026) [hereinafter September Memorandum]. 实务上的任务是在现有声明及审查规则内，准备针对实际适格性争议的证据。
未作改变的12月审查员备忘录明确允许了解所陈述事实的发明人在声明书上签字。其神经网络示例也设想了发明人提交客观比较测试结果的情形。因此，发明人身份并不使其失去提供适格性证据的证人资格；需要进一步考察的是具体陈述的基础、相关性和证据分量。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations 2, 5 (Dec. 4, 2025) [hereinafter December Examiner Memorandum].
随附流程图区分了程序上是否予以考虑与证据分量的评价。第1部分涉及提交是否及时、必需的声明内容，以及声明人的签字和对所陈述事实的了解。第2部分考察提交材料是否提供客观证据、该证据与权利要求是否具有充分关联，以及该证据是否补充了原始披露中本应包含的信息。两部分流程图均附于本文之后。U.S. Pat. & Trademark Off., Evaluating Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) pts. 1–2 (2026) [hereinafter SMED Flowchart].
第2部分不利分支所导向的结果值得关注。缺乏客观证据、与权利要求的关联不足，或试图补充原始披露中必需的内容，均导向“证明力较低或无证明力”。这些分支并未将声明书退回第1部分中“形式上不充分”的判断。审查员仍会继续权衡案卷中的证据，并解释适格性判断。这一结构并不弥补披露缺失，也不赋予每项陈述实质性的证据分量。它承认，即使证据已适当地提交给审查员，也可能因具体的实质性理由而只应被赋予很小的分量。SMED Flowchart, supra, pt. 2.
备忘录同样将证人的利害关系视为影响说服力的因素。申请人关于所要求保护发明的优势所作的声明，不得仅因其来源而被忽略，不过无利害关系人士的证言可能具有更大的分量。来自中立来源的出版物可以为两类证人的解释提供事实基础。September Memorandum, supra, at 3–4. 该指引要求审视证据及其基础，并未确立必须聘请独立专家的前提条件。
适格性法理说明了技术证据为何可能重要。虽然适格性最终是法律问题，但它可能包含基础事实问题，包括权利要求中的某个要素或组合对本领域技术人员而言是否属于已被充分理解、常规且惯常的内容。Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–69 (Fed. Cir. 2018). 法院同时提醒，并非每项适格性争议都存在对重要事实的真实争议。Id. at 1368. 声明书可以澄清重要的事实前提，而不必使每个案件都依赖双方专家的对立意见，也不必然要求作出具有适格性的结论。补强判例处理的是应如何评价具体证言；适格性法理则确定哪些事实命题可能影响法律结论。Berkheimer关于诉讼的讨论并不取代下文涉及的审查标准。
何时法律要求补强
最高法院的早期判例解释了补强要求背后的可靠性顾虑。对久远发明活动的回忆可能受到利害关系、记忆错误，或善意地未能记起使专利发明区别于其他事物的特征等因素影响。See The Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275, 284–85, 289 (1892); Deering v. Winona Harvester Works, 155 U.S. 286, 300–01 (1894). 因此，对多年以前发明活动的无支持陈述，尤其需要谨慎对待。See T.H. Symington Co. v. Nat’l Malleable Castings Co., 250 U.S. 383, 386 (1919).
所需支持可以采取不同形式。在Smith v. Hall中，最高法院认为有关在先使用的口头证言本身不足，但将当时的出版物、已放弃的申请及其审查记录作为补强材料进行考察。301 U.S. 216, 222–27 (1937). Corona Cord Tire同样承认，若得到相关情形和记录支持，单个证人的陈述也可能具有分量。Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chem. Corp., 276 U.S. 358, 381–83 (1928). 这些判例说明了可靠证明过往活动的重要性，而并非一律要求另一名目击证人。
在有争议的程序中，联邦巡回上诉法院已对用于证明在先构思或发明来源（derivation）、为克服现有技术而提出的在先发明，以及被遗漏的发明人身份的证言适用补强要求。Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577–78 (Fed. Cir. 1996); Blue Gentian, LLC v. Tristar Prods., Inc., 70 F.4th 1351, 1357, 1362–63 (Fed. Cir. 2023). 如果陈述涉及较早的发明日期，专利权人处于防御地位并不消除补强要求。反过来，当仅凭证言证明可能使专利无效的活动时，不存在经济利害关系也不会消除补强要求。Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 180 F.3d 1354, 1366–70 (Fed. Cir. 1999); see also Woodland Tr. v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998).
法院依照合理性原则（rule of reason），综合考虑全部证据以评价补强是否充分。补强材料不必独立证明权利要求的每一项限定，但证明过程不能仅依赖发明人自己的陈述。Fleming v. Escort Inc., 774 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2014); Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1170–71 (Fed. Cir. 2006). 支持材料还必须与拟证明的命题相符：持有某种化学物质的证据，未必证明发明人已采用所要求保护的工艺制造了该物质。Medichem, 437 F.3d at 1172–73.
程序背景可能影响补强要求本身。《专利审查程序手册》（MPEP）区分了规则131下证明发明早于引证文献的实务与发明先后争议程序（interference）的实务，并保留了允许申请人依赖本人声明书的表述。Manual of Patent Examining Procedure § 715.07(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP] (citing Ex parte Hook, 102 U.S.P.Q. 130 (Bd. App. 1953)). 在为实施《美国发明法》（AIA）而制定规则130和131的过程中，USPTO同样拒绝在单方审查及再审查中规定一律适用的补强要求，并说明其必要性取决于具体事实。Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013) (response to comment 34).
这些行政表述并不取代具有约束力的司法判例。In re NTP要求对再审查中主张的较早发明日期进行补强，并否定了以发明人证言证明补强文件日期、再以该文件补强同一证言的循环论证。In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291–92 (Fed. Cir. 2011). In re Steed要求申请人在试图证明发明早于引证文献时，提供足够具体的文件支持。802 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2015). MPEP本身也将这两项判决与较早的表述并列收录。MPEP § 715.07(I), (III). 因此，分析时必须考察适用于该项陈述具体用途的法律依据；仅凭涉及过往事实或处于单方程序，均不能决定结果。
补强与证明责任是不同的问题。根据35 U.S.C. § 282提出无效抗辩时，现行证明标准是“清楚且令人信服的证据”。Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 100–05 (2011). 早期判例提及的“排除合理怀疑”证明并非现行标准。See Price, 988 F.2d at 1191–94. 也不应仅因部分补强判决产生于专利有效性争议，就将诉讼中的证明负担移用于通常的审查。
为何不能一概认为发明人证言不足
In re Reuter说明了陈述性质为何重要。同一证人既就现有技术水平作出专家解释，也就其本人更早将发明付诸实施（reduction to practice）提出陈述。法院指出，宣誓陈述书中的专家意见无需补强，并将其与在先发明的陈述加以区分，同时未赋予有关最终法律问题的意见任何分量。670 F.2d 1015, 1021–23 (C.C.P.A. 1981). 后来的Farrenkopf保留了Reuter关于宣誓陈述书证据处理方式的表述。In re Farrenkopf, 713 F.2d 714, 720 n.6 (Fed. Cir. 1983). 但Thomson将Reuter中不给予有关破坏新颖性的在先发明之无补强陈述以分量的表述，认定为附带意见。Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 1176 n.5 (Fed. Cir. 1999). 因此，Reuter说明应逐项分析陈述，而直接处理在先发明的判例才提供强制补强规则的依据。
联邦巡回上诉法院的i4i判决提供了相关界限。发明人作证称，较早的软件产品不具备专利发明的一项限定。法院将该证言与证明较早发明日期的证言区分开来，驳回了其必须得到补强的主张。i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 847 (Fed. Cir. 2010). 这一区分既不意味着所有维护专利有效性的发明人都免于补强，也不支持“所有发明人证言均须独立确认”的一概规则。最高法院后来的判决处理的是无效证明负担，并未另行作出有关补强的裁判。See Microsoft, 564 U.S. at 95.
EmeraChem说明，否定一概规则并不能成为容忍欠缺充分支持之声明的理由。一名发明人主张，引证文献中的相关内容与受挑战专利出自同一发明人或同一组共同发明人，但未提供支持性的背景、解释或证据。法院认为该单纯主张不足，同时明确没有要求每个案件中的发明人声明都必须补强，也没有要求在所有情形下均提供当时形成的文件证据。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017).
四个分析性问题有助于解释这些区别。“强制补强”所问的是，在相应程序背景下，适用于该项具体陈述的法理是否要求独立确认。“事实基础”所问的是，哪些观察、技术推理、方法或记录支持该项陈述。“客观性”所问的是，除了声明人保证其真实之外，什么使所述事实能够被评价。“无利害关系”所问的是，哪些关系或动机可能影响赋予该陈述的分量。这些是解释性分类，而非四项额外的正式判断标准。它们有助于避免将发明人身份、利害关系、缺乏补强及缺乏客观支持视为可以相互替代的标签。
文件证据使这一区别更加具体。在《美国发明法》下的发明来源争议程序（derivation proceeding）中，Global Health Solutions维持了当时的电子邮件及周边证据已充分补强独立构思的认定。Global Health Sols. LLC v. Selner, No. 2023-2009, slip op. at 13–15 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025). 法院认定，真实性未受质疑的电子邮件本身不需要另行独立补强。法院还另行指出，无论如何，服务器生成的元数据独立于发明人对邮件的撰写。Id. at 15. 这是两个不同的论点：该判决并未要求每一份真实文件证据都有另一项独立来源，也未将元数据设为普遍前提。可由此得出的实务认识是，作者身份只是考虑因素之一；时间、真实性、内容及周边记录同样重要。
聘请外部专家未必能弥补事实基础不足。如果专家只是重复发明人没有支持的性能改善主张，换一个签名者并不会给方法或权利要求关联增加多少内容。相反，发明人可以通过能够接受有意义评价的记录和推理来解释技术命题。证人的选择应取决于证明相关事实所需的知识。
对依赖发明人证言的最有力反对意见，应当直接回应。有利害关系的证人可能夸大技术意义、选择有利比较，或描述比权利要求范围更窄的实施方式。这些风险足以说明有必要深入审视证据。回应时应识别实际缺陷，例如比较基准不当、测试条件缺失、假设没有支持、特征未被要求保护，或存在质疑可信性的理由。将发明人身份视为决定性因素，会掩盖这些更有用的考察。See September Memorandum, supra, at 3–4; MPEP § 716.01(c).
对具体SMED陈述的应用
以下将补强判例应用于SMED实务的分析，是从法理作出的推论；这些判决本身并未裁判SMED。即使独立确认并非某项具体陈述的法律前提，补强证据仍能加强发明人的SMED。其他专利、公开申请、期刊论文、教科书、技术标准及当时的手册，都可以为审查员评价发明人的解释提供依据。9月备忘录明确举例说明了这一方法：描述申请时已知技术局限的行业文章，可以支持专家关于本领域技术人员能够认识到已披露改进、且权利要求反映该改进的解释。September Memorandum, supra, at 3–4. 适当提交的出版物，只要对争议事实具有证明力，就应予以考虑。MPEP § 716.
支持性来源应当与具体命题相联系。例如，一名发明人解释说，已披露的数据结构使要求保护的操作无需重建已存储数据，同时报告内存访问次数减少、描述行业做法，并主张更早的构思日期。期刊论文可能支持反复重建所产生的开销；另一件专利可能记载用于比较的架构；测试记录可能支持测得的减少量。这些来源各有用途，但没有任何一项必然证明该发明人何时构思了所要求保护的主题。
当其他专利的说明书识别了已被认识到的技术问题、解释了先前架构如何运作，或描述了特定方案的局限时，这些专利尤其有用。发明人应指出相关段落、栏或附图，并解释其与声明书中陈述的技术联系。在数据结构示例中，引证专利可能表明，先前系统在更新一个字段之前会重建整个对象。发明人随后可以引用申请文件及权利要求文字，解释要求保护的结构如何在无需重建的情况下实现更新。有用的证据是该专利的技术教导与有理据的比较。另一件专利已被授权的事实，本身并不证明待审权利要求具有适格性。See In re Wertheim, 541 F.2d 257, 264 (C.C.P.A. 1976).
期刊论文可以提供互补支持。综述文章可能记录已被认识到的瓶颈或某领域采用的方案，实验论文则可能提供支持技术原理或拟议比较基准的测量结果。同行评审有助于评价信息来源，但并不能证明论文的方法、假设或结果适用于所要求保护的发明。声明书应解释这种联系。例如，描述重建开销的论文可以支持“避免重建具有技术意义”这一前提，但该论文本身不能证明申请人所主张性能增益的幅度。
对于测量所得的性能，声明书应识别受测实施方式、比较基准、工作负载、测试条件以及支持结果的记录。期刊论文或行业基准可以帮助说明比较的合理性，实验室记录、仪器日志、源代码版本或第三方测试报告则可能支持实际测量内容。已发表基准与申请人实施方式之间的差异应予说明。如果性能差异来自未被要求保护的组件，那么商业产品运行更快这一事实，对所要求保护的改进几乎没有证明作用。不过，测试并非普遍的前提条件：某些命题可以通过已披露的架构及公认技术原理得到有说服力的解释。
在思维过程的判断中，专利、标准或技术手册可能有助于解释某项权利要求限定所需的机器操作。发明人应将引证资料的描述与实际要求保护的操作相联系，并解释为何该操作实际上无法在人脑中完成。当权利要求并未要求产生相关特性的特征时，商业实施方式速度快或处理大量信息的证据，其用途就较小。备忘录将思维过程判断列为适合SMED涉及的事项，但推翻这种分类未必解决另一项基于数学概念的驳回理由。September Memorandum, supra, at 4; MPEP §§ 2106.04(a)(2), 2106.07(b).
对于技术改进，外部文献应支持关于要求保护的机制如何改变计算机或其他技术运作方式的解释。USPTO在Ex parte Desjardins之后发布的指引，着重考察说明书是否披露了足以使本领域技术人员认识改进的内容，以及权利要求是否反映产生该改进的特征。权利要求不必明确记载最终带来的益处。Memorandum from Charles Kim, Deputy Comm’r for Pats., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP in Light of Ex Parte Desjardins 2–4 (Dec. 5, 2025). 出版物可以帮助确立本领域技术人员阅读披露内容时的技术背景，但不能补充原始披露中必须包含而缺失的机制，也不能将未被要求保护的特征引入适格性分析。SMED Flowchart, supra, pt. 2.
原始申请缺乏支持性测量数据，并不必然等同于缺乏这些数据所解释的技术机制的披露。在12月备忘录的神经网络示例中，说明书描述了要求保护的架构并声称性能优越，但未记载具体的性能改进。在满足原始披露及权利要求关联性要求的前提下，发明人的SMED提供了回归测试（regression test）的比较结果。December Examiner Memorandum, supra, at 3, 5. 后来提交的证据可以支持已披露的改进，却不能添加使该改进能够被认识所需的架构。
对于惯常性，当时的调查资料、教科书、标准及技术文献，可能支持对行业做法或尚未解决的技术困难的说明。声明书应识别相关领域和时期，并区分所要求保护的配置与其各个组成部分。单件专利披露了某项特征，并不证明该特征属于已被充分理解、常规且惯常的内容；案卷必须支持这一进一步推论。Berkheimer, 881 F.3d at 1369; MPEP § 2106.07(a)(III)(C). 反过来，选定出版物中没有所要求保护的配置，本身也不证明该配置并非惯常。这一判断属于步骤2B，不应引入步骤2A的第二分支（Prong Two）。MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(d).
日期与来源应根据拟支持的命题加以说明。用于证明本领域技术人员在申请时所知内容的出版物，应具有明确的出版日期，并应说明其与该时期的联系。较晚发表的文章可以阐明技术原理，但仅凭其后来发表这一事实，并不能证明较早的知识或做法。同样，发明人撰写的专利或论文可以是有用证据，即便并非无利害关系的证据。应综合评价作者、时间、方法和补强记录，正如Global Health Solutions对电子记录的处理所表明的那样。See Global Health Sols., No. 2023-2009, slip op. at 13–15.
如果同一份声明书还依据适用的AIA实施前规定主张在先发明，以证明发明早于引证文献，则该项陈述需要根据规则131及相应法律依据进行单独分析。证明某项技术问题存在的一般文献，并不证明该发明人何时掌握了要求保护的解决方案。声明书及支持记录必须涉及具有法律意义的行为、日期和要求保护的主题。NTP, 654 F.3d at 1291–92; Steed, 802 F.3d at 1316. 规则131(a)并非仅通过证明更早构思就能克服AIA现有技术的一般手段。37 C.F.R. § 1.131(d)–(e) (2026); MPEP § 715. 有支持的技术解释不能替代必需的过往事实证明；该证明存在缺陷，也未必导致其他每项陈述都不成立。
提交材料应清楚说明证言与附件证据之间的关系。完整识别每个来源，提供所依赖的资料及充分背景，并在声明书中准确引用具体位置。对于每个引文，应解释其支持的事实命题，以及与之相关的权利要求限定或已披露机制。应区分发明人亲自观察到的内容、出版物报告的内容，以及发明人从两者得出的推论。如此使用补强材料，才能为发明人的解释提供可评价的基础，而非仅增加附引文献的数量。
建立和保存审查记录
准备工作应从有争议的限定和相关披露段落开始。随后，代理律师可以识别需要解释的事实命题及其程序用途，选择具有相关知识的证人，并收集支持材料。将观察、技术推论、过往事实陈述和法律论证区分开来，有助于评价声明书，并在提交前发现缺口。支持过往事实说明的记录，应连同与其日期及真实性有关的信息一并保存；测试结果应连同理解结果所需的条件和底层数据一并保存。
备忘录鼓励提交专门针对适格性的声明书，同时允许一份声明书涉及多个法定理由。它还建议明确具体适格性问题并尽早提交，甚至可以在第一次实质性审查意见发出之前提交。September Memorandum, supra, at 3–4. 分别处理问题有助于澄清分析，但不会放宽审查后期证据纳入记录的规则。
最终驳回后，在上诉通知书（notice of appeal）提交日之前或当天提交的证据，如果申请人对其必要性及此前未提交的原因提出正当且充分的理由，可以被接纳。37 C.F.R. § 1.116(e) (2026). 在该日之后、上诉理由书（appeal brief）提交日之前提交的证据，则必须同时满足两项条件：审查员必须认定该证据克服了上诉涉及的全部驳回理由，并且申请人已就证据的必要性及此前未提交的原因提出正当且充分的理由。Id. § 41.33(d)(1). 因此，当上诉涉及的其他驳回理由尚未解决时，仅涉及§ 101的声明书不能满足这一证据接纳途径的条件。规则允许在条件满足时接纳证据，但并不使接纳成为自动结果。
证据纳入记录后，审查员应考察其实质内容。仅笼统地表示声明书缺乏技术有效性或与权利要求不相符，需要给出解释。MPEP § 716.01. 如果问题是补强，答复应指出具体陈述、其程序背景，以及据称要求独立确认的法理。如果问题涉及方法、资格或权利要求关联性，申请人应直接解决该缺陷。面谈有助于澄清分歧，书面记录则应识别重要证据并解释其对相关权利要求的意义。See September Memorandum, supra, at 4; MPEP § 713.04.
流程图第2部分支持这种有条理的沟通。审查员权衡记录，并说明该证据与其他证据结合考虑时，为何能够证明适格性或为何仍不充分。SMED Flowchart, supra, pt. 2. 因此，答复应将声明书所提供的事实证明与审查员所述理由相联系，而非仅坚持声明书未被反驳。当缺陷可以补救时，申请人应在仍有可用程序途径时提供必要的解释或支持。
适用的审查标准是优势证据标准。流程图指出，只有权利要求不适格的可能性超过其适格的可能性时，驳回才属适当；案卷证据势均力敌时，应作有利于申请人的判断。SMED Flowchart, supra, pt. 2 n.*. 这一指示针对的是权衡证据之后的完整案卷。它不要求接受每项未被反驳的陈述，不免除依法需要的补强，也不解决其他驳回理由。诉讼中“清楚且令人信服”的证明负担和Berkheimer所处的简易判决程序背景，都不取代这一审查框架。
9月指引提供了更精确处理适格性争议的契机。真正有用的问题是：某项具体陈述证明了什么、依据哪些程序规则提出，以及案卷为何支持它。这种考察既保留了适用法理要求的强制补强，也使证人的利害关系获得适当分量，并引导申请人准备能够解决实际技术争议的证据。发明人的解释应得到与其基础及权利要求关联性相称的考虑。
