不要给请求人第二份书面意见：为什么在单方复审与诉讼并行时，专利权人通常应放弃命令后声明

执行摘要：本文认为，当专利权人在侵权诉讼进行期间同时面对由第三方请求的单方复审时，通常应放弃 35 U.S.C. § 304 所授权的可选择的命令后声明。在第一次 Office Action 发出之前提交声明，会迫使专利权人在审查员尚未确定实际驳回理由之前回应潜在理论，使请求人获得法定机会来完善其挑战，并形成额外的审查历史，而这些内容可能影响权利要求解释、侵权、有效性、相关专利，甚至判决后的程序。涉及并行诉讼与复审的联邦巡回法院判例表明，为维持可专利性而作出的陈述可能成为具有后果的内在证据，无论审查员是否采纳这些陈述，也无论法院最终是否认定构成权利范围放弃。放弃声明并不是实质让步，而是一种有纪律的程序排序：它并不必然放弃已经适当保留的对实质性新的可专利性问题认定的挑战，并不免除必要的信息披露义务，也不妨碍专利权人在审查员提出成形立场后作出完整回应。因此，只有在某个明确错误或临近的诉讼事件带来具体利益，且该利益超过请求人答复风险和诉讼风险时，才应提交声明。

I.                   引言

当一件已授权专利同时处于地区法院和美国专利商标局面前时，专利权人并不是在管理两个彼此独立的争议。它是在形成一份将由两个论坛共同阅读的记录。侵权诉讼中可能已经存在有争议的权利要求术语，侵权主张可能取决于特定解释，被控侵权人也可能正在寻找可用来对抗专利的承认。与此同时，USPTO 已经下令进行单方复审，但尚未作出驳回。

正是在这种情境下，35 U.S.C. § 304 给予专利权人至少两个月时间，就复审命令中认定的实质性新的可专利性问题提交声明。另见 37 C.F.R. § 1.530(b)–(c)。在已授权专利受到攻击时，提交声明可能看起来是自然反应。沉默可能显得被动，尤其是在专利看似最为暴露的时刻。

但是，命令后的声明并不是没有代价。等到该声明机会出现时，复审已经被下令启动。该声明无法阻止这一初始程序事件，但可以请求审查员重新考虑复审命令是否认定了实质性新的可专利性问题。如果审查员同意不再存在实质性新的可专利性问题，程序可以终止，或视情况撤销复审命令。Manual of Patent Examining Procedure § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]。当第一次 Office Action 全部或部分基于构成被挑战问题基础的文献而驳回权利要求时，专利权人通常可以在其答复中提出同一门槛性异议。37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II)。

因此，战略问题并不是放弃声明是否必然放弃门槛性异议。真正的问题是，在审查员尚未作出驳回、且请求人仍保有法定答复机会时，是否存在具体理由要提前披露该异议。提交声明会在请求人看到专利权人的论点后触发其答复权。35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535。也就是说，在审查员尚未确定真正必须回应的驳回之前，专利权人既把实质立场写入公开审查记录，又给了对手另一份实质性书面意见。

在侵权诉讼待决时，这种交换通常是不利的。一份声明可能揭示专利权人打算如何区分现有技术、哪些权利要求解释对侵权至关重要、哪里可能需要技术证言，以及请求中的哪些缺陷最为关键。请求人的答复随后可以修补挑战。同样的专利权人陈述日后还可能在权利要求解释、不侵权、无效、判决后或相关专利争议中成为内在证据。

本文讨论的是与侵权诉讼并行的第三方请求单方复审，且专利权人以已授权权利要求的原文进行抗辩。在这种情形下，更好的默认做法通常是立即准备实质答复，放弃可选择的声明，并等待第一次 Office Action。提交声明应当需要一项具体利益，且该利益超过请求人答复风险以及制造另一份审查文件所带来的诉讼成本。

II.                第 304 条使请求人在第一次 Office Action 前获得最后一份当事人书面意见

第 304 条看起来是平衡的。在 USPTO 认定存在实质性新的可专利性问题之后，专利权人至少有两个月时间提交声明。如果专利权人提交声明，请求人自送达之日起有两个月时间答复。35 U.S.C. § 304。表面上看，双方各获得一份额外文件。

然而，双方位置并不对称。复审命令揭示的是审查员的门槛性理由：它识别权利要求和问题、所依赖的专利或印刷出版物，并对每一项实质性新的可专利性问题提供简要理由。MPEP § 2246。但该命令并不驳回权利要求，也不使专利局承诺作出某一特定的新颖性或显而易见性判断。请求人已经选择了现有技术，构建了所主张的实质性新问题，识别了被挑战的权利要求，并提供了逐要素说明。专利权人尚未看到第一次 Office Action，不知道审查员会采纳哪些拟议的实质性理由、接受哪些映射、如何理解有争议术语，或认为请求中的哪些弱点具有实质意义。

提交可选择的声明会改变这种姿态。声明必须清楚说明为什么权利要求未被所引用的专利或印刷出版物预见，或未因这些文献单独或适当组合而显而易见。37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249。请求人随后会在作出其最后一次被授权的实质提交之前，先获得专利权人的分析。

被授权的答复范围比针对专利权人措辞的普通回应更宽。USPTO 指南规定，请求人并不限于专利权人声明中提出的问题，并且可以引用额外的专利和印刷出版物，或提出单方复审中适当范围内的其他问题。MPEP § 2251。该答复仍受程序合法范围限制；它并不是引入无关的适格性、披露或行为理论的邀请。然而，在可用的新颖性和显而易见性审查范围内，它给请求人一个机会，在了解专利权人的答案之后改进挑战。

这种修补机会是实际的，并非理论性的。如果专利权人指出缺少某一限制，请求人可以搜索针对该特征的额外出版物。如果专利权人攻击组合理由，请求人可以重新表述理由，或识别其遗漏的教导。如果专利权人说明请求依赖过宽的解释，请求人可以退回到较窄的解释并修改映射。原本意在击败请求的答复，反而可能成为强化请求的问题清单。

如果专利权人不提交声明，在该阶段将不考虑请求人的答复或其他请求人提交。37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251。请求人仍会收到 Office Action 以及送达的专利权人答复，但通常会成为观察者，而不是积极的实质倡议者。它不能参加专利权人的上诉，也不能自行对不利的可专利性认定提起上诉。37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273。

在共同待决诉讼中，这一区别更为重要，因为请求人可能就是被控侵权人，或与被控侵权人利益一致。可选择的声明在权利要求解释、专家发现或简易判决尚未完成之前，就提供了一份早期、正式的专利权人可专利性理论说明。即便诉讼律师和复审律师完全协调，声明仍会在请求人选择的时间向对方披露战略信息，并启动一个可用来回应该信息的规章机制。

因此，正确的区分不是准备与沉默之间的区分。专利权人应当进行与声明到期时同样严谨的分析：制作权利要求图表、检验所主张的组合、调查参考文献、识别解释问题，并形成任何必要的技术证据。真正的区分在于准备抗辩与过早披露抗辩。内部答复可以在审查员行动后继续完善。已提交的声明无法收回，而且请求人在仍有法定答复机会时即收到该声明。

III.             复审命令是门槛性决定，而不是驳回

立即回应的冲动通常建立在一个错误前提上：即下令复审的命令是不利的可专利性认定。事实并非如此。复审命令揭示的是审查员的门槛性理由，而不是驳回。它识别权利要求和问题、所引用的专利或印刷出版物，以及支持每一项实质性新问题的理由，但并不决定这些权利要求相对于该现有技术不可专利。MPEP § 2246。

这一区别应当控制专利权人进行倡导的时机。第一次 Office Action 识别审查员已经形成的立场，并应当以足够完整的方式提出理由，使相关问题能够在有重点的答复中得到处理。MPEP § 2262。只有到那时，专利权人才知道哪些参考文献、映射、解释和理由真正需要回应。

虽然专利权人可以在可选择的声明中请求重新考虑实质性新的可专利性问题认定，但当驳回全部或部分依赖于构成该问题基础的文献时，也可以在 Office Action 答复中请求重新考虑。如果审查员同意不再存在实质性新的可专利性问题，程序可以终止，或视情况撤销复审命令。若要取得后续委员会审查，专利权人必须先向审查员请求重新考虑，并在其上诉书状中单独提出该问题。37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI)。因此，放弃声明并不必然放弃门槛性异议。

开场声明必然早于这些信息。专利权人可能反驳审查员从未采纳的组合，争论审查员并未使用的解释，或提出覆盖若干假设理论的备选论点。每一个额外备选论点都可能在公开记录中增加对权利要求、说明书、现有技术或所主张发明的描述，却不推进对实际驳回的解决。

等待并不会放弃实质性抗辩。它允许抗辩瞄准真正重要的缺失限制、有缺陷的组合理由或证据缺口。复审必须迅速推进，专利权人应利用这段期间为压缩的审查流程作准备。35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271。但准备速度并不要求公开披露也同样加速。

在普通审查中，回应审查员从未采纳的理论是低效的。在同时进行的侵权诉讼中，这甚至可能产生实际伤害。专利权人可能就法院正在解释的同一权利要求语言、以及双方正在适用于被控产品的同一技术关系作出立场。等待实际 Office Action，可以减少必须作出的立场数量，从而减少日后可被描绘为不一致的立场数量。

IV.            并行程序不是彼此隔绝的世界

联邦巡回法院的并行复审判例清楚表明，行政程序和司法程序可以彼此直接影响。在 Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc. 中，Fresenius 于 2005 年在同一权利要求的地区法院诉讼待决期间请求单方复审。两项程序并行经过陪审团裁决、多次上诉、进一步损害赔偿程序以及 USPTO 的最终认定。由于侵权案件仍未终局，USPTO 关于被主张权利要求不可专利的最终判断要求驳回侵权请求。721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013)。

Fresenius 并未决定专利权人是否应提交可选择的 § 304 声明。它说明，不能把这一选择视为与诉讼策略无关的例行审查决定。法院和 USPTO 可能考虑不同现有技术、适用不同记录，并按不同时间表得出结果。联邦巡回法院指出，Fresenius 未能在地区法院现有技术中证明存在的结构，却在 USPTO 面前的不同参考文献中被认定存在。Id. at 1332–36。某一论坛中具有决定性的立场，在另一个论坛中仍可能需要形成并保留。

教训并不是在第一个可用机会说出一切。教训是协调两个程序，同时区分可选择的开场声明与针对实际驳回所必需的答复。放弃声明应当缩小公开记录，而不是缩小专利权人的内部分析。一旦审查员识别了理由，专利权人必须提出维持可专利性并与诉讼立场保持一致所需的每一项实质性回应。

V.               复审记录可以决定权利要求解释

已报道的判例很少取决于具有后果的词语究竟出现在可选择的声明、后续 Office Action 答复、上诉书状，还是宣誓书中。没有联邦巡回法院判决认定提交 § 1.530 声明在类别上不当。这些案例确立了放弃策略所依据的更宽泛命题：专利权人在复审中的陈述可以成为内在证据，并可以影响侵权诉讼中的权利要求范围和结果。See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012)。因此，可选择的声明是一份额外且可避免的文件，诉讼后果可能由此产生。

最接近、且涉及实际 Patent Owner's Statement 的上诉案例是 LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc.。面对待决的确认之诉以及主张无效的简易判决动议，专利权人请求复审。诉讼被中止，USPTO 维持了权利要求，整个过程形成了联邦巡回法院所称的“庞大的审查记录”。279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008) (nonprecedential)。

诉讼恢复后，对方挖掘该记录以寻求权利要求解释上的限制。联邦巡回法院审查了专利权人 Patent Owner's Statement 中的语言，并认定其关于公、母部件的一般性描述并非明确放弃。但其他复审论点确实清楚地将“divider member”定义为要求卡扣连接，而这一理解延伸到使用同一术语的三件相关继续申请专利。Id. at 968–71。该案不具先例效力，且可选择声明本身并未产生对方所主张的放弃。尽管如此，它的实践教训仍然直接：即便一个声明最终被认定过于一般、无法限制权利要求，也会成为上诉问题；而其他复审语言则影响了同一家族中的多件专利。

Krippelz 提供了更尖锐的先例性警示。Jacob Krippelz 于 1998 年起诉 Ford，并约一年后请求单方复审，明确指出待决诉讼并提交 Ford 已提出的参考文献。USPTO 最初驳回被主张的权利要求，但委员会最终在 Krippelz 及其专家将漫射光与所要求的“beam”区分开来，并讨论位于或接近反射器焦点的灯泡之后，维持了该权利要求。Krippelz, 667 F.3d at 1263–67。

复审中的胜利并未使侵权案件免受影响。联邦巡回法院将专利权人的复审论点和专家声明视为内在证据。法院认定，所要求的“conical beam of light”要求具有焦点的反射器以及位于或接近该焦点的光源。应用该解释后，法院认定该权利要求被另一参考文献预见，撤销有效性判决，撤销侵权和故意侵权裁定，并指示作出无责任判决。Id. at 1266–68, 1270。也就是说，在诉讼待决期间为维持可专利性而形成的记录，提供了一项权利要求解释，并帮助推翻了约 5600 万美元的判决。

Krippelz 中具有决定性的文件是后续复审上诉提交和声明，而不是可选择的 § 1.530 声明。这一区分限制了正式持有内容，但反而强化了战略观点。有些后续答复可能不可避免。可选择的开场声明则不是。提交该声明会在审查员尚未提出可能使定义成为必要的驳回之前，再创造一次定义术语要求的机会。

American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc. 说明为什么保留性措辞可能提供很少保护。在复审期间，专利权人通过声明“integral”部件是一体式配重的一部分来区分现有技术。在后续侵权诉讼中，专利权人辩称该声明并非必要、伴随有其他区分理由，并且与审查员观点不一致。联邦巡回法院仍然执行了一体式解释。即便还主张了其他理由，备选论点也可能产生权利范围放弃；公众可以依赖专利权人的陈述，无论审查员是否同意。637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011)。该解释支持了若干相关诉讼之一中的不侵权简易判决。Id. at 1328, 1336–37。

综合来看，这些案例表明，风险并不限于明显宽泛的让步。针对一个参考文献提出的技术区分可能成为对权利要求术语的定义。为一件专利作出的描述可能影响相关专利。专利权人也不能假定法院会因为审查员没有明确采纳某项陈述而将其忽略。

VI.            即使未被采纳的权利放弃理论也会扰乱诉讼

明确且无误的标准确实提供真实保护。含糊的复审陈述不会仅因被控侵权人提出限制性解读而缩小权利要求。但击败权利放弃论点并不能消除制造该问题所带来的成本。

Grober v. Mako Products, Inc. 说明了这一成本，该案的程序确实并行，尽管行政程序是旧法下的多方复审。Grober 于 2004 年提起侵权诉讼，被告随后请求复审，地区法院先中止案件，后又允许发现和权利要求解释程序继续进行。USPTO 仅在上诉通知之后才确认权利要求。686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012)。

地区法院高度依赖 Grober 的复审陈述，采纳了对“payload platform”的狭义解释，并作出不侵权简易判决。联邦巡回法院认定，这些陈述涉及传感器位置，而不是平台尺寸，因此并未清楚放弃三维结构。法院撤销了该解释和不侵权判决。Id. at 1341–44。Grober 在该问题上胜诉，但这是在复审记录成为地区法院决定性裁判和完整上诉争议基础之后才实现的。

记录还可能超越最初制造它的请求人。在 01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc. 中，请求多方复审的是 Citrix，而不是 LogMeIn。专利权人提交了专家说明，用以区分由所要求的“location facility”创建通信信道的系统，与由另一部件执行该功能的系统。LogMeIn 后来在另一案件中利用这些陈述获得单服务器解释和不侵权简易判决。687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012)。

联邦巡回法院驳回了该解读，因为专家讨论的是谁执行该功能，而不是该 facility 是否可以分布在多台计算机上，并撤销了判决。Id. at 1298–1300。该案既是一个教义上的限制，也是一项实践警示。上下文可能击败过宽的权利放弃理论，但它不能阻止另一被控侵权人提出该理论，也不能阻止地区法院在第一时间接受该理论。

风险甚至可以在审判后持续存在。在 Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc. 中，被控侵权人在侵权审判两个月后请求单方复审。其后来在寻求解除判决时引用专利权人的复审论点，主张存在不一致立场、不同的权利要求解释、虚假陈述、情势变化，以及对持续许可费的影响。No. 2021-1712, 2022 WL 539158, at 3–6 (Fed. Cir. Feb. 23, 2022) (nonprecedential)。多数意见狭义解读权利放弃，认定专利权人立场一致，并维持拒绝救济的决定。Id. at 5–7。专利权人胜诉，但复审语言成为判决后攻击侵权和前瞻性救济的前提。

这些判决并未确立每一份可选择声明都会缩小权利要求。它们确立了对策略更有用的一点：每一份额外陈述都会提供材料，使被控侵权人能够将其与权利要求解释立场、侵权理论、专家证言、相关专利和既有表述进行比对。成本并不限于输掉权利放弃争议；还包括制造争议、为其付费，以及允许它影响侵权案件的时间表和姿态。

VII.         放弃声明可推进程序而不让步于实质问题

放弃声明还会从复审时间表中移除一个确定期间。如果专利权人提交声明，请求人自送达之日起有两个月时间答复，审查员在准备第一次 Office Action 时会考虑这些被授权的文件。35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253。即便专利权人提前提交，或请求人最终拒绝回应，这一顺序仍会延迟由审查员主导的审查。

放弃可以通过两种方式记录。根据中央复审部门的 Waiver of Statement Program，在请求取得申请日之后、审查员审查开始之前，专利局会通过电话联系专利权人。该电话仅限于放弃声明；不允许讨论实质问题。如果专利权人同意，专利局会在面谈摘要中记录放弃，专利权人不需要——也不应——提交重复的书面记录，因为这样可能拖慢程序。MPEP § 2249。如果专利局尚未记录电话放弃，专利权人可以改为提交一份简短文件，说明其放弃 § 1.530 声明，并将该文件送达请求人。Id。

在适当案件中，审查员可以在同一天或在专利局请求的放弃后数日内发出复审命令和第一次 Office Action。Id。放弃并不保证这一时点或特定整体进度；审查员工作量、复杂性、上诉以及并行诉讼仍然重要。它只是移除一个为容纳可选择提交以及由此触发的对抗性答复而存在的期间。

最重要的是，放弃声明并不承认可专利性问题，也不放弃回应 Office Action 的权利。它绕过初步当事人文件交换，并使案件走向审查员已经形成的立场。如果地区法院诉讼被中止，这一排序也有助于专利权人说明，其选择的是 USPTO 授权的、用以加速下一次实质性 Office Action 的机制，而不是增加另一轮当事人书面意见。

VIII.       何时提交声明仍可能有正当理由

支持放弃声明的论点很强，但并非绝对。提交声明的最佳理由是存在一个离散、客观可证明的错误，该错误可以在简短提交中更正，并且不太可能被请求人的答复修补。参考文献表面上的错误引用、两个图之间关系的误解，或容易解决的日期问题，可能属于这种情形。如果更正确有现实可能导致立即确认，那么提前提交声明可能值得承受其触发的答复。

但这种比较必须明确进行。问题不仅是审查员是否可能从专利权人的解释中受益，而是可能利益是否超过向请求人展示该解释并给其两个月时间以精炼理论和补充出版物作出回应的成本。如果问题微妙、事实密集，或容易通过另一参考文献或理由修补，放弃声明通常仍是更好的选择。

诉讼的时间和状态同样重要。如果专利权人已经通过主张书、权利要求解释文件、发现程序或专家报告披露了其主要解释、有效性和技术立场，请求人从声明中获得的新信息可能少于诉讼更早阶段。这会降低——但不会消除——提交声明的增量成本。声明仍会触发法定答复，并形成另一份可被其他被告或在后续争议中使用的公开审查文件。

第二种论点是，成熟的请求人已经提出了其最强案件。这一说法忽视了答复的价值。其优势不只是又一次增加页数的机会；而是有机会阅读专利权人的答案，识别专利权人认为最强的抗辩，在备选理论之间作出选择，并预先回应专利权人可能向审查员提出的答复。

第三种论点是，法院可能期待及时的 USPTO 倡导。这种顾虑应当系于具体司法事件，而不是泛泛希望显得积极。如果一份范围很窄的声明能够实质影响即将到来的中止、排期或其他案件管理决定，它可能有正当理由。否则，放弃声明完全符合勤勉要求：专利权人终止请求人的法定书面意见机会，推动程序走向第一次 Office Action，并继续准备实质答复。

因此，决策应从三个问题开始。声明在第一次 Office Action 前可以实现什么已识别结果？请求人可以如何利用披露的信息？为什么该论点不能在审查员识别实际驳回后更有效地提出？提交声明应当需要异常清晰的答案，而不是泛泛地想要“讲出专利权人的一方说法”。

IX.             专利权人在放弃前后应当做什么

放弃声明应当改变提交顺序，而不是降低准备程度。在可能情况下，律师应在传达放弃前开始权利要求图表、现有技术调查、权利要求解释分析和答复提纲。由于第一次 Office Action 可能与复审命令同时发出，或在数日内跟进，放弃声明在消除请求人的法定答复的同时，也可能压缩专利权人的准备期间。MPEP § 2249。团队应当识别缺乏支持的映射，检验组合理由，并判断哪些问题取决于权利要求语言，哪些问题可能需要技术证据。

放弃声明控制的是可选择倡导的时机；它并不暂停诚实义务。专利权人、其律师以及其他实质参与复审的人，仍负责披露对可专利性具有重要性的专利和印刷出版物。信息披露声明应在复审命令后两个月内提交，或在此后尽快提交。37 C.F.R. § 1.555(a)–(b)。专利权人可以通过单独的信息披露声明履行该义务，而不把它纳入 § 1.530 声明。单独文件必须符合 37 C.F.R. § 1.98，按要求送达，并限于识别信息和说明其相关性，而不是就实质问题进行争辩。37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280。

在提交任何审查文件之前，这项工作应与诉讼团队协调。应当识别已经有争议或可能有争议的权利要求解释术语。拟议复审立场应与侵权主张、不侵权抗辩、专家报告、听证笔录、许可立场以及相关专利的审查历史进行比较。目标不是在不同程序环境中使用完全相同的措辞；目标是一组可以共存、且不会制造可避免张力的立场。

一致性并不要求假装两个论坛适用相同法律标准。对于未到期专利，USPTO 通常给予权利要求与说明书相一致的最宽合理解释。In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984)。对于已到期专利，专利局适用 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc) 框架。In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012)。专利局还以优势证据标准评估不可专利性，且不适用 § 282 的有效性推定；而地区法院适用 Phillips，并要求以清楚且令人信服的证据证明无效。35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011)。USPTO 指南要求审查员考虑既有司法解释，并说明实质不同的解释。MPEP § 2258。专利权人应当明确考虑这些差异，同时避免无法共存的事实立场或内在记录立场。

专利权人还应维护一个问题矩阵，显示哪些论点已经在哪个论坛提出，哪些论点必须在 Office Action 答复中保留。Fresenius 警示我们，不要把放弃声明误认为实质上的不作为：在法院成功的论点，除非在必要时于行政记录中得到适当形成，否则不能在 USPTO 保护该专利。721 F.3d at 1335–36。一旦第一次 Office Action 发出，专利权人应当完整回应每一项实质性驳回。

审查员面谈可以帮助检验决定性问题，第三方请求人不得参加。MPEP § 2281。任何面谈摘要和书面答复都应以与实质论点相同的诉讼意识来起草。应当由审查员的实际理由——而不是请求中每一个假设弱点——来界定答复。

最重要的是，答复不应宽于驳回所要求的范围。如果一个缺失限制即可解决所主张的组合，专利权人无需提供对发明的总体定义。如果组合理由失败，专利权人无需描述权利要求术语的每一种可能实施方式。如果某项解释过宽，专利权人应说明正确解释的文本和内在依据，而不要把优选实施例转化为权利要求要求。等待 Office Action 使这种纪律成为可能。

X.                结论

可选择的专利权人声明很容易被看作捍卫已授权专利的免费机会。在与侵权诉讼并行的第三方请求单方复审中，它并不是免费的。它会触发请求人答复，要求专利权人在审查员作出驳回之前回答，向诉讼对手披露战略信息，并在可能影响司法案件的内在记录中增加另一份文件。

放弃声明不是被动。它是有纪律的程序排序。它不放弃已经适当保留的门槛性异议，也不免除必要披露；它限制的是可选择的实质性倡导。专利权人立即准备，拒绝给请求人自动的声明后答复机会，推动程序走向审查员已经形成的立场，并在存在实际驳回需要回答时提交其实质答复。并行诉讼案例说明这种纪律为何重要：复审语言可以缩小权利要求、跨越专利家族和被告、支持决定性动议，或产生高成本争议，即便专利权人最终击败所主张的权利放弃。

因此，在大多数伴随诉讼的单方复审中，更好的第一反应不是开场声明，而是放弃——并且有纪律地决定等待真正必须回答的驳回。