审查案卷背后：专利申请审查材料的可开示性——保密特权、工作成果、专利代理人、境外代理人及内部法律顾问沟通

I.                   审查案卷与“影子档案”

正式的专利案卷只讲述了申请审查过程的一部分。在公开记录背后，可能还存在发明披露书、现有技术分析、草稿和红线稿、审查员访谈记录、申请审查律师之间的电子邮件、给境外代理人的指示、组合管理建议，以及与专利代理人的沟通。日后在有效性、侵权、发明人身份、所有权或不衡平行为发生争议时，对方可能会要求取得这份非公开的“影子档案”。

一种本能反应是：这些材料属于律师，因此受到保护。这种说法过于宽泛。文件是在专利申请审查过程中形成这一事实，并不决定该文件是否受保密特权或工作成果保护，也不能仅凭这一事实回答该文件是否必须提交。文件标有“Privileged and Confidential”、存放在律师电子文件夹中，或电子邮件链中有律师参与，同样不能决定结果。反过来，缺乏保密特权或工作成果保护这一点本身，也不等于该项目落入可允许的证据开示范围；相关性、比例性、其他保护措施以及保护令条款仍然是独立问题。Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c).

分析主要受两项法理支配：律师-客户保密特权和工作成果原则。二者经常重叠，但保护的利益不同，所依据的事实也不同。律师-客户保密特权保护为取得或提供法律意见而作出的合格保密沟通。工作成果通常保护为预期诉讼或审判而准备的文件和有形物。申请审查文件可能同时满足两项法理，可能只满足其中一项，也可能两项都不满足。

这一区分在专利实务中尤其重要。准备和推进专利申请审查属于法律执业。Sperry v. Florida ex rel. Fla. Bar, 373 U.S. 379, 383, 402 (1963). 为该目的而作出的保密沟通因此可能享有保密特权。然而，常规申请审查通常是为取得政府授予的权利而进行的单方程序，而不是与对方当事人的诉讼。不体现受保护沟通的申请审查材料，因而可能落在律师-客户保密特权之外，同时也不构成工作成果。

正确的分析必须逐件文件进行。它要问：材料由谁制作、为何制作、是否被传达以及向谁传达、每一参与者的法律身份和角色是什么、保密性是否得到维持；对于工作成果，还要问是否有具体可预期的争议实质性影响了该材料的制作。

II.                基础不同的两种保护

律师-客户保密特权通常保护客户与律师之间为取得或提供法律意见而进行的保密沟通。它并不限于诉讼。在受弃权和犯罪-欺诈等公认例外限制的前提下，符合该法理要件的沟通通常会继续受到保护，不因对方是否需要该沟通而改变。

保密特权保护的是沟通，而不是基础事实。Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 395–96 (1981). 因此，即使构思、测试、现有技术检索或对某一文献的知悉曾与申请审查律师讨论，发明人仍可能必须就这些事项作证。近期一件专利案件将同一区分适用于据称按专利律师指示制作的图纸：图纸本身以及关于其制作的事实，并不因为律师参与而享有特权。Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024). 如果基础事实在其他方面具备相关性、符合比例要求且不受保护，就可以从实验室记录、测试数据、证言、电子邮件或其他来源取得。

既有的技术记录或商业记录也不会仅因被发送给律师而成为特权材料。Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 403–05 (1976). 如果转发邮件揭示了法律意见请求，该邮件本身可能享有特权；但附件记录必须凭自身条件符合保护要求。

工作成果服务于不同目的。《联邦民事诉讼规则》26(b)(3)保护由当事人或其代表为预期诉讼或审判而准备的文件和有形物。Fed. R. Civ. P. 26(b)(3). 该法理不限于律师-客户沟通，也可能涵盖调查材料、律师笔记、专家相关材料以及非律师代表完成的工作。反过来，它通常要求存在真实的诉讼关联，而这是律师-客户保密特权并不要求的。

普通工作成果或事实性工作成果并不形成拒绝提交的绝对屏障。根据Rule 26(b)(3)，如果请求方证明有重大需要，并且无法在没有不当困难的情况下取得实质等同材料，法院可以命令提交。该规则要求法院更强力地保护律师的心理印象、结论、意见和法律理论。但门槛问题仍然在前：即便是律师坦率的心理印象，如果材料并非根据适用法域的标准为预期诉讼而准备，也不是工作成果。

特征	律师-客户或专利代理人保密特权	工作成果原则
受保护利益	保密法律咨询	诉讼准备的完整性
典型对象	合格沟通	为预期诉讼或审判而准备的文件或有形物
是否需要诉讼？	否	通常是
常规申请审查	通常可以支持特权	通常不支持工作成果
能否因需要而被突破？	一般不能，除非存在弃权或例外	事实性工作成果有时可以；意见性工作成果受到更强保护

这一区分在申请审查中造成反复出现的保护空隙。律师未传达的分析并不自动成为律师-客户沟通。如果该分析只是为常规申请审查而形成，并缺乏适用标准所要求的诉讼关联，它也可能无法通过工作成果测试。这个空隙说明，目的、沟通和文档记录比标签更重要。

III.             准据法优先

适用法律是门槛问题。《联邦证据规则》501将联邦普通法——由联邦法院依理性和经验发展而来——作为联邦问题诉讼中特权法的通常来源。但该规则加入了一个重要限定：在民事案件中，对于以州法提供判断规则的请求或抗辩，特权问题由州法支配。Fed. R. Evid. 501. 因此，联邦专利案件可能对专利请求适用联邦特权法，同时又需要对州法下的所有权、合同、律师执业过失或信义义务请求关注州特权法。分析应当识别每一项被扣留沟通所涉及的请求或抗辩；争议中某处存在一项专利，并不会为所有文件选择同一套特权法。

联邦专利案件还增加第二层法律选择。审查地方法院时，联邦巡回上诉法院通常对非专利问题适用地区巡回法院法，但对实质性专利问题以及与专利权执行充分关联的程序问题适用自身法律。In re Queen's Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2016); In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 803–04 (Fed. Cir. 2000). Spalding说明了这条界线。法院之所以适用联邦巡回法院法，是因为就提交用于专利评估的发明记录主张特权涉及实质专利法。203 F.3d at 803–04. 相比之下，该案解释说，In re Regents of Univ. of Cal.正确地对许可人与被许可人之间的共同利益问题适用第七巡回法院法，因为该问题并非专利法所特有。Id. at 804 (discussing 101 F.3d 1386, 1390 n.2 (Fed. Cir. 1996)). 因此，涉及发明披露、申请审查沟通或专利代理人特权的专利特有问题可能由联邦巡回法院法支配，而非专利特有问题可能由地区巡回法院法支配。

工作成果还需要单独进行法律选择核查。Rule 501处理的是特权；在联邦证据开示中，针对为预期诉讼而准备的文件和有形物的工作成果保护，主要见于《联邦民事诉讼规则》26(b)(3)。Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)(A). 各地区巡回法院对双重目的材料并不采用完全相同的表述。第二巡回法院询问文件是否因预期诉讼而制作，以及若无这种预期，该文件是否仍会以实质相似形式制作；第五巡回法院则询问制作文件的主要动机是否是协助可能的未来诉讼。Compare United States v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1202 (2d Cir. 1998), with United States v. El Paso Co., 682 F.2d 530, 542–43 (5th Cir. 1982). 对混合法律和非法律沟通的标准也有所不同：第二巡回法院询问法律意见是否是该沟通的主要目的，而哥伦比亚特区巡回法院询问取得或提供法律意见是否是其重要目的之一。Compare In re County of Erie, 473 F.3d 413, 420 (2d Cir. 2007), with Fed. Trade Comm'n v. Boehringer Ingelheim Pharms., Inc., 892 F.3d 1264, 1267–68 (D.C. Cir. 2018).

因此，逐件文件的审查应当从识别法院、该文件相关的请求和抗辩、特权法的联邦或州法来源、特定问题由联邦巡回法院还是地区巡回法院法理支配，以及该法域对工作成果或混合目的沟通采用何种测试开始。只有在此之后，才应转向该文件是否满足所主张保护的要件。

IV.            普通美国申请审查中的律师-客户保密特权

联邦巡回上诉法院关于申请审查特权的主要判例是In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 805–07 (Fed. Cir. 2000)。在该案中，发明人向公司法务部门提交了一份发明记录。该记录描述了发明，列明潜在相关的现有技术，并提供了与可专利性有关的信息。法院认定该记录享有特权，因为它是主要为取得关于可专利性的法律意见以及获得准备专利申请的协助而保密地提供给律师的。

Spalding驳回了这样一种主张：技术内容或现有技术信息必然会把发明披露变成不享有特权的事实报告。法院从沟通的整体语气出发，认定其中存在明示或默示的法律服务请求。法院没有把记录拆分成受保护的“法律”句子和不受保护的“技术”句子。此后某些技术内容在专利申请中的公开，也没有追溯性地消灭早前保密沟通的特权。

该判决并不意味着每一份发明披露、申请草稿或申请审查文件都当然享有特权。主张保护的一方仍须证明保密性和法律目的。发明表格若同时发送给律师、业务高管、产品经理以及发明委员会，用于预算、报酬或组合排序，可能需要不同分析。双重目的沟通应根据适用法域对混合目的沟通的测试进行评价。

从实务角度看，寻求关于可专利性、发明人身份、权利要求范围、撰写、申请策略或向USPTO作出答复之建议的保密沟通，是较强的特权候选。草稿交流在揭示保密客户信息、拟提供的法律意见或未公开战略选项的范围内，可能符合条件。普通研究记录、原始测试数据、行政报告、商业预测以及公开申请审查文件，并不因为律师审阅过就成为特权材料。

公司代理关系又增加一层分析。发明人和其他员工在其公司职责范围内作出的沟通，若是为了使公司律师能够向公司提供建议，可能享有特权。Upjohn, 449 U.S. at 394–95. 但公司特权属于组织。接受公司律师访谈的发明人并不自动成为该律师的个人客户，委托关系和访谈应当明确这一区别。

不衡平行为指控也不会自动消灭特权。Spalding要求初步证明该沟通是为了促进欺诈而作出。仅仅指称某一文献没有被引用——尤其当该文献曾被提供给律师评估时——本身并不满足犯罪-欺诈例外。

V.               专利代理人：与授权执业相关联的独立特权

客户常常依赖可以在USPTO执业但并非律师的注册专利代理人。在由联邦巡回法院法支配的联邦专利诉讼中，In re Queen's Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–94, 1301–02 (Fed. Cir. 2016)，承认一种有限的联邦普通法专利代理人特权，适用于代理人在其授权USPTO执业范围内的合格沟通。该保护独立于律师-客户保密特权，尽管在功能上与之类似。Queen's University本身并未为每一个审判机关或每一种州法情形确立普遍适用规则；准据法分析仍须先行。

Queen's University判定，客户与非律师专利代理人之间的保密沟通，如果是为推进国会和USPTO授权的任务而作出，包括为这些任务合理必要并附随的服务，即享有特权。主张特权的一方负有证明特定沟通落入该授权范围的责任。820 F.3d at 1301–02.

授权执业的判断是功能性的。根据37 C.F.R. § 11.5(b)(1)，核心例子包括关于可专利性的建议；准备、提交和推进申请；答复审查意见通知书；提出修改方案；以及进行审查员访谈。沟通必须涉及代理人的授权工作，或与之合理必要并附随的服务；专利代理人的存在并不会保护无关的法律、商业或行政内容。

该特权不会把专利代理人转化为一般法律顾问。Queen's University将侵权建议、在预期诉讼或交易中对他人专利有效性的某些意见，以及授权USPTO执业范围以外的其他工作，列在该法理之外。许可、公司交易、地方法院诉讼策略和州法问题通常需要单独的特权基础。

因此，应按功能而非头衔描述该保护。注册专利代理人的电子邮件不会仅因涉及专利而享有特权。主张者必须证明保密性、专业建议的请求或提供，以及主题落入授权执业范围。律师监督也不是Queen's University所承认直接特权的前提，尽管律师、专利代理人与其共同客户之间的沟通可能存在重叠的保护根据。近期一项特拉华判决强调了主张和举证的重要性：法院将专利代理人特权视为独立于普通律师-客户特权，并在主张者未援引正确特权或未证明执业人员资格和职能时，驳回了一揽子主张。Chervon (HK) Ltd. v. One World Techs., Inc., No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8 (D. Del. Jan. 13, 2023).

VI.            关于答复审查意见通知书的内部电子邮件

常见的申请审查工作流程会产生一个表面简单、实则困难的特权问题。客户将审查意见通知书发给负责监督的律师。监督律师要求初级律师分析驳回理由并准备答复。初级律师传阅拟提出的意见和修改，监督律师在征求客户批准前修改草稿。如果该专利日后进入诉讼，被控侵权人可能要求取得整条内部电子邮件链。

客户没有出现在这些电子邮件中，并不必然否定特权。法院通常承认，代表同一客户的律师在提供该客户的法律服务时必须能够保密地协商。在Natta v. Zletz, 418 F.2d 633, 637 & n.3 (7th Cir. 1969)中，公司专利律师与外部专利律师之间的往来受到保护，因为这些沟通实质上是公司与其外部律师关系的一部分。Richards v. Kallish, No. 22-cv-9095 (CS) (VR), 2023 WL 8111831, at 2, 6–8 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023)，同样将保密的专利申请审查沟通视为特权沟通，并认为在发明人、技术人员和申请审查支持人员的参与有助于代理工作的情况下，其参与并不破坏保密性。近期，LKQ Corp. v. Kia Motors America, Inc., No. 21 C 3166, 2023 WL 3200236, at *6–7 (N.D. Ill. May 2, 2023)，保护了专利申请审查团队与公司内部律师之间适当列入特权日志的电子邮件，其中交换了关于专利申请策略的信息和律师意见。

Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 146–53 (D. Del. 1977)，在专利部门内部适用了类似推理。一名下级专利专业人员接受任务，为监督律师向客户提供建议而进行法律研究。法院认为，这种安排与分派给初级律师的任务没有实质区别。近期一项非申请审查案件也承认，内部草稿、律师修改以及传送草稿的电子邮件，如果是为取得或传达法律意见而保密准备，仍可能享有特权。Burge v. Teva Pharm. Indus. Ltd., No. 22-cv-2501-DDC-TJJ, 2025 WL 2172466, at *12–13 (D. Kan. July 31, 2025).

这种推理适用于普通的审查意见答复任务。监督律师要求初级律师判断被引用文献是否教导有争议的限制、评估书面描述支持、分析禁反言或免责声明风险，或建议应当争辩还是修改，通常属于向客户提供法律意见的一部分。初级律师的分析、草稿和红线稿，如果为形成或传达该意见而保密制作和传阅，也可能享有特权。See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 受保护的是客户的律师-客户保密特权，而不是两个律师自身拥有的独立特权；客户不必被抄送到起草过程的每一步。

保护是功能性的，而不是基于身份本身。IQL-Riggig, LLC v. Kingsbridge Techs., No. 19 CV 6155, 2021 WL 1172654, at *3–5 (N.D. Ill. Mar. 29, 2021)，拒绝仅因同一律所律师之间的电子邮件涉及客户诉讼就将其视为特权材料，尽管这些信息因涉及反诉和简易判决动议的抗辩而构成工作成果。在申请审查背景下，Huber Engineered Woods LLC v. Louisiana-Pacific Corp., No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11, paras. 22–24 (D. Del. Sept. 30, 2022)，认定律师之间仅确认USPTO提交状态的电子邮件并不享有特权，因为其中没有披露法律策略或实质性意见。因此，即使每一名发件人和收件人都是律师，提交确认、日程安排、签名请求和单纯转发仍然是较弱的特权候选。

Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022)，提供了相应的申请审查警示。法院拒绝以类别方式扣留申请审查律师的内部工作文件，并要求逐件文件作出说明。结合Natta、Hercules、LKQ和Huber，更谨慎的表述是：保密的法律团队沟通在为客户请求、传递或完善法律意见，或揭示客户秘密时，往往享有特权。仅有两名律师出现在电子邮件中，并不足够。各地区巡回法院关于衍生性或律师间特权的差异，使文件的内容和功能尤其重要。

这种对比具有实践意义：

•             “客户指示我们保留系统权利要求。文献A似乎没有所要求保护的控制器，因此我建议对第103条驳回进行争辩，并将所附修改作为备用方案”会形成较强的特权主张。它揭示了客户指示，并提供了用于进一步建议的法律分析。

•             监督者答复中讨论书面描述风险并指示采用更窄修改，同样属于较强情形。

•             “请在周五前准备答复”、一项案卷记录、一份费用估算，或一份审查意见通知书已发出的通知，可能并不披露任何保密法律意见。

•             在要求存在受保护沟通或可证明其用于向客户提供建议的法域中，律师的私人研究笔记或未传达的关于权利要求弱点的评估，可能落在律师-客户保密特权之外。

草稿需要独立分析。内部答复草稿或红线稿可能通过拟提出的意见、被否决的修改、关于支持依据的评论以及策略选择，揭示律师法律意见。Burge虽非申请审查案件，但说明了一般规则：保密的内部草稿和律师修改，如果服务于法律意见过程，可能享有特权。2025 WL 2172466, at *12–13. 答复一旦提交，就已向USPTO披露；如果并在申请档案公开后，通常也将成为公开材料；提交本身并不会为已提交内容创造特权。草稿身份本身并非决定性因素，电子邮件及其每一个附件都应分别审查。将公开的审查意见通知书、引用专利、原始测试结果或既有技术记录附在特权电子邮件后，并不会把附件转化为特权文件。

工作成果并不提供自动兜底。Hercules拒绝将工作成果保护适用于草稿修改、草稿权利要求、涉及单方申请审查的律师笔记，以及审查意见通知书上的手写笔记，因为它们针对的是申请审查而非具体对抗性争议。434 F. Supp. at 151–53. Geomatrix也拒绝了“取得专利并日后主张专利的一般计划即可按类别保护申请审查材料”的命题。2022 WL 603029, at *2–3. Resh则在记录未显示据称按专利律师指示制作的发明人图纸是为预期诉讼而制作时，认定不存在工作成果。No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5. 主张者必须证明特定电子邮件或草稿具有适用法律要求的诉讼关联。

VII.         境外代理人与跨境申请审查沟通

国际申请审查增加了一个国内申请审查通常没有的门槛问题：所谓“境外代理人”究竟是谁？这个标签可能指外国执业律师、受监管但未取得普通律师资格的专利执业人员、公司内部专利专业人员、在作出法律或技术判断的翻译人员，或执行事务性任务的提交服务商。这些类别不能互换。在某些国家，被称为“patent attorney”的人员可以在专利局执业，但并不是一般意义上的执业律师。因此，资质、授权职能和角色都很重要。

A.                 2026年7月外国住所代理规则

自2026年7月20日起，当至少一名已识别的申请人或专利权人住所位于美国及其领土以外时，USPTO要求由专利执业人员代理；除非另有规定，代表该等当事人提交的文件必须由专利执业人员签名。该要求适用于该日或之后收到的文件，不论申请的提交日期为何。Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner, 91 Fed. Reg. 13,510, 13,512–13, 13,519 (Mar. 20, 2026) (amending 37 C.F.R. §§ 1.9, 1.31–.33; effective July 20, 2026); 37 C.F.R. §§ 1.31(a)(2)–(3), 1.33(b)(3) (2026). 该规则实质性改变了跨境申请审查的操作机制，但其本身并不确立特权。分析应分别识别负责美国来往文件的USPTO执业人员、就外国法或外国申请审查提供建议的外国律师或其他执业人员、每一人代表的客户，以及在保密沟通中加入其他参与者的代理关系或合理必要性基础。主张者仍须根据支配该法庭的法律证明所主张特权的要件和范围；注册、代理关系和签名权限本身并不会使申请审查链条中的每一项沟通都享有特权。

B.                 法律选择优先

一种常用方法，尤其见于涉及外国特权的第二巡回法院案件，是“touch-base”测试。它询问哪一国家对沟通保密性具有主要或最直接、最有力的利益。涉及美国程序或美国法意见的沟通通常与美国“接触”；围绕外国程序或外国法展开的沟通通常与该国“接触”。See Mangouras v. Squire Patton Boggs, 980 F.3d 88, 99–100 (2d Cir. 2020); In re Application of BM Brazil 1 Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, 347 F.R.D. 1, 9–10 (S.D.N.Y. 2024). 分析可能还有第二步。在In re B&C KB Holding GmbH中，德国具有主要利益，因为沟通涉及德国法交易，但法院最终适用美国特权法，理由是在该情形下适用德国法会违反国际礼让原则：德国法不承认民事程序中的律师-客户特权，同时也不允许类似的审前证据开示。No. 22-mc-00180 (LAK) (VF), 2025 WL 1802956, at *2–7 (S.D.N.Y. July 1, 2025). 这一方法并非国家层面的默认规则；其他法院可能采用不同的法律选择框架。

外国申请与后来美国专利的关系，并不必然建立充分的美国连接。在AstraZeneca LP v. Breath Ltd., No. 08-1512 (RMB/AMD), 2011 WL 1421800, at *5–9 (D.N.J. Mar. 31, 2011)中，关于瑞典申请和PCT申请的沟通，并不会仅因这些申请支持后来美国专利的优先权、PCT申请指定美国并且曾设想美国提交而与美国接触。相关沟通涉及瑞典可专利性和申请准备，因此由瑞典法支配。涉及多个国家的电子邮件，因而可能需要按主题、甚至按段落部分进行分析。

C.                 外国律师与外国专利执业人员

如果适用美国法，参与者的身份仍然重要。合格的外国执业律师以律师身份行动时，通常可以参与特权关系，前提是沟通具有保密性并为取得或提供法律意见而作出。在近期一件专利案件中，与瑞典律师为寻求专利意见而进行的电子邮件沟通仍享有特权，且在有知情需要的经理之间有限传阅并未构成弃权。Mölnlycke Health Care US, LLC v. Greenwood Mktg., LLC, No. 22 Civ. 3719 (CS) (JCM), 2024 WL 4602138, at *5–7 (S.D.N.Y. Oct. 29, 2024). 代表同一客户的美国律师和外国律师之间的沟通，不必每封邮件都包含客户。日程安排、账单、提交确认以及主要为商业性质的讨论，不会仅因由律师发送而落入特权。

当境外代理人是非律师专利执业人员时，分析尚不那么确定。Queen's University涉及的是注册美国专利代理人；它本身并未决定外国执业人员的处理方式。尽管如此，若能证明外国执业人员有权提供所涉特定服务，若干地方法院已经延伸其功能性推理。

在Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville Corp., No. 1:15-cv-00111-TWP-MJD, slip op. at 5–11 (S.D. Ind. Oct. 1, 2019)中，法院保护了与受监管英国专利代理师的沟通，但限于这些沟通落入其在英国法下的执业权限。Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S, Nos. 17-1646-LPS & 17-1647-LPS, 2020 WL 1873026, at *2 (D. Del. Apr. 15, 2020)，同样认为，当注册外国专利代理人在其本国授权执业范围内行动时，与其沟通可能受到保护。

Philips N. Am. LLC v. Fitbit LLC, 583 F. Supp. 3d 251, 259–70 (D. Mass. 2022)，说明了权限证据为何重要。法院接受Queen's University、Knauf和Align的功能性推理可以扩展至外国专利执业人员。然而，Philips未能证明荷兰专利代理人在有争议的许可和侵权沟通中是在其法律授权角色内行事。存在职业保密义务的证据不足以成立，因为职业秘密义务不必然等于证据法上的特权。Chervon还提供程序性警示：一揽子主张、不充分的特权日志，以及未能证明外国执业人员身份和授权职能，都可能导致主张丧失。No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.

D.                 美国律师与境外代理人之间的沟通

美国律师与境外代理人的沟通可能继续享有特权，因为该代理人为同一客户担任法律顾问，或是提供法律服务所合理必要的代表。在Tulip Computs. Int'l B.V. v. Dell Comput. Corp., 210 F.R.D. 100, 104–05 (D. Del. 2002)中，美国专利律师与一家荷兰专利事务所关于美国专利提交和审查的沟通受到保护，因为该荷兰事务所向客户提供服务，并在与美国律师往来时作为客户代理人行事。类似推理也可能涵盖外国执业人员的当地法律分析，或为形成申请审查建议所必需、并带有法律判断的信息翻译。

然而，仅仅抄送境外代理人并不能证明其参与具有必要性。在美国律师无权指挥外国法执业时，也不应机械依赖“监督”理论。委托记录应识别客户、执业人员的资质和授权职能、法律任务、与美国律师的关系以及保密预期。标签和未经宣誓的陈述不能替代逐件文件证据。See Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) (requiring a stronger evidentiary showing and treating filing-status facts as unprivileged); Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.

一次审查意见交流可以说明这些类别。境外代理人的电子邮件如果只写明答复期限、官方费用或提交确认，通常只是传达行政事实。分析审查员驳回理由、建议是否修改，或请求美国律师就如何保留权利要求范围发表看法的电子邮件，则更可能符合条件。答复草稿和律师评论可能揭示保密法律意见，尽管最终答复将提交给专利局并可能最终进入公开案卷。已提交文件就有意披露的内容而言不享有特权，但提交并不必然消灭未出现在已提交文件或日后公开案卷中的被放弃替代方案或保密咨询的保护。

E.                  PTAB专门规则

PTAB审判程序有一项明文规则。根据37 C.F.R. § 42.57，与外国法域专利执业人员的合格沟通，如果对该执业人员权限而言合理必要并附随，即与美国律师沟通享有同等联邦特权待遇。该规则不论外国法域是否承认等同特权均适用，并明确容纳多名执业人员及其助手之间的沟通。Rule on Attorney-Client Privilege for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, 82 Fed. Reg. 51,570, 51,572–75 (Nov. 7, 2017).

不应夸大其适用范围。第42.57条支配的是PTAB审判程序中的特权问题。它本身并不约束联邦地方法院、州法院、外国法庭或外国专利局。地方法院诉讼仍然需要适用相应的法律选择和普通法分析。

境外代理人沟通也可能独立构成工作成果，但只有在其满足适用的为预期诉讼或审判而准备文件的测试时才如此。Philips提供了有用对比：一些荷兰执业人员电子邮件未通过特权分析，但法院保护了与针对已识别公司且有记录的执行策略相关的沟通。583 F. Supp. 3d at 271–74. 法院拒绝了“许可业务几乎总是预期诉讼”的更宽泛命题。焦点仍然是特定文件为何被制作。

VIII.       申请审查工作何时成为诉讼工作成果

常规申请审查通常不满足预期诉讼要求。专利取得后可能用于执行、存在竞争者，或一项有价值的专利将来可能被诉讼，这些事实通常过于抽象。否则，几乎每一个申请审查案卷都会成为工作成果，实际抹掉Rule 26的诉讼门槛。See Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024); Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022).

当具体争议出现时，分析可能改变。相关发展可以包括侵权指控、停止侵权函、受到威胁的确认判决之诉、就特定对手聘请诉讼律师、对抗性授权后程序，或为回应特定诉讼而制定的继续申请或再审查策略。近期诉前测试判例显示了所需对比。在Samsung Elecs. Co. v. Technical Consumer Prods., Inc., No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (D. Del. June 27, 2025)中，同期特权日志将测试与预期专利诉讼和律师心理印象联系起来。该判决并未为申请审查材料创造类别化日期或结果；它说明了同期、逐件文件证据的重要性。

适用测试因巡回法院而异。有些法院询问文件是否“因为”预期诉讼而制作；另一些法院强调其主要动机，或询问该文件在通常业务过程中是否会以实质相似形式制作。See Geomatrix, 2022 WL 603029, at 2–3. Graham Packaging Co., L.P. v. Ring Container Techs., LLC, No. 3:23-cv-00110, 2024 WL 1221178, at 4–5 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024)，承认诉前侵权测试可以符合条件，但在专利权人未提供测试日期、声明或合规特权日志时，认为其证明不足。在任何表述下，笼统声称诉讼总是可能的声明都很脆弱。更有说服力的证明应识别预期争议、该争议何时以及为何变得具体、谁要求制作文件、该文件如何不同于普通申请审查工作，以及它意在如何协助该争议。

这种证明也应逐件文件进行。单一申请审查事项可能包含：

•             为克服现有技术而准备的普通修改；如果没有诉讼关联，通常不是工作成果；

•             向客户推荐该修改的特权电子邮件；

•             诉讼律师备忘录，评估该修改可能如何影响一件已识别的侵权案件；该备忘录可能同时享有特权并构成工作成果；以及

•             提交给USPTO的最终答复；对于其有意披露的内容，该答复不享有特权，并可能日后进入公开申请案卷。

意见性工作成果受到强保护，但不应以该标签跳过门槛。常规申请审查中的律师心理印象并不自动成为意见性工作成果。首先要证明材料是为预期诉讼而准备；然后再评估其包含事实性还是意见性工作成果，以及任何披露是否构成保护弃权。Compare Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (no litigation nexus shown), with Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (contemporaneous evidence established litigation-directed testing).

IX.             逐件文件适用这些法理

可辩护的审查应避免以整个案卷为单位作假设，而是对每一项目提出独立问题。

向律师提交的发明披露。主要为寻求可专利性和申请意见而作出的保密披露，在Spalding, 203 F.3d at 805–07项下是较强的特权候选。保密特权并不遮蔽基础事实；基础事实可在相关性、比例性和其他证据开示限制下，从非特权来源取得。See Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5.

客户询问如何答复审查意见通知书的电子邮件。如果保密并指向法律意见，通常享有特权。当该答复属于常规申请审查时，通常不是工作成果。

监督者-初级律师分析。当其请求或完善给客户的意见、传达客户指示或揭示受保护沟通时，通常享有特权。See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 仅因两名律师交换该分析，并不会自动享有特权；行政或仅涉状态的律师电子邮件也不会仅因由律师交换而享有特权。See Huber, No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11. 它们是否必须提交仍是单独的证据开示问题。没有诉讼关联时，此类分析通常不是工作成果。

内部答复草稿。草稿在揭示保密法律意见、客户输入、被否决论点或战略替代方案的范围内可能享有特权。See Burge, 2025 WL 2172466, at *12–13. 草稿身份本身不足够，每一附件都需要单独审查。常规起草通常不是工作成果。

律师私人笔记。笔记如果记录了受保护的客户沟通，可能享有特权；但不会仅因由律师撰写而享有特权。若满足适用的预期诉讼测试，它们可能成为工作成果；常规申请审查笔记可能落入保护空隙。

与美国专利代理人的沟通。保护取决于保密性、法律目的，以及主题是否落入该代理人授权的USPTO执业范围。一般侵权或许可建议落在直接专利代理人特权之外。

与境外代理人的沟通。应识别参与者的确切身份，确定准据法，证明授权执业范围，并分析沟通目的。See Philips, 583 F. Supp. 3d at 259–70; Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8; In re B&C KB Holding GmbH, 2025 WL 1802956, at *2–7. PTAB Rule 42.57只回答Part 42所支配程序中的特权问题。

行政传送。期限、提交回执、公开状态信息、预算以及纯粹事务性指示通常不享有特权；但将这些事实嵌入实质性特权讨论中，并不必然放弃整项沟通的保护。

最终提交文件。已提交的答复、修改或声明已经向USPTO披露，并可能日后公开；对于有意提交的内容，它不享有特权。未披露草稿或沟通的保护必须单独分析。

诉讼导向的申请审查策略。继续申请、再审查、访谈或修改，在具体已识别争议使材料具备适用测试所需诉讼关联时，可能产生工作成果。See Geomatrix, 2022 WL 603029, at *2–3. 普通申请审查目的和诉讼目的应在可能时分开并记录；同期证据在Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6中具有决定性。

X.                弃权、例外与证据开示机制

即使是合格沟通，也可能因披露给特权关系之外的人而失去保护。因此，分发名单应反映真正需要参与取得或提供法律意见的人。Mölnlycke, 2024 WL 4602138, at 5–7中，向有知情需要的经理有限传阅并未构成特权弃权。相比之下，在最终认定美国特权法支配后，In re B&C KB Holding GmbH就与银行家和财务顾问共享的二十八份文件认定构成弃权，因为这些人的角色并非为法律意见翻译或解释信息所必需。2025 WL 1802956, at 5–7. 翻译和技术专家在合理必要时可以留在特权范围内，但其角色应被记录，而非被假定。

当美国律师和外国律师代表同一客户时，他们之间的协调通常不需要共同利益原则。若他们代表不同客户，例如申请人与被许可人，或两个共同所有人，共同利益就可能变得重要。该原则通常保全既有特权，而不是创造特权。In re Regents of the Univ. of Cal., 101 F.3d 1386, 1389–91 (Fed. Cir. 1996). 单纯共同商业目标或保密协议，可能不足以建立所需的共同法律利益。

近期一项专利诉讼判决也提醒，不要把狭窄披露转化为一揽子弃权。一封发送给双方的电子邮件并未放弃所有其他主题的特权沟通；而且，测试律师-客户关系是否存在的适当程序是秘密审查，而不是公开提交。Trs. of Columbia Univ. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1244, slip op. at 13–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 该判决源于诉讼律师与证人客户的沟通，而非专利申请审查，但其弃权和披露原则仍具启示意义。

工作成果弃权遵循不同分析。向非对抗性第三方披露，并不总是放弃工作成果；向对手披露，或显著增加对手接触可能性的行为，则可能构成弃权。同一行为可能放弃保密特权但不放弃工作成果，反之亦然。Samsung Electronics认定，诉状中识别被控部件来源，在没有更多情形时，并未放弃对基础测试的保护，尤其是在专利权人声明不会在审判中依赖该调查来证明侵权的情况下。No. 1:23-cv-186, slip op. at 4–6. 相比之下，Graham Packaging要求披露诉状为证明侵权而积极使用的事实性测试信息，同时维持这些事实与律师意见性工作成果之间的区分。No. 3:23-cv-00110, slip op. at 12–16 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024).

选择性依赖申请审查意见会产生额外的主题弃权风险。在NimbeLink Corp. v. Digi Int'l Inc., No. 22-cv-2345 (NEB/DJF), slip op. at 6–11 (D. Minn. Apr. 12, 2024)中，专利权人为回应不衡平行为指控，有意依赖选定的申请审查律师沟通。由此产生的弃权延及涉及同一现有技术和披露问题的相关继续申请沟通，但比例性限制了提交范围，而没有打开整个继续申请档案。因此，当事人在将选定意见用于诉讼抗辩之前，应评估相关申请，并谨慎界定任何有意申请审查弃权的范围。

特权日志应足够细化，以便在不揭示意见内容的情况下满足主张者的举证负担。Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024)，驳回了不能证明所主张意见来源和目的的专利申请审查标签以及未经宣誓的主张。Chervon同样显示了援引错误特权和提出一揽子主张的风险。No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8. 有用的日志条目应识别日期、参与者、客户或事项、执业人员身份、申请或程序、法律目的以及所主张保护。外国执业人员条目应识别国家和授权职能。工作成果条目应说明预期争议和诉讼目的，而不是仅仅写“为预期诉讼而准备”。

当电子邮件和附件的保护状态不同，应分别列入日志。公开的审查意见通知书即使附在特权策略邮件后仍是公开文件；提交该通知书并不必然要求提交该电子邮件。按邮件线程整体记录日志，不应掩盖参与者或目的不同的独立信息。

一份起草良好的《联邦证据规则》502(d)命令可以在大规模提交中显著降低弃权风险。Fed. R. Evid. 502(d). 应将其与取回程序、对外国法材料的分离审查，以及就电子邮件线程和附件处理达成的早期协议配合使用。

职业伦理和USPTO保密义务不应与证据开示中的特权混同。执业人员保护客户信息的义务可能更广，USPTO对未公开申请的法定保密本身并不决定民事证据开示中的特权。35 U.S.C. § 122(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.14.

XI.             结论

发件人身份只是路标，而不是答案。监督律师与初级律师之间的保密电子邮件，即使没有抄送客户，也可能享有特权，但前提是该邮件作为提供法律意见的一部分发挥作用，或承载受保护的客户信息。与境外代理人的沟通可能仍位于法律团队内部，但必须证明该代理人的专业身份、授权范围、准据法和角色。注册专利代理人仅就其授权USPTO执业范围内的建议获得保护，而不是就涉及专利的每一个法律或商业问题获得保护。

工作成果提出的是不同问题。常规申请审查通常不是诉讼准备，律师心理印象也不能免除实际诉讼关联的要求。一旦具体争议出现，某些申请审查相关文件可能成为工作成果，但证明必须说明每份文件为何被制作，以及它如何不同于普通申请审查工作。

实务目标并不是把申请审查档案按类别视为享有特权或免于提交。目标是保存保密法律咨询，承认授权专利执业人员可获得的较窄保护，并记录申请审查工作真正成为争议准备的节点。目的、参与者、保密性、权限和诉讼关联——逐件文件加以适用——是在审查案卷阴影中前行的最可靠路径。