从韩国“技术思想”到美国“实际应用”:软件和AI专利申请的§ 101策略
- Brandon Theiss
- 7月30日
- 讀畢需時 19 分鐘

执行摘要:
本文解释了为什么在韩国法下看似具备专利适格性的韩国软件和AI专利申请,在美国专利适格性法理下仍可能面临重大障碍。韩国法关注的是,所要求保护的发明是否属于“利用自然法则的技术思想”;对于软件相关发明,还关注基于软件的信息处理是否利用硬件得以具体实现。相比之下,美国法询问的是,权利要求是否落入法定类别,并且是否避开了——或者充分应用了——抽象概念、自然法则和自然现象等司法例外。本文结合韩国大法院和专利法院判例,以及美国联邦最高法院和联邦巡回上诉法院的判例,说明仅仅记载服务器、处理器、数据库、AI模型或计算机可读介质,在某些韩国情境中也许足以支持适格性,但如果权利要求被定性为数据收集、分析、商业决策、精神活动或通用计算机实现,则未必能满足美国§ 101。其实务要点是:韩国申请人不应将美国申请视为单纯的翻译工作;美国申请应当识别具体的技术问题,公开解决该问题的技术机制,并在权利要求中——而不仅仅在说明书中——记载能够防止发明被视为抽象概念的具体技术改进或实际应用。
I. 引言
对于韩国专利代理人而言,35 U.S.C. § 101下的美国专利适格性乍看之下往往并不陌生。韩国法和美国法都包含一个门槛性审查:所要求保护的主题是否属于专利法可以保护的那类对象。两个制度也都关注那些仅仅记载精神活动、数学逻辑、商业规则或信息呈现的权利要求。然而,这种相似性可能具有误导性。韩国的适格性审查与美国的§ 101审查并非法理上的等同物。
韩国法从《专利法》对“发明”的定义开始,即“利用自然法则的技术思想的高度创作”,并要求该发明能够在产业上利用。Patent Act arts. 2(1), 29(1) (S. Kor.); Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, §§ 1, 4 (Jan. 2010). 在软件和商业方法案件中,韩国法院发展出一种实务性审查,重点在于基于软件的信息处理是否利用硬件得以具体实现。Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.).
美国法的起点则不同。§ 101规定,凡发明或发现新的且有用的“方法、机器、制造品或物质组合”,或其改进者,在符合Title 35其他要求的情况下,可以获得专利。35 U.S.C. § 101. 但是,在现代软件、AI、金融科技、商业方法和诊断案件中,美国的核心问题并不仅仅是权利要求是否被撰写成方法、系统、装置或计算机可读介质。核心问题在于,权利要求是否指向司法例外——尤其是抽象概念——以及若是如此,该权利要求在Alice/Mayo下是否属于专利适格的应用,而不是对例外本身的要求保护。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 217–18 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 72–73 (2012).
开篇即应说明一个撰写警示:在美国实务中,适格性叙事必须由权利要求承载。说明书很重要,因为法院会结合说明书解读权利要求;但是,说明书中的技术叙事不能挽救一个抽象的独立权利要求。联邦巡回上诉法院已多次说明,适格性取决于所要求保护的内容,而不是说明书中公开的一切;并且,权利要求本身必须以某种程度的具体性表明功能性结果是如何实现的。See AI Visualize, Inc. v. Nuance Commc’ns, Inc., 97 F.4th 1371, 1378–81 (Fed. Cir. 2024); Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 8–10 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026).
这种差异对源自韩国的申请很重要。一个权利要求在韩国可能因具体记载服务器、处理器、数据库、终端或计算机可读介质而看似适格;但在美国,如果美国审查员或法院将其定性为收集数据、分析数据、应用商业规则、作出精神判断、计算分数或在通用计算机硬件上显示结果,该权利要求仍可能脆弱。因此,韩国申请人的实务撰写任务并不仅仅是将韩国权利要求翻译成英文,而是将韩国的“利用自然法则的技术思想”转换成美国§ 101叙事:即对技术问题的具体技术解决方案,并且该解决方案既在说明书中公开,也在权利要求中记载。
II. 韩国基准:“利用自然法则的技术思想”
韩国的专利适格性从发明的法定定义开始。韩国《专利法》第2条将发明定义为利用自然法则的技术思想的高度创作,而第29条第1款要求该发明能够在产业上利用。Patent Act arts. 2(1), 29(1) (S. Kor.). KIPO的可专利性指南说明,第29条第1款同时要求法定发明和产业上利用可能性,并且在判断所要求保护的主题是否属于法定主题时,“高度”这一表述通常不予考虑。Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, §§ 1, 3–4 (Jan. 2010).
韩国法院将这一定义视为真实的门槛要求。在永动机类型案件中,大法院维持了对一项水力能源系统申请的驳回,因为该系统将会在没有外部能量的情况下循环用水,违反能量守恒定律。Daebeobwon [Supreme Court], 98Hu744, Sept. 4, 1998 (S. Kor.). 该案说明,韩国的“自然法则”要求并非装饰性措辞。如果权利要求违背自然法则,或者根本没有利用自然法则,则可能在门槛阶段即告失败。
在软件和商业方法案件中,韩国法理变得更加细致。KIPO指南指出,经济法则、数学方法、逻辑、任意安排和精神活动本身被要求保护时,通常不属于法定主题。Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.4 (Jan. 2010). 但同一指南也承认,如果涉及数学处理或数据处理的权利要求使用技术装置或技术方法来产生有用、具体、可重复的技术结果,则可以属于法定主题。Id.
因此,韩国实务并不敌视软件发明本身。KIPO指南指出,计算机程序本身并非法定发明,但与计算机程序联动运行的数据处理单元、其运行方法以及承载该程序的计算机可读介质,在程序的数据处理利用硬件被具体执行时,可以属于法定主题。Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.8 (Jan. 2010). KIPO的AI审查指南也将同一概念适用于AI发明:如果由软件进行的信息处理利用硬件资源得以具体实现,则信息处理装置、工作方法、计算机可读介质以及存储在介质中的程序可以构成法定发明。KIPO, Examination Guide in the Artificial Intelligence Field, pt. 1, § 3.1.3 (2023).
这一点不应被夸大。韩国适格性并不总是要求所要求保护的计算机、处理器或服务器本身得到特别改进。在日常审查中,如果权利要求具体记载软件-硬件协作——即执行特定信息处理的信息处理装置、工作方法,或者存储在介质中的计算机可读介质/程序——即便底层硬件是常规的,也往往可以满足适格性。大法院案件中的更严格要点是,权利要求整体上不得只是披着硬件术语外衣的人工决策、人类精神活动、经济逻辑或信息呈现。
III. 关于软件、商业方法和精神活动的韩国判例
就本文目的而言,最重要的韩国软件/商业方法权威是大法院2007Hu265判决。在该案中,法院指出,使用信息技术实现的商业方法发明必须包含由软件进行并利用硬件具体实现的信息处理。Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.). 法院还强调了整体权利要求分析:即使权利要求的一部分利用自然法则,如果从整体来看并未利用自然法则,该权利要求也不是法定发明。Id.
就事实而言,该申请涉及一个项目服务器,其接收咨询请求、分析购买信息,并生成生活规划或咨询结果。法院维持驳回,理由是权利要求没有公开基于软件的信息处理如何利用硬件具体实现,并且权利要求的核心只是将数据库作为工具来产生人工决策或咨询结果。Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.). 对韩国实务人员而言,2007Hu265警示的是:当权利要求的实质仍然是咨询方法、人类判断或人工决策时,服务器、数据库或通用计算环境并不会自动足够。
法院在废弃物管理/条形码案件中也得出了类似的否定结论。该案的所要求保护发明涉及分发条形码贴纸和日历、将条形码贴到垃圾袋上、收集和分类垃圾,以及在检测到分类不当的垃圾时发出纠正命令。Daebeobwon [Supreme Court], 2001Hu3149, May 16, 2003 (S. Kor.). 虽然权利要求涉及条形码贴纸、垃圾袋和计算机条形码读取,法院仍认为这些步骤只是将这些工具用作人类精神活动、法律/行政安排和人工决策的器具。Id.
作为比较资料,相关废弃物管理判决的韩国专利法院英文译文尤其有用。该译文说明,使用人工决策、数学公式或人类精神活动的权利要求不属于韩国发明概念,并且权利要求必须作为整体加以评估。Teukheobeobwon [Patent Court], 2000Heo5438, Sept. 21, 2001 (S. Kor.). 法院认为,条形码和计算机读取特征不足,因为硬件和软件只是作为工具使用,并未要求保护利用软件-硬件组合的具体手段。Id.
相比之下,在软件控制硬件并产生技术运行的情况下,大法院承认了软件相关主题。在数值控制输入格式案件中,法院认为,所要求保护的控制输入格式驱动控制数值控制器的软件,引起机器识别、控制和运行,并在硬件外部产生物理转换,因此该软件相关发明并非仅仅是人类精神活动。Daebeobwon [Supreme Court], 97Hu2507, Nov. 30, 2001 (S. Kor.). 这是最自然支持美国式机器控制和技术改进论证的韩国正面案例。
大法院的认证/密钥交换判决对现代软件和网络安全权利要求也很重要。该发明涉及在没有第三方可信机构的情况下进行相互公钥认证和密钥交换。Daebeobwon [Supreme Court], 2009Hu436, Dec. 23, 2010 (S. Kor.). 法院驳回了如下主张:仅因权利要求包括通过经认证的P2P信道提供一次性密码,便不满足法定发明要求。法院将经认证信道解释为已经认证的信道,并认为从整体来看,该权利要求并非纯粹的人类精神活动。Id.
这些案件共同界定了比较中的韩国一侧。指向人类判断、商业管理、法律安排或通用信息处理的权利要求可能失败。指向软件与硬件具体协作以控制机器、运行技术系统或执行具体认证过程的权利要求,则可以满足韩国门槛。但该门槛仍然是韩国门槛;不应将其与美国的抽象概念审查混同。
IV. 美国基准:法定类别、司法例外和审查指南
美国§ 101从法定类别开始:方法、机器、制造品和物质组合。35 U.S.C. § 101. 对韩国申请人而言,第一个陷阱是认为只要权利要求被写成方法、系统、装置或非暂态计算机可读介质,就安全了。在美国法下,权利要求形式只是起点。即使权利要求落入法定类别,如果根据§ 101的司法例外,其指向抽象概念、自然法则或自然现象,也仍可能不具备专利适格性。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 216–18 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 70–73 (2012); AI Visualize, Inc. v. Nuance Commc’ns, Inc., 97 F.4th 1371, 1377–78 (Fed. Cir. 2024).
联邦最高法院的Alice/Mayo框架首先询问权利要求是否指向专利不适格概念;若是,则进一步询问权利要求要素,无论单独还是作为有序组合,是否将权利要求的性质转化为专利适格的应用。Alice, 573 U.S. at 217–18. 在USPTO,该框架通过包括Step 2A Prong One、Step 2A Prong Two和Step 2B在内的审查指南实施。MPEP § 2106. 因此,USPTO熟悉的抽象概念分组——数学概念、某些组织人类活动的方法以及精神过程——在审查过程中不可或缺。MPEP § 2106.04(a)(2).
应当明确司法法与审查指南之间的区别。在审查中,USPTO的Step 2A Prong Two框架是实际运作的术语:当权利要求记载司法例外时,审查员会询问附加权利要求要素是否将该例外整合进实际应用,从而使权利要求并非“指向”该例外。MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(a); see also 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 58,128, 58,133–34 (July 17, 2024). 然而,在诉讼中,有约束力的法律仍然是由联邦巡回上诉法院解释的Alice/Mayo。USPTO指南和示例是有用的审查工具,但不约束法院。See In re Rudy, 956 F.3d 1379, 1382–83 (Fed. Cir. 2020); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App’x 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019).
因此,撰写策略应同时满足两个受众。它应在审查中支持USPTO的“实际应用”论证,同时也应使所要求保护的技术改进在权利要求语言本身中可见,以便日后进行联邦巡回上诉法院式分析。对于韩国申请人而言,这一双重受众尤其重要,因为美国权利要求可能以MPEP术语接受审查,但随后在诉讼中又会受到Alice/Mayo和联邦巡回判例的检验。
现代联邦巡回判例强调,§ 101审查由所要求保护的进步驱动,而不是由申请人如何用概括性语言描述发明来驱动。法院会结合说明书阅读权利要求语言,以确定权利要求“指向”什么。但说明书不能通过提供未要求保护的技术细节来拯救权利要求。AI Visualize, 97 F.4th at 1378–81; GoTV Streaming, LLC v. Netflix, Inc., 166 F.4th 1053, 1061–66 (Fed. Cir. 2026); Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 8–14 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 因此,从美国角度看,源自韩国的说明书即使描述了听起来具有技术性的实现方式,如果独立权利要求本身只是记载功能性结果,也并不足够。
Alice仍然是美国计算机实现商业方法的核心案件。该案权利要求涉及中介结算,联邦最高法院认为其指向中介结算这一抽象概念;仅要求通用计算机实现,并未将该抽象概念转化为专利适格主题。Alice, 573 U.S. at 221–26. 法院强调,权利要求既没有改进计算机本身的功能,也没有在另一技术或技术领域中产生改进。Id. at 225. Bilski对商业和金融发明同样重要:联邦最高法院认为,指向能源市场风险对冲的权利要求指向抽象概念。Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 611–12 (2010).
近期联邦巡回判例确认,这一问题在金融科技、游戏、移动商务和受监管交易系统中仍然尖锐。在Beteiro中,联邦巡回法院认为,指向便利远程赌博交易的权利要求是抽象的,因为其记载的是检测信息、生成并传输通知、接收带有位置信息的下注请求、判断该下注是否被允许以及处理该下注。Beteiro, LLC v. DraftKings Inc., 104 F.4th 1350, 1355–59 (Fed. Cir. 2024). 法院将地理定位和法规合规方面视为法律或商业问题,而非技术改进,并强调使用通用计算机和网络技术的、以结果为中心的功能性语言通常不足。Id. at 1357–59. 对韩国金融科技申请人而言,教训很直接:如果权利要求被构造成支付批准、贷款批准、交易授权、风险评分、下注授权或法规合规,而只是计算机化的商业决定,未记载具体技术机制,则将是脆弱的。
对于数据分析权利要求,Electric Power Group仍是联邦巡回法院的关键判例。法院认为,聚焦于收集信息、分析信息并显示结果的权利要求指向抽象概念。Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350, 1353–56 (Fed. Cir. 2016). 较新的联邦巡回判例强化了同一原则。在AI Visualize中,法院认为涉及检索、操纵和显示医学扫描数据的权利要求是抽象的,因为其记载的是生成并显示虚拟视图的结果,而没有要求保护系统如何在技术上实现所称改进。AI Visualize, 97 F.4th at 1378–82. 在GoTV中,法院同样说明,普通计算机功能——接收输入、存储和检索信息、处理信息、显示信息以及传输信息——本身不能提供适格性,除非权利要求记载了这些功能如何被执行的具体改进。GoTV, 166 F.4th at 1062–66. 这些案件对韩国AI、监控、推荐、图像处理和分析应用尤其相关,因为许多此类权利要求可被美国审查员或法院归纳为“接收数据、分析数据并输出结果”。
联邦巡回法院现在已在机器学习语境中明确提出同一点。在Recentive Analytics中,法院首次处理如下问题:仅将既有机器学习技术应用于新的数据环境的权利要求是否具备专利适格性。Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205, 1211–15 (Fed. Cir. 2025). 法院认为不具备。Id. 该案权利要求涉及使用机器学习生成活动日程和网络图,但专利没有要求保护对机器学习本身的改进,也没有要求保护底层计算系统中的任何具体技术改进。Id. 对韩国AI申请人而言,Recentive很重要,因为它否定了一个常见假设:训练数据、商业领域或应用环境的新颖性本身并不能使AI权利要求在美国具备专利适格性。美国AI权利要求应当改为识别具体技术改进,例如改进的模型架构、训练过程、特征变换、数据结构、硬件交互、网络安全动作、信号处理流水线或设备控制操作。
网络安全和恶意软件检测权利要求也需要谨慎处理。虽然计算机安全发明可以具备适格性,但联邦巡回法院警示,仅仅援引安全领域并不会自动解决§ 101问题。在Columbia University v. Gen Digital中,法院认为,指向将数据与模型比较以检测异常的权利要求是抽象的,因为权利要求没有记载实现所称安全改进所必需的具体技术步骤。Trs. of Columbia Univ. in the City of N.Y. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1243, slip op. at 12–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). 该判决对韩国申请人有用,因为它表明,即使在恶意软件检测这样的技术领域,美国审查仍然会询问权利要求是否记载了技术改进的“如何实现”,而不仅仅是期望的安全结果。
与此同时,美国法并非反软件。联邦巡回法院的正面判例线仍然重要。在Enfish中,法院认为,指向计算机数据库自引用表的权利要求并非抽象,因为其指向计算机功能的具体改进。Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016). 其他联邦巡回判决也在权利要求记载计算机安全、网络运行、数据结构、分组处理或设备功能的具体改进时,认定适格性,或至少认为权利要求具有适格性的合理可能性。See, e.g., Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc., 879 F.3d 1299, 1303–05 (Fed. Cir. 2018); Uniloc USA, Inc. v. LG Elecs. USA, Inc., 957 F.3d 1303, 1307–09 (Fed. Cir. 2020); Packet Intelligence LLC v. NetScout Sys., Inc., 965 F.3d 1299, 1309–14 (Fed. Cir. 2020); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368–72 (Fed. Cir. 2020); CosmoKey Sols. GmbH & Co. KG v. Duo Sec. LLC, 15 F.4th 1091, 1097–99 (Fed. Cir. 2021). 共同点在于,这些权利要求并未仅仅把计算机作为工具使用;它们记载了具体技术机制或改进。
因此,对韩国申请人而言,实务教训比旧有Alice/Bilski公式本身更为尖锐。源自韩国的申请不应假定,只要要求保护服务器、处理器、存储器、终端、AI模型、数据库或计算机可读介质,美国适格性就会随之而来。在当前联邦巡回判例下,权利要求应当识别技术改进,并记载产生该改进的具体机制。否则,即使韩国对应申请看似满足通过硬件实现技术思想的韩国要求,美国权利要求仍可能被定性为数学概念、精神过程、商业安排、监管决定或通用数据处理结果。
V. 核心差异:韩国的“硬件实现”并不等同于美国的“实际应用”
核心比较点如下:韩国和美国可能识别类似的危险信号,但它们提出的是不同的法律问题。
在韩国,问题是从整体上看,权利要求是否属于利用自然法则的技术思想。在软件和商业方法案件中,这通常转化为一个实务问题:软件信息处理是否利用硬件得以具体实现。Daebeobwon [Supreme Court], 2007Hu265, Dec. 24, 2008 (S. Kor.); KIPO, Examination Guide in the Artificial Intelligence Field, pt. 1, § 3.1.3 (2023). 重要的是,即使硬件并未得到特别改进,韩国适格性也常常可以通过具体的软件-硬件协作来满足。这就是韩国申请人可能合理期待一项计算机实现的软件或AI发明在被写成具有特定软件-硬件交互的装置、方法或介质后即具备适格性的原因之一。
在美国,问题不同。即便权利要求记载硬件,如果所要求保护的进步被定性为商业规则、精神过程、数学计算、信息处理结果或通用计算机实现,也仍可能失败。在审查中,申请人通常会主张任何所记载的司法例外均已根据MPEP § 2106.04(d)整合进实际应用。在诉讼中,同样的撰写必须支持如下Alice/Mayo论证:权利要求指向技术改进,或者包含发明性概念。Alice, 573 U.S. at 217–18; In re Rudy, 956 F.3d at 1382–83.
这就是为什么不能用韩国适格性来替代美国适格性。一个韩国权利要求记载“包括处理器的服务器,该处理器被配置为接收用户信息、使用AI模型分析用户信息、确定推荐并将推荐发送至用户终端”,看起来可能涉及软件-硬件实现。但在美国,审查员或法院可能将该权利要求定性为接收信息、执行数学或精神分析并显示结果。这种定性会使权利要求接近Electric Power Group以及MPEP的抽象概念分组。Elec. Power Grp., 830 F.3d at 1353–56; MPEP § 2106.04(a)(2).
同样的观点也适用于计算机可读介质。韩国指南承认,在程序的数据处理过程利用硬件具体执行的情况下,承载程序的计算机可读介质属于法定主题。Requirements for Patentability issued by KIPO, ch. 1, § 4.1.8 (Jan. 2010). 然而在美国,非暂态计算机可读介质虽然可以落入法定类别,但如果其底层方法是在通用计算机组件上实现的抽象概念,仍可能在Alice下失败。Alice, 573 U.S. at 226–27.
因此,最强的美国路径并不是简单添加硬件名词。更强的路径是识别具体的技术问题、具体的技术机制和具体的技术改进。这才是从韩国“技术思想”通向美国“实际应用”的桥梁。
VI. 为美国§ 101重新构建韩国来源申请
为了进行美国申请,韩国代理人应从识别韩国技术思想开始,但不应止步于此。下一步是询问美国审查员会如何在Alice第一步或USPTO的Step 2A Prong One下定性该权利要求。该权利要求能否被描述为数学计算、精神判断、商业交互、法律或金融安排、推荐、排序、预测,或者数据收集和显示?如果可以,该申请就需要一套美国特定的适格性策略。
由于本文面向实务人员,使用Step 2A Prong One、Step 2A Prong Two和practical application等USPTO术语。这些术语对于回应Office Action至关重要。但它们不应与有约束力的诉讼术语混淆。同一申请也应被撰写成:如果专利日后在法院受到挑战,权利要求语言本身能够在Alice/Mayo和联邦巡回法下显示具体技术改进。See In re Rudy, 956 F.3d at 1382–83; Columbia, No. 2024-1243, slip op. at 8–10.
说明书应被撰写为回答一个不同于韩国可能已足够的问题。它不应只是说发明提高了便利性、准确性、效率或用户满意度。这些往往是商业性或结果导向的利益。说明书应解释具体改进了哪个计算机、网络、数据库、AI模型、传感器、信号处理系统、网络安全系统或设备操作。MPEP指出,将司法例外整合进实际应用的一种方式是改进计算机或另一技术或技术领域的功能,并且说明书应提供足够技术细节,使本领域普通技术人员能够认识到该改进。MPEP §§ 2106.04(d)(1), 2106.05(a).
权利要求也必须记载技术机制。如果独立权利要求仅记载结果,说明书描述了技术改进通常仍不足够。USPTO的2024年AI适格性示例在审查层面说明了这一点,而AI Visualize、GoTV、Recentive和Columbia则以司法形式显示了同一关切。在Example 47中,USPTO将宽泛的AI异常检测权利要求视为不适格,因为其记载抽象概念且未将该例外整合进实际应用;但USPTO将网络安全权利要求视为适格,因为该权利要求将AI输出应用于实时恶意分组补救,包括丢弃恶意分组并阻断来自某源地址的未来流量。2024 Guidance Update, 89 Fed. Reg. at 58,133–34; USPTO, July 2024 Subject Matter Eligibility Examples 47–49, Example 47.
该示例与韩国实务有较好的对应关系,但对比应保持清晰。韩国代理人可能倾向于证明AI过程由计算机具体实现。这在韩国适格性中往往已经足够。美国代理人必须更进一步,证明权利要求并非仅仅使用AI对数据分类。它是在技术环境中使用特定AI过程,并通过具体补救来改进网络安全。这才是美国的适格性叙事。
同样的转换也应适用于金融科技和平台发明。一项接收贷款信息、计算风险分数、确定批准并显示推荐的权利要求,在美国是脆弱的,因为它可被定性为在通用计算机上实现的金融决策或精神过程。Alice, 573 U.S. at 219–26; Bilski, 561 U.S. at 611–12; MPEP § 2106.04(a)(2). 更强的美国权利要求会识别具体技术机制:例如密码认证、令牌化、重放防止、安全API路由、数据库分片、降低认证延迟、入侵检测,或另一种计算机/网络改进。
韩国2009Hu436认证案是一个有用模型。该权利要求之所以经受住韩国适格性挑战,是因为从整体来看,它并非仅仅是人类精神活动;它涉及具体的认证/密钥交换过程。Daebeobwon [Supreme Court], 2009Hu436, Dec. 23, 2010 (S. Kor.). 在美国,同一类技术不应被构造成“验证用户”或“授权交易”,而应被构造成安全通信、公钥认证、一次性密码递送、抗重放能力或可信信道形成方面的具体改进。
VII. 撰写示例
考虑一项AI异常检测发明。
一个较弱的美国权利要求可能写成:
一种计算机实现的方法,包括:接收数据;将人工智能模型应用于所述数据;确定是否存在异常;以及输出异常信息。
如果软件-硬件实现被具体描述,该权利要求在某些韩国情境中可能可以接受。但在美国实务中,它是脆弱的,因为该权利要求可被定性为收集信息、使用数学对其进行分析并输出结果。Elec. Power Grp., 830 F.3d at 1353–56; MPEP § 2106.04(a)(2).
一个更强的美国版本会写成:
一种计算机实现的方法,包括:从网络传感器接收分组流数据;生成表示分组行为的时间相关特征向量;将所述特征向量应用于被配置为检测入侵模式异常的经训练神经网络;识别恶意网络会话;实时检测与所述恶意网络会话相关联的源地址;丢弃与所述恶意网络会话相关联的分组;以及阻断来自所述源地址的未来流量。
要点并不是说这一具体文字总是适格。要点是,该权利要求现在具有美国适格性叙事。它识别了技术环境、具体数据源、技术分析和技术补救步骤。作为审查指南意义上的论证,它比通用数据分析权利要求更接近USPTO的适格AI网络安全示例。USPTO, July 2024 Subject Matter Eligibility Examples 47–49, Example 47. 作为诉讼撰写,同样的文字也处于更有利的位置,因为它记载具体动作,而不是仅仅要求保护“检测异常”的结果。
再考虑一项金融科技认证发明。
一个较弱的美国权利要求可能写成:
一种方法,包括:接收交易信息;确定所述交易是否被授权;以及传输授权结果。
该权利要求容易招致Alice驳回,因为其可能被定性为在通用计算机上实现的商业授权决定。Alice, 573 U.S. at 219–26.
一个更强的美国权利要求会写成:
一种方法,包括:生成交易特定的限次使用令牌;将所述令牌嵌入机器可读认证链接;接收包含令牌关联交易数据的响应消息;使用域认证数据验证所述响应消息;确定所述令牌是否已过期或已被重放;更新重放防止数据结构;并且仅当令牌验证和重放防止检查均被满足时,授予对交易资源的网络访问。
该权利要求仍可能面临§ 101审查,但美国式构造更强。所要求保护的进步不再仅仅是“授权付款”。它是一个特定的计算机网络认证机制。该权利要求也更符合开篇所述的权利要求/说明书警示:技术机制出现在权利要求中,而不仅仅出现在说明书中。
VIII. 结论
韩国和美国的适格性法存在重叠,但不可互换。韩国法询问所要求保护的主题是否是利用自然法则的技术思想;在软件相关案件中,还询问软件信息处理是否利用硬件得以具体实现。在KIPO实际审查中,即便硬件本身是常规的,具体的软件-硬件协作往往已经足够。美国法提出不同问题:权利要求是否落入法定类别,并且是否避开或充分应用了抽象概念、自然法则和自然现象等司法例外。
韩国案件为识别危险区域提供了有用指引。基于人类判断、人工决策、商业规则、法律安排或计算机通用使用的权利要求,在韩国和美国都很脆弱,尽管二者的法理原因不同。涉及具体机器控制、认证架构、网络安全、数据库改进、信号处理或物理设备操作的权利要求,更有可能同时支持韩国适格性和美国§ 101适格性。
对韩国申请人而言,实务教训很直接:不要把美国申请当作英文翻译工作。一份面向美国的申请应当将韩国技术思想转换成美国§ 101叙事。申请应说明技术问题,公开技术机制,识别技术改进,并要求保护产生该改进的限定。对于审查,这支持USPTO的“实际应用”论证。对于诉讼,它有助于在Alice/Mayo和联邦巡回法下显示,权利要求本身指向的是具体技术改进,而不是在通用计算机上实现的抽象概念。






留言