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Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

同样的十二个月,不同的时钟:美国与日本专利宽限期的转换解读

  • 作家相片: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 8月17日
  • 讀畢需時 19 分鐘

E执行摘要:美国和日本都为某些足以破坏专利性的公开提供了一条为期一年的救济路径。这个共同期限很有用,但若仅止于此则危险地不完整。美国规则询问的是:以权利要求发明的有效申请日为基准,该公开是否落入基于来源和主题事项的现有技术例外。日本规则询问的是:一项本来会破坏新颖性或创造性的公开,是否符合一项与享有取得专利权利的人相关联的法定例外;随后还需要日本申请或PCT申请,并且在申请人依第30条第2款的权利人行为路径主张时,还需要规定的声明和证明程序。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(a)(1), (b)(1) (2018); Tokkyo-hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, arts. 29–30 (Japan)。

 

I.                   引言

在讨论美国法时,本文有时以法定意义使用“公开”一词,以涵盖任何相关的 § 102(a)(1) 事件,包括商业销售。该词并不必然意味着技术信息已经向公众开放。See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024).

 

这并不是同一安全港的两个版本。它们是不同的法律机制,只是恰好使用了相同的外部期限。实务人员如果只翻译“一年”,却不同时翻译事件、行为主体、申请基准日、主题事项和程序,就可能向客户给出恰恰错误的期限。

 

设想一家东京初创公司在1月15日展示一种新传感器的特征A,5月1日提交涵盖特征A的美国临时申请,并等到次年5月1日才提交美国非临时申请和日本申请。如果该临时申请充分支持这些权利要求,美国权利要求可以享有第一个5月1日作为有效申请日;此时1月的展示距该有效申请日不足一年。相比之下,日本通常询问的是日本申请——或合格的PCT国际申请——是否在1月公开后一年内提交。对美国临时申请主张巴黎公约优先权,并不能在适用第30条时用其日期替代较晚的日本申请日。See 35 U.S.C. §§ 100(i)(1)(B), 119(e); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14–15. 同一公开,同样名义上的一年,可能产生相反结果。

 

在两个制度之间进行最可靠转换的方法,是让每个事件都经过五个问题:什么事件需要例外?涉及谁的行为或信息?一年从哪个申请日开始计算?包括对介入第三方的影响在内,受保护的主题事项范围有多大?必须提交或证明什么?这“五道关口”是比较工具,而不是法定测试。

 

II.                 术语桥接

比较维度

美国

日本

基本机制

将特定公开从 § 102 现有技术中排除的例外

在第29条新颖性和创造性分析中,将合格公开视为不落入第29条第1款的例外

外部期限

权利要求发明的有效申请日前一年以内

在合格公开后一年内提交申请

主要行为主体分析

发明人来源、从发明人处取得,或合格的先前公开披露

第30条第2款的权利人行为路径,或第30条第1款的违背意愿路径

申请基准

逐项权利要求;支持整个权利要求发明的最早申请

实际日本申请或合格PCT国际申请;外国优先权不替代第30条下的该申请日

申请手续

申请时没有通用的宽限期主张;证明可在审查中提出

普通日本国内申请:申请时提交声明,三十日内提交证明。PCT申请:第184条之14的特殊国家阶段时限;合格的规则4.17(v)声明可以满足声明要求

独立介入现有技术

在一年期间内,对于先前已公开披露且相匹配的主题事项,有时可被排除

通常仍可能阻却该申请

较早提交的专利文件

可适用单独的来源例外和先前公开披露例外

第30条不排除第29条之2或先申请规则

触发事件的地理位置

发生在美国或国外的事件均可能构成现有技术

发生在日本或外国的事件均可能落入第29条第1款

例外的属地效力

只决定美国专利性

只决定日本专利性

以下仅为比较性简表;每个事件仍需进行国别分析。

 

事件发生地点与例外的属地效力是两个不同概念。两个制度都可能触及发生在国外的事件;每项例外只影响创设该例外的法律之下的专利性。See 35 U.S.C. § 102(a)(1); Patent Act arts. 29, para. 1, 30. 表格提供的是转换地图,而不是申请意见。每个维度都需要独立分析。

 

III.              第一道关口:什么事件需要例外?

A.                  美国:从现有技术类别开始

§ 102(a)(1) 涵盖在有效申请日前已经被授予专利、记载于印刷出版物、公开使用、销售,或以其他方式向公众可获得的权利要求发明。其地域范围不限于美国。35 U.S.C. § 102(a)(1). 因此,宽限期分析应从识别所主张的现有技术事件及其公开的主题事项开始,而不只是记录发明人“宣布”了某些内容。

 

这些类别并不都以同样方式要求向公众作出技术教导。即使发明的技术细节未向公众公开,商业销售或销售要约也可能触发美国的在售阻却。Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 586 U.S. 123, 129–32 (2019). 熟悉的两步在售框架询问,在关键日期之前,该发明是否已成为商业销售要约的对象,并且是否已准备好申请专利。Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 67–68 (1998). 联邦巡回法院还认为,通过秘密的权利要求方法制造的产品的商业销售,可以使该方法在AIA下处于在售状态。Celanese International Corp. v. International Trade Commission, 111 F.4th 1338, 1344–49 (Fed. Cir. 2024), cert. denied, 145 S. Ct. 1961 (2025).

 

这一点对习惯于询问销售是否使发明成为公知或公然实施的日本代理人尤其重要。在美国,即便保密性阻止公众获知技术细节,商业交易仍可能需要进行宽限期分析。实验性使用分析、交易性质以及发明是否已准备好申请专利仍可能相关,但“技术仍然保密”本身并不是答案。

 

一旦某个事件落入 § 102(a)(1),如果该事件发生在权利要求发明的有效申请日前一年以内,并且由发明人或共同发明人作出,或由直接或间接从发明人处取得所公开主题事项的他人作出,§ 102(b)(1)(A) 即将其从现有技术中排除。35 U.S.C. § 102(b)(1)(A). 实务上可简称为发明人来源例外。这个简称不应遮蔽两个独立证明:该事件必须落在一年区间内,并且其相关主题事项必须可追溯至发明人。

 

B.                  日本:从第29条开始,再问第30条是否中和该事件

第29条第1款涵盖在申请前已经在日本或国外为公众所知、公然实施、记载于已发行刊物,或通过电信线路向公众可获得的发明。第29条第2款规定现有技术对创造性的后果。Patent Act art. 29, paras. 1–2. 第30条既不抹去历史,也不授予较早的申请日。对于申请中的权利要求发明,其指示在适用第29条第1款和第2款时,将合格事件视为未落入第29条第1款。Id. art. 30, paras. 1–2.

 

相应地,所覆盖的公开形式也很广泛。根据公开给公众的内容,第30条可以涵盖技术论文、期刊或网站发布、会议报告、演示、展览、客户演示、广播、销售以及公然实施。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 5–9, 28–30; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 5–13. 但销售只有在使发明落入第29条第1款类别的范围内才具有相关性。没有广告或公开技术说明是相关事实,但不一定具有决定性。根据JPO指南,问题在于发明内容是否已被不负保密义务的不特定人知悉,或者该发明是否在其内容已经或很可能成为公知的条件下实施。因此,代理人应审查购买者、用户、与会者或相关公众的其他成员能够从交易、产品或其后续使用中取得什么。Patent Act art. 29, para. 1(i)–(ii); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 8–9; 2024 JPO Q&A, supra, at 8–9; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 8 n.1. 这与美国对技术细节仍保密的商业销售的处理形成对比。

 

2024年8月的材料增加了若干实务性澄清。当电子邮件通讯构成合格公开时,证明文件可以识别该信息,而无需列出每一位收件人。按地域界定的大规模销售可以作为单一公开行为予以记录,而无需列出每一家门店。相反,在与特定有限客户群谈判期间作出的说明,如果明示或默示期待保密,通常不会使发明成为公知。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 7–9, 28–30; 2024 JPO Q&A, supra, at 9, 15–16.

 

第30条第2款的权利人行为路径——常被描述为自愿公开路径——聚焦于因享有取得专利权利的人的行为而成为公开的发明。Patent Act art. 30, para. 2. 法文排除了因关于发明、实用新型、外观设计或商标的公报刊载而导致的新颖性丧失。Id. 因此,第30条并不是一般性中和较早专利申请公开的工具。

 

第30条第1款的违背意愿路径则单独涵盖违背享有取得专利权利之人的意愿而发生的公开,例如尽管存在保密协议仍发生泄露,或因胁迫、商业间谍行为而公开。Id. art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17. 两条路径均保留一年申请要求,但其程序处理显著不同。

 

IV.              第二道关口:是谁的公开?

A.                  美国:来源可能比文件上的署名更重要

§ 102(b)(1)(A) 并不限于带有发明人署名的论文。它还涵盖由直接或间接从发明人处取得主题事项的人作出的公开。35 U.S.C. § 102(b)(1)(A). 当经销商转载产品资料、记者报道技术简报,或NDA接收方泄露材料时,这一点可能很重要。法律问题在于,相关公开主题事项是否来源于发明人,以及证据链是否支持该结论。

 

该例外并不是邀请申请人通过证明更早的构思日期来对真正独立的现有技术“宣誓在先”。在AIA的先发明人申请制度下,仅有更早发明并不能排除独立公开。如果第三方独立开发了该主题事项,申请人需要另一条法定路径——最重要的是下文讨论的狭窄的先前公开披露路径——否则该第三方文献仍然是现有技术。See 35 U.S.C. §§ 102(a)–(b); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–82 (Fed. Cir. 2024).

 

因此,实务证据档案应记录谁在何日、以何种条件向谁传达了什么,以及面向公众的公开是如何产生的。发明人声明、注明日期的草稿、传送技术材料的电子邮件、网页档案、会议记录和协议,可以把来源主张转化为可采的叙事。

 

B.                  日本:追踪享有取得专利权利的人

日本第30条的术语以权利归属为中心。第30条第2款的权利人行为路径询问的是,公众可获得性是否源于享有取得专利权利的人的行为。证明文件应证明公开事实和权利承继事实,包括发明人、公开时的权利人、公开人和申请人之间的关系。Patent Act arts. 30, para. 2, 33; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 7–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 7–12.

 

这种框架对日本实务人员很熟悉,但美国律师容易把它压缩成“发明人公开”。当涉及员工、大学、初创公司、资助方或继受人时,这种转换可能失败。公开后的承继可以确立申请人的权利基础,因为取得专利的权利可以转让。Patent Act art. 33, para. 1. 然而,第30条的证明记录应识别发明人、导致公开的行为发生时享有取得专利权利的人、公开发明的人以及申请人,并应说明从发明人经当时权利人至申请人的每一次转让。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 10–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 10–12. 当这些陈述符合事实时,JPO不要求提交书面转让文件本身。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 10–11; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 10–11.

 

对于第30条第1款的违背意愿路径,应保存显示该行为为何违背权利人意愿的事实。保密协议非常有用,但证据应延伸至公开本身:接收方、受保护材料、合同限制、泄露日期和方式,以及泄露内容与权利要求之间的重叠。第30条第1款并不会仅因公开具有不法性而消除一年申请期限。Patent Act art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19.

 

V.                第三道关口:哪一个申请日锚定这一年?

这是跨境比较中的核心差异。

 

A.                  美国的一年从权利要求发明的有效申请日计算

§ 102(b)(1) 从“权利要求发明的有效申请日”向前回溯一年。35 U.S.C. § 102(b)(1). 有效申请日逐项权利要求确定,并取决于较早申请是否在适用的优先权和利益要求下支持整个权利要求发明。它可能是实际美国申请日,也可能是该权利要求通过得到充分支持的优先权或利益主张所能享有的最早日期,包括外国优先权主张或临时申请。Id. §§ 100(i), 119(a), 119(e); U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2152, 2152.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

 

支持是枢纽。描述特征A的优先权申请,不必然为后来要求A+B的权利要求提供有效申请日。必须将公开内容与每项权利要求进行比较,并依适用的书面描述和可实施性标准审查优先权文件对所要求主题事项的支持。因此,一个申请可以同时包含有效申请日不同、宽限期结果也不同的权利要求。

 

回到1月15日展示、5月1日美国临时申请以及次年5月1日非临时申请的例子。由该临时申请完全支持的权利要求,可以将第一个5月1日作为有效申请日。即使非临时申请是在公开后超过一年才提交,1月15日公开距该日期仍只有几个月。若后来的A+B权利要求中的B仅在非临时申请中出现,则该权利要求可能以第二个5月1日作为有效申请日;对于该权利要求,如果同一1月事件公开了B,则它可能已超出一年。

 

这就是为什么美国律师可以真实地说,公开后超过十二个日历月提交的申请,在美国规则下仍可能存续。但只有在补充说明“对于享有不晚于该公开后一年的有效申请日的权利要求”之后,这种说法才是安全的。

 

B.                  日本通常要求日本申请或PCT申请本身在一年内提交

第30条询问的是,享有该权利的人是否在公开后一年内提交了专利申请。Patent Act art. 30, paras. 1–2. 对于主张巴黎公约优先权的申请,JPO指南指出,专利申请必须在发明公开后一年内在日本提交。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14. 外国优先权日不能替代较晚的日本申请日来满足第30条。

 

这一点仅限于第30条的一年申请要求。有效的巴黎公约优先权主张,仍可就优先权申请所支持的主题事项,确定日本普通新颖性和创造性分析中的相关日期。Japan Patent Off., Patent, FAQ 6-8, https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/patent.html (last visited July 21, 2026); Japan Patent Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. V, ch. 1, §§ 2.4, 3.1.2–3.1.3 (Japanese), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ht/05_0100.html (last visited July 21, 2026).

 

及时提交PCT国际申请可以保留日本路径:在就PCT申请寻求第30条第2款处理时,国际申请通常必须在丧失新颖性事件发生后一年内提交。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 15. 国家阶段程序步骤随后进行,但它们并不延长国际申请的实体期限。

 

因此,跨境指示是不对称的。公开后一年内提交的美国临时申请,可以提供美国权利要求所使用的有效申请日,即便后续美国非临时申请在优先权年内提交。但该临时申请本身并不满足日本第30条的申请要求。如果日本很重要,应在公开周年日前在日本提交申请,或提交指定日本的PCT申请。

 

VI.              第四道关口:多少主题事项,以及对第三方有多少保护?

A.                  美国的发明人来源例外以公开为单位

§ 102(b)(1)(A) 排除的是发明人来源的公开;它并不授予不受所有现有技术影响的独立一年豁免。如果发明人的论文公开了A,而后来的公开演示公开了A+B,则必须分别分析每个事件及其主题事项。如果独立第三方公开了C,发明人来源并不会排除C。

 

§ 102(b)(1)(B) 只在有限情形下为介入的 § 102(a)(1) 公开提供屏障:该介入公开本身必须发生在权利要求发明的有效申请日前一年以内,并且在该介入公开之前,发明人——或从发明人处取得该主题事项的人——已经公开披露了该主题事项。35 U.S.C. § 102(b)(1)(B); MPEP, supra, § 2153.02. “公开披露”和“主题事项”这两个词承担重要工作。私人商业销售可以构成由第(A)项排除的发明人来源 § 102(a)(1) 事件,却可能不能建立第(B)项所要求的公开披露。仅属保密的技术沟通通常一开始就不会成为 § 102(a)(1) 现有技术。See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1)(A)–(B); Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd., Inc., 108 F.4th 1376, 1380–85 (Fed. Cir. 2024)(解释 § 102(b)(2)(B) 的平行用语,并认为涉案非保密但在其他方面属于私人性质的销售,在没有公开相关主题事项的情况下,不满足该条款的“公开披露”要求)。

 

作为 § 102(b)(1)(B) 的条件,发明人的较早公开披露本身不必落在该一年区间内。但是,如果它发生在权利要求发明的有效申请日前超过一年,通常会自行成为不能例外排除的 § 102(a)(1) 现有技术。See 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); MPEP, supra, § 2153.02.

 

一旦满足时限条件,USPTO对“所公开的主题事项”作狭义解释。根据现行审查指南,微小或显而易见的变体并不自动属于同一主题事项;只有相匹配的内容才会从介入文献中排除。发明人公开一个物种,可以防御后来的一般属公开;而公开一个属,则不一定能防御后来的物种。MPEP, supra, § 2153.02. 这是审查指南,而不是控制性判例的替代,但它是实务人员必须据以规划的工作规则。

 

较早提交的美国专利文件需要进行相关分析。§ 102(a)(2) 可以将美国专利、美国公开申请或合格的WIPO公布文件中列名另一发明人的内容,视为自较早有效申请日起的现有技术。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), (d). 本文范围内仍有两个相关例外。若专利文件公开的主题事项直接或间接从发明人处取得,则该公开被排除。Id. § 102(b)(2)(A). 如果在该主题事项被有效提交之前,发明人或来源方已经公开披露了相同主题事项,该公开也可以被排除。Id. § 102(b)(2)(B).

 

第二条路径并不是无申请计划而进行防御性发表的理由。虽然 § 102(b)(2)(B) 关注发明人的公开披露与他人专利文件有效提交日之间的先后关系,但如果发明人自己的公开披露早于权利要求发明的有效申请日,仍必须根据 § 102(b)(1) 对其进行中和。若公开披露早于该有效申请日超过一年,即使它在他人的提交之前,也可能反过来击败申请人。

 

B.                  日本的例外中和合格事件,而不是独立的优先竞赛

第30条在适用第29条第1款和第2款时,将合格公开视为不落入第29条第1款。Patent Act art. 30, paras. 1–2. 它不会把公开日转化为申请日,不会相对于第三方创造优先权,也不会仅因独立创造的第三方公开发生在该年内就予以中和。JPO指南警告,即使适用第30条,较早的第三方申请或公开仍可能阻却授权。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 1–2; 2024 JPO Q&A, supra, at 17; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 1–2.

 

第30条也不能治愈所有专利文件问题。第29条之2可适用于较早提交、较后公布的日本专利或实用新型申请中的主题事项,但受该条自身条件限制;第39条则另行实施先申请规则。Patent Act arts. 29-2, 39. 第30条明文作用于第29条第1款和第2款,并不取代这些规定。

 

对于一系列公开,日本也要求逐事件谨慎处理。原则上,会议摘要、口头报告、展会演示以及后续网站发布,都可能需要分别识别和证明。JPO承认,在有限情况下,后续公开与已证明的较早公开关系足够密切时,可以不必单独处理,例如某些忠实报道或与第一行为有因果联系的下游发布。但不应假定独立出版、后续报告或新的技术事项已被涵盖。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 13–14; 2024 JPO Q&A, supra, at 14–17; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 13–14.

 

这种转换简单但影响重大:美国制度为先前已公开主题事项的某些介入公开提供狭窄的法定屏障;日本第30条通常并不如此。在任一国家,最安全的竞赛仍是奔向专利局,而不是奔向讲台。

 

VII.           第五道关口:必须提交或证明什么?

A.                  美国:没有通用的申请时选择,但证据仍决定问题

美国实践并不设置日本国内申请依第30条第2款通常适用的前置声明和证明程序。申请说明书可以包含识别先前发明人来源公开的陈述,但申请时没有通用的宽限期选择。See 37 C.F.R. § 1.77(b)(6) (2026).

 

当审查员依赖某项公开时,申请人可以根据 37 C.F.R. § 1.130 提交宣誓书或声明。归属声明可以证明该公开由发明人作出,或该主题事项从发明人处取得。先前公开披露声明可以识别先前公开披露的主题事项和日期;它必须附上印刷出版物,或者对于其他公开方式,以足够细节描述公开披露的主题事项,以确定该日期公众可获得什么。Id. § 1.130(a)–(b); MPEP, supra, §§ 2155.01–.03.

 

没有短的申请时期限,不应被误认为证据负担很轻。多年以后,一份声明的价值取决于底层记录。应保存实际幻灯片、论文、源代码发布、网页和档案截图、产品样品、要约文件、保密条款、听众和出席信息、日期、作者身份以及传输链。对于由他人作出的公开,应记录取得来源,而不是仅依赖相似性。

 

B.                  日本:第30条第2款采用前置程序,并受特殊PCT时限约束

对于依第30条第2款进行的普通日本国内申请,申请人必须在申请时提交请求适用例外的声明,并在申请后30日内提交证明文件。Patent Act art. 30, para. 3. 证明通常识别公开事实——日期、地点或媒介、公开人和公开内容——以及连接发明人、权利人和申请人的事实。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 2–12; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 3–12.

 

如果因提交者无法控制的原因不能在30日内提交证明文件,第30条第4款允许一种狭窄的迟延提交:在原因消失后14日内,海外居民为2个月内,但不得迟于原期间后6个月。Patent Act art. 30, para. 4. 法文处理的是证明文件;不应将其视为可以补救申请时声明遗漏或一年申请期限错过的机制。

 

对于依第30条第2款进行的PCT申请,第30条声明和证明文件通常应在国内处理基准时间发生之日起30日内提交。面向日本的PCT规则4.17(v)声明可以替代单独声明,但不能免除证明文件。Patent Act art. 184-14; Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 4.17(v), 51bis.1(a)(v); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 18–19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 15. JPO将国内处理基准时间定义为提交国内文件期间届满时,或者若在该期间内请求审查,则为请求审查时。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15. 应将其作为独立的国家阶段任务进行日程管理。

 

第30条第1款的违背意愿路径在程序上不同。申请人无需在申请时提交第30条第2款的声明或证明文件;证据可以稍后提供,包括在答复审查员时提供。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17. 实体要求仍然存在:申请必须在违背意愿公开后一年内提交。

 

有一项程序选择很容易被忽视。临时英文指南还指出,如果权利人在申请前获知发明已违背其意愿被公开,申请人可以通过完成第30条第2款路径的声明和证明程序来寻求该条款处理。2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16 n.3. 2024年8月Q&A另行确认,依第30条第1款的申请人无需提交第30条第2款的申请时文件,但应通过意见书或书面提交说明并证明违背意愿的情况。2024 JPO Q&A, supra, at 19.

 

VIII.         跨境问题示例

A.                  会议论文与口头报告

发明人的论文于3月1日发布,她又在3月3日展示额外实验细节。在美国,如果相关权利要求的有效申请日分别不晚于次年3月1日或3月3日,则每一事件都可能是由 § 102(b)(1)(A) 排除的发明人来源 § 102(a)(1) 公开。比较必须按主题事项进行。

 

在日本,两者均可能符合第30条第2款,但代理人应识别两个行为以及每个行为使什么内容公开。JPO特别提醒,原则上,证明较早的会议摘要并不消除处理后续报告的需要。2024 JPO Applicant Guide, supra, at 13–14; 2024 JPO Q&A, supra, at 14–15; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 13–14. 应在最早适用周年日前提交日本申请或PCT申请。对于普通日本申请,应在申请时提交第30条第2款声明,并在30日内证明每个相关事件;对于PCT申请,应遵循第184条之14的国家阶段时限,并考虑规则4.17(v)声明。

 

B.                  美国临时申请后提交较晚的日本申请

该初创公司在1月15日公开A,5月1日提交涵盖A的美国临时申请,并在次年5月1日提交美国和日本申请。充分支持A的美国权利要求可以使用第一个5月1日作为有效申请日,从而使该公开落在 § 102(b)(1) 的一年内。第二个5月1日提交的日本申请距1月15日已超过一年;其美国优先权主张不满足第30条。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(b)(1); 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 14. 在普通第29条审查中可能存在的有效优先权效果是另一个问题;它不能补救错过的第30条申请期限。

 

C.                  发明人博客后出现独立竞争者论文

发明人公开发布A,而独立竞争者随后在权利要求发明有效申请日前的一年期间内发表A+C。在美国,§ 102(b)(1)(B) 只能就发明人先前已公开披露的主题事项排除介入文献。如果C不在发明人的帖子中,C仍然可用;USPTO指南也不会仅因C是显而易见的变体而扩张该例外。35 U.S.C. § 102(b)(1)(B); MPEP, supra, § 2153.02.

 

在日本,如果满足要求,第30条可以中和发明人来源的帖子。它通常不中和竞争者的独立论文。在任何有效优先权主张的限制下,该论文可能依据第29条破坏新颖性或创造性。Patent Act arts. 29–30; Japan Patent Off., Patent, FAQ 6-8, https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/patent.html (last visited July 21, 2026).

 

D.                  保密接收方泄露发明

员工在NDA下将A发送给潜在制造商,后者发布了图纸。在美国,如果申请人证明发布者直接或间接从发明人处取得A,并且该发布落在该权利要求有效申请日前一年内,则该公开发布可以被排除。35 U.S.C. § 102(b)(1)(A); 37 C.F.R. § 1.130(a).

 

在日本,该泄露可以落入第30条第1款的违背意愿路径。该路径不要求第30条第2款的申请时声明或证明文件,但日本申请或PCT申请仍必须在一年内提交,申请人还应保存NDA、传输记录、泄露材料以及违约证据。Patent Act art. 30, para. 1; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 15; 2024 JPO Q&A, supra, at 19; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 16–17.

 

E.                   私人商业销售

发明人以未公开其技术细节的交易方式私下销售体现A的产品。美国法可以将该销售视为在售事件,但发明人在该年内的私人或公开销售可以根据 § 102(b)(1)(A) 排除。35 U.S.C. § 102(b)(1)(A); Sanho, 108 F.4th at 1380–82. Sanho中的特定非保密销售未能建立所要求的公开披露,因为无论销售本身还是相关产品特征均未被充分公开。Id. at 1384–85.

 

在日本,首先判断该交易是否使A成为第29条第1款意义上的公知或公然实施。没有公开技术说明是相关事实,但不具有决定性;问题在于该交易、产品或其后续使用,使不负保密义务的不特定人可获得什么。如果该交易未使A落入第29条第1款,则可能不需要第30条;如果落入,则第30条第2款可能在及时申请和履行程序的情况下可用。Patent Act arts. 29, para. 1, 30, para. 2; 2024 JPO Applicant Guide, supra, at 8–9; 2024 JPO Q&A, supra, at 9, 15–16; 2020 Provisional English Guidelines, supra, at 8 n.1. 因而,同一张发票在两个制度中可能触发不同的门槛问题。

 

IX.              结论

美国和日本的一年规则,最好理解为应急桥梁,而不是申请策略。美国的桥梁围绕公开的来源和主题事项,以及每项权利要求发明的有效申请日而建。日本的桥梁围绕合格行为或违背意愿的公开、一年内实际提交日本申请或PCT申请,以及在申请人依第30条第2款行事时适用的声明和证明程序而建,其中包括特殊PCT时限。

 

对于转换美国法的日本代理人,决定性转变是从以申请为中心的例外,转向逐项权利要求的有效申请日和发明人来源分析,并认识到对某些介入公开仅有狭窄保护。对于转换日本法的美国代理人,决定性转变是从灵活的审查阶段证明,转向以申请为中心、具有严格初始程序且没有针对独立第三方的一般屏障的例外。

 

因此,“一年宽限期”这一共同短语应当触发问题,而不是带来安心。发生了什么?是谁造成的?究竟什么内容成为公开或进入销售?在本国由哪个申请日控制?哪些证据和表格到期?一旦这些问题被分开,两个制度就能相互理解,日历也更不容易被误读。

 

 

作者简介

Brandon R. Theiss

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图像尺寸调整项目 - 2026年7月22日

Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

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