USPTO和EPO中的秘密现有技术：先申请、后公开专利申请的比较视角

执行摘要：本文比较USPTO和EPO如何处理“秘密现有技术”——即在后申请提交时尚未公开、但后来公开后取得现有技术效力的先申请专利申请。在美国，AIA § 102(a)(2)将符合条件的美国专利文献，包括某些指定美国的PCT公开，在其列名另一发明人的情况下，以其有效申请日作为现有技术日；此类文献既可用于破坏新颖性，也可用于显而易见性判断，但AIA § 102(b)(2)规定了重要的发明人来源、在先公开披露、共同所有权以及联合研究协议例外。在欧洲，EPC第54(3)条同样涵盖先申请、后公开的欧洲申请以及符合条件的Euro-PCT申请；但第56条将其效力限制为仅限新颖性，且没有美国式的共同所有权自我冲突豁免。本文的核心主张是：美国制度将秘密申请较广泛地纳入现有技术范围，然后通过法定例外缓和其严厉性；而EPC严格将秘密申请的效力限定于新颖性，却依赖优先权、直接且明确的公开、修改实务以及范围狭窄的免责声明，而不是以所有权为基础的救济。

I. 引言

一个常见的可专利性问题是：某一专利申请在被审查申请之前提交，但直到后申请的申请日之后才公开。可考虑一个简单的时间顺序。申请人A在1月提交申请A。申请人B在6月提交申请B。申请A在7月公开。B在6月提交申请时，A的申请仍处于保密状态，在现有技术检索中无法被发现。然而，一旦A公开，美国专利商标局和欧洲专利局均可能将A作为针对B的现有技术。

本文将“秘密现有技术”用作一种简称，指在后申请提交时尚未向公众公开、但后来通过专利法的作用取得现有技术效力的先申请专利申请。该术语本身并非任一制度中的操作性法定用语；在美国实务中，主要的现代类别是AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2)现有技术，而在EPO实务中，对应类别是EPC第54(3)条现有技术。

两个制度对同一事实模式赋予不同后果。在美国，如果申请A成为符合条件的美国专利文献，列名另一发明人，并且在B的有效申请日之前已经有效提交，则其可依据AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2)成为现有技术，但须受§ 102(b)(2)例外的限制。See 35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). 该现有技术可同时支持新颖性破坏和显而易见性判断。See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

在欧洲，如果申请A是较早的欧洲专利申请，或符合条件的Euro-PCT申请，EPC第54(3)条可将A按提交时的内容置于针对B的现有技术之中。EPC art. 54(3). 但EPC第56条将第54(3)条文献排除在创造性分析之外。EPC art. 56. 因此，第54(3)条引用文献是仅限新颖性的现有技术。

这种政策分歧十分关键。美国制度将秘密专利申请视为一般现有技术范围的一部分，然后通过法定例外缓和其严厉性。EPC采取相反方法：它严格限制秘密申请仅可用于新颖性，但不提供基于所有权的自我冲突豁免。

实践上的对比是：美国秘密现有技术具有更广的实体影响，因为它可以支持显而易见性；但美国法包含发明人来源和共同所有权例外。EPO秘密现有技术的实体影响较窄，因为它仅限新颖性；但在同一所有人组合案情中更为刚性，因为EPC没有直接对应AIA § 102(b)(2)(C)的规则。

II. 对比概览

问题	USPTO / AIA	EPO / EPC
合格文献	美国专利、美国专利申请公开，以及指定美国并由WIPO公开的PCT申请。35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01.	按提交时内容确定的欧洲专利申请，包括符合条件的Euro-PCT申请。EPC arts. 54(3), 153; EPC r. 165.
现有技术日	引用文献就所依赖主题事项被“有效提交”的日期。35 U.S.C. § 102(d).	较早欧洲申请的较早申请日或有效优先日。EPC arts. 54(3), 89.
新颖性效力	有。符合条件的§ 102(a)(2)引用文献可破坏新颖性。35 U.S.C. § 102(a)(2).	有。第54(3)条是新颖性现有技术。EPC art. 54(3).
显而易见性 / 创造性效力	有。§ 102(a)(2)现有技术可支持§ 103显而易见性驳回。35 U.S.C. § 103; Hazeltine Rsch., Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 254–56 (1965).	无。第54(3)条文献不用于创造性判断。EPC art. 56.
外国 / PCT处理	指定美国的WIPO公开PCT申请可符合条件，不论公开语言或是否进入美国国家阶段。MPEP § 2154.01(a).	Euro-PCT申请只有在缴纳Rule 159(1)(c)申请费并在需要时提交译文的情况下，才可具有第54(3)条效力。EPC r. 165; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3 (2026).
共同所有权豁免	可依据AIA § 102(b)(2)(C)在满足条件时适用；§ 102(c)下的联合研究协议处理也可能适用。	没有针对第54(3)条的直接共同所有权例外。
优先权争点	主张优先权或利益的较早申请是否记载了所依赖的主题事项。35 U.S.C. § 102(d).	相关主题事项的优先权是否符合“同一发明”标准。G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413.
典型回应策略	挑战文献资格、有效申请日、发明人实体以及§ 102(b)(2)例外；考虑Rule 1.130声明实务、共同所有权、权利要求修改以及双重专利策略。	挑战直接且明确的公开、优先权资格、Euro-PCT地位和新颖性；考虑有针对性的修改或严格限定的免责声明。

III. 美国框架：先看AIA文本，pre-AIA案例作为背景

对于当前AIA申请，起点是成文法。Section 102(a)(2)规定：如果所要求保护的发明已经记载于依据§ 151授权的专利中，或记载于依据§ 122(b)公开或视为公开的专利申请中，并且该专利或申请列名另一发明人且在所要求保护发明的有效申请日之前有效提交，则该人无权获得专利。35 U.S.C. § 102(a)(2). USPTO将这些引用文献归为“美国专利文献”：美国专利、美国专利申请公开，以及某些WIPO公开PCT申请。MPEP § 2154.01.

引用文献的公开日并非控制性现有技术日。当然，该引用文献必须已经成为专利或公开申请，才可按通常方式适用；但法定问题在于其是否在所要求保护发明的有效申请日之前“有效提交”。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(d). Section 102(d)提供有效申请日规则：美国专利文献以其实际申请日为有效提交日；在适用时，则以记载所依赖主题事项的较早优先权或利益申请的申请日为有效提交日。35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b).

这一AIA规则与pre-AIA § 102(e)存在实质差异。按照pre-AIA的Hilmer doctrine，外国优先权通常不能为美国专利引用文献提供§ 102(e)现有技术日。In re Hilmer, 359 F.2d 859, 878–79 (C.C.P.A. 1966). 相比之下，在AIA § 102(d)下，USPTO将美国专利文献视为以最早的优先权或利益申请的日期有效提交，包括外国或国际申请，只要该申请记载所依赖的主题事项。35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b). Hilmer仍是重要的历史背景，但不是AIA申请的操作性规则。

“列名另一发明人”这一短语是一个实务价值很高的限制，但不应被狭义解读。当前USPTO指南指出，较早美国专利文献与后申请之间发明人实体的任何差异，都满足“列名另一发明人”的要求。MPEP § 2154.01(c). 因此，当两个文献均列名共同发明人时，只要存在一个不同的共同发明人即已足够；发明人重叠并不阻止§ 102(a)(2)现有技术地位，除非适用§ 102(b)(2)例外。Id. In re Land, 368 F.2d 866, 877–79 (C.C.P.A. 1966)等pre-AIA“by another”案例仍可作为有用背景，但当前AIA分析取决于法定短语“names another inventor”以及MPEP § 2154.01(c)中的USPTO指南。

美国秘密现有技术的历史基础是Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926)。Milburn并非AIA的操作性成文法，但它解释了一项政策：较晚的专利局公开不应使第二申请人就已在先申请中公开的主题事项取得专利。Id. at 399–401. 在Milburn中，最高法院认为，先提交申请如果充分公开了后来要求保护的发明，即使该先申请后来才授权且并未要求保护该主题，也可击败较晚的专利。Id.

pre-AIA显而易见性的基础是Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965)。在该案中，最高法院认为，在后申请提交时仍在专利局待审的先申请，可作为§ 103显而易见性目的下的现有技术。Id. at 254–56. 虽然Hazeltine早于AIA，但其核心实务教训在AIA下仍然存在，因为§ 102(a)(2)引用文献属于美国现有技术范围的一部分，并可用于§ 103显而易见性分析。See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a).

pre-AIA优先权案例也需要谨慎标注。在Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.中，Federal Circuit在pre-AIA § 102(e)语境下认为，引用专利不得享有临时申请的申请日，除非该临时申请为引用专利的权利要求提供书面描述支持。800 F.3d 1375, 1378–82 (Fed. Cir. 2015). 在In re Riggs中，Federal Circuit进一步指出，在pre-AIA § 102(e)驳回中，要适用临时申请日，引用文献中作为现有技术所依赖的具体部分也必须在临时申请中获得书面描述支持。131 F.4th 1377, 1384–85 (Fed. Cir. 2025). 尽管这些案例发生在pre-AIA语境中，其按主题事项审查优先权的逻辑与AIA的§ 102(d)询问相平行；但成文法分析应从AIA文本开始。

Lynk Labs最好作狭义理解。它不是AIA § 102(a)(2)判决；该案发生在IPR语境中的pre-AIA § 102(e)(1)下。Lynk Labs, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 125 F.4th 1120, 1124–26 (Fed. Cir. 2025), cert. denied, No. 25-308 (U.S. Mar. 9, 2026). 其相关性在于，Federal Circuit认为，公开的专利申请可以其申请日作为现有技术日，即使直到后来公开前公众无法接触该申请。Id. at 1130–33. 因此，该案强化了“秘密弹出现有技术”概念，但不应被理解为对AIA § 102(a)(2)的直接解释。

IV. 美国例外：广泛的现有技术效力，但有法定安全阀

AIA § 102(a)(2)的宽度由§ 102(b)(2)加以缓和。第一项例外排除直接或间接从发明人或共同发明人取得的主题事项。35 U.S.C. § 102(b)(2)(A). 这是发明人来源例外，通常通过37 C.F.R. § 1.130(a)下的声明实务提出。See MPEP §§ 717.01(a), 2155.01.

第二项例外排除如下主题事项：在介入性§ 102(a)(2)引用文献的有效申请日之前，发明人、共同发明人，或从发明人或共同发明人取得该主题事项的人已向公众公开该主题事项。35 U.S.C. § 102(b)(2)(B). Federal Circuit在Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd.中的判决是一个警示性例子。108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024). 法院认为，私人销售并未为§ 102(b)(2)(B)目的公开该主题事项，即使不存在保密协议。Id. at 1383–86. 该例外要求对相关主题事项作出真正的公开披露，而不仅仅是源自发明人的商业交易。

第三项例外是共同所有权例外。Section 102(b)(2)(C)规定，对于原本可能符合§ 102(a)(2)的主题事项，如果不晚于所要求保护发明的有效申请日，所公开的主题事项与所要求保护的发明由同一人所有，或受让给同一人的义务约束，则其不构成现有技术。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). Section 102(c)将相关处理扩展至某些联合研究协议。35 U.S.C. § 102(c). USPTO指南明确，适当的共同所有权或联合研究协议提交可将该主题事项从§ 102(a)(2)现有技术中移除，包括在驳回依据为新颖性或显而易见性的情况下。MPEP § 717.02(a).

共同所有权例外并非万能救济。它仅适用于§ 102(a)(2)下使用的公开，而不适用于§ 102(a)(1)下的公开现有技术。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C); MPEP § 717.02(a). 它也不会消除双重专利问题。MPEP § 717.02(a). 共同所有的较早申请可能不再是§ 102(a)(2)现有技术，但仍可能需要法定或非法定双重专利分析，并在适当时考虑terminal disclaimer策略。

V. EPO框架：作为仅限新颖性现有技术的第54(3)条

EPC第54条区分公开现有技术与尚未公开的较早欧洲专利申请。第54(2)条将通常的技术水准定义为欧洲申请的申请日之前向公众开放的一切内容。EPC art. 54(2). 第54(3)条增加了一个特殊类别：欧洲专利申请按提交时的内容，其申请日早于被审查申请的相关日期，并且在该较晚日期当日或之后公开。EPC art. 54(3).

EPC第56条提供限制原则。它规定，在判断所要求保护发明是否具有创造性时，不考虑第54(3)条文献。EPC art. 56. 因此，EPO规则在实体效果上窄于美国规则。54(3)文献如果直接且明确地公开所要求保护的主题事项，可以破坏新颖性；但它不能与其他引用文献组合，也不能作为创造性分析的起点。

上诉委员会强化了第54(3)条严格仅限新颖性的性质。在T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan中，技术上诉委员会认为，较早第54(3)条申请的“全部内容”并不扩展至未公开的等同物。T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan, 1987 O.J. E.P.O. 369. 该结论来自EPC结构：由于第54(3)条引用文献被排除在创造性之外，其效力不应通过等同或显而易见性推理加以扩张。Id.

相关“内容”是较早欧洲申请按提交时的内容。EPO Guidelines for Examination G-IV, 5.1 (2026). 指南说明，该内容包括说明书、附图和权利要求，但不包括优先权文件本身或摘要。Id. 优先权文件仅在确定较早申请是否有权就相关公开享有所主张优先日时才具有意义。

VI. 优先权作为EPO的核心争点

由于第54(3)条取决于申请日和优先日，优先权往往具有决定性。主要权威是G 2/98，其中扩大上诉委员会认为，只有当技术人员能够利用普通一般知识，从优先权申请整体中直接且明确地推导出所要求保护的主题事项时，才承认“同一发明”的优先权。G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413.

该标准作用于第54(3)条争议的双方。后申请可能需要优先权以早于较早公开的引用文献。较早引用文献也可能需要优先权，才能作为针对后申请权利要求的较早申请。如果一方优先权失败而另一方优先权有效，结果可能不对称，并可能决定案件结论。

G 1/15之所以重要，是因为它限制了某些自我冲突风险。在该决定中，扩大上诉委员会认为，对于通用“OR”权利要求，只要相关备选主题事项已在优先权文件中直接或默示地、明确地并以可实施方式公开，不得拒绝部分优先权。G 1/15, Partial Priority (Enlarged Bd. App. Nov. 29, 2016). 因此，部分优先权可以防止申请人自己的较早申请或优先权族公开，对适当享有优先权的主题事项造成致命影响。

优先权资格本身也已被澄清。在G 1/22和G 2/22中，扩大上诉委员会认为，EPO有权评估一方是否有权享有优先权，但存在一个可反驳的推定：主张优先权的申请人有权这样做。G 1/22 & G 2/22, Entitlement to Priority, 2024 O.J. E.P.O. A50. 这些决定在PCT转EP的申请链中尤其重要，特别是在优先权申请人与后申请人并不相同的情况下。

VII. Euro-PCT申请：相似事实模式，不同准入门槛

PCT申请造成另一项差异。在美国，当前AIA实务将指定美国的PCT申请的WIPO公开，视为§ 102(a)(2)目的下的美国专利申请公开，不论国际申请日、公开语言或是否进入美国国家阶段。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 374; MPEP § 2154.01(a).

EPO规则更具条件性。指定欧洲的PCT申请只有在满足EPC条件时，才可成为第54(3)条现有技术。Rule 165 EPC与Article 153(5)共同提供框架。EPC art. 153(5); EPC r. 165. 2026年EPO指南说明，如果PCT申请人已缴纳Rule 159(1)(c)项下的申请费，并且在国际局未以EPO官方语言公开该申请时提交Rule 159(1)(a)项下的译文，则该国际申请被纳入第54(3)条技术水准。EPO Guidelines for Examination A-XIII, 9.1.3 (2026). 指南进一步说明，并非欧洲阶段进入的所有最低要求均必须满足，Euro-PCT申请才可作为冲突欧洲申请处理。Id.

实践要点很直接。美国执业人员不应假定Euro-PCT的第54(3)条地位会从WIPO公开自动产生。欧洲执业人员也不应假定美国§ 102(a)(2)要求进入美国国家阶段。

VIII. EPO免责声明与同一所有人冲突

由于EPC没有针对第54(3)条的共同所有权例外，同一所有人冲突必须通过优先权、权利要求撰写、新颖性修改或免责声明解决。因此，免责声明不仅是审查工具；它揭示了EPC拒绝通过所有权规则解决同一所有人第54(3)条问题。

扩大上诉委员会的免责声明案例只允许有限回应。在G 1/03中，扩大上诉委员会认为，未公开免责声明可被允许用于恢复相对于第54(3)条现有技术的新颖性，但前提是该免责声明删除的内容不超过必要范围，并且不对所要求保护的主题事项提供技术贡献。G 1/03, Disclaimer/PPG, 2004 O.J. E.P.O. 413. 在G 1/16中，扩大上诉委员会重申了针对未公开免责声明的特殊G 1/03框架，并强调此类免责声明必须满足严格的新增事项限制。G 1/16, Disclaimer III, 2018 O.J. E.P.O. A70.

近期委员会决定显示了这种方法的边界。在T 88/21, Glass Article/Corning中，委员会处理了同一申请人的冲突：优先权对整个权利要求范围无效，且基于申请人自身较早公开的未公开免责声明未被允许。T 88/21, Glass Article/Corning (Tech. Bd. App. Nov. 15, 2022). 在T 1946/19, Memory Lock/CLEVX中，委员会认定缺乏新颖性，因为权利要求的优先权失败，但第54(3)条现有技术引用文献的相关主题事项优先权有效。T 1946/19, Memory Lock/CLEVX (Tech. Bd. App. Nov. 9, 2023). 这些决定说明，第54(3)条往往较少取决于所有权，而更多取决于优先权支持的颗粒度。

IX. 全球组合的战略后果

美国规则在一个方面更危险，在另一个方面更宽容。它更危险，是因为§ 102(a)(2)引用文献可依据§ 103用于显而易见性。See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; Hazeltine, 382 U.S. at 254–56. 但它也更宽容，因为§ 102(b)(2)可以将发明人来源公开、在先发明人公开披露以及共同拥有的公开从§ 102(a)(2)现有技术基础中移除。35 U.S.C. § 102(b)(2).

EPO规则较窄，因为第54(3)条仅限新颖性。EPC art. 56. 但在同一所有人组合实务中，它可能更严厉，因为EPC没有等同于§ 102(b)(2)(C)的规定。如果法定要求得到满足且优先权不能挽救权利要求，同一公司集团的较早EP申请可以成为针对较晚EP申请的破坏新颖性的第54(3)条引用文献。

对于美国审查，回应清单应为：确认引用文献是否为合格美国专利文献；依据§ 102(d)确定按主题事项限定的有效申请日；检验“列名另一发明人”要求；评估§ 102(b)(2)例外；并单独考虑双重专利。See 35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(b)(2), 102(d), 103; MPEP §§ 2154.01, 717.02(a).

对于EPO审查，回应清单应不同：确认引用文献是否为EP申请或合格Euro-PCT申请；核实公开时间；同时检验权利要求与引用文献的优先权；询问较早申请是否直接且明确地公开所要求保护的主题事项；并考虑有针对性的修改或允许的免责声明。See EPC arts. 54(3), 56, 89; EPO Guidelines G-IV, 5.1; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3.

X. 结论

先申请、后公开专利申请在专利法中占据一种特殊位置。后申请人提交申请时它们并未公开，但一旦公开，便可能取得现有技术效力。美国和欧洲制度共享这一基本理念，但实施方式不同。

美国制度将秘密专利申请视为一般现有技术范围的一部分，然后通过法定例外缓和其严厉性。EPC采取相反做法：它将秘密申请严格限制于新颖性，但不提供基于所有权的自我冲突豁免。这种政策分歧解释了为什么相同的申请时间顺序，会在USPTO和EPO产生不同的审查策略。

在美国，当前AIA分析从§§ 102(a)(2)和102(d)开始，而不是从pre-AIA判例开始。pre-AIA权威仍有用，但其教义角色有限且依语境而定。Milburn提供秘密现有技术的历史正当性。Hazeltine提供历史上的显而易见性原则。Dynamic Drinkware、Riggs和Lynk Labs阐明pre-AIA的优先权和公开日问题，但AIA询问从法定文本和当前USPTO指南开始。

在EPO，第54(3)条是一项仅限新颖性的规则。第56条将第54(3)条文献排除在创造性之外，T 167/84等案例确认该制度不应通过等同或显而易见性推理加以扩张。但EPC较窄的效力伴随着更少的逃生路径：没有美国式的共同所有权例外。真正承担工作的是优先权、直接且明确的公开，以及严格限定的免责声明。

对于全球申请策略，核心教训很简单。在美国，应问引用文献是否合格，其按主题事项限定的有效申请日是什么，它是否列名另一发明人，以及是否有AIA例外将其移除。在欧洲，应问较早EP或Euro-PCT申请是否直接且明确地公开该权利要求，优先权是否改变答案，以及该权利要求是否可在不新增事项的情况下通过修改或免责声明加以处理。