top of page

Divergent Patent Law博客

关于美国专利申请与审查、PTAB实务、美国联邦巡回上诉法院最新动态以及跨境专利战略的专业评论。

保持专利族开放:美国继续申请实务与欧洲、中国、韩国和日本的比较

作家相片: Brandon Theiss
Brandon Theiss
7月12日
讀畢需時 18 分鐘

执行摘要:美国继续申请实务是一种独特而强大的专利组合管理工具,因为它允许申请人使专利族保持待审状态,并随着市场、竞争者、现有技术、许可需求和诉讼立场的发展,继续追求基于同一公开的其他权利要求组。相比之下,欧洲、中国、韩国和日本提供了重要但限制更强的后续机制——主要包括分案申请、韩国范围较窄的分离/单独申请程序,以及授权后的限制或更正工具——这些机制可以保留或缩小权利,但通常不能复制美国继续申请在常规权利要求开发方面的灵活性。全球专利策略的实务启示是:当存在足以证明额外成本合理的真实权利要求目标时,应有意识地使用美国继续申请;而外国审查则需要围绕分案窗口、原始公开限制、权利要求数量成本、授权或上诉期限以及授权后更正限制进行早期且按法域定制的规划。

I.             引言

美国继续申请实务是美国专利审查与欧洲、中国、韩国和日本专利审查之间最重要的战略差异之一。在美国,专利族通常可以通过基于同一公开的继续申请保持待审,从而使申请人能够针对母案中已经公开的主题继续追求其他权利要求组。正因如此,美国继续申请实务并非仅仅是一种程序性工具,而是一种专利组合管理工具。

与外国实务的比较常常被误解。外国代理人和客户可能会将“continuation”、“divisional”、“child application”或“follow-on application”等术语互换使用,但这些法律机制并不能相互替代。欧洲、中国、韩国和日本确实提供了某些机制,可以基于较早公开保留额外的权利要求机会;但这些机制通常是分案申请、分离/单独申请,或受特定法域限制的授权后更正机制。更恰当的比较重点并不是说外国制度没有战略价值,而是说这些制度通常并不提供美国继续申请实务所提供的那种常规、基于同一公开的权利要求开发灵活性。

 

核心区别如下:美国继续申请实务允许在原始公开的四角范围内进行迭代式权利要求开发;外国实务也可能保留某些基于同一公开的权利要求机会,但通常只能通过受时限、新增事项、单一性、待审状态、费用和程序限制约束的更严格机制实现。

 

II.         作为主力工具的美国继续申请

美国继续申请是针对先前共同待审申请中公开的主题而提交的后续申请;只要满足 35 U.S.C. § 120 和 37 C.F.R. § 1.78 的要求,其提交方式可以保留较早申请日的利益。USPTO 将继续申请描述为针对先前提交且共同待审申请中公开的发明的申请,其中继续申请的公开不得包含如果通过修改加入母案即会构成新增事项的主题。MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).

 

普通的美国继续申请是基于同一公开的申请。只要权利要求得到公开支持并满足其他专利性要求,申请人就可以追求不同的权利要求组——更宽、更窄、侧重点不同、指向不同法定类别,或者指向不同的商业实施方式。USPTO 指南承认,在较早申请授权、放弃或程序终止之前,可以提交继续申请,以引入新的权利要求组并获得进一步审查。MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).

 

这不同于美国分案申请。分案申请通常用于追求从母案中分离出来的主题,常常是在收到限制要求之后。分案身份可能对 35 U.S.C. § 121 安全港以及显而易见型重复授权分析具有重要意义。继续申请和分案申请都属于继续性申请,但二者并非同义词。See 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.

 

不应过度强调部分继续申请(continuation-in-part, CIP)。在美国,CIP 在法律上可以使用,但它并不是普通的美国继续申请策略。USPTO 将 CIP 描述为在先前提交申请存续期间提交的申请,其重复较早公开的一部分或全部内容,并加入较早申请中未公开的事项。MPEP § 201.08.

 

虽然 CIP 属于美国继续性申请实务中的法定术语之一,但实证研究支持将其视为相对于同一公开继续申请而言的次要工具。Righi、Cannito 和 Vladasel 将继续申请描述为最广泛使用的继续性申请类型,并将其与加入新增事项的 CIP 区分开来;在其一个主要样本中,继续申请提交的平均发生率为 9.87%,而 CIP 为 3.36%。See Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); see also Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Working Paper No. 1382, Jan. 2023). 因此,更恰当的实务表述是:同一公开继续申请——而非 CIP——才是普通的美国继续申请工具;CIP 则是在必须加入新增事项时使用的较少见、特殊目的申请。

 

CIP 还会造成优先权复杂性。由母案支持的权利要求可能享有母案的申请日;依赖新增事项的权利要求则不能。因此,CIP 通常应被视为仅在需要新公开内容且申请人已经考虑新申请是否更为清晰时才使用的特殊目的申请。MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.

 

III.      为什么保持美国审查开放能够创造价值

美国继续申请实务最重要的商业特征在于它保留了权利要求选择权。第一件申请常常是在申请人尚不清楚哪些实施方式最重要、哪些竞争者会进入市场、哪种产品架构会胜出,或者哪些现有技术将塑造最终权利要求范围之前提交的。待审的继续申请使申请人能够利用后来获得的商业和技术信息,追求由原始公开支持的权利要求。MPEP § 201.07.

 

这种选择权具有直接的专利组合价值。专利的价值就是权利要求的价值。说明书可以描述一个广泛的技术平台,但排他权由权利要求界定。See 35 U.S.C. § 154(a)(1). 继续申请使申请人能够将已经公开但未被要求保护或保护不足的主题,转化为与产品、服务、系统架构、客户工作流程、制造步骤或规避设计相对应的目标化权利要求。

 

继续申请还允许权利要求跟随市场变化。申请人的商业产品可能会改变。竞争者可能采用不同的实现方式。标准可能演进。潜在被许可人可能认为不同特征具有商业重要性。只要最终权利要求仍得到原始公开的充分支持,继续申请就允许审查策略随着这些信息而成熟。MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).

 

对于运营公司而言,这可以使美国专利族在许可、交叉许可、投资以及并购中更具价值。待审继续申请是一种战略选择权:所有者或收购方仍可在现有公开范围内塑造未来权利要求覆盖范围。这种选择权甚至在继续申请授权之前也可能具有独立价值,特别是在已授权权利要求覆盖某一代产品,而待审权利要求可以指向后续版本或相邻商业实施方式的情况下。See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.

 

IV.      美国审查保持开放的诉讼价值

开放的审查在美国诉讼中尤其重要,因为美国法院解释权利要求;通常不会重写或修改权利要求。Federal Circuit 在 Chef America 案中的表述仍然是有益的警示:法院不得重写权利要求,“无论是为了使其可实施,还是为了维持其有效性”。Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).

 

这一点很重要,因为诉讼往往会暴露权利要求缺陷或权利要求空白。被告的不侵权立场可能揭示某个权利要求术语比专利权人预期的更窄。权利要求解释可能使产品脱离被主张权利要求的字面范围。无效抗辩可能识别出仍留下更窄但具有商业意义的权利要求空间的现有技术。技术发现可能揭示出与专利权人最初假设不同的实现方式。继续申请不能修复待审案件中已经主张的权利要求,但它可以为基于诉讼记录形成的新权利要求提供一条单独的审查路径。MPEP § 201.07.

 

同样的观点也适用于 IPR、ex parte reexamination 以及并行的地区法院诉讼。IPR 仅限于基于专利和印刷出版物的 §§ 102 和 103 理由。35 U.S.C. § 311(b). Ex parte reexamination 要求基于在先专利或印刷出版物存在实质性新的专利性问题。35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. 地区法院诉讼可能揭示这些文献,也可能揭示产品现有技术、系统现有技术、在售或公开使用证据、§ 112 论点、权利要求解释立场,以及关于被控产品的技术事实。

 

如果继续申请仍然待审,专利权人可以向 USPTO 提交重要信息,并追求相对于新浮现的现有技术具有专利区别性的权利要求。披露义务是这一策略的核心。参与提交和审查的每个人都负有坦诚和善意义务,包括披露已知的、对专利性具有重要性的资料;对于每一项待审权利要求,该义务一直存在,直到该权利要求被取消、撤回或该申请被放弃。37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.

 

基于诉讼信息的权利要求撰写并不因其具有商业目标性而当然不当。Federal Circuit 在 Kingsdown 案中承认,在审查期间获知竞争者产品后,通过修改或加入权利要求以覆盖该产品,本身并无固有不当之处,只要该权利要求和审查行为符合专利法律和规则。Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).

 

开放审查的诉讼价值不应被夸大。继续申请不能加入新增事项。它可能无法及时授权以影响正在进行的案件。它可能面临书面描述、可实施性、明确性、现有技术、显而易见型重复授权、terminal-disclaimer、禁止反悔、审查历史或 prosecution-laches 等问题。例如,重复授权原则旨在防止在专利期限之外不正当地延长专利排他性。MPEP § 804.

 

尽管如此,待审继续申请仍可能实质性影响和解与许可杠杆。被控侵权人可能击败或规避一组已授权权利要求,但待审继续申请可以保留日后获得更贴合被控技术、并且经过争议中形成的现有技术审查的权利要求的可能性。这使开放审查成为一种诉讼资产,而不仅仅是审查便利。

 

V.          成本:开放审查有价值,但并非免费

继续申请应被视为一项有预算的权利要求选择权。它需要新的申请、新的官方费用、律师时间、IDS 审查、权利要求撰写、审查,可能还需要 RCE 或上诉费用;如果获得授权,还会产生单独的授权费和维持费流。USPTO 费用指南明确指出,非临时申请涉及申请费、检索费和审查费;目前 USPTO 对每件授权的实用专利分别在 3.5 年、7.5 年和 11.5 年到期收取维持费。35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.

 

较长的继续申请链现在还面临额外的官方费用压力。USPTO 费用表包括在最早权益日期六年以上以及九年以上提出权益主张时适用于大实体的费用。37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO Fee Schedule.

 

继续申请通常保留的是权利要求灵活性,而不是专利期限。对于 1995 年 6 月 8 日或之后提交的继续申请、分案申请和 CIP 申请,专利期限通常在根据 35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c), or 386(c) 主张权益的最早申请的申请日后二十年届满。35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.

 

实务规则应当简单:不要仅仅因为母案获得允许就提交继续申请。应当因为存在值得保留的权利要求组而提交。继续申请决定应回答四个问题:我们想要哪一组尚未拥有的权利要求?它支持哪一种产品、竞争者、标准、被许可人、规避设计或备选立场?它是否得到现有公开支持?预期商业价值是否足以证明申请、审查和维持成本合理?

 

VI.      欧洲:分案实务、中央限制以及国家或 UPC 权利要求限制

欧洲实务以分案申请为中心,而不是美国式继续申请。EPC 第 76(1) 条规定,欧洲分案申请只能针对未超出较早申请按提交时内容的主题提交;如果满足该要求,分案申请被视为在较早申请的申请日提交,并享有任何优先权。Convention on the Grant of European Patents art. 76(1) [hereinafter EPC]. EPC 规则 36(1) 规定,申请人可以就任何待审的较早欧洲专利申请提交分案申请。EPC r. 36(1).

 

因此,与美国实务的比较具有细微差别。欧洲没有美国式继续申请,但如果在母案仍待审期间提交,并且分案申请能够经受 EPC 严格的新增事项、待审、费用和审查限制,欧洲分案申请可以在一定程度上发挥保留同一公开权利要求机会的功能。这使欧洲分案申请具有战略重要性,但它仍不等同于普通的美国同一公开继续申请。

 

待审状态是核心限制。EPO 指南说明,分案申请提交时母案必须仍然待审;申请在《欧洲专利公报》公告授权之日前仍为待审,但在该日当天不再待审。同一指南还说明,如果尚未提出上诉,已被驳回的申请在提交上诉通知期限届满之前,为规则 36(1) 的目的仍然待审;而一旦母案最终被驳回、撤回或视为撤回,除特定救济情形外,就不能有效提交分案申请。EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1.

 

欧洲授权后实务也不同于美国诉讼实务。EPC 第 138(3) 条规定,在主管法院或机构有关欧洲专利有效性的程序中,专利权人有权通过修改权利要求来限制专利,并且被限制后的专利构成该程序的基础。EPC art. 138(3). UPC 协议同样规定,如果撤销理由仅影响专利的一部分,则通过相应修改权利要求来限制专利,并部分撤销。Agreement on a Unified Patent Court art. 65(3).

 

欧洲法律还提供中央 EPO 限制程序。EPC 第 105a 条允许专利权人请求通过修改权利要求来撤销或限制欧洲专利;该请求向 EPO 提交,并且只有在缴纳限制或撤销费后才被视为提交。但是,第 105a(2) 条禁止在涉及该欧洲专利的异议程序待审期间提出该请求。EPC art. 105a.

 

这些欧洲限制机制与同一基本区别相一致。EPC 第 138(3) 条、UPC 第 65(3) 条和 EPC 第 105a 条提供的是缩窄或防御性限制机制;它们并不提供美国式继续申请工具,以便随着市场、诉讼或现有技术信息的发展而审查新的权利要求组。欧洲专利权人可以拥有通过缩窄权利要求来维持有效性的有意义工具,但这些工具并不能替代使美国继续申请族保持待审。

 

成本也是欧洲的重要限制。EPC 规则 36(3) 要求在提交后一个月内缴纳分案申请的申请费和检索费;EPO 指南说明,即使因母案中缺乏单一性的主题已在母案中缴纳过进一步检索费,如今在分案中追求该主题时仍必须缴纳检索费。EPC r. 36(3); EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.1. 分案申请的续展费自母案或根申请的申请日起计算;母案已经到期的续展费可能在分案提交时也对该分案到期,从而产生追缴成本。EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.3.

 

对美国申请人而言,欧洲的实务要点是:在授权、驳回确定、撤回或视为撤回封闭选项之前作出分案决定。如果 EP 申请中仍有具有商业意义的主题未被要求保护,代理人应评估分案申请是否值得承担申请、检索、审查、权利要求费、续展费追缴、验证以及统一专利成本。

 

VII.   中国:与规则 60 授权登记手续期限相联系的分案时机,以及范围狭窄的无效程序修改

中国同样不提供美国式继续申请制度。中国实务以分案申请为基础,而且时限规则非常明确。根据 AFD China Intellectual Property 翻译的现行实施细则,专利申请包含两项以上发明、实用新型或外观设计的,申请人可以在规则 60(1) 规定的期限届满前提出分案申请。Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China r. 48. 规则 60(1) 又规定,CNIPA 发出授予专利权通知后,申请人必须自收到该通知之日起两个月内办理登记手续。Implementing Regulations r. 60(1).

 

对美国读者而言,一个实务速记是:自愿的中国分案申请通常必须在授权登记手续完成之前,并且在规则 60 的登记手续期间届满之前加以考虑。但精确的法律连接点很重要:该时限与规则 60(1) 的登记手续期限相联系,而不是与开放式的美国式待审概念相联系。规则 48 还规定,申请已经被驳回、撤回或视为撤回的,不得提出分案申请;分案申请也不得改变原申请的类型。Implementing Regulations r. 48.

 

规则 49 规定了优先权和公开限制。根据规则 48 提交的分案申请,只有在未超出原申请所包含的公开范围时,才享有原申请的申请日以及任何主张的优先权日。Implementing Regulations r. 49. 这使中国分案实务在保留已公开主题方面具有潜在用途,但它并不是脱离原始公开以及规则 48/规则 60 时限框架而用于后续权利要求开发的类似继续申请机制。

 

授权后,中国也不是类似继续申请的制度。有效性通过 CNIPA 无效宣告程序处理。授权后,任何单位或个人均可请求宣告无效,CNIPA 审查该请求并作出决定;不服该决定的一方可以自收到决定之日起三个月内向人民法院起诉。Patent Law of the People's Republic of China arts. 45–46.

 

中国允许在无效程序中修改,但该机制范围狭窄。规则 73 规定,在审查无效宣告请求期间,发明或实用新型专利的专利权人可以修改权利要求,但不得扩大专利保护范围。发明或实用新型专利的专利权人不得修改说明书或附图,外观设计专利权人不得修改图片、照片或简要说明。Implementing Regulations r. 73.

 

从诉讼策略角度看,这意味着中国专利权人通常不能在授权后重现美国继续申请策略。如果诉讼或无效程序揭示新的现有技术,专利权人的应对通常是在 CNIPA 无效程序中进行防御性权利要求修改,而不是在仍待审的继续申请中审查一组新的权利要求。如果中国分案申请仍然可用,它必须满足规则 48 的时限要求、规则 49 的原始公开要求以及不得改变申请类型的禁止。

 

中国成本不同于美国和欧洲成本,但并非可以忽略。CNIPA 费用表列明的费用包括发明申请费 CNY 900、发明实质审查费 CNY 2,500、超过十项的每项权利要求附加费、年费以及无效宣告请求费等。CNIPA Patent Fee Schedule. 外国申请人还应为中文翻译、本地代理、审查意见答复、分案审查和年费管理编列预算。

 

中国的实务要点是:早作决定,并谨慎管理授权登记手续期限。由于分案路径与规则 48、规则 60、母案状态、申请类型和原始公开相联系,美国式“保持待审、以后再决定”的思维很容易错过中国机会。

 

VIII.                 韩国:分案申请、分离/单独申请以及 IPTAB 更正

韩国同样不是美国式继续申请法域,但其实务需要比简单的“仅有分案”描述更细致的理解。韩国分案实务受《韩国专利法》第 52 条规制,该条允许已经在一件专利申请中提交两项以上发明的申请人,在最初申请所附说明书或附图记载事项的范围内,并在特定审查程序窗口内,将该申请分为两件以上申请。Korean Patent Act art. 52(1) (S. Kor.). 韩国分案申请除法定例外外,通常被视为在最初专利申请提交时提交。Id. art. 52(2).

 

韩国分案申请可以提供某些类似继续申请的战略灵活性,特别是在原始公开支持额外权利要求并且适用提交窗口仍然开放的情况下。但该机制仍然是分案申请,而不是美国式同一公开继续申请。它取决于原始公开、韩国时限规则以及韩国重复授权和相同发明原则。

 

韩国实务还包括 2022 年后的分离/单独申请机制。《韩国专利法》的官方英文译本将该机制称为“splitting-off”。第 52-2 条规定,收到专利申请驳回决定的人,如其根据第 132-17 条提出的审判请求被驳回,可在收到审判裁定认证副本之日起 30 日内,在最初申请所附说明书或附图记载事项的范围内,将该申请的一部分分离为新的专利申请。Korean Patent Act art. 52-2(1) (S. Kor.). 该法条限制可追求的权利要求,包括在驳回申请决定中未被驳回的权利要求,以及从被驳回或原始记载主题衍生出的某些有限权利要求形式。Id. art. 52-2(1)(1)–(4).

 

这种分离/单独申请机制比美国继续申请实务更窄。第 52-2 条与特定程序状态相联系:即对最终驳回的上诉被驳回。它还受下游申请限制。第 52-2(4) 条规定,分离申请“不得作为新的分离申请、分案申请或转换申请的基础”。Korean Patent Act art. 52-2(4) (S. Kor.). Yoon & Yang 的 Yunsoon Choi 所作韩国实务评论同样说明,单独申请制度于 2022 年 4 月 20 日生效,可在最终驳回上诉被驳回后使用,必须自驳回决定送达之日起 30 日内提交,仅限于最终驳回中未被驳回的权利要求,并且不得作为追加单独申请、分案申请或转换申请的基础。Yunsoon Choi, Introduction of a Separate Application System: Revision of Korean Patent Law, APAA e-Newsletter, Issue No. 27 (Feb. 2022).

 

该机制在保留更大区别的同时,增加了一个重要的韩国特有细节。韩国不是美国式继续申请法域,但韩国实务确实包括一种超出普通分案申请的目标化权利要求保留机制。分离/单独申请最好被理解为在不成功上诉之后保留某些未被驳回主题的狭窄安全阀,而不是用于基于市场或诉讼信息进行权利要求开发的开放式工具。

 

授权后,韩国通过韩国知识产权审判与上诉委员会提供更正机制。第 136 条允许在专利权人寻求减少权利要求数量、纠正笔误或澄清不明确记载时进行更正审判。Korean Patent Act art. 136(1) (S. Kor.). 更正受实质性限制:必须保持在已授权发明的说明书或附图范围内,不得实质性扩张或修改权利要求,并且某些更正后的权利要求仍必须具备专利性。Id. art. 136(3)–(5). 更正裁定最终确定后,申请、授权决定或审判裁定以及登记均视为已根据更正后的说明书或附图作出。Id. art. 136(10).

 

韩国侵权法院可以考虑有效性类型的抗辩,包括权利滥用抗辩;但正式更正仍然与审判实务相联系,而不是美国式法院重写权利要求或类似继续申请的审查路径。

 

成本在韩国尤其重要,因为权利要求数量直接影响官方费用。KIPO 现行费用表列明,电子专利申请费为 KRW 46,000,实质审查费由 KRW 166,000 的基本费加每项专利权利要求 KRW 51,000 构成。KIPO, Fees and Payments (Patent Fees). 年费也同时包含基本部分和按权利要求计费的部分。Id.

 

韩国的实务要点是:有意识地使用分案申请和分离/单独申请,并控制权利要求数量。韩国分案申请可以保留额外的权利要求族,分离/单独申请可以在上诉驳回后保留某些未被驳回的主题;但两种机制都不应被视为等同于美国继续申请。每一种都应由独立的商业目标加以证明,并结合按权利要求计收的审查费和年费成本进行预算。

 

IX.      日本:分案窗口、更正审判以及权利要求与审查的早期协调

与韩国和中国一样,日本也不提供广泛的美国式继续申请实务。日本专利法第 44 条允许申请人仅在特定程序窗口内,将包含两项以上发明的专利申请分割为一件或多件新的专利申请;这些窗口包括允许修改的期间、授权决定送达之日起 30 日内,以及审查员首次驳回决定送达之日起三个月内。Patent Act art. 44(1), Act No. 121 of 1959 (Japan). 合法分案申请通常被视为在原申请提交时提交。Patent Act art. 44(2) (Japan).

 

“两项以上发明”这一表述很重要。因此,日本分案实务比一般意义上的“子案”概念更具体。由于第 44 条指的是包含两项以上发明的申请的分割,并且提交窗口与允许修改的期间以及短暂的决定后期间相联系,日本分案策略应当尽早与原始权利要求撰写、延迟审查、审查意见策略和商业权利要求规划相协调。Patent Act art. 44(1) (Japan).

 

日本在诉讼和授权后更正方面也不同于美国。第 104-3 条规定,在侵权诉讼中,如果某项专利被认定为应通过专利无效审判而被无效,则专利权人不得对相对方行使其权利。Patent Act art. 104-3(1) (Japan). 这是诉讼中的有效性抗辩;并非由法院管理的继续申请机制。

 

正式更正通过 JPO 程序进行。第 126 条允许更正审判,其目的限于限制权利要求、纠正错误或误译、澄清不明确记载,以及将从属权利要求改写为独立形式等。Patent Act art. 126(1) (Japan). 第 134-2 条允许在无效审判中提出更正请求,但受特定时机和目的限制。Patent Act art. 134-2(1) (Japan).

 

因此,日本提供了有意义的防御性更正实务,但并不提供待审美国继续申请所提供的同样基于诉讼信息的开放审查。如果诉讼中出现现有技术或技术事实,日本专利权人可能能够通过更正进行防御,但该更正是一种受控的缩窄机制。它并不是以美国继续申请相同方式审查新权利要求的工具。

 

日本成本规划应高度关注审查和权利要求数量。JPO 费用表列明专利申请费为 ¥14,000;对于 2019 年 4 月 1 日或之后提交的专利申请,请求审查费为 ¥138,000 加每项权利要求 ¥4,000。年度专利费也包含按专利年度区间递增的按权利要求计费部分。JPO Fee Schedule.

 

日本的实务要点是:战略性地使用分案窗口和延迟审查结构,但不要假定日本申请可以像美国继续申请族一样保持开放。由于第 44 条与包含两项以上发明的申请以及特定程序窗口相联系,原始权利要求组、请求审查时机、审查意见答复和分案规划都应在法定窗口关闭之前加以协调。

 

X.          结论

美国继续申请实务与 EP、中国、韩国和日本实务之间的核心差异并非仅仅是术语问题。美国继续申请是一种战略性权利要求开发机制。它允许专利权人保持审查开放,并追求反映后续市场信息、竞争者活动、许可需求、现有技术和诉讼发展的权利要求。这种灵活性可以实质性提高美国专利组合的价值。

 

欧洲、中国、韩国和日本都提供重要工具,但这些是不同的工具。欧洲提供分案申请;如果在母案仍待审时提交,并且申请满足严格的新增事项、待审、费用和审查限制,该分案可以保留基于同一公开的权利要求机会;欧洲还提供 EPC 第 105a 条下的中央限制,以及国家或 UPC 有效性程序中的权利要求限制。中国提供与规则 48 和规则 60 授权登记手续期限相联系的分案申请,以及 CNIPA 无效程序中的狭窄权利要求修改。韩国提供分案申请、2022 年后针对上诉驳回后某些未被驳回权利要求的范围更窄的单独/分离申请机制,以及 IPTAB 更正。日本提供第 44 条“两项以上发明”框架下的分案申请,以及 JPO 更正审判或无效程序中的更正请求。

 

对美国专利律师而言,实务启示很直接:当存在真实的权利要求目标时,应保持美国审查开放,但不要假定同一策略可以输出到国外。对于全球专利组合,最佳做法是在一开始就宽泛而精确地撰写,独立管理外国分案以及分离/单独申请窗口,现实地预算继续申请和外国后续申请成本,并将美国继续申请作为有意识的权利要求选择权使用,而不是作为反射性提交。

 

作者简介

Brandon R. Theiss

  • LinkedIn
图像尺寸调整项目 - 2026年7月22日

Brandon R. Theiss是AddyHart律师事务所多元化知识产权业务部的一位专注于技术领域的专利律师。他为客户提供美国专利申请、授权后程序、专利适格性以及专利策略方面的咨询服务,涉及的技术领域包括软件、云计算、数据分析、医疗器械、自动化系统和汽车系统。他同时也是维拉诺瓦大学法学院的兼职教授,并与他人合著了《医疗器械技术的FDA和知识产权策略》一书。

订阅Divergent Patent Law博客
bottom of page