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Divergent 专利法博客
关于美国专利申请、PTAB 实务、美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)最新动态,以及跨境专利战略的专业评论与分析。


审查员不是对方律师作为调解式代理的专利申请审查
执行摘要:本文主张,审查员层面的专利申请审查,与其被理解为律师传统训练所面向的对抗程序,不如更准确地被理解为一种调解式代理。与诉讼不同,申请审查中不存在对立的请求人,所主张的法律权利仍然具有可变性,且审查员和申请人虽然从不同的制度角色出发,最终都在追求对专利性的正确判断。因此,有效的申请审查依赖于与调解相关的技能:识别陈述立场背后的利益,诊断分歧的实际来源,对照说明书、现有技术、适用法律和商业目标检验假设,生成有支持依据的权利要求替代方案,并识别继续讨论何时应转向请愿或上诉。本文以现行 USPTO 面谈指导以及将审查员面谈与较少审查意见通知书即可审结相关联的实证研究为基础,将这一理论转化为关于面谈准备、进行和记录的实务建议。本文也承认该模型的局限,包括审查员产量压力、诚实义务、申请审查记录风险以及不必要限缩的危险。归根结底,本文认为,最优秀的专利申请代理人既知道如何协作解决权利要求撰写问题,也知道何时争议需要正式裁判。 I. 引言 美国专利商标局 2026 年 5 月《面谈最佳实践》中最能说明问题的指示并非程序性的,而是职业性的。该指导解释说,审
Brandon Theiss
7月14日讀畢需時 20 分鐘


保持专利族开放:美国继续申请实务与欧洲、中国、韩国和日本的比较
执行摘要:美国继续申请实务是一种独特而强大的专利组合管理工具,因为它允许申请人使专利族保持待审状态,并随着市场、竞争者、现有技术、许可需求和诉讼立场的发展,继续追求基于同一公开的其他权利要求组。相比之下,欧洲、中国、韩国和日本提供了重要但限制更强的后续机制——主要包括分案申请、韩国范围较窄的分离/单独申请程序,以及授权后的限制或更正工具——这些机制可以保留或缩小权利,但通常不能复制美国继续申请在常规权利要求开发方面的灵活性。全球专利策略的实务启示是:当存在足以证明额外成本合理的真实权利要求目标时,应有意识地使用美国继续申请;而外国审查则需要围绕分案窗口、原始公开限制、权利要求数量成本、授权或上诉期限以及授权后更正限制进行早期且按法域定制的规划。 I. 引言 美国继续申请实务是美国专利审查与欧洲、中国、韩国和日本专利审查之间最重要的战略差异之一。在美国,专利族通常可以通过基于同一公开的继续申请保持待审,从而使申请人能够针对母案中已经公开的主题继续追求其他权利要求组。正因如此,美国继续申请实务并非仅仅是一种程序性工具,而是一种
Brandon Theiss
7月12日讀畢需時 18 分鐘


USPTO和EPO中的秘密现有技术:先申请、后公开专利申请的比较视角
执行摘要:本文比较USPTO和EPO如何处理“秘密现有技术”——即在后申请提交时尚未公开、但后来公开后取得现有技术效力的先申请专利申请。在美国,AIA § 102(a)(2)将符合条件的美国专利文献,包括某些指定美国的PCT公开,在其列名另一发明人的情况下,以其有效申请日作为现有技术日;此类文献既可用于破坏新颖性,也可用于显而易见性判断,但AIA § 102(b)(2)规定了重要的发明人来源、在先公开披露、共同所有权以及联合研究协议例外。在欧洲,EPC第54(3)条同样涵盖先申请、后公开的欧洲申请以及符合条件的Euro-PCT申请;但第56条将其效力限制为仅限新颖性,且没有美国式的共同所有权自我冲突豁免。本文的核心主张是:美国制度将秘密申请较广泛地纳入现有技术范围,然后通过法定例外缓和其严厉性;而EPC严格将秘密申请的效力限定于新颖性,却依赖优先权、直接且明确的公开、修改实务以及范围狭窄的免责声明,而不是以所有权为基础的救济。 I. 引言 一个常见的可专利性问题是:某一专利申请在被审查申请之前提交,但直到后申请的申请日之后才公开。可考虑一个简单的
Brandon Theiss
7月10日讀畢需時 13 分鐘


属地陷阱:美国和中国来源发明的外国申请限制
执行摘要:对于在美国、中国境内或跨越两国开发的发明,首次专利申请决策应从属地性的发明地点分析开始,而不是从发明人国籍、公司总部或偏好的申请地开始。美国通常要求,对于在美国作出的发明,在向国外提交申请之前取得外国申请许可,除非一件美国申请已经待审至少六个月且未受到保密令限制,或者适用其他许可路径。相比之下,中国要求,对于在中国完成的发明或实用新型,在向国外提交申请之前进行保密审查;这里的“在中国完成”,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成。在跨境研发中,这些规则很容易被忽视,尤其是当分布式团队对所要求保护发明的不同方面作出贡献时。中国国民在美国境内可能创造美国来源的发明;美国国民在中国境内也可能创造中国来源的发明。因此,专利团队应在申请前进行以权利要求为中心的贡献分析,保存审查许可记录,并避免假设美国临时申请、中国首次申请或 PCT 申请会自动解决两国的国家安全审查要求。 I. 引言 跨国专利申请策略通常从一些熟悉的问题开始:市场在哪里?竞争对手在哪里?首次申请应当是美国临时申请、中国申请、欧洲申请,还是 PCT 申请?然而,对于在美国、中国境内
Brandon Theiss
7月8日讀畢需時 15 分鐘


全球审查员面谈:USPTO、EPO、JPO、韩国和中国专利局中的沟通、承诺与审查历史风险
执行摘要:审查员面谈是有价值的审查工具,但其战略意义在不同法域之间差异显著。核心问题并不只是审查员是否会与申请人沟通,而是该沟通是否具有程序后果、决定权限、审查历史效应,或者仅仅为下一份正式提交文件提供参考。在 USPTO,面谈是常规且往往有力的工具,但必须记录在案,并可能产生审查历史风险。在 EPO,非正式咨询可以澄清问题,但其本身不具有决定性;正式口头程序仍然是程序性保障。在 JPO,面谈审查有助于技术说明和修改讨论,但审查员建议本身并不会修改权利要求。在韩国,个人面谈具有结构化并会被记录,但不能取代书面意见、修改或正式通知。在 CNIPA,会晤和其他沟通可以帮助聚焦实质审查,但案件仍以书面修改或答复为准。对全球专利顾问而言,实践教训是应将审查员面谈视为受控的主张陈述活动:用其来了解、测试并缩小争点,但应依靠正式提交文件和正式程序来作出承诺、保留权利并改变审查态势。 I. 引言 审查员面谈很容易被过度概括。美国专利律师可能会把面谈视为常规审查事项:联系审查员,讨论先行技术,试探权利要求措辞,提交答复,然后推进案件。这一模式在美国往往有用。但如
Brandon Theiss
7月6日讀畢需時 13 分鐘
