エグゼクティブ・サマリー：特許出願書類は、法的には当業者の視点から評価される。しかし、その実務上の成否は、はるかに広い読者層に左右される。すなわち、特許審査官、継続出願を担当する代理人、外国代理人および国内段階の審査官、裁判官、相手方代理人、陪審員、ならびにライセンシング部門および事業部門である。本稿は、解決策は読者ごとに発明の異なる説明を書き分けることではなく、一つの首尾一貫した開示を層状に構築することにあると論じる。すなわち、理解しやすい技術的導入から始め、請求項を中心とした関係性と作動上の実装詳細へと進み、明示的に関連付けられた代替案とフォールバック・ポジションを保持するのである。一貫した用語と統合された組合せは審査を容易にし、§ 112 を満たす。技術的説明はソフトウェアおよびAI関連の特許適格性の主張を強める。明確な補正根拠は、米国および外国での審査における柔軟性を維持する。権利範囲を意識した表現は、クレーム解釈および § 112(f) のリスクを低減する。そして、代表的実施形態、有用な図面、行為主体を意識した請求項、ならびに検出可能な

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、USPTO における PTAB 前の ex parte appeal（一方当事者系不服審判）と、JPO における拒絶査定不服審判を比較し、それぞれの制度を、他方の制度に慣れた実務家のための教育的枠組みとして用いるものである。中心的な論点は、両制度は類似しているが、相互に置き換え可能ではないという点にある。USPTO の審判は「twice rejected（二度拒絶）」ルールによって開始可能となり、記録中心・準備書面主導の手続、すなわち Notice of Appeal、Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、任意の口頭審理、PTAB 決定、再審理請求、および司法審査へと進む。これに対し、JPO の拒絶査定不服審判は審査官の拒絶査定によって開始され、審判請求書、同時補正の可能性、前置審査、合議体審理、および裁判所での争訟可能性と、より密接に結び付いている。本稿は、米国の具体例として Ex parte Bar-Tal を用い、Appeal Brief が出願人の主張を組み

エグゼクティブ・サマリー：USPTOの新たな再審査命令前意見書（pre-order paper）手続は、特許権者に対し、USPTOが再審査を命じる前に査定系再審査請求に異議を述べる、狭いが潜在的に重要な機会を与える。しかし本稿が強調するように、この機会は、低い「特許性に関する実質的な新たな問題」（substantial new question of patentability, “SNQ”）の基準と整合する形で構成されなければならない。特許権者は、非特許性を否定し尽くす必要もなければ、そうすべきでもない。むしろ、請求人が引用文献の教示を誤認し、またはその教示をクレームに誤って対応付けているため、主張された教示はSNQを生じさせるような重要かつクレーム関連の教示ではない、と示すべきである。MPEP § 2242；Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination

エグゼクティブ・サマリー：米国の継続出願実務は、特許ファミリーを係属状態に維持し、市場、競合他社、先行技術、ライセンス上の必要性、訴訟上の立場が変化するにつれて、同一開示に基づく追加のクレーム群を追求できるため、ポートフォリオ管理上、独自に強力な手段である。これに対し、欧州、中国、韓国、日本には重要ではあるがより制約の大きい後続手段、すなわち主として分割出願、韓国のより狭い分離／別個出願手続、ならびに権利付与後の限定または訂正の手段が存在する。これらは権利を維持し、または狭めることはできても、一般に、米国の継続出願が有する日常的なクレーム展開の柔軟性を再現するものではない。グローバルな特許戦略における実務上の教訓は、米国の継続出願は、追加費用を正当化する実際のクレーム目的がある場合に意図的に利用すべきである一方、外国出願の審査では、分割出願の期限、原開示の限界、クレーム数に伴う費用構造、特許付与または審判の期限、権利付与後の訂正制約を踏まえた、各法域別の早期計画が必要であるという点にある。 I. はじめに...