エグゼクティブ・サマリー：米国の継続出願実務は、特許ファミリーを係属状態に維持し、市場、競合他社、先行技術、ライセンス上の必要性、訴訟上の立場が変化するにつれて、同一開示に基づく追加のクレーム群を追求できるため、ポートフォリオ管理上、独自に強力な手段である。これに対し、欧州、中国、韓国、日本には重要ではあるがより制約の大きい後続手段、すなわち主として分割出願、韓国のより狭い分離／別個出願手続、ならびに権利付与後の限定または訂正の手段が存在する。これらは権利を維持し、または狭めることはできても、一般に、米国の継続出願が有する日常的なクレーム展開の柔軟性を再現するものではない。グローバルな特許戦略における実務上の教訓は、米国の継続出願は、追加費用を正当化する実際のクレーム目的がある場合に意図的に利用すべきである一方、外国出願の審査では、分割出願の期限、原開示の限界、クレーム数に伴う費用構造、特許付与または審判の期限、権利付与後の訂正制約を踏まえた、各法域別の早期計画が必要であるという点にある。 I. はじめに...

エグゼクティブ・サマリー：米国および中国で、または両国にまたがって開発された発明については、最初の特許出願をどこに行うかの判断は、発明者の国籍、会社の本店所在地、または希望する出願地ではなく、発明がどこでなされたかという属地的な発明地分析から始めるべきである。米国は一般に、米国でなされた発明について、外国に出願する前に外国出願許可を要求する。ただし、米国出願が秘密保持命令を受けずに少なくとも6か月係属している場合、または別の許可ルートが適用される場合はこの限りでない。これに対し、中国は、中国で完成された発明または実用新案、すなわち技術的解決手段の実質的内容が中国で完成されたものについて、外国出願前に秘密保持審査を要求する。これらの規則は、特に分散型チームが請求項に係る発明の異なる側面に貢献する国境を越えた研究開発において、見落とされやすい。中国国民が米国内で米国由来の発明を創出することもあり、米国国民が中国内で中国由来の発明を創出することもある。したがって、特許チームは出願前にクレームを中心とした貢献分析を行い、クリアランス記録を保存し、米国仮出

エグゼクティブ・サマリー：審査官面接は有益な権利化手段であるが、その戦略的重要性は法域によって大きく異なる。中心的な問題は、審査官が出願人と連絡を取るか否かだけではない。その連絡が手続上の効果、決定権限、包袋履歴上の効果を伴うのか、それとも単に次の正式提出書面を方向付けるにとどまるのかである。USPTOでは、面接は日常的でしばしば強力な手段であるが、記録化が必要であり、審査経過上のリスクを生じ得る。EPOでは、非公式の協議は争点の明確化に役立ち得るが、決定的な手続ではなく、正式な口頭審理こそが手続的保護である。JPOでは、面接審査は技術説明や補正の協議に有用であるが、審査官の示唆そのものが請求項を補正するわけではない。韓国では、個人面接は構造化され記録されるが、意見書、補正書または正式通知に代わるものではない。CNIPAでは、会合その他の連絡が実体審査の焦点を絞るのに役立ち得るが、事件を支配するのは書面による補正または応答である。グローバル特許カウンセルにとっての実務上の教訓は、審査官面接を統制された主張活動の場として扱うことである。すなわち、争

はじめに 比較法上、最も陥りやすい誤りは、米国の「written description（明細書記載要件）」と中国の「support by the description（明細書によるサポート）」を、名称が異なるだけの同一の法理であると言ってしまうことである。両者は同じような過大請求の問題に対応しているが、異なる法規定、異なる制度的場面、異なる語彙を通じて機能する。 米国における中心的な法理は、合衆国法典35巻112条(a)の明細書記載要件である。この要件は、出願日において発明者が請求された発明を保有していたことを、明細書が示しているかを問う。Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc)。中国には、米国の明細書記載要件に正確に対応する法理は存在しない。より近い比較対象は、複数の規律の束である。すなわち、十分な開示を要求する第26条第3項、請求項が明細書に基づくことを要求する第26条第4項、および原開示を超える補正を禁止す