エグゼクティブ・サマリー：35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願は、Patent Prosecution Highway（PPH）を通じて早期審査の対象となり得る。しかし、国際調査報告が「A」文献のみを引用していることだけでは、PPH適格性は成立しない。出願人は、最新の関連するPCT見解書又は国際予備報告を確認し、少なくとも1つの請求項が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について肯定的判断を受けていることを確認しなければならない。また、代理人は、調査の限定、単一性欠如の判断、又はBox VIIIの見解を評価し、米国で係属中のすべての請求項が、肯定的に評価された主題に十分に対応していることを確保しなければならない。通常の30か月時点での手続開始前に早期化を求める場合、PPH請求は、有効な国内段階処理の早期開始請求及び適用される§ 371要件の充足と整合させる必要がある。PPHは、別個の申請手数料なく大幅な早期化をもたらし得るが、米国審査官の独立した判断を拘束せず、特許査定を保証するものでもない。その最大の価値は、PCT請求項が、望

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、侵害訴訟と並行して第三者請求による査定系再審査（ex parte reexamination）に直面する特許権者は、通常、35 U.S.C. § 304 が認める任意の命令後陳述書を放棄すべきであると論じる。初回 Office Action 前に提出すると、審査官が実際の拒絶理由を特定する前に潜在的な理論に対処する必要があり、請求人にその攻撃を精緻化する法定の機会を与え、クレーム解釈、侵害、有効性、関連特許、さらには判決後手続にも影響し得る追加の審査経過を作成してしまう。並行訴訟と再審査に関する Federal Circuit 判例は、特許性を維持するための陳述が、審査官に採用されたか否か、また裁判所が最終的にディスクレーマーを認めたか否かにかかわらず、重要な内在的証拠となり得ることを示している。もっとも、放棄は実体的な降伏ではなく、規律ある手順設計である。適切に留保された特許性に関する実質的な新たな問題（SNQ）への異議を必ずしも失わせず、必要な開示を免除するものでもなく、審査官が発展した立場を示した後に特許権

エグゼクティブ・サマリー：特許請求の範囲は、発明が何であるか又は何をするかだけでなく、その発明が何を達成しようとしているかを述べることが多い。例えば、レイテンシの低減、安定性の向上、疾病の治療、移動の防止、又は特定の性能水準の達成である。そのような文言が「特許性判断上の重み」を有するかどうかは、「whereby」「wherein」「for」「configured to」といった語句に関する規則だけでは答えられない。適切な分析には三つのゲートがあり、その第二ゲートは条件付きである。第一ゲートはクレーム解釈である。その文言は何を要求しているのか——目的、能力、構成、行為、実際の達成、又は客観的な閾値なのか。第二ゲートは条件付き機能的関係性の検討である。主張される差異が伝達的、指示的、検証的、認識的又は評判的内容にある場合、その内容は、請求された機能性を生じさせ、又は請求された行為を生じさせるように、残りのクレーム要素と相互作用しているか。第三ゲートは先行技術による充足である。特許性に関係する要件は、明示的に開示されているのか、必然的に存在するのか、又

I. ファイル・ラッパーと「シャドーファイル」 公式の特許包袋は、出願手続の経緯の一部を示すにすぎない。公開記録の背後には、発明開示書、先行技術分析、ドラフトおよびレッドライン、審査官インタビューのメモ、出願手続担当弁護士間の電子メール、外国代理人への指示、ポートフォリオ上の推奨事項、特許エージェントとの通信などが存在することがある。後に有効性、侵害、発明者性、所有権、または不公正行為が争われる場合、相手方はこの非公開の「シャドーファイル」を求めることがある。 その資料は弁護士に属するから当然保護される、という反射的な答えは広すぎる。ある文書が特許出願手続中に作成されたという事実は、その文書が秘匿特権またはワークプロダクトとして保護されるかどうかを決定せず、したがってその文書を提出しなければならないかどうかをそれだけで答えるものでもない。「Privileged and Confidential」との表示、弁護士の電子ファイルに保存されていること、または電子メールの宛先に弁護士が含まれていることも同様である。逆に

エグゼクティブ・サマリー：米国と日本はいずれも、一定の特許性を失わせる開示を回避するための1年の制度を備えている。この共通する期間は有用であるが、それだけでは危険なほど不完全である。米国のルールは、ある開示が、請求発明の有効出願日から測定される、開示の出所および対象事項に基づく先行技術の例外に該当するかを問う。日本のルールは、本来であれば新規性または進歩性を失わせる開示が、特許を受ける権利を有する者に結び付いた法定例外に該当するか、その後に日本出願またはPCT出願がなされているか、さらに、出願人が30条2項の「権利者の行為」ルートによる場合には、所定の申出・証明手続が履践されているかを問う。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(a)(1), (b)(1) (2018); Tokkyo-hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, arts. 29–30 (Japan) I. はじめに 米国法を論じる際、本稿では「開示」という語を、商業的販売を含む関連するあらゆる§.