誤った対応付けであり、ミニトライアルではない：USPTOの新たな再審査命令前意見書手続に関するケーススタディ

エグゼクティブ・サマリー：USPTOの新たな再審査命令前意見書（pre-order paper）手続は、特許権者に対し、USPTOが再審査を命じる前に査定系再審査請求に異議を述べる、狭いが潜在的に重要な機会を与える。しかし本稿が強調するように、この機会は、低い「特許性に関する実質的な新たな問題」（substantial new question of patentability, “SNQ”）の基準と整合する形で構成されなければならない。特許権者は、非特許性を否定し尽くす必要もなければ、そうすべきでもない。むしろ、請求人が引用文献の教示を誤認し、またはその教示をクレームに誤って対応付けているため、主張された教示はSNQを生じさせるような重要かつクレーム関連の教示ではない、と示すべきである。MPEP § 2242；Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026)。本稿はこの点を90/016,330事件のケーススタディを通じて展開する。同事件で特許権者は、再審査請求書が、Barnardの固定特徴量の枝刈りおよびしきい値処理に、Knechtのフーリエ・ベクトルとLawrenceのしきい値推定理論を補って、’639特許の「選択 → 生成 → 抽出 → 使用 → 出力」という順序付きの特徴情報生成パイプラインとして不適切に再構成している、と主張した。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–30。また、’639特許は2022年5月17日に満了しているため、本稿は、USPTOが最広合理的解釈ではなく、Phillipsの通常かつ慣用的な意味の枠組みを適用すべきであり、その結果、特許権者による「generating」、「target specific feature information」および「background clutter」についての記録に基づく解釈が、SNQに関する対応付けの争点の中心になることを説明する。MPEP § 2258.I.G；Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005)。

I. はじめに

USPTOの新たな「pre-order」意見書手続は、特許権者に対し、査定系再審査における閾値判断、すなわち請求が「特許性に関する実質的な新たな問題」（SNQ）を提起しているかどうかについて、限られた範囲で影響を及ぼす機会を与える。この機会は重要であるが、その限界も同じく重要である。SNQの閾値は意図的に低く設定されている。MPEP § 2242によれば、引用された特許または刊行物に、合理的な審査官が特許性を判断する際に重要と考える教示が含まれ、かつ同じ特許性の問題がすでに判断済みまたは過去に提起済みでない場合、SNQが存在する。MPEP § 2242。重要なのは、MPEPが、非特許性についての一応の立証は不要であると明記している点である。Id.; see also In re Etter, 756 F.2d 852, 857 n.5 (Fed. Cir. 1985)。

この閾値は、特許権者が新手続をどのように利用すべきかを左右する。再審査命令前意見書は、特許権者がすでに非特許性を否定し尽くした、と主張するものではない。より狭く、すなわち、請求人が引用文献の教示を誤認し、またはその教示をクレームに誤って対応付けているため、主張された教示はそもそもSNQを生じさせるような重要かつクレーム関連の教示ではない、と主張すべきである。この構成は、SNQの低い閾値を維持しながら、技術上またはクレーム対応付け上のカテゴリー・エラーに依拠する再審査請求に対し、特許権者が原則に沿った形で異議を述べる方法を与える。

Reexamination Control No. 90/016,330は有用なケーススタディを提供する。同意見書は、U.S. Patent No. 6,894,639がBarnard、KnechtおよびLawrenceに対して特許性を有すると単に主張しているわけではない。むしろ、再審査請求書が、固定特徴量のしきい値処理を、クレームされた特徴情報生成パイプラインとして再構成している、と主張している。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2 (June 20, 2026)（「Pre-Order Paper」）。

II. 手続：閾値判断のための限定的な意見書

USPTOの官報告示は、USPTOが査定系再審査を命じるかどうかを決定する前に、特許権者が再審査命令前意見書を提出することを認めている。この意見書は、請願書または手数料なしに提出でき、30頁に制限され、可能な限り速やかに、遅くとも再審査請求書の送達から30日以内に提出しなければならない。Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 1–3 (Apr. 1, 2026)（「Pre-Order Notice」）。

同告示は、提出物の実体的範囲も定めている。意見書は、再審査請求書が主張する教示にもかかわらず、USPTOが審査時になされた特許性判断を維持すべきであるという特許権者の立場を支持する主張または事実に限定されるべきである。また、同告示は、意見書が請求書の範囲外の事項を扱うべきではなく、35 U.S.C. § 325(d)に基づく裁量的拒否を主張すべきでもないと述べている。USPTOはその問題をSNQ判断後に取り上げる事項として扱っている。Pre-Order Notice, supra, at 2。

したがって、この手続は、SNQ段階における焦点を絞った介入として理解するのが最も適切である。これはPTABにおける予備応答ではなく、本案についての完全な準備書面でもない。特許権者にとって最も強い主張は通常、再審査請求書で主張された教示が、実際に開示され、実際に対応付けられているとおりに見た場合、MPEP § 2242の下で重要なクレーム関連の教示ではない、というものである。90/016,330の意見書では、これは、固定特徴量、枝刈り、およびしきい値処理は、標的固有の特徴情報を選択し、生成し、抽出し、使用し、出力するというクレームされた順序に対応しない、と主張することを意味した。

III. 再審査におけるクレーム解釈：満了特許の基準が支配する

このケーススタディは、クレーム解釈にも左右される。査定系再審査では、未満了の特許クレームは一般に、明細書と整合する最広合理的解釈を与えられる。In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 2258.I.G。しかし、本件ではその基準は適用されない。’639特許は2022年5月17日に満了しており、USPTOは、満了したクレームを含む再審査手続においてPhillipsの通常かつ慣用的な意味の枠組みを適用する。これは、そのようなクレームはもはや補正できないからである。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–16 (Fed. Cir. 2005) (en banc); MPEP § 2258.I.G; see also CSB-Sys. Int’l, Inc. v. SAP Am., Inc., 832 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2016)。

この手続姿勢は重要である。特許権者が通常の意味、明細書、および審査経過に依拠することは、単に地区裁判所のクレーム解釈法理を再審査に持ち込むものではない。それはクレームが満了しているという状態から導かれる。Phillipsの下では、クレーム用語は、当業者の観点から、クレーム、明細書、および審査経過を含む内在的記録に照らして読まれる。Phillips, 415 F.3d at 1313–17。満了特許については、この枠組みにより、USPTOは最広合理的解釈よりも狭く、記録により強く根ざしたレンズを用いることになる。

これは、USPTOが再審査を命じるかどうかを決定する前に、完全なMarkman分析を行わなければならないという意味ではない。SNQの閾値は低いままであり、非特許性についての一応の立証も不要である。しかし、主張されたSNQは、それでもなお、適切に理解されたクレームに照らして評価されなければならない。クレームが「said data statisticsからsaid target feature informationを生成する」ことを要求する場合、請求人は、先行技術中の何らかの統計計算を指摘するだけでSNQを成立させることはできない。引用された教示は、満了特許基準の下で解釈されたクレーム限定にとって重要でなければならない。

90/016,330の再審査命令前意見書では、この区別が中心的である。特許権者の主張は、「generating」限定および関連する特徴情報の文言を、クレームの順序付きシーケンスと内在的記録に照らして解釈することに依拠している。同意見書は、再審査請求書が、その限定を、データ統計から標的特徴情報を生成することではなく、Barnardの固定特徴量のしきい値処理に対応付けている、と主張する。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 8–14, 21–23。’639特許は満了しているため、USPTOは、補正可能なクレームに適用されるより広い解釈上の余地ではなく、通常かつ慣用的な意味の基準の下で、その対応付けを評価すべきである。

IV. ケーススタディ：固定特徴量のしきい値処理と特徴情報生成

再審査命令前意見書の中心的な動きは、争われているクレームを、一般的な標的検出結果としてではなく、順序付けられた技術的パイプラインとして定義することである。同意見書の整理によれば、クレーム1は、データ統計を計算し、その統計を用いて標的固有の特徴情報を選択し、その統計から標的特徴情報を生成し、生成された特徴情報をデータから抽出し、それを用いて標的を背景クラッタから区別し、標的および背景クラッタに関する情報を出力することを要求する。Pre-Order Paper, supra, at 2–3。

この構成が重要であるのは、再審査請求書がクレームを別のアーキテクチャに対応付けたとされるからである。再審査命令前意見書によれば、Barnardは、輝度、大きさ、および静穏性などの固定的で人手により設計された特徴量から出発し、統計を用いてそれらの固定特徴量が使用に足るほど信頼できるかを判断し、その後、当該固定特徴量空間内にベイズしきい値または決定しきい値を配置する。Id. at 2, 14–23。

特許権者の主張は、単にBarnardが弱い先行技術であるというものではない。Barnardが主張する教示が、教示の種類として誤っている、というものである。合理的な審査官は、標的検出に向けられたいくつかのクレームについては、固定特徴量のしきい値処理を重要と考えるかもしれない。しかし、特許権者は、データ統計から標的特徴情報を生成し、その後、その生成された情報を抽出して使用することを要求するクレームについて、固定特徴量のしきい値処理は、関連するSNQの意味で重要ではない、と主張している。

この区別こそが、本稿の中心的な教訓である。再審査命令前意見書は、非自明性を証明する必要はない。それは、争点となるクレーム限定に関係する教示を再審査請求書が特定していないことを示す必要がある。

V. 技術記録：「生成」が役割を果たす理由

裏付けとなる証拠物は、対応付けに関する主張を補強する。証拠物リストは、SangerをEX2006、Majumder宣言をEX2007、Dr. Majumderの履歴書をEX2008、発明者作成のTechnical ReportをEX2009、そして“Robust Classifiers Without Robust Features”をEX2010として特定している。Patent Owner’s Exhibit List, Reexamination Control No. 90/016,330。

Technical Reportは中心的である。同報告書は、この研究が、一般化ヘッブ学習（generalized Hebbian learning, “GHA”）を用いて標的を識別する特徴を生成したと述べ、クラッタを、標的に似た特徴を有する非標的画像領域として定義している。A.J. Katz, Hebbian Learning, Principal Components and Automatic Target Recognition, Tex. Instruments Tech. Rep. TR 08-91-14, at 4 (May 31, 1991)（「Technical Report」）。さらに同報告書は、背景クラッタは場面ごとに大きく変化し得るため、特徴生成にはクラッタ統計ではなく標的統計が用いられたと説明している。Id.

Sangerはアルゴリズム上の基礎を提供する。Sangerは、Generalized Hebbian Algorithmを、入力相関行列の固有ベクトルを固有値の降順で見出すようニューラルネットワークを訓練する方法として説明している。Terence D. Sanger, Optimal Unsupervised Learning in a Single-Layer Linear Feedforward Neural Network, 2 Neural Networks 459, 460 (1989)。Dr. Majumderの宣言は、その概念を’639特許に結び付け、当業者であれば同特許がGHAを用いて標的を含む画像パッチの主成分を学習し、それらの成分を自動標的認識のための識別フィルタとして扱うものと理解したであろう、と説明している。Declaration of Dr. Aditi Majumder ¶¶ 36–42, IPR2025-00340, Ex. 2007。

Katz、GatelyおよびCollinsは、クラッタの変動性という背景を提供する。Robust Classifiers Without Robust Featuresにおいて、図1は、画像セット間で標的分布およびクラッタ分布が変化し、その間で決定面が移動する様子を示している。図2は、特徴データのためのパラメータ駆動型ルーティング・アーキテクチャを示している。Alan J. Katz, Michael T. Gately & Dean R. Collins, Robust Classifiers Without Robust Features, 2 Neural Computation 472, 473–74 figs. 1–2 (1990)。これらの図は、クラッタ統計が環境依存であり、場面をまたいで移転しない可能性があるというTechnical Reportの点を視覚的に支えている。

これらの証拠物を合わせると、二つの処理の間に技術的な線が引かれる。一方には、主成分フィルタまたは受容野フィルタを学習することなど、データ統計から特徴情報を生成する処理がある。他方には、特徴がすでに存在した後に、定義済み特徴量にしきい値を適用する処理がある。再審査命令前意見書は、Barnard、KnechtおよびLawrenceはいずれも後者側に属すると主張している。

VI. 引用例ごとの対応付けの主張

再審査命令前意見書の引用例分析は、各引用例に役割を割り当て、その役割がクレームされた役割に対応していないことを示すことによって機能している。

Barnardが主要な不一致である。同意見書は、Barnardを、輝度、大きさ、および静穏性などの定義済み尺度を使用し、その後に特徴量の枝刈りおよびしきい値処理を行うものとして特徴付けている。Pre-Order Paper, supra, at 14–23。特許権者の見解では、固定特徴量が使用に足るほど安定しているかを判断するためにBarnardが統計を用いることは、データ統計から標的特徴情報を生成することと同じではない。Id. at 19–23。

Knechtは、関連する欠落を埋めない補修の試みとして扱われている。Knechtは、フーリエ・パワースペクトル特徴ベクトルおよび保存された決定規則を用いて走査画像を分類する。しかし再審査命令前意見書は、それらのフーリエ・ベクトルはBarnardの輝度、大きさ、および静穏性の統計から生成されたものではなく、再審査請求書が対応付けている同じ標的固有の特徴情報でもない、と主張している。Id. at 15–16, 21–22。

Lawrenceも同様に扱われている。再審査請求書は、Lawrenceを、しきい値計算のためのニューラルネットワークまたはベイズ推定機構として用いているとされる。特許権者の応答は、しきい値の計算方法を変えても、しきい値がデータ統計から生成された標的特徴情報に変わるわけではない、というものである。Id. at 22–23, 27–30。

これが、SNQ段階における対応付けの主張の核心である。特許権者は、すべての自明性争点をUSPTOに判断してほしいと求めているわけではない。再審査請求書自身の対応付けが、引用された教示を誤ったクレーム上の役割に置いていることをUSPTOに認識してほしいと求めているのである。

VII. クレーム関連の限定としての「背景クラッタ」

同意見書はまた、再審査請求書が「background clutter」を差別化されていない背景として不適切に扱っていると主張する。Technical Reportは、クラッタを、標的に似た特徴を有する非標的領域として定義している。Technical Report, supra, at 4。再審査命令前意見書はこの定義を用いて、クレームが関心を向けているのは、生成された標的固有の特徴情報を用いて区別されなければならない、標的に似た非標的内容であり、一般的なしきい値の非標的側にある何らかのものではない、と主張している。Pre-Order Paper, supra, at 23–25。

この点は、対応付けというテーマを補強する。「background clutter」が標的に似た非標的内容を意味するのであれば、一般的な標的／背景しきい値は、クレームされた背景クラッタの処理を供給しない可能性がある。問題は、Barnardに何らかの広い意味での「背景」があるかどうかではない。問題は、再審査請求書が、順序付きの特徴情報生成パイプラインを通じた、標的情報および背景クラッタ情報のクレームされた使用および出力に対応する教示を特定しているかどうかである。

この主張はまた、「generate」限定が下流で重要になる理由も説明している。再審査請求書が生成された標的特徴情報を特定できないのであれば、その後の抽出、使用、および同じ生成情報の出力も特定できていない可能性がある。したがって、再審査命令前意見書は、生成ステップにおける失敗と限定[1.4]から[1.6]までを結び付けている。Pre-Order Paper, supra, at 25–27。

VIII. 関連IPR：過大に主張しない手続経緯

同じ特許および関連するBarnard理論は、Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340にも関係していた。Teslaは’639特許のクレーム1–7を争い、主張された根拠には、Barnard単独、BarnardとKnecht、BarnardとLawrence、ならびにBarnardとLawrenceおよびKnechtが含まれていた。Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 13, at 6–7 (P.T.A.B. Aug. 25, 2025)。PTABは当初、すべての争われたクレームについて、すべての主張された根拠に基づき審理開始を決定した。Id. at 3。

その審理開始決定は、最終的な本案判断にはならなかった。その後、長官はDirector Reviewを認め、審理開始決定を取り消し、審理開始を否定した。Tesla, Inc. v. Intellectual Ventures II LLC, IPR2025-00340, Paper 18, at 1, 4 (Dir. Nov. 5, 2025)。長官の命令は、クレーム解釈上の立場の不整合に焦点を当てていた。すなわち、Teslaは地区裁判所では「generating」限定は不明確であると主張する一方、IPRではPTABに通常かつ平易な意味を適用するよう求めていた。Id. at 2–4。USPTOはこのDirector Review決定をinformative（参考）決定に指定した。

この手続経緯は、限定的な意味でケーススタディを支える。それは、「generating」限定と異議申立人の対応付け理論の重要性を強調する。しかし、それは、PTABがBarnardの技術的教示について特許権者有利の最終本案判断をしたことを確立するものではない。Director Review決定は、PTABがBarnardが当該限定を教示していないという最終本案判断に到達したためではなく、クレーム解釈上の立場の問題により審理開始を取り消したものである。したがって、再審査命令前意見書は、再審査請求書自身の主張された教示および対応付けに基づいて成立しなければならない。

IX. 非対称な記録における対応付け戦略の限界

対応付け戦略には実際の効力があるが、それは再審査命令前意見書という手続姿勢との関係で理解されなければならない。通常、請求人には特許権者の再審査命令前提出物に対する応答を提出する権利はない。USPTOの告示は、事実または法律の誤表示とされるもの、またはSNQ判断を実質的に妨げるその他の不適切な主張に対応する場合など、例外としてのみ請求人の応答を認めている。その場合でさえ、請求人は37 C.F.R. § 1.182に基づく請願書を提出し、所定の手数料を支払い、応答意見書を10頁に制限しなければならない。Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination Proceedings 2–3 (Apr. 1, 2026)。

この非対称性は重要である。実務上の問題は、完全な返答の機会が与えられた場合に請求人が後でどのような主張を展開し得るかではない。問題は、提出された再審査請求書が、新しく、重要で、クレームに関連する教示を特定し、その教示を争われたクレームにSNQを提起する形で対応付けているかどうかである。したがって、特許権者の再審査命令前意見書は、提出済みの請求書の既存理論における欠陥に焦点を当てることができる一方、USPTOは、低いSNQ閾値の下で、請求書、特許権者の意見書、および許可された請求人の応答を自由に評価できる。Pre-Order Notice, supra, at 3。

第一に、提出された再審査請求書は、Barnardの固定特徴量集合およびしきい値処理が「feature information」を構成すると主張するかもしれない。この立場は、低いSNQ閾値から一定の力を得る。すなわち、請求書は非特許性を証明する必要はなく、SNQについて一応の立証も不要である。しかし、特許権者の答えは、クレーム1は特徴情報を孤立して記載しているのではない、というものである。それは、順序付きシーケンスを通じて選択され、生成され、抽出され、使用され、出力される特徴情報を記載している。したがって、対応付けの争点は、Barnardが一般的な意味で「特徴」を含むかどうかではない。再審査請求書が、クレームされた、生成された標的特徴情報に対応するBarnardの教示を特定しているかどうかである。90/016,330の意見書は、この不一致を次のように整理している。Barnardは輝度、大きさ、および静穏性などの固定特徴量を用い、統計的な選別を適用し、その固定特徴量空間にしきい値を置く。これに対し、’639特許は、選択 → 生成 → 抽出 → 使用 → 出力というパイプラインをクレームしている。Patent Owner Pre-Order Paper Providing Information Useful in Making the SNQ Determination, Reexamination Control No. 90/016,330, at 2, 17–23。

第二に、USPTOは、再審査を命じる前に、すべてのクレーム解釈争点または自明性争点を解決する必要はない。この限定は重要である。なぜなら、再審査命令前手続がミニトライアルになってはならないからである。しかし、特許権者の対応付けの主張は、最終的な本案判断を求める必要はない。それは、再審査請求書で主張された教示が、クレーム限定と実質的に不一致であることをUSPTOに認識するよう求めるだけで足りる。再審査請求書が「generating」をしきい値の配置に対応付けている場合、USPTOは、構築され得たあらゆる自明性理論を判断することなく、主張された教示が関連するSNQを生じさせないと判断できる。

第三に、副引用例および組合せは、再審査請求書がそれらの役割を実際に明示している限度でのみ重要である。再審査命令前意見書は、書けたはずのより良い請求書を打ち負かす必要はない。提出された請求書が、欠落しているクレーム関連の教示を特定し、対応付けていないことを示せばよい。本ケーススタディでは、特許権者は、Knechtがフーリエ・ベクトルおよび保存された決定規則を提供し、Lawrenceが多くとも、しきい値計算のためのニューラルネットワークまたはベイズ推定機構を提供すると主張している。同意見書のポイントは、いずれの引用例も、請求書で用いられているとおりには、Barnardのデータ統計から生成された標的特徴情報、またはクレームされた順序付きパイプラインを提供していない、ということである。Pre-Order Paper, supra, at 15–16, 21–23, 27–30。

この手続姿勢は、特許権者の負担をより明確にする。再審査命令前意見書は、考え得るすべての返答を先取りしようとすべきではない。むしろ、請求書で実際に主張されている教示を特定し、請求書がそれらの教示をクレームにどのように対応付けているかを示し、その対応付けがSNQ基準の下で重要なクレーム関連の教示を提示しない理由を説明すべきである。請求人には通常応答権がないため、特許権者は正確かつ抑制的であるべきである。過度の主張は例外的な請求人応答を招く可能性がある一方、焦点を絞った対応付け批判は、圧縮されたSNQ判断期間内でUSPTOを助ける可能性が高い。

X. 特許権者への教訓

主要な教訓は、再審査命令前意見書は、特許権者の完全な有効性抗弁ではなく、再審査請求書の主張する教示を中心に起草されるべきだということである。90/016,330の意見書は、同じ技術的不一致に繰り返し戻っている。すなわち、Barnardは固定特徴量およびしきい値処理を提供し、Knechtはフーリエ・ベクトルおよび決定規則を提供し、Lawrenceは多くとも、しきい値推定を提供する。いずれも、データ統計からの標的特徴情報の生成と、それに続く抽出、使用、および出力を提供しない。Pre-Order Paper, supra, at 17–30。

クレーム解釈は利用できるが、SNQの対応付けに結び付けられるべきである。’639特許が満了しているとすれば、通常かつ慣用的な意味の枠組みが適用される可能性が高い。MPEP § 2258; Phillips, 415 F.3d at 1316。これにより、明細書、審査経過、および同時代の技術記録が特に関連性を持つ。しかし、クレーム解釈の議論は手段的なものにとどめるべきである。すなわち、再審査請求書で主張された教示が、クレーム文言に対応するか否かを説明するためのものであるべきである。

宣言および証拠物は意見書を支えるべきであり、意見書に取って代わるべきではない。Pre-Order Noticeは宣言を認めているが、USPTOは意見書中でなされた主張に依拠し、参照による組込みを認めない。Pre-Order Notice, supra, at 2。90/016,330の意見書は、Sanger、Technical Report、Katz/Gately/Collins、およびDr. Majumderの宣言を用いて、生成された特徴演算子と固定特徴量しきい値との技術的差異を説明している。これこそが、SNQ段階における裏付け証拠の適切な役割である。

XI. 請求人への教訓

このケーススタディは、請求人にとっての教訓も示している。再審査請求書は、広い機能的類似性で足りると想定すべきではない。クレームが技術的役割のシーケンスを記載している場合、請求書は、どの引用例が各役割を果たすのか、およびその教示がSNQ基準の下で特許性にとってなぜ重要なのかを特定すべきである。

Barnard型の固定特徴量に依拠する請求人は、「生成された特徴情報」の問題に正面から向き合うべきである。固定特徴量それ自体がクレームされた特徴情報なのか、しきい値がその情報の一部なのか、または副引用例が生成された特徴演算子を提供するのかを説明すべきである。理論が組合せに依存する場合、請求人は、役割の対応付けを推論に委ねるのではなく、請求書の中でその組合せを明示すべきである。

クレーム解釈上の一貫性も重要である。IPR2025-00340のDirector Review決定はBarnardの本案を判断していないが、複数のフォーラムにおける不整合な立場の手続上のリスクを示している。地区裁判所で不明確性を主張し、PTABで通常の意味を主張する当事者は、なぜそれらの立場が正当化されるのかを説明しなければならない。Tesla, IPR2025-00340, Paper 18, at 2–4。

XII. 結論

90/016,330の再審査命令前意見書は、SNQの検討を技術的な対応付け問題として扱っているため、有用なモデルである。それは、クレームが考え得るすべての組合せに対して特許性を有することを証明する必要はない。提出された再審査請求書が、SNQを生じさせる重要かつクレーム関連の教示を特定していないことを示す必要がある。

この区別は、再審査命令前手続を過大に述べることなく利用するうえで鍵となる。SNQの閾値は低いままであり、非特許性についての一応の立証は不要である。しかし、低い閾値は、閾値が存在しないことを意味しない。再審査請求書はなお、合理的な審査官が争われたクレームの特許性にとって重要と考える、特許または刊行物の教示を特定しなければならない。

再審査請求書が、生成された特徴に関する限定を固定特徴量のしきい値処理に対応付け、背景クラッタを一般的な背景に対応付け、または請求書が実際には明示していない役割について副引用例に依拠している場合、特許権者は、請求書はそもそも正しい特許性の問題を提起していないと主張できる。そこから生じる争いは、自明性についてのミニトライアルではない。それは、請求人が正しい教示を特定し、その教示をSNQ基準の下で意味を持つ形でクレームに対応付けているかどうかをめぐる、焦点を絞