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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


発明者とは誰であり、何の発明者なのか米国、欧州、韓国、中国および日本におけるクレーム、開示および発明者性
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、米国、欧州、韓国、中国および日本において「発明者」の意味がどのように異なるかを検討する。特に、発明者性がクレームされた発明によって決まるのか、それとも出願に記載されたすべての事項によって決まるのかに焦点を当てる。本稿は、発明者性判断における法的に関連する対象と、その創作者を特定するために用いられる証拠とを区別する。すなわち、クレームが発明を定義する一方で、明細書、図面、先行技術および開発記録は、その発明が何を意味し、誰がそれに貢献したのかを明らかにし得る。米国の非仮出願および日本の実務は主としてクレーム中心であるが、米国の仮出願は開示中心の重要な例外を提示する。韓国法は実質的な創作的貢献の基準を適用し、非拘束的なKIPO実務上の解説ではクレームが実務上の参照点として機能する。中国は、出願および開発記録を踏まえた解決手段別の判断を採るため、貢献者の作業が維持された解決手段の基礎に残っている場合、クレームの削除が発明者性を消滅させるとは限らない。EPCは発明者表示の規則を定めるが、欧州全体で統一された実体的基準を提供
Brandon Theiss
3 日前読了時間: 40分


国境を越えるバイ・ドール:米国、EU/Horizon Europe、ドイツ、日本、中国、韓国における政府資金発明—適用範囲、権利配分、継続的制約による整理
要旨:バイ・ドール法は、大学に自動的に所有権を付与するルールではなく、一定の連邦資金発明について契約者が権原を保持することを認める一方で、発明開示義務、特許出願義務、利用状況報告、政府の払込済みライセンス、国内製造に関する保護措置、非営利団体特有の制約、および実用化に結び付けられた裁量的マーチイン権限を留保する、条件付きの政府・契約者間の取引として理解すべきである。米国、EU/Horizon Europeおよび選択された各国法の例、日本、中国、韓国を比較すると、機関による所有権だけでは商業化の自由度を測る指標として不十分であることが分かる。各制度は、資金提供を契機とする要件、権利配分の方法、活用要件、政府介入権限、移転規制、発明者報酬ルールにおいて異なる。ここで検討する制度の中では、日本が、対象となる政府・契約者間の取引という構造レベルで最も近い類似制度を備えているが、産業技術力強化法第17条の適用範囲はバイ・ドール法より狭い。本稿はまた、バイ・ドール対象特許は原則として不実施主体または特許主張主体に売却し得るが、非営利の売主は、買主が発明管理例
Brandon Theiss
8月3日読了時間: 45分


分割を見据えたクレーム作成:特許出願代理人がときに限定要求を誘発するよう特許請求の範囲を作成すべき理由
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、特許出願代理人が、限定要求を審査上の不便としてではなく、商業的ツールとして扱うべき場合があると論じる。ライフサイエンス・プログラムのようなプラットフォーム技術では、化合物、製剤、製造方法、投与レジメン、バイオマーカー、医薬品・デバイスの組合せ、第二適応症に関するクレームが併存し得る。このような場合、特許資産の事業価値は、後日の資金調達、ライセンス、権利行使、事業譲渡、又は製品ライン拡張を支える、個別に保護可能な資産を維持することにある場合がある。明細書が複数の独立した又は区別可能な発明を真正にサポートしているとき、それらの区分が見えるようにクレームを作成すれば、USPTOによる適切な限定要求を誘発し、真正な分割出願と、35 U.S.C. § 121のセーフハーバーによる自明型二重特許に対する保護を支える記録を作り得る。この戦略に価値があるのは、その代替策が、ターミナル・ディスクレーマーに依存する継続出願中心のファミリーとなり、存続期間を短縮し、譲渡可能性を制限し、継続的な共通所有を権利行使の条件にしてしまう可能性
Brandon Theiss
7月28日読了時間: 31分
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