審査官は相手方代理人ではない調停的アドボカシーとしての特許出願審査対応
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、審査官レベルの特許出願審査対応を、法律家が伝統的に訓練されてきた敵対的手続としてではなく、調停的アドボカシーの一形態として理解する方が適切であると論じる。訴訟と異なり、特許出願審査対応には対立する請求者が存在せず、主張される法的権利はなお可変的であり、審査官と出願人はいずれも、制度上の役割は異なるものの、最終的には特許性について正しい判断に到達することを目指している。したがって、効果的な審査対応は、調停に関連する技能に依拠する。すなわち、表明された立場の下にある利害を特定すること、真の不一致の原因を診断すること、明細書、先行技術、支配法および商業目的に照らして前提を検証すること、裏付けのあるクレーム代替案を作成すること、そして継続的な協議を請願または審判請求・控訴に切り替えるべき時点を認識することである。本稿は、現行のUSPTO面接指針と、審査官面接が処分までのオフィスアクション数の減少と関連することを示す実証研究を基礎として、この理論を、面接の準備、実施、記録化に関する実務的提言へと落とし込む。また、審査官の生産性圧力、誠実義務、審査経過上のリスク、不必要な限定の危険など、このモデルの限界も認める。最終的に、本稿は、最良の特許実務家は、クレーム作成上の問題を協働的に解決する方法と、紛争が正式な裁決を要する時点の双方を理解していると主張する。
I. はじめに
米国特許商標庁の2026年5月版「Interview Best Practices」において最も示唆的な指示は、手続的なものではない。専門職としての姿勢に関するものである。同指針は、審査官と出願人は「敵対者として面接を行うべきではない」と説明し、その理由として「協働は議論よりも効果的である」と述べている。U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 5 (May 2026). これらの文言は、多くの法律家が最初の特許出願を担当するはるか以前から身につけている本能に疑問を投げかける。
法学教育は、大部分が紛争を中心に構成されている。事実はすでに発生しており、当事者の利害は分岐しており、適用される法的文書は固定されている。法律家は、相手方の誤りを特定し、自らの立場を守り、あらゆる主張を保存し、中立的判断者を説得して勝者を宣言させる方法を学ぶ。その訓練を特許出願審査対応に持ち込むのは自然である。オフィスアクションは相手方準備書面のように見えることがある。拒絶は不利な判断のように感じられることがある。応答は、審査官が書いた一文一文を打ち負かすための作業になり得る。
しかし、通常の審査は訴訟の縮小版ではない。審査官の前に敵対的請求者は存在しない。クレームは固定されておらず、なお形成途上にある。審査官は相手方代理人ではなく、出願人が特許を受ける権利を有するかどうかを判断する職責を負う公的判断者である。そして、審査対応の中心的作業は、既存の法的権利をめぐる議論に勝つことではない場合が多い。むしろ、適法で、防御可能で、商業的に有用な権利を創出する言葉を特定することである。
したがって、特許出願審査対応は、通常の審判前段階において、調停的手法を通じて行われる裁決的制度として理解する方が適切である。この類推は、制度上の類似ではなく機能上の類似である。審査官は、通常の調停が想定する公平な第三者ファシリテーターではなく、特許性に関する法定要件を妥協により変更することもできない。See Model Standards of Conduct for Mediators pmbl. & stds. I–II (Am. Arb. Ass’n, Am. Bar Ass’n & Ass’n for Conflict Resol. 2005). それでも、効果的な審査対応は、調停を効果的にする多くの同じ技能に依存する。立場と利害を区別し、真の不一致の原因を診断し、客観的基準に照らして前提を検証し、代替案を生成し、継続的な交渉が裁決より劣る時点を見極めることである。このアプローチは、調停的アドボカシーと呼ぶことができる。それは特許実務家に対し、より弱く主張することを求めるものではない。手続に適合する主張の形式を選択することを求めるものである。
II. 誤ったメンタルモデル
敵対型モデルは、対立する当事者から始まる。一方は他方が敗れれば利益を得て、別個の判断者がその紛争を解決する。審査官レベルの審査対応には、この構造がない。審査官は競合する権利を有しておらず、被疑侵害者を代表しておらず、出願を拒絶しただけで制度上の勝利を得るわけでもない。むしろ議会は、USPTOに対し、出願を審査し、「出願人が法律上特許を受ける権利を有するとき」は特許を発行するよう命じている。35 U.S.C. § 131 (2024). したがって、審査官の責任は許可を確保することでも、それを阻止することでもなく、特許性について独立した判断を行うことである。
USPTOは、その責任を意図的に均衡の取れた表現で説明している。同庁には「不当に特許を発行しない義務」と「不当に特許を拒否しない義務」の双方があり、発明者が「相応の保護範囲」を得るときにイノベーションは最もよく促進される。U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2001.04 (9th ed., Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. これは敵対者の任務ではない。門番の任務である。
関税特許控訴裁判所は、50年以上前にこの点をより直接に述べている。Norton v. Curtissにおいて、同裁判所は「特許出願の一方当事者審査および審査手続は、敵対的手続とみなされてはならない」と説明した。433 F.2d 779, 794 (C.C.P.A. 1970). Nortonは、通常の特許性に関する不一致ではなく不正行為の申立てから生じた事件であるが、制度上の関係に関するその説明はなお重要である。審査は、しばしば大きな時間的・情報的制約の下で、事実認定と裁決の双方を必要とする。Id. したがって、庁は、発明の正確な説明、関連する技術的事実、および特許性に重要な既知情報について、出願人に依存している。
この依存関係は、通常の相手方という類推が不完全である理由を補強する。訴訟代理人にも誠実性と真実性の義務はあるが、Rule 56は、出願に関与する者に対し、審査対応に特有の誠実義務および善意義務を課している。同規則は、特許が「公共の利益に関わる」ものであるという前提から始まる。37 C.F.R. § 1.56(a) (2025). 最高裁も同様に、詐欺から自由に発生し、正当な範囲に限定された特許に対する公衆の最重要の利益を強調してきた。Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). また同裁判所は、特許実務家と庁との関係には「最高度の誠実性および善意」が要求されると述べている。Kingsland v. Dorsey, 338 U.S. 318, 319 (1949) (per curiam).
これらの権威は、近代的な不衡平行為訴訟基準の陳述としてではなく、そこに描かれた専門職上および制度上の関係を示すものとしてここで引用している。連邦巡回区控訴裁判所の大法廷判決であるTherasenseは、この法理を大幅に厳格化した。通常の不開示事件では、被疑侵害者は一般に、欺く特定の意図とbut-forの重要性の双方を証明しなければならず、両要素は別個に立証されなければならない。Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).
以上のことは、アドボカシーを排除するものではない。出願人は、裏付けのない認定、誤ったクレーム解釈、法的に不十分な論理付け、不適切な手続上の近道に異議を述べることができ、またそうすべきである。しかし、それは、審査官を、譲歩を引き出し、後の利用のために誤りを蓄積すべき相手方として扱う考え方を否定する。より適切な出発点は、同一ではないものの共有された目的、すなわち出願人が適法に請求できるものについて正しい判断を得ることである。
III. 同じ拒絶に対する二つの対応
「予測劣化状態」に基づいて充電プロトコルを変更するバッテリ制御装置をクレームする出願を考えてみる。明細書は、制御装置が過去の熱サイクルデータから予測を導き、その結果を用いて長期的なバッテリ損傷を低減すると説明している。審査官は、二つの引用例に基づいてそのクレームを自明であるとして拒絶する。第一の引用例は、現在のインピーダンスからバッテリの現在の健全性状態を推定し、それに応じて充電を調整する。第二の引用例は、過去の運転データから産業設備の将来の劣化を予測する。審査官は、第二の引用例の予測技術が第一の引用例のバッテリ制御装置を改善すると論じる。
訴訟訓練を受けた対応は、拒絶のあらゆる構成要素を攻撃するかもしれない。第一の引用例は予測を行っていない、第二の引用例は異なる問題に関するものである、組合せは第一の引用例の動作原理を変更する、審査官は後知恵を用いている、成功の合理的期待はなかった、と主張することが考えられる。これらの主張の一部または全部は正しいかもしれない。問題は、それらが法的に利用可能かどうかではない。問題は、書面上の理由付けが不一致の全体を必ず明らかにしているかのように扱うことである。
審査官が「劣化状態」を第一の引用例の健全性状態の推定値に対応付け、「予測された」を第二の引用例の予測手法に対応付けたと仮定する。審査官の基礎となる解釈はさらに広い。審査官の見解では、「予測劣化状態」は、現在の測定から導かれる推定状態を包含し、過去のバッテリ挙動から導かれる将来状態を必ずしも要求しない。組合せを争う20頁の応答は、この解釈上の不一致に手を付けないまま終わるかもしれない。次のオフィスアクションでは、おそらく別の引用例またはより詳細な説明を伴って、拒絶が維持され、双方が相手は単に聞く耳を持たなかったと結論付ける可能性がある。
調停的アプローチは別のところから始まる。代理人はまず、クライアントが実際に何を必要としているかを判断する。商業的実施形態が過去の熱サイクルデータに依存しているのであれば、あらゆる可能な予測を抽象的にカバーすることは、そのデータを用いる競合他社が回避できないクレームを得ることほど重要ではないかもしれない。そこで代理人は、第一の引用例のどこが係争中の限定を満たすのか、また拒絶が現在状態の推定をクレームされた予測として読むことに依存しているのかを、審査官に正確に特定してもらう。その質問により、解釈上の隔たりが明らかになることがある。
その後、参加者は客観的基準に照らして代替案を検証できる。出願人は、既存の文言がすでに現在状態の測定を排除していると主張してもよい。また、予測が時系列の熱サイクル測定履歴から生成されることを要求する明確化を提示してもよい。第二の選択肢として、予測状態が将来の充電間隔中の劣化を表すことを記載することも考えられる。従属クレームにより、より狭い商業的実施形態を捉えることもできる。より広い解釈がなお重要である場合、出願人はポートフォリオ戦略全体を一つのクレームに押し込むのではなく、主張または継続出願を通じてそれを保持してもよい。
これは、協力を装った降伏ではない。代理人は、特許性上の区別を何ら加えない文言、容易な設計回避を招く文言、立証上の問題を生む文言、記載要件の裏付けを欠く文言、または関連出願を不必要に限定する文言を拒否すべきである。また、審査官が求めたからというだけで補正すべきでもない。違いは、代理人が真の障害とクライアントの実際の利害を特定した後に、可能な補正を評価する点にある。問いは、「このオフィスアクションをどう打ち負かすか」から、「このクレームが許可可能であり、かつ価値あるものとなることを妨げている問題は何か、そしてそれを解決する最善の適法な方法は何か」へと移る。
この仮説例は、名目的な勝利がなぜ誤解を招き得るかも明らかにする。審査官に特定の理由付けを撤回させても、次の調査で同じ拒絶が別の形で現れるのであれば、それは成功ではない。逆に、狭いクレームを受け入れることも、単に許可通知が続いたというだけでは成功ではない。審査対応の成果は多次元的である。クレーム範囲、検出可能性、設計回避リスク、有効性、速度、費用、特許期間、外国での影響、継続出願の選択肢、そして審査経過記録の明確性は、いずれも重要である。このモデルを用いる代理人は、議論上の勝利を数えるのではなく、全体としてのパッケージを評価する。
IV. 可変的な権利
訴訟と特許出願審査対応との最も深い相違は、議論の対象となる法的権利がまだ固定されていない点にある。訴訟は通常、過去の行為に法を適用し、または既存の文書を解釈する。係争中の契約はすでに締結されている。被疑製品はすでに販売されている。主張される特許はすでに発行されている。アドボカシーは主として回顧的であり、当事者は何が起きたのか、既存の文言が何を意味するのかを争う。
特許出願審査対応は構成的である。クレームは補正され、取り消され、書き換えられ、分割され、または関連出願を通じて追求され得る。このプロセスは、既存の権利の意味を単に判断するだけではない。その権利を定義する文書の作成を助ける。したがって、クレーム文言は不一致の対象であると同時に、それを解決する主要な道具でもある。
その可変性は、アドボカシーの性質を変える。審査官がある用語を出願人の意図よりも広く解釈する場合、出願人は意図した解釈を主張し、その解釈を表現するよう文言を修正し、またはその双方を行うことができる。引用例が広い機能的結果を開示しているが、発明を商業的に有用にする順序を開示していない場合、出願人はその順序に争点を集中できる。クレームが複数の発明概念を組み合わせ、そのため真の相違点が見えにくくなっている場合、出願人はそれらの概念を別々のクレームまたは出願に分けることができる。利用可能な結論は、「拒絶維持」または「拒絶撤回」に限定されない。
連邦巡回区控訴裁判所は、審査の相互作用的性格を認めている。In re Oetikerにおいて、Plager判事は、審査官は、出願人が証拠と主張をもって公平に応答できる程度に明確に異議を述べなければならないと説明した。977 F.2d 1443, 1449 (Fed. Cir. 1992) (Plager, J., concurring). 多数意見も同様に、特許性は最終的には記録全体に基づいて判断されなければならず、審査官の一応の立証を最終的な問いとして扱ってはならないと強調した。Id. at 1445–46. 庁の不明確性実務も同じ発展的前提を反映している。すなわち、記録はなお形成されており、出願人は補正できるため、不確実性が発行済み特許に組み込まれる前に、審査において出願人に文言を明確化させることができる。See In re Packard, 751 F.3d 1307, 1311–13 (Fed. Cir. 2014); id. at 1325 (Plager, J., concurring).
MPEPは、審査官を、出願人が提示するいかなる立場であれ受け入れるか拒否するかを待つ受動的な裁決者として描いていない。特許可能な主題が開示されているように見えるが不完全にクレームされている場合、審査官の措置は建設的であるべきであり、可能な場合には明確な補正提案を示すべきである。MPEP §§ 706, 707.07(j). 審査官は現在許可可能なクレームを特定すべきであり、拒絶されたクレームをどのように補正すれば許可可能となるかを提案してもよい。MPEP § 707.07(d). 審査官による許可可能な主題の特定は、許可可能クレームについて早期合意を目指す面接を正当化することもある。MPEP § 707.07(j).
これらの指示は、法令を迂回して取引することを認めるものではない。むしろ、法的制約を満たしつつ、開示された発明を正確に捉えるクレーム文言を特定する相互作用的努力を認めるものである。出願人の利益に資するクレームを選択し起草する責任は、引き続き出願人側代理人にある。それでも、このプロセスは原則に基づく調停に似ている。参加者は選択肢を生成し、中立的基準に照らして検証し、不一致を解決する文書を洗練できるからである。
V. 審査対応における調停的核心
この類推が最も有用なのは、専門職としての方法論のレベルにおいてである。四つの調停実務が、効果的な審査官レベルのアドボカシーによく対応する。すなわち、立場の下にある利害の特定、現実性の検証、選択肢の生成、および合意に代わる選択肢の評価である。
A. 立場ではなく利害
立場とは、参加者が表明する結果である。たとえば、「引用例はその限定を開示している」、「クレームは特許可能である」、「この補正が必要である」といったものである。その下にある利害は、なぜその立場が重要なのかを説明する。審査官は、機能的用語が調査で見つかったあらゆる実施形態に及ぶこと、主張された相違点がクレーム文言から識別できないこと、または提案された補正が新たな調査を要することを懸念しているかもしれない。出願人は、主として競合他社の実施、早期発行、立証困難な限定の回避、またはファミリー内の別の場所でより広い理論を保持することに関心を有しているかもしれない。
それらの利害が特定されるまで、参加者は互いにかみ合わない議論を続ける可能性がある。出願人は、審査官が決定的と考えていない特徴を引用例が開示していないことを何頁もかけて証明するかもしれない。審査官は、先行技術を克服するがクレームの商業的価値を失わせる文言を提案するかもしれない。面接は、その双方の誤りを明らかにできる。審査官の懸念を理解することは、それが法的に正しいと認めることではない。同様に、クライアントの商業的利害を説明することは、その利害を特許性基準にすることではない。それは、有用な解決が対処しなければならない問題を明らかにする。
B. 現実性の検証
調停では、当事者に対し、法的、事実的、実務的制約に照らして立場を検証することが求められる。審査対応も、明細書、先行技術、クレーム文言、技術的証拠および支配法を通じて同じことを行う。審査官は、提案された範囲が先行技術および法定要件に耐えられるかを検証する。出願人は、審査官の対応付けと理由付けが精査に耐えるかを検証する。各参加者は、連続する書面のやり取りでは見えにくい前提を露呈させることができる。
現実性の検証には、商業的帰結も含まれる。引用例を区別する補正であっても、被疑製品で検出できない内部動作を記載するのであれば失敗に終わり得る。ある限定は現在の製品をカバーしても、クライアントの計画中のアーキテクチャを除外するかもしれない。迅速な許可は、より広い争点を保持する継続出願と組み合わせた、より狭い補正よりも価値が低いことがある。調停的アドボカシーは、特許性と価値を合わせて評価することを求める一方、審査官の判断を支配するのは特許性だけであることを認識する。
C. 選択肢の生成
訴訟の準備書面は、しばしば二者択一の判断へと収束する。審査対応は、利用可能な解決策の集合を広げることができる。代理人は、主張のみの経路、意図した範囲を保持する明確化、商業的に許容可能なフォールバック、好ましい実施形態に向けた従属クレーム、裏付け証拠、または継続出願戦略を提示できる。審査官は、許可可能な特徴を特定し、異なる文言を提案し、または提案された表現が追加調査を要する理由を説明できる。
目的は、許可可能性の領域を見つけることである。すなわち、開示に支持され、先行技術を区別し、特許法を満たし、発行を正当化するだけの商業的価値を保持するクレーム表現である。この領域は、競合する希望の中間点ではない。特許性は、和解金のように分割できない。客観的基準と公共的帰結によって画されている。
D. 合意に代わる選択肢
有能な交渉者は、提案されたあらゆる解決を、利用可能な最善の代替案と比較して評価する。特許実務家も同じことをすべきである。事件の段階によって、関連する代替案は、別の書面応答、RCE、継続出願、審判前協議、特許審判部への審判請求、または放棄であり得る。代理人は、面接の前に、クライアントが今すぐ狭い特許を望むのか、より広い範囲をめぐる審判・控訴での争いを望むのか、並行経路を望むのか、またはポートフォリオ全体の妥協を望むのかを把握しておくべきである。
審判請求は、審査官に圧力をかけるための脅しとして用いるべきではない。それは異なる判断プロセスである。協働によって真の法的または事実上の行き詰まりを解決できない場合、審判請求は紛争を反復的審査から裁決へと移す。その代替案の信頼性は、不適切な限定から守るとともに、双方に対して、どの不一致が実際に審判部の判断を要するのかを特定する理由を与える。
VI. 調停的アドボカシーを実務に落とし込む
USPTOの面接指針は、審査対応を構造化された問題解決として捉えるこの説明と一致している。MPEPは、審査官と出願人の協議はしばしば不可欠であり、相互理解を改善し、特許可能な主題を特定しながら実体的な隔たりを埋めることができると説明している。MPEP §§ 713, 713.01. 2026年5月の指針も同様に、双方の参加者に対し、開かれた姿勢を維持し、全体的な発明概念を議論し、可能な限り多くの未解決事項を解決する機会を探るよう指示している。U.S. Pat. & Trademark Off., Interview Best Practices 3–5 (May 2026). 同文書は拘束力のないベストプラクティス指針であるが、その文言は、面接がどのように機能すべきだと庁が考えているかを示す、通常になく直接的な証拠である。
実証的証拠は、面接を単なる礼儀の問題ではなく構造的に重要なものとして扱うことを支持している。S. Sean Tuは、少なくとも一回の審査官面接を含む約110万件の実用特許出願を調査し、それらのオフィスアクション数を同じ審査官の全体的な許可率および放棄率と比較した。面接を受けて発行に至った出願は、約2回のオフィスアクション後に許可に達したのに対し、これらの審査官の全体的な案件では3.6回であった。面接を受けて放棄に至った出願は約2.5回のアクション後にその結果に達したのに対し、全体では5.9回であった。同研究は、許可率の不均衡な増加を認めなかった。比較は観察研究であり、面接の選択は無作為ではなかったため、結果が示すのは因果関係ではなく関連である。それでも、面接実務が単なる専門職上の礼儀ではなく、審査対応の重要な構成要素であるという命題を支持している。S. Sean Tu, Patent Examination and Examiner Interviews, 49 Fla. St. U. L. Rev. Online 1, 10–16 (2021).
MPEPはまた、提案補正に対応できる代理人の参加と、庁側では審査を前進させる権限を有する審査官の参加を求めている。MPEP § 713.05. この構造は生産的な面接を支えるが、いかなる理解も正式な庁の措置に服し、必要に応じて追加調査にも服する。
調停的アドボカシーは、審査を美化するものではない。それは、生産性圧力、限られた面接時間、審査官経験のばらつき、調査負担、ドケット上のインセンティブ、情報の非対称性、および技術単位ごとに異なり得る監督実務の下で機能する。庁の2026年5月指針は、FY 2026 Examination Performance Appraisal Planが、準備を含む面接および関連業務に対し、出願またはRCEごとに1属性時間を割り当てており、監督者の承認により追加時間が許可され得ると記している。Interview Best Practices, supra, at 4. こうした制約は、規律ある準備をより重要にする。代理人は、焦点を絞った争点、裏付けのあるクレーム代替案、クライアントからの権限、そしてさらなる協議が審査を前進させなくなる時点についての明確な判断を携えて臨むべきである。
A. 面接前：クライアントの利害を定義する
準備は審査官ではなくクライアントから始まる。代理人は、商業上不可欠な保護範囲、容易な設計回避を許す限定、侵害を検出できる特徴、迅速性の価値、関連する国内外出願への影響、そして継続出願で保持しておくべき範囲を特定すべきである。この分析がなければ、代理人は有用な補正と単に許可可能な補正を区別できない。
代理人はまた、評価済みの少数の代替案、すなわち主張のみの経路、明確化、商業的に許容可能なフォールバック、必要に応じた継続出願戦略を持参すべきである。そうすることで、時間的圧力の下でクレーム範囲を即興的に決めることを避けられる。
面接の議題は、その作業を促進するものであるべきである。議題は、議論するクレームおよび引用例を特定し、決定的な争点を切り分け、関連する図面または明細書の箇所へ審査官を誘導すべきである。代理人が補正について議論する予定である場合、提案文言または少なくとも焦点を絞った説明を、通常は事前に提供すべきである。庁の現行指針は、十分に詳細な議題が準備と合意の見込みを高める一方、焦点のない議題は面接の利益を制限し得ると強調している。Interview Best Practices, supra, at 2–4. 議題は、審査官の時間的制約の中で意味のある検討ができる程度に短いものであるべきである。
B. 面接中：反論の前に診断する
面接は具体的な診断的質問から始めるべきである。審査官は各係争限定をどこに見いだしているのか。拒絶はどのような解釈を適用しているのか。提案された明確化により対応付けは変わるのか。焦点を絞った技術説明または注釈付き図面により、審査官と出願人が同じ用語を異なる動作の説明に用いていたことが明らかになることがある。逆に、議論により、不一致が法的なものであり、技術的明確化では解決できないことが確認される場合もある。
バッテリ制御装置の例では、決定的な問いは、代理人が自明性理由付けのあらゆる欠陥を列挙できるかどうかではなく、審査官が現在の健全性状態の推定を将来の劣化予測として扱っているかどうかである。
問いは、断定よりも調査を前進させることが多い。どの箇所がその限定を供給しているのか。拒絶は特定の解釈に依存しているのか。クレームが係争中の順序を明示的に記載すれば、対応付けは変わるのか。審査官は、従属クレームの特徴が完了した調査に存在しないと見ているのか。こうした質問は、いずれの参加者にも不必要に絶対的な立場を防御させることなく、決定的な争点を明らかにできる。MPEPは審査官に対し、提案文言が追加調査および検討を要し得ることを認めつつ、争点を特定し、可能な限り相違を解決するよう指示している。MPEP § 713.01(IV).
争点が理解されれば、代理人は正確な代替案を検証できる。一つの提案はクレームを維持し、主張に依拠するものかもしれない。別の提案は、範囲を実質的に狭めることなく意図した解釈を明確化するものかもしれない。第三の提案は、従属クレームから商業的に意味のある限定を取り込むものかもしれない。提案文言は、引用技術に照らすだけでなく、§ 112の裏付け、先行詞、他の限定との相互作用、検出可能性、および発行後に予想される解釈に照らして検証されるべきである。
適切な場合には、審査官にも許可可能な主題を特定するよう促すべきである。MPEPは審査官に対し、許可可能なクレームを特定し、特許可能な主題が不完全にクレームされている場合には、可能な限り補正案を提案するよう指示している。MPEP §§ 706, 707.07(d), 707.07(j). 残る変更が限定的で権限を付与されている場合、合意は審査官補正によって実施されることがある。MPEP § 1302.04. それでも代理人は、審査官提案の文言を独立して評価しなければならない。審査官がある表現を許可する意思を示したからといって、その結果得られるクレームに取得する価値があることにはならない。
C. 面接後：信頼できる記録を作成する
生産的な協議は、正式な記録に変換されなければならない。合意に達した場合、補正はその正確な条件を反映し、裏付けを特定し、意図しない解釈上の帰結を避けるべきである。合意に達しなかった場合でも、面接により複数の争点が一つに絞られ、証拠の必要性が明らかになり、RCEの経路が特定され、または審判請求が次の適切な段階であることが確認されているかもしれない。
特許面接は、記録外の調停型秘匿特権を生み出すものではない。未公開出願は一般に35 U.S.C. § 122(a) (2024)に基づき秘密にされるが、ファイルの秘密性は出願の状態に依存するのであって、面接を私的な和解協議として扱うことに依存するのではない。USPTOの措置は書面記録に基づき、実体的事項に関する協議の内容は、参加者が合意に達したかどうかにかかわらず記録されなければならない。37 C.F.R. §§ 1.2, 1.133(b) (2025); MPEP § 713.04. 面接要約は、クレーム、引用例、提案補正、主要な主張および結果を、不要な性格付けを避けつつ正確に特定すべきである。発明が何を「要求する」か、先行技術が何を「認めている」か、またはなぜある特徴が追加されたのかについての不用意な記述は、後にクレーム解釈または禁反言に影響し得る。See Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–40 (2002). 調停的アドボカシーは、協議における開放性と、それを記録化する際の規律を必要とする。
VII. モードを切り替えるべき時点を知る
協働はデフォルトの方法であって、無期限に交渉し続ける義務ではない。重要な紛争が結晶化し、記録が十分に整備され、さらなる補正が根本的な誤りを解決しないまま商業的に重要な範囲を放棄することになる場合、審判請求・控訴が適切となる。引き金となり得るのは、明細書と整合しないクレーム解釈、十分な事実的裏付けを欠く自明性理由付け、重要な証拠を採用しないこと、または関連技術と権威が提示された後もなお法的に不十分な適格性分析である。
モードの切替えは、常に審判部に進むことを意味するわけではない。先行技術またはその他の特許性問題に関する拒絶は審判請求可能である一方、多くの手続的紛争は請願事項である。MPEPは、限定要求または選択要求、最終性、補正不受理、および放棄を、通常は請願により解決される事項として特定している。面接実務に関する紛争も、審判請求書ではなく長官の監督権限を要することがある。37 C.F.R. § 1.181(a) (2025); MPEP § 1201. 実務家は、単に協議が失敗したことだけでなく、残された問題を解決する権限を有する判断者が誰であるかを特定しなければならない。
移行的手続は、出願人がモードを切り替える前に最後の検証を行うことを可能にする。最終拒絶後の面接または補正は、出願を許可可能な状態に置くか、審判請求に向けて争点を明確にすることがある。37 C.F.R. § 1.116 (2025); MPEP § 713.09. しかし、その提出物自体が出願を許可可能な状態に置くのでない限り、応答期間は停止されない。出願人は、放棄を避けるため、なお適時に審判請求通知またはその他の十分な応答を提出しなければならない。37 C.F.R. § 1.116(c) (2025); MPEP § 714.13. 審判前ブリーフ請求は別物である。それは別の交渉の場ではなく、庁内パネル審査を開始する。パネルは、出願を審判係属のままとし、審査を再開し、または既存クレームを許可することができる。この請求は5頁に制限され、簡潔、明瞭、焦点の絞られた主張を提示しなければならないため、法的または事実的誤りが既存記録から簡潔かつ一見して識別できる場合に最も適している。MPEP § 1204.02. これらの手続を用いることは、裁決が本当に必要かを判断するための規律ある努力である。
いったん審判請求・控訴が選択されれば、アドボカシーの形式は適切に変化する。審判請求書は、取消し得る誤りを特定し、事実的および法的記録を整え、クライアントの立場を保持し、審判部の判断を求めるべきである。調停的アドボカシーは、周辺的な紛争をそぎ落とし、審査官の前では解決できなかった争点を審判部に提示することによって、そのブリーフを改善する。
VIII. 類推の限界とリスク
特許審査は文字どおりの調停ではない。調停人は通常、解決を促進するが本案を判断しない。審査官は判断する。審査官は、すべての法定要件が満たされているかを独立して判断しなければならず、出願人が同意しなくてもクレームを最終拒絶できる。35 U.S.C. §§ 131–132 (2024); 37 C.F.R. § 1.113(a) (2025). また、審査官は二人の私人当事者の間の中立者として機能するわけでもない。審査官は庁のために行動し、通常の和解調停人が代表しない公共の利益を考慮しなければならない。
特許性は、私的訴訟上の請求が交渉可能であるのと同じ意味で交渉可能ではない。審査官は、出願人が別の箇所で限定を受け入れたからといって、特許不可能なクレームを許可することはできず、出願人は面接での合意を執行可能な和解として扱うこともできない。記録上の先行技術について表面的に合意したとしても、その合意はなお、新たな先行技術を特定し得る更新調査に服する。Interview Best Practices, supra, at 6.
この類推は実務上のリスクも生む。協力を妥協と同一視する法律家は、クレームをあまりにも早く狭めるかもしれない。クライアントの商業的利害について明確な理解を持たずに臨む代理人は、許可を得るが価値を失わせる文言を受け入れるかもしれない。会話形式の面接は、後に審査経過証拠となる不正確な説明を促すことがある。そして良好な関係を維持しようとする努力は、裏付けのない拒絶に異議を述べる義務または審判請求のために争点を保持する義務に取って代わってはならない。
これらの限界は、論旨を否定するのではなく、むしろ鋭くする。調停的アドボカシーは、審査官の法的身分ではなく、専門職としての方法を表す。それは、好奇心、技術の翻訳、選択肢の生成、そして調整された譲歩が、反射的な戦闘よりもしばしば効果的である理由を説明する。審査官の判断責任、出願人の誠実義務、またはクライアントを保護する代理人の義務を減じるものではない。
IX. 特許法教育が教えるべきこと
調停的アドボカシーは審査官の制度上の身分ではなく専門職としての方法を表すため、その最も直接的な含意は、特許実務家がどのように訓練されるべきかに関わる。敵対的技能はなお不可欠であるが、多くの出願を解決する相互作用、すなわち、代理人が耳を傾け、クレーム解釈上の問題を診断し、リアルタイムで補正を評価し、審査官が決して目にしないかもしれないポートフォリオを保護しなければならない短い技術的協議に備えるものではない。
したがって、訓練には、交渉および調停により一般的に関連付けられる能力を含めるべきである。学生および若手法律家は、利害と立場を区別し、診断的質問を発し、技術を視覚的に説明し、裏付けのある複数の表現を生成し、クライアントから権限を得て、設計回避および立証を評価し、回避可能な禁反言を生じさせずに口頭協議を要約することを学ぶべきである。米国法曹協会による専門職の役割の説明自体も、その相違を認めている。アドボケイトは敵対制度の中でクライアントの立場を主張する一方、交渉者は誠実な取引と整合する有利な結果を求める。Model Rules of Pro. Conduct pmbl. ¶ 2 (Am. Bar Ass’n 2020). 効果的な審査対応には、どちらの役割が優位に立つべき時かを知ることが必要である。
したがって、現実的な訓練演習には、書面応答の作成以上のものを含めるべきである。受講者は、オフィスアクションと、クライアントの商業的優先事項に関する秘密情報を受け取り、短い面接議題を作成し、30分の審査官面接を実施し、クレームを修正し、面接要約を作成すべきである。評価は、法理上の正確性または口頭での説得力だけでなく、代理人が審査官の実際の懸念を発見したか、価値ある範囲を保護したか、適法な代替案を生成したか、そして明確な記録を作成したかによって行われるべきである。
X. テーブルに着くべき時と壇上に立つべき時を知る
通常の審査対応は、クレームが可変的であり、審査官が相手方代理人ではないため、法廷での戦闘よりも構造化された問題解決に近いことが多い。したがって、調停的アドボカシーはより適切なデフォルトを提供する。すなわち、クライアントの利害を特定し、審査官の実際の懸念を診断し、記録に照らして前提を検証し、交渉不能な法的限界の中で正確な文言を生成することである。そのプロセスが許容可能な結果を生み出せない場合、代理人は紛争を保持し、裁決を求めるべきである。最良の特許実務家は、どの問題がクレーム作成を通じて解決でき、どの紛争が判断されなければならないかを知っている。
