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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


PCT調査から米国ファストトラックへ:米国特許法第371条国内段階におけるPatent Prosecution Highwayの活用
エグゼクティブ・サマリー:35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願は、Patent Prosecution Highway(PPH)を通じて早期審査の対象となり得る。しかし、国際調査報告が「A」文献のみを引用していることだけでは、PPH適格性は成立しない。出願人は、最新の関連するPCT見解書又は国際予備報告を確認し、少なくとも1つの請求項が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について肯定的判断を受けていることを確認しなければならない。また、代理人は、調査の限定、単一性欠如の判断、又はBox VIIIの見解を評価し、米国で係属中のすべての請求項が、肯定的に評価された主題に十分に対応していることを確保しなければならない。通常の30か月時点での手続開始前に早期化を求める場合、PPH請求は、有効な国内段階処理の早期開始請求及び適用される§ 371要件の充足と整合させる必要がある。PPHは、別個の申請手数料なく大幅な早期化をもたらし得るが、米国審査官の独立した判断を拘束せず、特許査定を保証するものでもない。その最大の価値は、PCT請求項が、望
Brandon Theiss
8月25日読了時間: 19分


ファイル・ラッパーの背後:特許出願手続資料のディスカバリー対象性—秘匿特権、ワークプロダクト、特許エージェント、外国代理人および社内弁護士間通信
I. ファイル・ラッパーと「シャドーファイル」 公式の特許包袋は、出願手続の経緯の一部を示すにすぎない。公開記録の背後には、発明開示書、先行技術分析、ドラフトおよびレッドライン、審査官インタビューのメモ、出願手続担当弁護士間の電子メール、外国代理人への指示、ポートフォリオ上の推奨事項、特許エージェントとの通信などが存在することがある。後に有効性、侵害、発明者性、所有権、または不公正行為が争われる場合、相手方はこの非公開の「シャドーファイル」を求めることがある。 その資料は弁護士に属するから当然保護される、という反射的な答えは広すぎる。ある文書が特許出願手続中に作成されたという事実は、その文書が秘匿特権またはワークプロダクトとして保護されるかどうかを決定せず、したがってその文書を提出しなければならないかどうかをそれだけで答えるものでもない。「Privileged and Confidential」との表示、弁護士の電子ファイルに保存されていること、または電子メールの宛先に弁護士が含まれていることも同様である。逆に
Brandon Theiss
8月19日読了時間: 37分


同じ12か月、異なる起算点:米国と日本における特許グレースピリオドの読み替えn
エグゼクティブ・サマリー:米国と日本はいずれも、一定の特許性を失わせる開示を回避するための1年の制度を備えている。この共通する期間は有用であるが、それだけでは危険なほど不完全である。米国のルールは、ある開示が、請求発明の有効出願日から測定される、開示の出所および対象事項に基づく先行技術の例外に該当するかを問う。日本のルールは、本来であれば新規性または進歩性を失わせる開示が、特許を受ける権利を有する者に結び付いた法定例外に該当するか、その後に日本出願またはPCT出願がなされているか、さらに、出願人が30条2項の「権利者の行為」ルートによる場合には、所定の申出・証明手続が履践されているかを問う。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(a)(1), (b)(1) (2018); Tokkyo-hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, arts. 29–30 (Japan) I. はじめに 米国法を論じる際、本稿では「開示」という語を、商業的販売を含む関連するあらゆる§.
Brandon Theiss
8月17日読了時間: 25分


抽象的アイデアから技術的解決手段へ
エグゼクティブ・サマリー:人工知能関連発明は米国および中国のいずれにおいても特許を受け得るが、いずれの法域も、「AI」という抽象的なラベル自体を保護するものではなく、既知のモデルを新たな分野で汎用的に使用することに報いるものでもない。米国実務は Alice/Mayo の特許適格性フレームワークを適用し、現行のUSPTOガイダンスは、クレーム全体、技術に対する具体的な改良、およびその改良をクレームされた機構に結び付ける証拠を重視している。適切に裏付けられた宣誓書・宣言書は審査中に役立ち得るが、不足している開示を治癒することはできない。中国は、技術的解決手段要件、精神活動の除外、創造性判断、およびアルゴリズム的特徴が技術的特徴とどのように相互作用するかの説明に対する高度な要求を通じて、多くの点で同様の結論に到達する一方、明示的な倫理およびデータガバナンスの審査も課している。両制度はいずれも、適格な自然人発明者と、主張される技術的効果を生じさせるアーキテクチャ、訓練プロセス、入力、出力、および因果的機構についての十分な開示を要求する。したがって、最も堅
Brandon Theiss
8月15日読了時間: 35分


Rule 132 宣言書から韓国の実験証拠へ:米国・韓国特許実務家のための双方向ガイド
要旨:本稿は、米国の 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書実務と、それに最も近い韓国の対応物、すなわち実験結果、比較データ、専門家の説明又はその他の技術証拠に裏付けられた KIPO への意見書とを比較する。両制度はいずれも、代理人の主張だけでは不十分な場合、特に予想外の又は有利な技術的効果が問題となる自明性・進歩性の争点において、審査官の拒絶を克服するために証拠を用いる。本稿は同時に、いくつかの重要な相違点を強調する。すなわち、韓国には Rule 132 型の正式な宣言書制度は存在しないこと、韓国の出願後証拠は当初開示を明確化又は確認することはできても、明細書の一部となったり不十分な出願を治癒したりすることはできないこと、また韓国の進歩性は有利な効果だけで判断されるのではなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を含む、より広い検討によって判断されることである。米国実務家に対しては、宣言書という形式を過大評価したり、新たな出願後効果に依存したりすることなく、Rule 132 の実務感覚を韓国実務
Brandon Theiss
8月13日読了時間: 35分
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