エグゼクティブ・サマリー：本稿は、侵害訴訟と並行して第三者請求による査定系再審査（ex parte reexamination）に直面する特許権者は、通常、35 U.S.C. § 304 が認める任意の命令後陳述書を放棄すべきであると論じる。初回 Office Action 前に提出すると、審査官が実際の拒絶理由を特定する前に潜在的な理論に対処する必要があり、請求人にその攻撃を精緻化する法定の機会を与え、クレーム解釈、侵害、有効性、関連特許、さらには判決後手続にも影響し得る追加の審査経過を作成してしまう。並行訴訟と再審査に関する Federal Circuit 判例は、特許性を維持するための陳述が、審査官に採用されたか否か、また裁判所が最終的にディスクレーマーを認めたか否かにかかわらず、重要な内在的証拠となり得ることを示している。もっとも、放棄は実体的な降伏ではなく、規律ある手順設計である。適切に留保された特許性に関する実質的な新たな問題（SNQ）への異議を必ずしも失わせず、必要な開示を免除するものでもなく、審査官が発展した立場を示した後に特許権

エグゼクティブ・サマリー：意図的な出願前先行技術調査は、単なる特許性スクリーニングではなく、明細書設計のツールとなり得る。『枠組みを与える文献』を特定し、そのアーキテクチャと限界を正確に記述し、各相違点を請求項に記載された技術的メカニズムに結び付けることで、出願人は、35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性を支え、後の請求項解釈にも資する内在的記録を作成できる。その記録により、特許権者は、後に引用された文献が背景技術欄に記載されたものと同じ従来型アーキテクチャを用いており、したがって請求項の差別化要件を欠くことを示せる場合がある。ただし、本稿は、こうした効果がフォーラム固有であることを強調する。すなわち、出願人自認先行技術は、審査、IPR、連邦地方裁判所訴訟において異なる扱いを受け、請求項解釈は別個の内在的記録の問題として残る。また、本稿は、Rule 56 に基づく開示義務を任意の実体的性格づけと区別し、Ekchian に基づく審査経過上のディスクレーマーを、Thorner、SciMed、および Indivior に基づく明細書上の権利

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、USPTO における PTAB 前の ex parte appeal（一方当事者系不服審判）と、JPO における拒絶査定不服審判を比較し、それぞれの制度を、他方の制度に慣れた実務家のための教育的枠組みとして用いるものである。中心的な論点は、両制度は類似しているが、相互に置き換え可能ではないという点にある。USPTO の審判は「twice rejected（二度拒絶）」ルールによって開始可能となり、記録中心・準備書面主導の手続、すなわち Notice of Appeal、Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、任意の口頭審理、PTAB 決定、再審理請求、および司法審査へと進む。これに対し、JPO の拒絶査定不服審判は審査官の拒絶査定によって開始され、審判請求書、同時補正の可能性、前置審査、合議体審理、および裁判所での争訟可能性と、より密接に結び付いている。本稿は、米国の具体例として Ex parte Bar-Tal を用い、Appeal Brief が出願人の主張を組み

エグゼクティブ・サマリー：USPTOの新たな再審査命令前意見書（pre-order paper）手続は、特許権者に対し、USPTOが再審査を命じる前に査定系再審査請求に異議を述べる、狭いが潜在的に重要な機会を与える。しかし本稿が強調するように、この機会は、低い「特許性に関する実質的な新たな問題」（substantial new question of patentability, “SNQ”）の基準と整合する形で構成されなければならない。特許権者は、非特許性を否定し尽くす必要もなければ、そうすべきでもない。むしろ、請求人が引用文献の教示を誤認し、またはその教示をクレームに誤って対応付けているため、主張された教示はSNQを生じさせるような重要かつクレーム関連の教示ではない、と示すべきである。MPEP § 2242；Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、査定系再審査における Office Action への応答が、通常の特許権利化手続における応答とは異なる戦略を必要とする理由を説明する。通常の権利化では、出願人は一般に、商業的に有用な請求項の範囲を取得しようとしており、補正、RCE 実務、または継続出願実務を通じた手続上の柔軟性を有し得る。これに対し再審査では、特許権者は、しばしば訴訟と並行して、既に発行された権利を防衛しているため、最初の non-final Office Action への応答を、特許査定、審判（appeal）、および後の権利行使のための重要な本案記録として扱うべきである。本稿は、特許権者は利用可能なすべての主張を早期に提出し、審判におけるフォールバックポジションを維持するため意味のある従属請求項を個別に主張し、補正または新規の再審査請求項が中用権（intervening rights）、損害賠償、侵害、および請求項解釈に関する影響を生じさせ得るため、反射的な補正を避けるべきであると強調する。また、Marine Polymer...