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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


Rule 132 宣言書から韓国の実験証拠へ:米国・韓国特許実務家のための双方向ガイド
要旨:本稿は、米国の 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書実務と、それに最も近い韓国の対応物、すなわち実験結果、比較データ、専門家の説明又はその他の技術証拠に裏付けられた KIPO への意見書とを比較する。両制度はいずれも、代理人の主張だけでは不十分な場合、特に予想外の又は有利な技術的効果が問題となる自明性・進歩性の争点において、審査官の拒絶を克服するために証拠を用いる。本稿は同時に、いくつかの重要な相違点を強調する。すなわち、韓国には Rule 132 型の正式な宣言書制度は存在しないこと、韓国の出願後証拠は当初開示を明確化又は確認することはできても、明細書の一部となったり不十分な出願を治癒したりすることはできないこと、また韓国の進歩性は有利な効果だけで判断されるのではなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を含む、より広い検討によって判断されることである。米国実務家に対しては、宣言書という形式を過大評価したり、新たな出願後効果に依存したりすることなく、Rule 132 の実務感覚を韓国実務
Brandon Theiss
8月13日読了時間: 35分


発明者とは誰であり、何の発明者なのか米国、欧州、韓国、中国および日本におけるクレーム、開示および発明者性
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、米国、欧州、韓国、中国および日本において「発明者」の意味がどのように異なるかを検討する。特に、発明者性がクレームされた発明によって決まるのか、それとも出願に記載されたすべての事項によって決まるのかに焦点を当てる。本稿は、発明者性判断における法的に関連する対象と、その創作者を特定するために用いられる証拠とを区別する。すなわち、クレームが発明を定義する一方で、明細書、図面、先行技術および開発記録は、その発明が何を意味し、誰がそれに貢献したのかを明らかにし得る。米国の非仮出願および日本の実務は主としてクレーム中心であるが、米国の仮出願は開示中心の重要な例外を提示する。韓国法は実質的な創作的貢献の基準を適用し、非拘束的なKIPO実務上の解説ではクレームが実務上の参照点として機能する。中国は、出願および開発記録を踏まえた解決手段別の判断を採るため、貢献者の作業が維持された解決手段の基礎に残っている場合、クレームの削除が発明者性を消滅させるとは限らない。EPCは発明者表示の規則を定めるが、欧州全体で統一された実体的基準を提供
Brandon Theiss
8月11日読了時間: 40分


Festoからファイル・ヒストリーへ:米国の審査経過禁反言と、EPO、韓国、日本および中国におけるクレーム範囲制約の比較
エグゼクティブサマリー:本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除
Brandon Theiss
8月9日読了時間: 29分


国境を越えるバイ・ドール:米国、EU/Horizon Europe、ドイツ、日本、中国、韓国における政府資金発明—適用範囲、権利配分、継続的制約による整理
要旨:バイ・ドール法は、大学に自動的に所有権を付与するルールではなく、一定の連邦資金発明について契約者が権原を保持することを認める一方で、発明開示義務、特許出願義務、利用状況報告、政府の払込済みライセンス、国内製造に関する保護措置、非営利団体特有の制約、および実用化に結び付けられた裁量的マーチイン権限を留保する、条件付きの政府・契約者間の取引として理解すべきである。米国、EU/Horizon Europeおよび選択された各国法の例、日本、中国、韓国を比較すると、機関による所有権だけでは商業化の自由度を測る指標として不十分であることが分かる。各制度は、資金提供を契機とする要件、権利配分の方法、活用要件、政府介入権限、移転規制、発明者報酬ルールにおいて異なる。ここで検討する制度の中では、日本が、対象となる政府・契約者間の取引という構造レベルで最も近い類似制度を備えているが、産業技術力強化法第17条の適用範囲はバイ・ドール法より狭い。本稿はまた、バイ・ドール対象特許は原則として不実施主体または特許主張主体に売却し得るが、非営利の売主は、買主が発明管理例
Brandon Theiss
8月3日読了時間: 45分


韓国の「技術的思想」から米国の「実用的応用」へ:ソフトウェアおよびAI特許出願のための§101戦略
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、韓国法上は特許適格性を有するように見える韓国発のソフトウェアおよびAI特許出願が、米国の特許適格性法理の下ではなお重大な障害に直面し得る理由を説明する。韓国法は、請求発明が「自然法則を利用した技術的思想」であるか、またソフトウェア関連発明については、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されているかに重点を置く。これに対し米国法は、請求項が法定カテゴリーに該当するか、かつ抽象的アイデア、自然法則、自然現象などの司法上の例外を回避しているか、またはそれらを十分に適用しているかを問う。本稿は、韓国大法院および特許法院の判断と、米国最高裁判所および連邦巡回区控訴裁判所の権威を併せて検討し、サーバ、プロセッサ、データベース、AIモデル、またはコンピュータ可読媒体を単に記載することは、韓国の一部の文脈では特許適格性を支えるのに足りる場合があるが、米国でその請求項がデータ収集、分析、事業上の意思決定、精神活動、または汎用コンピュータによる実装として性格付けられる場合には、米国§101を満たさないことが
Brandon Theiss
7月30日読了時間: 28分
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