エグゼクティブ・サマリー：本稿は、侵害訴訟と並行して第三者請求による査定系再審査（ex parte reexamination）に直面する特許権者は、通常、35 U.S.C. § 304 が認める任意の命令後陳述書を放棄すべきであると論じる。初回 Office Action 前に提出すると、審査官が実際の拒絶理由を特定する前に潜在的な理論に対処する必要があり、請求人にその攻撃を精緻化する法定の機会を与え、クレーム解釈、侵害、有効性、関連特許、さらには判決後手続にも影響し得る追加の審査経過を作成してしまう。並行訴訟と再審査に関する Federal Circuit 判例は、特許性を維持するための陳述が、審査官に採用されたか否か、また裁判所が最終的にディスクレーマーを認めたか否かにかかわらず、重要な内在的証拠となり得ることを示している。もっとも、放棄は実体的な降伏ではなく、規律ある手順設計である。適切に留保された特許性に関する実質的な新たな問題（SNQ）への異議を必ずしも失わせず、必要な開示を免除するものでもなく、審査官が発展した立場を示した後に特許権

エグゼクティブ・サマリー：特許請求の範囲は、発明が何であるか又は何をするかだけでなく、その発明が何を達成しようとしているかを述べることが多い。例えば、レイテンシの低減、安定性の向上、疾病の治療、移動の防止、又は特定の性能水準の達成である。そのような文言が「特許性判断上の重み」を有するかどうかは、「whereby」「wherein」「for」「configured to」といった語句に関する規則だけでは答えられない。適切な分析には三つのゲートがあり、その第二ゲートは条件付きである。第一ゲートはクレーム解釈である。その文言は何を要求しているのか——目的、能力、構成、行為、実際の達成、又は客観的な閾値なのか。第二ゲートは条件付き機能的関係性の検討である。主張される差異が伝達的、指示的、検証的、認識的又は評判的内容にある場合、その内容は、請求された機能性を生じさせ、又は請求された行為を生じさせるように、残りのクレーム要素と相互作用しているか。第三ゲートは先行技術による充足である。特許性に関係する要件は、明示的に開示されているのか、必然的に存在するのか、又

I. ファイル・ラッパーと「シャドーファイル」 公式の特許包袋は、出願手続の経緯の一部を示すにすぎない。公開記録の背後には、発明開示書、先行技術分析、ドラフトおよびレッドライン、審査官インタビューのメモ、出願手続担当弁護士間の電子メール、外国代理人への指示、ポートフォリオ上の推奨事項、特許エージェントとの通信などが存在することがある。後に有効性、侵害、発明者性、所有権、または不公正行為が争われる場合、相手方はこの非公開の「シャドーファイル」を求めることがある。 その資料は弁護士に属するから当然保護される、という反射的な答えは広すぎる。ある文書が特許出願手続中に作成されたという事実は、その文書が秘匿特権またはワークプロダクトとして保護されるかどうかを決定せず、したがってその文書を提出しなければならないかどうかをそれだけで答えるものでもない。「Privileged and Confidential」との表示、弁護士の電子ファイルに保存されていること、または電子メールの宛先に弁護士が含まれていることも同様である。逆に

エグゼクティブサマリー：本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除

エグゼクティブ・サマリー：意図的な出願前先行技術調査は、単なる特許性スクリーニングではなく、明細書設計のツールとなり得る。『枠組みを与える文献』を特定し、そのアーキテクチャと限界を正確に記述し、各相違点を請求項に記載された技術的メカニズムに結び付けることで、出願人は、35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性を支え、後の請求項解釈にも資する内在的記録を作成できる。その記録により、特許権者は、後に引用された文献が背景技術欄に記載されたものと同じ従来型アーキテクチャを用いており、したがって請求項の差別化要件を欠くことを示せる場合がある。ただし、本稿は、こうした効果がフォーラム固有であることを強調する。すなわち、出願人自認先行技術は、審査、IPR、連邦地方裁判所訴訟において異なる扱いを受け、請求項解釈は別個の内在的記録の問題として残る。また、本稿は、Rule 56 に基づく開示義務を任意の実体的性格づけと区別し、Ekchian に基づく審査経過上のディスクレーマーを、Thorner、SciMed、および Indivior に基づく明細書上の権利