エグゼクティブ・サマリー：本稿は、USPTOとEPOが「秘密先行技術」—後願の出願時には公開されていなかったが、その後の公開により先行技術効を取得する先願特許出願—をどのように扱うかを比較する。米国では、AIA § 102(a)(2) が、米国を指定する一定のPCT公開を含む適格な米国特許文献を、別の発明者を記載している場合に、その有効出願日を基準として先行技術として扱う。このような引用例は新規性欠如（anticipation）と自明性（obviousness）の双方に用いられ得るが、AIA § 102(b)(2) は、発明者由来、先行公表、共通所有、および共同研究契約に関する重要な例外を設けている。欧州では、EPC第54条(3)が、同様に先願後公開の欧州出願および適格なEuro-PCT出願を捕捉するが、EPC第56条によりその効力は新規性のみに限定され、自己衝突を回避するための米国型の共通所有例外は存在しない。本稿の中心的主張は、米国制度が秘密出願を広く先行技術の範囲に組み込んだうえで制定法上の例外により苛酷さを緩和するのに対し、EPCは秘密出

エグゼクティブ・サマリー：米国および中国で、または両国にまたがって開発された発明については、最初の特許出願をどこに行うかの判断は、発明者の国籍、会社の本店所在地、または希望する出願地ではなく、発明がどこでなされたかという属地的な発明地分析から始めるべきである。米国は一般に、米国でなされた発明について、外国に出願する前に外国出願許可を要求する。ただし、米国出願が秘密保持命令を受けずに少なくとも6か月係属している場合、または別の許可ルートが適用される場合はこの限りでない。これに対し、中国は、中国で完成された発明または実用新案、すなわち技術的解決手段の実質的内容が中国で完成されたものについて、外国出願前に秘密保持審査を要求する。これらの規則は、特に分散型チームが請求項に係る発明の異なる側面に貢献する国境を越えた研究開発において、見落とされやすい。中国国民が米国内で米国由来の発明を創出することもあり、米国国民が中国内で中国由来の発明を創出することもある。したがって、特許チームは出願前にクレームを中心とした貢献分析を行い、クリアランス記録を保存し、米国仮出

エグゼクティブ・サマリー：審査官面接は有益な権利化手段であるが、その戦略的重要性は法域によって大きく異なる。中心的な問題は、審査官が出願人と連絡を取るか否かだけではない。その連絡が手続上の効果、決定権限、包袋履歴上の効果を伴うのか、それとも単に次の正式提出書面を方向付けるにとどまるのかである。USPTOでは、面接は日常的でしばしば強力な手段であるが、記録化が必要であり、審査経過上のリスクを生じ得る。EPOでは、非公式の協議は争点の明確化に役立ち得るが、決定的な手続ではなく、正式な口頭審理こそが手続的保護である。JPOでは、面接審査は技術説明や補正の協議に有用であるが、審査官の示唆そのものが請求項を補正するわけではない。韓国では、個人面接は構造化され記録されるが、意見書、補正書または正式通知に代わるものではない。CNIPAでは、会合その他の連絡が実体審査の焦点を絞るのに役立ち得るが、事件を支配するのは書面による補正または応答である。グローバル特許カウンセルにとっての実務上の教訓は、審査官面接を統制された主張活動の場として扱うことである。すなわち、争

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、査定系再審査における Office Action への応答が、通常の特許権利化手続における応答とは異なる戦略を必要とする理由を説明する。通常の権利化では、出願人は一般に、商業的に有用な請求項の範囲を取得しようとしており、補正、RCE 実務、または継続出願実務を通じた手続上の柔軟性を有し得る。これに対し再審査では、特許権者は、しばしば訴訟と並行して、既に発行された権利を防衛しているため、最初の non-final Office Action への応答を、特許査定、審判（appeal）、および後の権利行使のための重要な本案記録として扱うべきである。本稿は、特許権者は利用可能なすべての主張を早期に提出し、審判におけるフォールバックポジションを維持するため意味のある従属請求項を個別に主張し、補正または新規の再審査請求項が中用権（intervening rights）、損害賠償、侵害、および請求項解釈に関する影響を生じさせ得るため、反射的な補正を避けるべきであると強調する。また、Marine Polymer...

エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、Subject Matter Eligibility Declarations（「SMED」）が、§ 101 に基づく拒絶に対応して事実記録を構築するための有用な審査手続上のツールとなり得るが、それは規律をもって用いられる場合に限られる、と論じる。SMED は、発明者または専門家に対して、請求項が特許適格であると宣言させるものであってはならない。むしろ、明細書および請求項が具体的な技術的改善を記載しているものとして当業者（person of ordinary skill in the art）がどのように理解するかを示す、請求項に紐付けられ、裏付けのある技術的事実を提供するものであるべきである。本稿は、USPTO の SMED ガイダンスが、審査中に出願人が適格性に関する証拠を組み立てる助けとなり得る一方で、連邦巡回控訴裁判所の法を変更するものではなく、請求項自体が当該改善を記載していなければならないという要件を緩和するものでもないことを説明する。二つの Swoop 宣誓書をケーススタディとして用い、本稿は、有