翻訳で理解する特許出願審査段階の不服申立て：USPTO の PTAB 審判と JPO の拒絶査定不服審判の比較
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、USPTO における PTAB 前の ex parte appeal（一方当事者系不服審判）と、JPO における拒絶査定不服審判を比較し、それぞれの制度を、他方の制度に慣れた実務家のための教育的枠組みとして用いるものである。中心的な論点は、両制度は類似しているが、相互に置き換え可能ではないという点にある。USPTO の審判は「twice rejected（二度拒絶）」ルールによって開始可能となり、記録中心・準備書面主導の手続、すなわち Notice of Appeal、Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、任意の口頭審理、PTAB 決定、再審理請求、および司法審査へと進む。これに対し、JPO の拒絶査定不服審判は審査官の拒絶査定によって開始され、審判請求書、同時補正の可能性、前置審査、合議体審理、および裁判所での争訟可能性と、より密接に結び付いている。本稿は、米国の具体例として Ex parte Bar-Tal を用い、Appeal Brief が出願人の主張を組み立て、Examiner’s Answer が争点を形成し、Reply Brief が紛争を絞り込み、さらにデモ資料を用いた口頭弁論が、保存されたクレーム中心の主張に PTAB の注意を集中させることを示す。日本の実務家に対しては、米国の Notice of Appeal は本案主張書面ではなく、Appeal Brief が中心であることを強調する。米国の実務家に対しては、JPO の不服審判は PTAB 型の「brief-answer-reply」手続ではなく、審判請求時の補正戦略が手続上決定的となり得ることを強調する。実務上の教訓は「過度に同一視しない翻訳」である。各制度は他方を参照することで理解しやすくなるが、類推がどこで破綻するかを代理人が意識的に特定して初めて有用になる。
I. はじめに
国境を越える特許出願実務では、失敗の原因が特許性法理の誤解にあるとは限らない。むしろ、誤った手続上の本能を持ち込むことが原因となる場合が多い。米国特許商標庁（USPTO）に向き合う日本の弁理士は、日本特許庁（JPO）の拒絶査定に相当する米国の制度を探しがちである。JPO に向き合う米国特許弁護士は、USPTO の final rejection と、特許審判部（PTAB）への準備書面主導型審判に相当する日本の制度を探しがちである。いずれの直感も有用ではあるが、それを同一物ではなく類推として扱う場合に限られる。
本稿は、USPTO の ex parte appeal（一方当事者系不服審判）と、JPO の拒絶査定不服審判を比較する。目的は相互的である。日本の実務家に対しては、JPO の拒絶査定不服審判の構造に対応付けることにより USPTO の審判手続を説明する。米国の実務家に対しては、なじみのある USPTO/PTAB の審判手続に対応付けることにより JPO の審判手続を説明する。
対象範囲は、特許出願審査段階における行政上の不服申立てに限定する。米国側では、PTAB における特許出願、再発行出願、および ex parte reexamination 手続における審査官の不利な判断からの ex parte appeal を意味する。35 U.S.C. §§ 6(b), 134; 37 C.F.R. pt. 41, subpt. B を参照。日本側では、日本特許法上の拒絶査定不服審判を意味する。特許法（昭和 34 年法律第 121 号）121 条 1 項を参照。本稿は、米国の inter partes review、post-grant review、derivation proceedings、日本の無効審判、訂正審判、特許異議申立て、または侵害訴訟における上訴を扱わない。
II. 基本的な翻訳問題
最も単純な比較は次のとおりである。USPTO の ex parte appeal は、専門的な特許審判機関に審査官の拒絶を審査してもらうための米国の行政上の仕組みであり、JPO の拒絶査定不服審判は、審査官による出願拒絶の最終判断を JPO に審査してもらうための日本の行政上の仕組みである。
この比較は正確ではあるが、十分ではない。USPTO の制度は「拒絶査定」という名称の文書によって開始されるわけではない。少なくとも 1 つのクレームが二度拒絶されたときに開始可能となり、出願人は Notice of Appeal を提出することで審判を開始する。35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1) を参照。これに対し、JPO の制度は審査官による拒絶査定の謄本送達によって開始され、出願人は法定期間内に審判請求書を提出して審判を開始する。特許法 121 条 1 項、131 条 1 項を参照。
日本の弁理士にとって最初の教訓は、米国の final rejection は JPO の拒絶査定と同じ手続上の対象物ではないということである。米国の拒絶は、出願処理管理上の意味では「final」であり得るが、審判適格性は「twice rejected（二度拒絶）」ルールに依存する。35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1) を参照。米国の特許弁護士にとって最初の教訓は、JPO の拒絶査定は単なる別の Office Action ではないということである。それは、拒絶査定不服審判を請求するための正式な期間を開始させる行為である。特許法 121 条 1 項を参照。
III. 手続マップ
両制度は、次のように翻訳して理解することができる。
段階 | USPTO／PTAB | JPO |
開始要件 | いずれかのクレームが二度拒絶されていること。実務上は final rejection 後であることが多い。 | 審査官による拒絶査定 |
最初の不服申立書類 | Notice of Appeal | 審判請求書 |
主要な主張書面 | Appeal Brief | 審判請求書に記載された請求の理由および関連する審判段階の提出書面 |
審査官側の再検討 | Pre-Appeal Brief Review、appeal conference、審査再開または許可の可能性 | 審判請求と同時に補正がされた場合の前置審査 |
審判機関 | PTAB の合議体 | JPO の審判官合議体 |
標準的な審理方式 | 書面による審判記録。口頭審理は任意。 | 書面審理。口頭審理も可能だが、拒絶査定不服審判では標準ではない。 |
判断 | 維持、取消し、一部維持、一部取消し、差戻し、新たな拒絶理由 | 特許査定、拒絶維持／請求却下、新たな拒絶理由通知、または更なる審査の命令 |
裁判所による審査 | Federal Circuit への上訴または § 145 に基づく民事訴訟 | 東京高等裁判所／実務上は知的財産高等裁判所における審決取消訴訟 |
この表は一対一対応の equivalence chart として読まれるべきではない。Notice of Appeal は JPO の審判請求書と同じではない。米国の Appeal Brief には、正確に対応する日本の双子は存在しない。JPO の補正・前置審査の仕組みにも、米国に正確な双子は存在しない。この比較の有用性は教育的な点にある。すなわち、それぞれの特徴は、最も近い既知の構造を通じて導入され、その後、両制度が分岐する箇所で修正されることにより理解しやすくなる。
IV. 出願人が審判請求できる時期
日本では、出願人は一般に審査官の拒絶査定を受けた後に審判段階へ移行する。特許法 121 条 1 項を参照。米国では、出願人はそのような法的性質を有する文書を待つわけではない。特許出願人は、いずれかのクレームが二度拒絶された時点で PTAB に審判請求することができる。35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1) を参照。
したがって、日本の実務家は、米国の開始要件を次のように翻訳して理解すべきである。米国制度では、単一の最終拒絶決定の送達によってではなく、クレームの反復拒絶によって測られる十分に成熟した拒絶状態に達した時点で、審判が可能となる。実務上、多くの米国審判は final Office Action の後に行われるが、法令および規則上の基準は「final rejection」ではなく「twice rejected」である。35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. § 41.31(a)(1) を参照。
米国の実務家にとって、日本の開始要件は別の形で理解されるべきである。JPO の拒絶査定は Advisory Action ではなく、final Office Action でもなく、RCE のような期間の開始でもない。それは、拒絶査定不服審判を請求する法定権利を発生させる行為である。日本特許法は、審査官の拒絶査定に不服がある者は、その査定の謄本送達の日から 3 か月以内に審判を請求できると定める。特許法 121 条 1 項を参照。JPO の英語 FAQ は、実務上の提出期間を、拒絶査定謄本の送達から 3 か月、海外居住者については 4 か月としている。Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14 を参照。
このタイミングの差異は重要である。final rejection を継続的な審査追行の足場として扱うことに慣れた米国弁護士は、日本の拒絶査定をより正式な手続上の区切りとして扱わなければならない。拒絶査定後、審査官の立場を争い続ける通常の経路は、審査官に対する通常の追加応答ではなく、JPO の拒絶査定不服審判である。
V. 審判の開始：Notice of Appeal と審判請求書
USPTO の審判は Notice of Appeal によって開始される。37 C.F.R. § 41.31(a) を参照。この Notice は審判手続を開始するため重要であるが、出願人の本案主張の中心書面ではない。出願人は Notice of Appeal の提出日から 2 か月以内に Appeal Brief を提出しなければならない。37 C.F.R. § 41.37(a) を参照。必要な期間内に brief を提出しない場合、審判は却下されたものとされる。同 § 41.37(b) を参照。
この区別は、米国代理人を監督する日本側代理人にとって決定的に重要である。米国の Notice of Appeal は、審判に勝つための文書として扱われるべきではない。Appeal Brief が中心的な主張書面である。それは、審判対象の拒絶を特定し、争点を組み立て、審査官がなぜ誤ったのかを説明し、PTAB 審理のための主張を保存する。Office により受理された補正によってクレームが削除されない限り、審判は拒絶中の全クレームの拒絶から行われたものと推定される。37 C.F.R. §§ 41.31(c), 41.37(c)(1)(iv) を参照。
JPO の審判は異なる形で始まる。出願人は、特許庁長官に審判請求書を提出する。この請求書には、当事者および代理人、審判事件の表示、ならびに請求の趣旨および理由を記載しなければならない。特許法 121 条、131 条 1 項を参照。教育的にいえば、米国の実務家は、日本において「まず Notice、後で brief」という同等物を探すべきではない。日本の審判請求書は、拒絶を争う理由を記載する正式な請求書であるため、米国の Notice of Appeal よりも中心的な文書である。
米国の実務家にとっての要点は、JPO では開始書面と本案上の姿勢がより密接に結び付いているということである。日本の実務家にとって、USPTO ではその逆である。Notice of Appeal の提出は審判ルートを開始するにすぎず、その後の Appeal Brief が重い主張機能を担う。
VI. 審査官による再検討
USPTO には、事件が PTAB 決定に到達する前に審査官側が拒絶を再検討できる仕組みが複数存在する。第一に、Pre-Appeal Brief Review Request がある。これは、Notice of Appeal とともに、Appeal Brief の前に提出できる試行的手続である。MPEP § 1204.02 を参照。この request は簡潔でなければならず、様式を除き 5 頁に制限され、after-final amendment を伴うことはできない。同項を参照。合議体は、出願を審判に係属させたままとするか、審査を再開するか、出願を許可するか、または不適合として request を却下するかを判断できる。同項を参照。
Appeal Brief の後、審査官は審判上の争点を検討する。Examiner’s Answer は、維持された拒絶理由を組み込み、拒絶理由を撤回し、または必要な承認を得て新たな拒絶理由を含めることができる。37 C.F.R. § 41.39(a) を参照。Examiner’s Answer が指定された新たな拒絶理由を含む場合、審判請求人は審査を再開するか、またはその新たな拒絶理由に対応する Reply Brief を提出して審判を維持するかを選択しなければならない。同 § 41.39(b) を参照。
日本の弁理士は、これらの手続を、PTAB の本案審理前に行われる USPTO の「second look」と見るべきである。ただし、JPO の補正に伴う前置審査と混同すべきではない。Pre-Appeal Brief Review Request は厳しく制限された主張中心の手続である。Examiner’s Answer は米国の審判手続の一部である。いずれも、新たな補正や証拠を通じて出願を一般的に再審査させる機会ではない。
JPO には別種の second look がある。日本特許法上、出願人は拒絶査定不服審判を請求する際に、明細書、特許請求の範囲または図面を補正することができる。特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号を参照。審判が請求され、同時にそのような補正がされた場合、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。同法 162 条を参照。審査官が特許をすべきものと判断した場合、審査官は拒絶査定を取り消す。同法 164 条 1 項を参照。審査官が特許査定をしない場合、審査官は審判について判断せず、審査結果を特許庁長官に報告する。同法 164 条 3 項を参照。
ここが、米国弁護士が最も頻繁に認識を調整しなければならない点である。米国では、審判は通常、Notice of Appeal から Appeal Brief、Examiner’s Answer、PTAB 審理へと進み、審判後の補正は厳しく制限され、多くの場合、受理されない限り審判記録の外に置かれる。37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33, 41.37 を参照。これに対し日本では、審判請求と同時に提出される補正が、審判合議体の審理に先立つ構造化された前置審査を発生させることがある。特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号、162〜164 条を参照。
VII. 審判記録と補正の役割
USPTO の審判は記録中心である。規則は、審判の「Record」に公式ファイルラッパー内の項目が含まれると定義するが、受理されていない補正、証拠、および文書は除外される。37 C.F.R. § 41.30 を参照。審判請求日後、Appeal Brief 前に提出された補正は、after-final practice を規律する規則に基づき受理され得るが、Appeal Brief 以後に提出される補正は、一般にクレームの削除または従属クレームを独立形式に書き換えるものに制限される。同 § 41.33(a)–(c) を参照。
Appeal Brief 自体には、新たな補正または受理されていない補正、新たな宣誓供述書または受理されていない宣誓供述書、あるいはその他の新たな証拠を含めることはできない。37 C.F.R. § 41.37(c)(2) を参照。審査官による補正または証拠の受理拒否についての審査は、特許性に関する通常の Board review ではなく、長官に対する petition による。同項を参照。
日本の制度にも補正の制約はあるが、手続上の圧力点は異なる。日本法は、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正することを明示的に認めている。特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号を参照。この同時補正は、審判合議体の審理前に 162 条に基づく前置審査が行われるかを左右し得る。同法 162〜164 条を参照。
比較上の教訓は明確である。USPTO では、代理人は PTAB 審判に頼る前に、クレームセットと証拠の状態を整えておくべきである。JPO では、代理人は審判請求段階で、補正を請求書に添付するかどうかを意図的に決定しなければならない。その決定は審判の手続経路に影響し得るからである。
VIII. 誰が審判を判断するのか
米国では、ex parte appeal は PTAB によって判断される。PTAB の法定職務には、§ 134(a) に基づく出願人の書面審判における審査官の不利な判断の審査が含まれ、各審判は少なくとも 3 名の PTAB 構成員によって審理されなければならない。35 U.S.C. § 6(b), (c) を参照。
日本では、審判は 3 名または 5 名の審判官からなる合議体により行われ、合議体は過半数により判断する。特許法 136 条 1 項、2 項を参照。特許庁長官は、各事件について審判官を指定する。同法 137 条 1 項を参照。
この類推は有用だが、完全ではない。日本の実務家は、PTAB の administrative patent judges を、拒絶査定不服審判における JPO 審判官とおおむね類似の役割を果たす者として理解できる。いずれも特許庁組織内の専門的な特許判断者である。米国の実務家は、JPO 審判合議体を PTAB 合議体の日本における行政上の対応物として考えることができる。ただし、JPO の手続はやや職権主義的な性格を有する。当事者または参加人が申し立てない理由についても審理され得るが、その場合、審判長は当事者および参加人に通知し、意見を申し立てる機会を与えなければならない。同法 153 条 1 項、2 項を参照。
IX. 準備書面、書面審理、および口頭審理
USPTO の審判手続は、JPO の拒絶査定不服審判よりも、形式上、準備書面主導である。米国の ex parte appeal では、出願人の本案主張は通常、Appeal Brief、Examiner’s Answer、任意の Reply Brief、任意の Oral Hearing、そして PTAB 決定という構造化された順序で進む。37 C.F.R. §§ 41.37, 41.39, 41.41, 41.47 を参照。規則は Notice of Appeal 後 2 か月以内の Appeal Brief を求め、特定の項目と主張見出しを要求し、brief 内の新たな補正および証拠を制限している。37 C.F.R. § 41.37(a), (c)(1)–(2)。
Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700, dated June 18, 2026, titled “Intra-Cardiac Pattern Matching” は、有用な具体例を提供する。この審判では、出願人は U.S. Application No. 16/952,943 において、pre-appeal panel decision の後に Appeal Brief を提出した。その後、Examiner’s Answer は § 101 拒絶を維持し、出願人の主張に応答した。出願人は次に Reply Brief を提出し、そこでは Examiner’s Answer に明示的に応答するとともに、37 C.F.R. § 41.47 に基づく口頭弁論の請求および必要な手数料が提出物に添付されていることを述べた。
日本の実務家にとって、この例は有用である。USPTO の審判は拒絶後に 1 通の書面を提出するだけのものではなく、段階的な対審的書面交換であることを示すからである。JPO 実務を学ぶ米国実務家にとっても、同じ例は対比として有用である。JPO の拒絶査定不服審判は、通常、米国型の Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、および任意の PTAB 口頭弁論を中心に構成されるわけではない。
A. Appeal Brief
Appeal Brief は、USPTO の ex parte appeal における本案の中心書面である。Notice of Appeal の提出後、審判請求人は 2 か月以内に Appeal Brief を提出しなければならない。37 C.F.R. § 41.37(a)。brief が期限内に提出されない場合、審判は却下されたものとされる。同 § 41.37(b)。必要事項には、real party in interest、関連する審判または手続、クレームされた主題の要約、争っている各拒絶理由に対する審判請求人の主張、および claims appendix が含まれる。同 § 41.37(c)(1)(i)–(v)。Appeal Brief に含まれていない主張は、Reply Brief、口頭審理、または再審理請求で許される場合を除き、一般に Board によって考慮されない。同 § 41.37(c)(1)(iv)。
Bar-Tal Appeal Brief は、この構造をよく示している。同 brief は、出願番号、出願日、発明の名称、art unit、審査官、docket number、および提出日を特定する。また、Appeal Brief が Pre-Appeal Brief Review の Notice of Panel Decision に応答して提出されたことも記載している。その目次は、real party in interest、関連審判、クレームの状態、クレームされた主題の要約、拒絶理由、主張、結論、および claims appendix という、予想される PTAB 形式に従っている。brief はさらに、Biosense Webster (Israel) Ltd. を real party in interest として特定し、クレーム 1〜20 および 22〜24 が Final Office Action から審判に付されていることを述べ、クレームされた主題を、多電極カテーテルにより取得された心内電位図信号を用いる電気生理マッピングおよび不整脈検出として要約している。
Bar-Tal Appeal Brief の実体的戦略も教育的に有用である。審判対象として特定された唯一の拒絶は、クレーム 1〜20 および 22〜24 が judicial exception に向けられ、significantly more を欠くとする § 101 拒絶であった。出願人は、単にクレームが一般的に「patent eligible」であると主張したのではない。むしろ brief は、具体的な心内マッピングシステムと、多電極心内 EGM を処理するための規則拘束的な制御シーケンスという技術的物語を構築した。そこには、拍動長の関心窓、関心パターン、中央値フィルタリングされた活動信号、活動閾値、多チャネルテンプレート構築、最大傾きに基づくチャネル重み、重み付き相関、および閾値に基づく不整脈検出が含まれていた。
これは日本の弁理士にとって有用な教訓である。JPO の拒絶査定不服審判では、審判請求書と補正戦略が冒頭で主張負担を担うことがある。これに対し USPTO の PTAB 審判では、Notice of Appeal は本案書面ではない。Appeal Brief こそが、出願人が審判対象の争点を定義し、各主張を保存し、各拒絶について審査官がなぜ誤ったのかを Board に説明しなければならない場である。Bar-Tal Appeal Brief は、クレームされた発明をクレーム中心の技術的物語へと変換し、その物語を CardioNet、McRO、Thales、Diehr、Berkheimer などの § 101 判例に結び付けることによって、これを行っている。CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016); Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017); Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981); Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018) などを参照。
JPO 実務を学ぶ米国の実務家にとっても、この対比は同じく重要である。Bar-Tal Appeal Brief は、典型的な米国型の上訴的主張書面に見える。すなわち、争点特定、クレーム要約、法的基準、主張見出し、および claims appendix である。JPO の審判請求書も請求の理由を含み得るが、それは単なる PTAB Appeal Brief の日本版ではない。JPO 手続は、審査官の拒絶査定後の法定審判請求書と、該当する場合には審判請求時の補正に、より大きな手続上の重点を置く。
B. Examiner’s Answer
Examiner’s Answer は、Appeal Brief に対する審査官の正式な上訴段階の応答である。37 C.F.R. § 41.39 の下では、Examiner’s Answer は、ある拒絶理由が明示的に撤回されない限り、審判の対象となった Office Action に含まれるすべての拒絶理由を組み込んだものとみなされる。37 C.F.R. § 41.39(a)(1)。Answer は新たな拒絶理由を含むこともできるが、以前に依拠されていない証拠に依拠する拒絶は新たな拒絶理由として指定され、承認を必要とする。同 § 41.39(a)(2)。新たな拒絶理由が指定された場合、審判請求人は審査を再開するか、またはその新たな拒絶理由に対応する Reply Brief を提出して審判を維持しなければならない。同 § 41.39(b)(1)–(2)。
Bar-Tal Examiner’s Answer は、この機能を実務上示している。Answer は、出願、審判請求人、出願日、および Appeal Brief に対する応答であることを特定するところから始まる。続いて、2025 年 4 月 1 日付 Office Action からのすべての拒絶理由が、撤回されたものとして列挙された拒絶理由を除き維持されること、また新たな拒絶理由があれば別個の「New Grounds of Rejection」見出しの下で示されることを述べている。そのうえで Answer は、カテーテルに基づく信号取得は pre-solution data gathering であり、取得後の処理ステップは abstract idea そのものであり、心不整脈の検出は abstract idea の一部であるとして、出願人の § 101 主張に応答している。
この例は、Examiner’s Answer が単なる別の Office Action ではないことを示している点で有用である。それは応答的な上訴段階の書面である。審査官は final rejection をそのまま繰り返すのではなく、Answer において Appeal Brief と争点を形成する。Bar-Tal では、Appeal Brief はクレームを、具体的な装置組込み型の電気生理信号処理パイプラインとして構成した。Examiner’s Answer は、クレームをデータ収集プラス抽象的処理として再構成した。この再構成が、Reply Brief と、おそらく口頭弁論における中心的争点となった。
Answer はまた、Answer 後の段階が手続上重要である理由も示している。Bar-Tal Examiner’s Answer の最終頁には審査官の署名があり、conferees が特定され、37 C.F.R. § 41.45 により許される期間内に appeal forwarding fee を支払わないと却下される旨の警告が記載されている。これは規則に対応している。Examiner’s Answer の後、審判請求人は、Answer から 2 か月または新たな拒絶理由として指定することを拒否する決定から 2 か月のいずれか遅い方までに appeal forwarding fee を支払わなければならず、支払わない場合、審判は却下される。37 C.F.R. § 41.45(a)–(b)。
日本の弁理士にとって、Examiner’s Answer は、事件が Board に到達する前に、審査官が拒絶を上訴段階で防御する書面として教えられるべきである。それは、審判手続前に審査官が行う JPO の前置審査と同等ではない。JPO の前置審査は審判請求時の補正と結び付いている。米国の Examiner’s Answer は Appeal Brief に対する正式な応答である。JPO 実務を学ぶ米国の弁護士にとっては、この区別は逆方向に働く。JPO の拒絶査定不服審判に、標準的な応答 brief として米国型の Examiner’s Answer が含まれると期待してはならない。
C. Reply Brief
Reply Brief は、審判請求人が Examiner’s Answer に応答する機会である。これは権利として利用可能であるが、提出できる Reply Brief は 1 通のみである。37 C.F.R. § 41.41(a)。Reply Brief は、Examiner’s Answer から 2 か月または新たな拒絶理由の指定を求める petition の許可を拒否する決定から 2 か月のいずれか遅い方までに提出しなければならない。同項。Reply Brief には、新たな補正または受理されていない補正、新たな宣誓供述書または受理されていない宣誓供述書、あるいはその他の新たな証拠を含めることはできない。同 § 41.41(b)(1)。Reply Brief で初めて提起された主張は、Appeal Brief で提起されていた場合、Examiner’s Answer に応答するものである場合、または good cause が示される場合を除き、一般には考慮されない。同 § 41.41(b)(2)。
Bar-Tal Reply Brief は、正しい手続上の姿勢を示している。同 Reply Brief は、2025 年 11 月 24 日付 Examiner’s Answer に適時に応答するものであると述べ、さらに 37 C.F.R. § 41.47 に基づく口頭弁論の請求および必要な手数料が Reply Brief に添付されていることを述べている。Reply Brief はクレームの状態と § 101 拒絶理由を繰り返すが、第二の Appeal Brief になろうとはしていない。むしろ「Examiner’s Answer に固有かつ応答的な」主張を提供し、Appeal Brief の主張は維持されると明示している。
実体的にみると、Bar-Tal Reply Brief は、Reply Brief が何をすべきかを示す強い例である。それは、Examiner’s Answer のフレーミングの誤りを特定し、それに直接応答する。Reply Brief は、Examiner’s Answer が、カテーテルによる取得を pre-solution data gathering と性質決定し、取得後の処理ステップを「abstract idea itself」として扱うことで § 101 拒絶を維持したと主張する。そのうえで Reply Brief は、クレームが特定の心内電位図処理技術を記載しているため、この分析は抽象化レベルの誤りに依拠していると応答する。その技術には、拍動境界付き窓設定、アノテーションに固定された活動決定、閾値で境界付けられた POI の画定、多チャネルテンプレート構築、および相関スコアの形態ベースの重み付けが含まれる。
注目すべきは、Reply Brief が単に「Appeal Brief に述べた理由により審査官は誤っている」と述べるだけではないことである。むしろ、Examiner’s Answer の立場自体を取り上げている。Answer の中核的な性質決定、すなわち pre-solution data gathering プラス abstract idea を特定し、その性質決定が Step 2A の検討をトートロジーに崩壊させると主張する。また、Answer がクレーム 15 および 16 を「post-solution」と扱った点にも応答し、表示および map の限定は、算出された相関状態に条件付けられた mapping output に対する機能的制約であると主張している。
日本の実務家にとって、Reply Brief は限定的かつ応答的な書面として教えられるべきである。それは Appeal Brief に含めるべきであった新しい審判理論を導入する場所ではない。審査官の上訴段階のフレーミングに答える場所である。JPO 実務を学ぶ米国実務家にとって、この比較には限界がある。JPO の拒絶査定不服審判では、新たに提起された拒絶理由に応答する書面上の機会が生じ得るが、通常、USPTO の Appeal Brief → Examiner’s Answer → Reply Brief という形式的な順序には従わない。
D. 口頭弁論／口頭審理
PTAB における口頭審理は任意である。支配規則は、審判請求人が審判の適切な提示のために「necessary or desirable」と考える場合にのみ口頭審理を請求すべきであり、brief のみに基づいて判断される審判も、口頭審理後に判断される審判と同等の考慮を受けると定めている。37 C.F.R. § 41.47(a)。審判請求人が口頭審理を希望する場合、Examiner’s Answer から 2 か月以内または Reply Brief の提出日のいずれか早い日までに、必要な手数料とともに「REQUEST FOR ORAL HEARING」と題する別紙を提出しなければならない。同 § 41.47(b)。適時の請求および手数料が提出されない場合、審判は brief に基づく判断に割り当てられる。同 § 41.47(c)。
Bar-Tal Reply Brief はこのタイミングを示している。同 brief は、2025 年 11 月 24 日付 Examiner’s Answer に適時に応答すること、ならびに 37 C.F.R. § 41.47 に基づく口頭弁論の請求および必要な手数料が Reply Brief に添付されたことを述べている。公開録音は、2026 年 6 月 18 日付 Ex parte Bar-Tal et al., Appeal No. 2026-000860, Application No. 16/952,943, Technology Center 3700 の Bar-Tal oral advocacy の録音として特定されている。日本の実務家にとって、これは重要な手続上の点である。PTAB の口頭弁論は Notice of Appeal または Appeal Brief の一部ではない。それは、書面上の審判争点が結晶化した後にのみ発生する、別個の後続的な主張機会である。
PTAB の口頭審理は証拠調べの審理ではない。別段の命令がない限り、口頭弁論は通常、審判請求人について 20 分、primary examiner について 15 分に制限される。37 C.F.R. § 41.47(d)。審判請求人が最初に弁論し、反論時間を留保できる。同 § 41.47(e)(1)。審理において、審判請求人は、以前に受理され審査官により考慮された証拠にのみ依拠でき、かつ Appeal Brief または Reply Brief で依拠された主張のみを提示できる。ただし、最近の関連する Board または連邦裁判所の決定に基づく新たな主張について good cause が示される場合はこの限りでない。同 § 41.47(e)(1)–(2)。
recording に示された Bar-Tal の口頭主張は、PTAB の口頭弁論が単に brief を読み上げるものとは異なることを示す点で有用である。プレゼンテーションは、コンパクトなテーマを中心に構成されている。すなわち、クレームは「不整脈を検出する」という結果に向けられたものではなく、制約されたカテーテルベースの心内 EGM 処理パイプラインという、クレームされた「how」に向けられているというテーマである。このテーマは、クレームを具体的な心内構成および規則拘束的な制御シーケンスとして組み立てた Appeal Brief と、審査官の Answer がクレームを結果レベルで定義し、クレームされた技術的機構を abstract idea 自体として扱うことで抽象化レベルの誤りを犯したと主張した Reply Brief に対応している。
この録音はまた、効果的な PTAB 主張の重要な特徴を示している。すなわち、代理人は口頭弁論を、審判を拡張するためではなく、単純化するために用いる。口頭プレゼンテーションは、審査官のフレーミングと審判請求人のフレーミングとの決定的な緊張関係に合議体の注意を集中させる。Examiner’s Answer は、カテーテルによる取得を pre-solution data gathering とし、取得後の処理ステップを abstract idea 自体とし、表示／map の限定を post-solution activity と扱った。Reply Brief およびデモ資料と整合する審判請求人の口頭プレゼンテーションは、照会の焦点をクレーム文言へと戻す。すなわち、カテーテルチャネルが、クレームされたテンプレート、相関、最大傾きチャネル重み、重み付きスコア、閾値化された検出、および map への組込みへとつながるという点である。
デモ資料は、同じ記録拘束的な枠組みに適合する。それらは主張補助資料であり、証拠ではない。PTAB Oral Hearing Guide は、デモ資料は必要でも予定されているものでもないが、プレゼンテーションを補助するために使用できると述べている。使用する場合、審理日の少なくとも 10 日前に提出されなければならず、記録に以前から存在しない情報を含んではならず、「DEMONSTRATIVE EXHIBIT – NOT EVIDENCE」と表示されなければならない。同 Guide はまた、口頭審理で使用されるデモ資料は補助資料であって証拠ではなく、記録に以前から提示されていない主張を進めたり証拠を導入したりするために使用することはできないと述べている。
実体的には、Bar-Tal demonstratives は、口頭代理人が濃密な § 101 記録を少数の視覚的命題に翻訳する方法を示している。あるスライドは、審査官のフレーミングと審判請求人のフレーミングを対比する。すなわち、カテーテル取得を pre-solution data gathering と見るか、カテーテルチャネルを電気生理ワークフローの前段と見るか、取得後処理を abstract idea と見るか、順序付けられたパイプラインをクレームされた技術的機構と見るか、表示／map の限定を post-solution activity と見るか、クレーム 16 を map 組込みに対する制約と見るか、という対比である。別のスライドは、クレーム 1 を 4 部構成のパイプラインに縮約する。すなわち、カテーテル IC EGM チャネルの取得、WOI／活動閾値／POI シーケンスによる拍動のセグメント化、最大傾きチャネル重みを用いる多チャネルテンプレートの形成および照合、ならびに閾値化検出のための重み付き相関スコアの生成である。
録音に示された口頭主張が効果的なのは、これらのデモ資料を台本ではなく道標として用いているからである。代理人の任務は Appeal Brief のすべての主張を網羅することではない。合議体が中核的な性質決定問題を判断しやすくすることである。すなわち、クレームは不整脈を検出せよという抽象的指示にすぎないのか、それとも特定の装置組込み型心内信号処理技術を記載しているのか、という問題である。Bar-Tal のプレゼンテーションは、クレームのパイプライン、Examiner’s Answer、および Reply Brief の抽象化レベルの誤りに関する主張を構成原理として用い、その問いに繰り返し戻る。
クレーム 16 のデモ資料は、従属クレームを対象とした口頭主張のよい例である。Examiner’s Answer はクレーム 15 および 16 を単に結果を表示するものと性質決定した。デモ資料は、閾値ゲートにより視覚的に応答する。すなわち、相関スコアが閾値を超える電気的活動のみが心臓 map に組み込まれ、不整脈を示す領域が強調される。この視覚資料は新たな証拠を追加しない。むしろ、クレーム 16 は一般的な表示ステップを付加しているだけではなく、mapping output に対して機能的制約を課しているという Reply Brief の書面上の主張を図示している。
教訓は、PTAB の口頭弁論は短く、クレーム中心で、記録に拘束されたプレゼンテーションであるということである。Bar-Tal では、書面の順序が紛争を生み出した。Appeal Brief は発明を特定の技術的パイプラインとして構成した。Examiner’s Answer はそのパイプラインをデータ収集後の抽象的処理として再構成した。Reply Brief はそのフレーミングを抽象化レベルの誤りとして攻撃した。口頭弁論は、代理人がその紛争を合議体に見えやすくする機会を与えた。日本の実務家にとって、これは PTAB 口頭弁論の上訴的性格を示している。JPO 実務を学ぶ米国実務家にとって、この比較は主として対比として有用である。JPO の拒絶査定不服審判は、通常の姿勢ではより書面中心であり、Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、口頭審理請求、デモ資料という米国の順序にきれいに対応するものではない。
X. 決定と直後の効果
PTAB は、審査官が特定した拒絶理由およびクレームについて、審査官の判断を全部または一部維持し、あるいは取り消すことができ、出願を審査官に差し戻すこともできる。37 C.F.R. § 41.50(a)(1) を参照。Board 決定後、管轄は審判請求人の上訴またはその他の審査を受ける権利を前提に、決定を実施するために必要な更なる処理のため審査官に戻る。同 § 41.54 を参照。
米国での取消しは、日本のクライアントに対して自動的な特許発行として過度に説明すべきではない。取消しは、審判対象の審査官拒絶が維持されなかったという Board 決定である。手続上、事件はなお Board 決定と整合する処理のため審査官へ戻る。37 C.F.R. § 41.54 を参照。
日本では、審決は書面によって行われ、審判番号、当事者および代理人の情報、事件の表示、結論および理由、ならびに審決日を記載しなければならない。特許法 157 条 2 項を参照。JPO 審判部が審査官の拒絶査定を取り消す場合、JPO は特許査定が送達され、所定期間内に必要な特許料を納付することにより特許権を取得できると説明している。Japan Patent Office, Patent FAQ 6-14 を参照。
JPO 制度にも差戻し類似の可能性がある。拒絶査定不服審判において審査官の査定が取り消される場合、更なる審査を命じる審決がされることがあり、その審決における判断は当該事件について審査官を拘束する。特許法 160 条 1 項、2 項を参照。
XI. 決定後の再審理および行政上の再検討
USPTO には明示的な PTAB 再審理請求制度がある。審判請求人は、原 Board 決定から 2 か月以内に、1 回に限り rehearing request を提出できる。37 C.F.R. § 41.52(a)(1) を参照。この請求は、Board が誤解または看過したと考えられる点を具体的に述べなければならず、規則が定める限定的な場合を除き、以前に提起されていない主張または以前に依拠していない証拠は一般に認められない。同項を参照。
JPO の拒絶査定不服審判構造は、不利な審決後に日常的な PTAB 型 rehearing step を有すると米国弁護士に教えるべきではない。通常の次の比較対象は、JPO 審決に対する司法審査である。日本法は審決に対する訴えを定め、東京高等裁判所が専属管轄を有し、審決謄本の送達から 30 日の期間が進行する。特許法 178 条 1 項、3 項を参照。
この差異は、記録の構築方法に影響する。米国の実務家は、PTAB 再審理請求、その後の Federal Circuit または § 145 に基づく審査のために争点を保存することを考えるかもしれない。日本の実務家は、後の JPO 審決取消訴訟を支え得る審判記録を構築することを考えるかもしれない。
XII. 司法審査
ex parte application appeal における PTAB の最終決定後、不服のある出願人は、35 U.S.C. § 141 に基づき米国連邦巡回控訴裁判所へ上訴するか、Federal Circuit 上訴がされていない場合には 35 U.S.C. § 145 に基づき、バージニア東部地区連邦地方裁判所で長官を相手に民事訴訟を提起できる。35 U.S.C. §§ 141(a), 145 を参照。Federal Circuit 上訴を行うと、§ 145 による手続を進める権利を放棄したものとなる。同 § 141(a) を参照。§ 141 上訴または § 145 民事訴訟の期限は、一般に最終 Board 決定から 63 日、または適時の再審理請求が提出された場合には再審理請求に対する決定から 63 日である。37 C.F.R. § 90.3(a), (b)(1) を参照。
JPO の経路は異なる。日本法は、審決に対する訴えについて東京高等裁判所の専属管轄を定め、そのような訴えは審決謄本の送達から 30 日を経過した後には提起できないと定めている。特許法 178 条 1 項、3 項を参照。拒絶査定不服審判の審決に対する訴えでは、一般に特許庁長官が被告となる。同法 179 条を参照。
日本の裁判所が請求に理由があると判断する場合、裁判所は JPO の審決を取り消す。取消判決が確定すると、審判官はさらに審理を行い、審決をしなければならない。同法 181 条 1 項、2 項を参照。これは機能的には差戻しに類似するが、米国の上訴差戻し実務と同一であるとは記述すべきではない。日本の法文は、司法上の取消し後に JPO で更なる手続を行うことを明示的に指示している。
XIII. 実務上の教育枠組み
日本の実務家にとって、USPTO の ex parte appeal は、審査官拒絶から専門的な特許審判部への行政不服申立てとして理解するのが最もよい。ただし、米国特有の順序、すなわち Notice of Appeal、Appeal Brief、Examiner’s Answer、可能な Reply Brief、任意の口頭審理、PTAB 決定、可能な再審理請求、および可能な司法審査を伴う。35 U.S.C. §§ 6, 134; 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37, 41.39, 41.41, 41.47, 41.50, 41.52 を参照。
米国の実務家にとって、JPO の拒絶査定不服審判は、最終的な拒絶査定から JPO 審判合議体への行政不服申立てとして理解するのが最もよい。ただし、日本特有の順序、すなわち拒絶査定、審判請求書、同時補正の可能性、前置審査の可能性、審判合議体による書面審理、新たな拒絶理由通知の可能性、審決、および裁判所での審決取消訴訟の可能性を伴う。特許法 121 条、131 条、136 条、145 条、159 条、162〜164 条、178〜181 条を参照。
XIV. 結論
USPTO と JPO の審判制度は、相同的であるが同一ではないものとして理解するのが最も適切である。両者はいずれも、審査官による拒絶または拒絶査定を、専門的な特許判断者の前で争うための特許庁内部の行政手続である。両者はいずれも主として書面による。両者はいずれも新たな拒絶理由または理由に対処する仕組みを有する。両者はいずれも司法審査への道を残している。
しかし、その差異は実務を規定する。USPTO の審判は brief 主導かつ記録中心である。Notice of Appeal は手続を開始するが、Appeal Brief が PTAB 審理のために事件を組み立てる。JPO の拒絶査定不服審判は、請求書および補正に敏感である。拒絶査定が法定審判期間を発生させ、審判請求と同時に提出される補正が、審判合議体の判断前に前置審査を発生させ得る。
国境を越える代理人にとって中心的な規律は、過度に同一視しない翻訳である。日本の弁理士は、米国の PTAB 審判を、名称を変えた JPO 拒絶査定不服審判として扱うべきではない。米国の特許弁護士は、JPO の拒絶査定不服審判を、名称を変えた PTAB 審判として扱うべきではない。それぞれの手続は、なじみのある制度を地図として用い、その地図が地形と一致しなくなる箇所を意識的に修正して初めて直感的に理解できる。
