PCT調査から米国ファストトラックへ：米国特許法第371条国内段階におけるPatent Prosecution Highwayの活用
エグゼクティブ・サマリー：35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願は、Patent Prosecution Highway（PPH）を通じて早期審査の対象となり得る。しかし、国際調査報告が「A」文献のみを引用していることだけでは、PPH適格性は成立しない。出願人は、最新の関連するPCT見解書又は国際予備報告を確認し、少なくとも1つの請求項が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について肯定的判断を受けていることを確認しなければならない。また、代理人は、調査の限定、単一性欠如の判断、又はBox VIIIの見解を評価し、米国で係属中のすべての請求項が、肯定的に評価された主題に十分に対応していることを確保しなければならない。通常の30か月時点での手続開始前に早期化を求める場合、PPH請求は、有効な国内段階処理の早期開始請求及び適用される§ 371要件の充足と整合させる必要がある。PPHは、別個の申請手数料なく大幅な早期化をもたらし得るが、米国審査官の独立した判断を拘束せず、特許査定を保証するものでもない。その最大の価値は、PCT請求項が、望
請求人に第二の準備書面を与えてはならない：訴訟と並行して進む査定系再審査において、特許権者が通常、命令後の特許権者陳述書を放棄すべき理由
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、侵害訴訟と並行して第三者請求による査定系再審査（ex parte reexamination）に直面する特許権者は、通常、35 U.S.C. § 304 が認める任意の命令後陳述書を放棄すべきであると論じる。初回 Office Action 前に提出すると、審査官が実際の拒絶理由を特定する前に潜在的な理論に対処する必要があり、請求人にその攻撃を精緻化する法定の機会を与え、クレーム解釈、侵害、有効性、関連特許、さらには判決後手続にも影響し得る追加の審査経過を作成してしまう。並行訴訟と再審査に関する Federal Circuit 判例は、特許性を維持するための陳述が、審査官に採用されたか否か、また裁判所が最終的にディスクレーマーを認めたか否かにかかわらず、重要な内在的証拠となり得ることを示している。もっとも、放棄は実体的な降伏ではなく、規律ある手順設計である。適切に留保された特許性に関する実質的な新たな問題（SNQ）への異議を必ずしも失わせず、必要な開示を免除するものでもなく、審査官が発展した立場を示した後に特許権
到達点をクレームする：所望の効果が特許性判断上の重みを持つ場合
エグゼクティブ・サマリー：特許請求の範囲は、発明が何であるか又は何をするかだけでなく、その発明が何を達成しようとしているかを述べることが多い。例えば、レイテンシの低減、安定性の向上、疾病の治療、移動の防止、又は特定の性能水準の達成である。そのような文言が「特許性判断上の重み」を有するかどうかは、「whereby」「wherein」「for」「configured to」といった語句に関する規則だけでは答えられない。適切な分析には三つのゲートがあり、その第二ゲートは条件付きである。第一ゲートはクレーム解釈である。その文言は何を要求しているのか——目的、能力、構成、行為、実際の達成、又は客観的な閾値なのか。第二ゲートは条件付き機能的関係性の検討である。主張される差異が伝達的、指示的、検証的、認識的又は評判的内容にある場合、その内容は、請求された機能性を生じさせ、又は請求された行為を生じさせるように、残りのクレーム要素と相互作用しているか。第三ゲートは先行技術による充足である。特許性に関係する要件は、明示的に開示されているのか、必然的に存在するのか、又
ファイル・ラッパーの背後：特許出願手続資料のディスカバリー対象性—秘匿特権、ワークプロダクト、特許エージェント、外国代理人および社内弁護士間通信
I. ファイル・ラッパーと「シャドーファイル」 公式の特許包袋は、出願手続の経緯の一部を示すにすぎない。公開記録の背後には、発明開示書、先行技術分析、ドラフトおよびレッドライン、審査官インタビューのメモ、出願手続担当弁護士間の電子メール、外国代理人への指示、ポートフォリオ上の推奨事項、特許エージェントとの通信などが存在することがある。後に有効性、侵害、発明者性、所有権、または不公正行為が争われる場合、相手方はこの非公開の「シャドーファイル」を求めることがある。 その資料は弁護士に属するから当然保護される、という反射的な答えは広すぎる。ある文書が特許出願手続中に作成されたという事実は、その文書が秘匿特権またはワークプロダクトとして保護されるかどうかを決定せず、したがってその文書を提出しなければならないかどうかをそれだけで答えるものでもない。「Privileged and Confidential」との表示、弁護士の電子ファイルに保存されていること、または電子メールの宛先に弁護士が含まれていることも同様である。逆に
同じ12か月、異なる起算点：米国と日本における特許グレースピリオドの読み替えn
エグゼクティブ・サマリー：米国と日本はいずれも、一定の特許性を失わせる開示を回避するための1年の制度を備えている。この共通する期間は有用であるが、それだけでは危険なほど不完全である。米国のルールは、ある開示が、請求発明の有効出願日から測定される、開示の出所および対象事項に基づく先行技術の例外に該当するかを問う。日本のルールは、本来であれば新規性または進歩性を失わせる開示が、特許を受ける権利を有する者に結び付いた法定例外に該当するか、その後に日本出願またはPCT出願がなされているか、さらに、出願人が30条2項の「権利者の行為」ルートによる場合には、所定の申出・証明手続が履践されているかを問う。35 U.S.C. §§ 100(i), 102(a)(1), (b)(1) (2018); Tokkyo-hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, arts. 29–30 (Japan) I. はじめに 米国法を論じる際、本稿では「開示」という語を、商業的販売を含む関連するあらゆる§.
抽象的アイデアから技術的解決手段へ
エグゼクティブ・サマリー：人工知能関連発明は米国および中国のいずれにおいても特許を受け得るが、いずれの法域も、「AI」という抽象的なラベル自体を保護するものではなく、既知のモデルを新たな分野で汎用的に使用することに報いるものでもない。米国実務は Alice/Mayo の特許適格性フレームワークを適用し、現行のUSPTOガイダンスは、クレーム全体、技術に対する具体的な改良、およびその改良をクレームされた機構に結び付ける証拠を重視している。適切に裏付けられた宣誓書・宣言書は審査中に役立ち得るが、不足している開示を治癒することはできない。中国は、技術的解決手段要件、精神活動の除外、創造性判断、およびアルゴリズム的特徴が技術的特徴とどのように相互作用するかの説明に対する高度な要求を通じて、多くの点で同様の結論に到達する一方、明示的な倫理およびデータガバナンスの審査も課している。両制度はいずれも、適格な自然人発明者と、主張される技術的効果を生じさせるアーキテクチャ、訓練プロセス、入力、出力、および因果的機構についての十分な開示を要求する。したがって、最も堅
Rule 132 宣言書から韓国の実験証拠へ：米国・韓国特許実務家のための双方向ガイド
要旨：本稿は、米国の 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書実務と、それに最も近い韓国の対応物、すなわち実験結果、比較データ、専門家の説明又はその他の技術証拠に裏付けられた KIPO への意見書とを比較する。両制度はいずれも、代理人の主張だけでは不十分な場合、特に予想外の又は有利な技術的効果が問題となる自明性・進歩性の争点において、審査官の拒絶を克服するために証拠を用いる。本稿は同時に、いくつかの重要な相違点を強調する。すなわち、韓国には Rule 132 型の正式な宣言書制度は存在しないこと、韓国の出願後証拠は当初開示を明確化又は確認することはできても、明細書の一部となったり不十分な出願を治癒したりすることはできないこと、また韓国の進歩性は有利な効果だけで判断されるのではなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を含む、より広い検討によって判断されることである。米国実務家に対しては、宣言書という形式を過大評価したり、新たな出願後効果に依存したりすることなく、Rule 132 の実務感覚を韓国実務
発明者とは誰であり、何の発明者なのか米国、欧州、韓国、中国および日本におけるクレーム、開示および発明者性
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、米国、欧州、韓国、中国および日本において「発明者」の意味がどのように異なるかを検討する。特に、発明者性がクレームされた発明によって決まるのか、それとも出願に記載されたすべての事項によって決まるのかに焦点を当てる。本稿は、発明者性判断における法的に関連する対象と、その創作者を特定するために用いられる証拠とを区別する。すなわち、クレームが発明を定義する一方で、明細書、図面、先行技術および開発記録は、その発明が何を意味し、誰がそれに貢献したのかを明らかにし得る。米国の非仮出願および日本の実務は主としてクレーム中心であるが、米国の仮出願は開示中心の重要な例外を提示する。韓国法は実質的な創作的貢献の基準を適用し、非拘束的なKIPO実務上の解説ではクレームが実務上の参照点として機能する。中国は、出願および開発記録を踏まえた解決手段別の判断を採るため、貢献者の作業が維持された解決手段の基礎に残っている場合、クレームの削除が発明者性を消滅させるとは限らない。EPCは発明者表示の規則を定めるが、欧州全体で統一された実体的基準を提供
Festoからファイル・ヒストリーへ：米国の審査経過禁反言と、EPO、韓国、日本および中国におけるクレーム範囲制約の比較
エグゼクティブサマリー：本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除
ファストトラック、異なるゲート：米中の特許実務におけるUSPTO Track OneとCNIPA優先審査の教え方
エグゼクティブ・サマリー：USPTO Track OneとCNIPAの優先審査はいずれも特許審査手続を迅速化するが、両者は根本的に異なるゲート管理モデルに基づいて運用されている。USPTO Track Oneは、技術分野を問わない手数料ベースの手続上の選択肢である。すなわち、出願人が要件を満たす実用特許又は植物特許の出願を行い、必要な手数料を納付し、クレーム数の上限を守り、時期及び審査手続上の規則に従う限り、発明の技術分野、事業化状況、又は公共政策上の重要性は通常問題とならない。これに対し、CNIPAの優先審査は、適格性及び推薦に基づく仕組みである。出願人は、国家又は地方の重点産業、技術変化の速い分野、実施活動、第三者による実施、中国先願に基づく外国出願、又は公共利益上の重要性など、中国で承認された優先理由のいずれかに該当しなければならず、さらに、中国先願の理由を除き、通常、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を取得しなければならない。実務上、中国の実務家はTrack Oneを主として手続と手数料によって管理される米国のファストレーンとして
まず調査し、意図的にドラフトする：文献別の背景技術が特許適格性を支え、請求項の意味を保持する仕組み
エグゼクティブ・サマリー：意図的な出願前先行技術調査は、単なる特許性スクリーニングではなく、明細書設計のツールとなり得る。『枠組みを与える文献』を特定し、そのアーキテクチャと限界を正確に記述し、各相違点を請求項に記載された技術的メカニズムに結び付けることで、出願人は、35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性を支え、後の請求項解釈にも資する内在的記録を作成できる。その記録により、特許権者は、後に引用された文献が背景技術欄に記載されたものと同じ従来型アーキテクチャを用いており、したがって請求項の差別化要件を欠くことを示せる場合がある。ただし、本稿は、こうした効果がフォーラム固有であることを強調する。すなわち、出願人自認先行技術は、審査、IPR、連邦地方裁判所訴訟において異なる扱いを受け、請求項解釈は別個の内在的記録の問題として残る。また、本稿は、Rule 56 に基づく開示義務を任意の実体的性格づけと区別し、Ekchian に基づく審査経過上のディスクレーマーを、Thorner、SciMed、および Indivior に基づく明細書上の権利