ファミリーを係属状態に保つ：米国の継続出願実務と欧州・中国・韓国・日本との比較

エグゼクティブ・サマリー：米国の継続出願実務は、特許ファミリーを係属状態に維持し、市場、競合他社、先行技術、ライセンス上の必要性、訴訟上の立場が変化するにつれて、同一開示に基づく追加のクレーム群を追求できるため、ポートフォリオ管理上、独自に強力な手段である。これに対し、欧州、中国、韓国、日本には重要ではあるがより制約の大きい後続手段、すなわち主として分割出願、韓国のより狭い分離／別個出願手続、ならびに権利付与後の限定または訂正の手段が存在する。これらは権利を維持し、または狭めることはできても、一般に、米国の継続出願が有する日常的なクレーム展開の柔軟性を再現するものではない。グローバルな特許戦略における実務上の教訓は、米国の継続出願は、追加費用を正当化する実際のクレーム目的がある場合に意図的に利用すべきである一方、外国出願の審査では、分割出願の期限、原開示の限界、クレーム数に伴う費用構造、特許付与または審判の期限、権利付与後の訂正制約を踏まえた、各法域別の早期計画が必要であるという点にある。

I.             はじめに

米国の継続出願実務は、米国特許審査と欧州、中国、韓国、日本における特許審査との間で最も重要な戦略上の相違点の一つである。米国では、同一開示に基づく継続出願によって特許ファミリーを係属状態に維持できる場合が多く、親出願にすでに開示された主題に向けた追加のクレーム群を出願人が追求することができる。この能力により、米国の継続出願実務は、単なる手続上の道具ではなく、ポートフォリオ管理のための手段となっている。

外国実務との比較は、しばしば誤解される。外国代理人やクライアントは、「継続出願」、「分割出願」、「子出願」、「後続出願」といった用語を相互に置き換えて用いることがあるが、法的な仕組みは相互に置換可能ではない。欧州、中国、韓国、日本にも、先の開示に基づく追加のクレーム機会を維持し得る手段は存在する。しかし、それらの手段は通常、各法域固有の制約を受ける分割出願、分離／別個出願、または権利付与後の訂正手続である。より適切な比較上の要点は、外国制度に戦略的価値がないということではなく、米国の継続出願実務が提供するような、日常的かつ同一開示に基づくクレーム展開の柔軟性を一般には提供しないという点である。

中心的な相違は次のとおりである。米国の継続出願実務は、原開示の範囲内で反復的なクレーム展開を可能にする。外国実務も、同一開示に基づく一定のクレーム機会を維持できる場合があるが、一般には、時期、新規事項、単一性、係属性、費用、および手続上の制限に支配される、より制約の大きい手段を通じて行われる。

II.         米国継続出願という主力手段

米国の継続出願は、先に係属している出願に開示された主題に向けられ、35 U.S.C. § 120 および 37 C.F.R. § 1.78 の要件が満たされる場合に、先の出願日の利益を維持する形で提出される後願である。USPTO は、継続出願を、先に出願され係属中の出願に開示された発明についての出願であり、その継続出願の開示は、親出願に補正として追加すれば新規事項となるような主題を含んではならないものと説明している。MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(d).

通常の米国継続出願は、同一開示型の出願である。出願人は、クレームが開示により裏付けられ、その他の特許性要件を満たす限り、より広い、より狭い、焦点を変えた、別の法定カテゴリーに向けた、または別の商業的実施形態に向けた、異なるクレーム群を追求することができる。USPTO の指針は、継続出願は、先の出願における特許化、放棄、または手続終了の前に、新たなクレーム群を導入し、さらに審査を受けるために提出できることを認めている。MPEP § 201.07; 37 C.F.R. § 1.53(b).

これは米国の分割出願とは異なる。分割出願は、一般に、しばしば制限要求（restriction requirement）の後に、親出願から切り出された主題を追求するために用いられる。分割出願としての地位は、35 U.S.C. § 121 のセーフハーバー目的および自明型ダブルパテント分析において重要となる場合がある。継続出願と分割出願はいずれも継続的出願であるが、同義語ではない。See 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06, 201.07.

一部継続出願（continuation-in-part; CIP）を過度に重視すべきではない。CIP は米国法上利用可能であるが、通常の米国継続出願戦略ではない。USPTO は、CIP を、先に出願された出願の存続期間中に提出され、先の開示の一部または全部を繰り返すとともに、先の出願に開示されていない事項を追加する出願であると説明している。MPEP § 201.08.

CIP は米国の継続的出願実務における法定用語の一部ではあるが、実証研究は、CIP を同一開示型の継続出願に対して副次的なものとして扱うことを支持している。Righi、Cannito、および Vladasel は、継続出願を継続的出願のうち最も広く用いられる類型として説明し、新規事項を追加する CIP と区別している。同研究の主要サンプルの一つでは、継続出願の平均発生率は 9.87% であったのに対し、CIP は 3.36% であった。See Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO, 52 Research Policy art. 104742 (2023); see also Cesare Righi, Davide Cannito & Theodor Vladasel, Continuing Patent Applications at the USPTO 6, 37 tbl.5 (Barcelona Sch. of Econ. Working Paper No. 1382, Jan. 2023). したがって、より実務的に正確な特徴づけは、CIP ではなく同一開示型の継続出願が通常の米国継続出願ツールであり、CIP は、新規事項を追加する必要がある場合に用いられる、より一般的でない特別目的の出願であるというものである。

CIP はまた、優先権に関する複雑性を生じさせる。親出願によりサポートされるクレームは、親出願の出願日の利益を受けられる場合があるが、追加事項に依拠するクレームはそうではない。そのため、CIP は一般に、新たな開示が必要であり、かつ新規出願の方が明確であるかどうかを出願人が検討した場合にのみ用いる、特別目的の出願として扱うべきである。MPEP § 201.08; 35 U.S.C. § 120.

III.      米国審査を係属状態に維持することが価値を生む理由

米国の継続出願実務における最も重要な商業的特徴は、クレームの選択肢を保持できる点にある。最初の出願は、どの実施形態が最も重要になるか、どの競合他社が市場に参入するか、どの製品アーキテクチャが優勢になるか、またはどの先行技術が最終的なクレーム範囲を形作るかを出願人が把握する前に提出されることが多い。係属中の継続出願があれば、出願人は、後に取得した事業上および技術上の情報を用いて、原開示により裏付けられたクレームを追求することができる。MPEP § 201.07.

この選択性は、ポートフォリオ価値に直接結びつく。特許価値とはクレーム価値である。明細書は広い技術プラットフォームを記載していても、排他的権利はクレームによって定義される。See 35 U.S.C. § 154(a)(1). 継続出願により、出願人は、開示されていたもののクレームされていない、または十分にクレームされていない主題を、製品、サービス、システムアーキテクチャ、顧客ワークフロー、製造工程、または設計回避に対応する標的化されたクレームへと転換できる。

継続出願はまた、クレームが市場に追随することを可能にする。出願人の商業製品は変化し得る。競合他社は異なる実装を採用し得る。標準は進化し得る。潜在的ライセンシーは、商業的に重要な特徴を異なるものとして特定し得る。継続出願により、得られるクレームが原開示によって十分に裏付けられている限り、審査戦略をこれらの情報とともに成熟させることができる。MPEP § 201.07; 35 U.S.C. § 112(a).

事業会社にとって、このことは米国ファミリーを、ライセンス、クロスライセンス、投資、および M&A においてより価値あるものにし得る。係属中の継続出願は戦略的オプションであり、権利者または取得者は、既存の開示の範囲内で将来のクレームカバレッジをなお形成し得る。この選択性は、継続出願が特許化する前であっても独立した価値を有し得る。特に、発行済みクレームがある製品世代をカバーし、係属中のクレームを後続バージョンまたは隣接する商業的実施形態に向けることができる場合にはそうである。See 35 U.S.C. § 120; MPEP § 201.07.

IV.      米国審査を係属状態に維持することの訴訟上の価値

米国訴訟では、裁判所がクレームを解釈し、通常はクレームを書き換えたり補正したりしないため、審査を係属状態に保つことは特に重要である。Federal Circuit の Chef America における言明は、なお有用な警告である。すなわち、裁判所は、クレームを「実施可能にするためであれ、その有効性を維持するためであれ」書き直すことはできない。Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2004).

このことが重要なのは、訴訟がしばしばクレームの欠陥またはギャップを露呈させるからである。被告の非侵害主張により、クレーム用語が特許権者の想定よりも狭いことが明らかになる場合がある。クレーム解釈により、対象製品が主張クレームの文言上の範囲から外れる場合がある。無効主張により、より狭くはあるが商業的に意味のあるクレーム余地を残す先行技術が特定される場合がある。技術的ディスカバリにより、特許権者が当初想定していたものとは異なる実装が明らかになる場合もある。継続出願は、係属中の事件で主張されているクレームを修正するものではないが、訴訟記録から得られた情報に基づく新たなクレームのために、別個の審査ルートを提供し得る。MPEP § 201.07.

同じ点は、IPR、査定系再審査（ex parte reexamination）、および並行する連邦地裁訴訟にも当てはまる。IPR は、特許および刊行物に基づく §§ 102 および 103 の理由に限定される。35 U.S.C. § 311(b). 査定系再審査には、先行特許または刊行物に基づく実質的に新たな特許性の問題が必要である。35 U.S.C. §§ 302–304; 37 C.F.R. § 1.510(b)(1); MPEP § 2216. 連邦地裁訴訟では、これらの文献だけでなく、製品先行技術、システム先行技術、販売または公然使用の証拠、§ 112 の主張、クレーム解釈上の立場、および被疑製品に関する技術的事実も明らかになり得る。

継続出願が係属していれば、特許権者は重要情報を USPTO に提出し、新たに明らかになった先行技術に対して特許的に区別されるクレームを追求することができる。この戦略において、開示義務は中心的である。出願および審査に関与する各個人は、誠実義務および善意義務を負い、特許性に重要な既知情報を開示する義務を含む。この義務は、各係属クレームについて、そのクレームが取り消され、撤回され、または出願が放棄されるまで存在する。37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.

訴訟情報に基づくクレーム作成は、それが商業的に標的化されているというだけで不適切となるものではない。Federal Circuit は Kingsdown において、審査中に知った競合他社の製品をカバーするためにクレームを補正または挿入すること自体に本質的な問題はないと認めている。ただし、そのクレームおよび審査上の行為が特許法および規則に従っていることが前提である。Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 874 (Fed. Cir. 1988) (en banc).

審査を係属状態に維持することの訴訟上の価値を過大評価してはならない。継続出願は新規事項を追加できない。係属中の事件に影響を与える時期に特許化しない場合もある。記載要件、実施可能要件、明確性、先行技術、自明型ダブルパテント、ターミナルディスクレーマー、禁反言、審査経過、または審査遅延（prosecution laches）の問題に直面する場合もある。例えば、ダブルパテントの法理は、特許期間を超えて特許排他性を不当に延長することを防ぐことを目的としている。MPEP § 804.

それでもなお、係属中の継続出願は、和解およびライセンス上の交渉力に実質的な影響を及ぼし得る。被疑侵害者が一つの発行済みクレーム群を打ち破り、または設計回避したとしても、係属中の継続出願は、被疑技術により適合し、紛争で明らかになった先行技術を踏まえて審査された、後に発行されるクレームの可能性を維持し得る。このため、係属中の審査は、単なる審査上の便宜ではなく、訴訟上の資産である。

V.          費用：係属中の審査は価値があるが、無償ではない

継続出願は、予算化されたクレームオプションとして扱うべきである。新たな出願、新たな庁費用、弁護士時間、IDS レビュー、クレーム作成、審査、場合によっては RCE または審判費用を要し、許可されれば別個の発行手数料および維持年金の流れも生じる。USPTO の料金指針は、非仮出願には出願、調査、および審査の手数料が伴い、現行の USPTO 維持年金は、発行された各実用特許について 3.5 年、7.5 年、および 11.5 年時点で支払期限が到来することを明らかにしている。35 U.S.C. § 41(b); 37 C.F.R. §§ 1.16, 1.20.

長い継続出願チェーンは、現在、追加の庁費用圧力にも直面している。USPTO 料金表には、最先の利益日から 6 年を超えた時点、および 9 年を超えた時点で利益主張を提示する場合の大企業向け手数料が含まれている。37 C.F.R. § 1.17(w); USPTO Fee Schedule.

また、継続出願は通常、クレームの柔軟性を維持するものであり、特許期間を維持するものではない。1995 年 6 月 8 日以降に提出された継続出願、分割出願、および CIP 出願については、特許期間は一般に、35 U.S.C. §§ 120, 121, 365(c), または 386(c) に基づき利益が主張される最先の出願の出願日から 20 年で終了する。35 U.S.C. § 154(a)(2); MPEP § 2701.

実務上のルールは単純であるべきである。親出願が許可されたというだけで継続出願を提出してはならない。維持する価値のあるクレーム群があるから提出するのである。継続出願の判断は、次の四つの問いに答えるべきである。まだ取得していないどのクレーム群を求めるのか。それはどの製品、競合他社、標準、ライセンシー、設計回避、またはフォールバックポジションを支えるのか。既存の開示によって裏付けられているのか。予想される商業的価値は、出願、審査、および維持費用を正当化するのか。

VI.      欧州：分割出願実務、中央限定、および国内または UPC におけるクレーム限定

欧州実務は、米国型の継続出願ではなく、分割出願を中心としている。EPC 76(1) 条は、欧州分割出願は、先の出願の出願時の内容を超えない主題についてのみ提出できると定めており、その要件が満たされる場合、分割出願は先の出願の出願日に提出されたものとみなされ、優先権も享受する。Convention on the Grant of European Patents art. 76(1) [hereinafter EPC]. EPC 規則 36(1) は、出願人が、係属中の先の欧州特許出願に関する分割出願を提出できると規定している。EPC r. 36(1).

その結果として、米国実務との比較は微妙である。欧州には米国型の継続出願は存在しないが、欧州分割出願は、親出願が係属中に提出され、かつ EPC の厳格な新規事項、係属性、手数料、および審査上の制約を乗り越えられる場合には、同一開示に基づくクレーム維持機能をある程度提供し得る。そのため欧州分割出願は戦略上重要であるが、それでもなお通常の米国同一開示型継続出願と同等ではない。

係属性は中心的な制限である。EPO の指針は、分割出願が提出される時点で親出願が係属中でなければならないと述べている。出願は、欧州特許公報が特許付与に言及する日までは係属しているが、その日には係属していない。同じ指針は、拒絶された出願は、まだ審判請求が提出されていない場合には審判請求通知の提出期限が満了するまで規則 36(1) の目的上係属していること、また、特定の救済状況を除き、親出願が最終的に拒絶され、取り下げられ、または取り下げられたものとみなされた後には、分割出願を有効に提出できないことも述べている。EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.1.1.

欧州の権利付与後実務も、米国訴訟実務とは異なる。EPC 138(3) 条は、欧州特許の有効性に関して管轄裁判所または当局の前で行われる手続において、特許権者はクレームを補正することにより特許を限定する権利を有し、その限定後の特許が当該手続の基礎となると規定している。EPC art. 138(3). UPC 協定も、取消理由が特許の一部のみに影響する場合には、クレームの対応する補正により特許を限定し、一部取り消すと定めている。Agreement on a Unified Patent Court art. 65(3).

欧州法には、EPO における中央限定手続も存在する。EPC 105a 条は、特許権者が、欧州特許の取消しまたはクレーム補正による限定を EPO に請求できることを認めており、その請求は、限定または取消しの手数料の支払い後に初めて提出されたものとみなされる。しかし、EPC 105a(2) 条は、当該欧州特許について異議手続が係属している間、その請求を禁止している。EPC art. 105a.

これらの欧州の限定手段は、同じ基本的区別と整合している。EPC 138(3) 条、UPC 65(3) 条、および EPC 105a 条は、狭めるため、または防御的に限定するための手段を提供するが、市場、訴訟、または先行技術情報の発展に応じて新たなクレーム群を審査で追求するための米国型継続出願の手段を提供するものではない。欧州特許権者は、クレームを狭めることにより有効性を維持する意味のある手段を有し得るが、それらは米国の継続出願ファミリーを係属状態に維持することの代替にはならない。

費用も欧州における大きな制約である。EPC 規則 36(3) は、分割出願の出願手数料および調査手数料を出願から 1 か月以内に支払うことを要求しており、EPO の指針は、単一性欠如の主題について親出願で追加調査手数料がすでに支払われていた場合であっても、その主題を分割出願で追求するには調査手数料を支払わなければならないと述べている。EPC r. 36(3); EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.1. 分割出願の更新手数料は、親出願またはルート出願の出願日から計算され、親出願についてすでに期限到来済みの更新手数料が分割出願の提出時に期限到来し得るため、追い付き費用が発生する。EPO Guidelines for Examination, A-IV, 1.4.3.

米国出願人にとっての欧州上の要点は、特許付与、拒絶の確定、取下げ、または取下げ擬制により選択肢が閉ざされる前に、分割出願の判断を行うべきだということである。商業的に意味のある主題が EP 出願に未クレームのまま残っている場合、代理人は、その分割出願が、出願、調査、審査、クレーム手数料、更新手数料の追い付き、バリデーション、および単一特許に関する費用に見合うかを評価すべきである。

VII.   中国：規則 60 の特許付与登録期限に結び付いた分割出願時期と、狭い無効手続補正

中国も、米国型の継続出願制度を提供していない。中国実務は分割出願に基づいており、その時期規則は明確である。AFD China Intellectual Property による翻訳に基づく現行実施細則は、特許出願が二以上の発明、実用新案、または意匠を含む場合、出願人は規則 60(1) に定める期間満了前に分割出願を提出できると規定している。Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China r. 48. 規則 60(1) は、CNIPA が特許付与通知を発行した後、出願人は当該通知の受領日から 2 か月以内に登録手続を完了しなければならないと定めている。Implementing Regulations r. 60(1).

米国の読者向けの実務上の要約としては、任意の中国分割出願は一般に、特許付与登録手続が完了する前、かつ規則 60 の登録手続期間が満了する前に検討しなければならない、ということである。しかし、正確な法的根拠が重要である。その時期は、無期限の米国型係属概念ではなく、規則 60(1) の登録手続期限に結び付いている。規則 48 はまた、出願が拒絶され、取り下げられ、または取り下げられたものとみなされた場合には分割出願を提出できず、分割出願は最初の出願の種類を変更できないとも規定している。Implementing Regulations r. 48.

規則 49 は、優先権および開示に関する制約を定めている。規則 48 に基づき提出された分割出願は、最初の出願に含まれる開示の範囲を超えない場合に限り、最初の出願の出願日および主張された優先日を享受する。Implementing Regulations r. 49. このため中国の分割出願実務は、開示済み主題を維持するために有用となり得るが、原開示および規則 48／規則 60 の時期枠組みから切り離された、後日のクレーム展開のための継続出願類似の手段ではない。

権利付与後においても、中国は継続出願類似の制度ではない。有効性は CNIPA の無効宣告手続で扱われる。特許付与後、いかなる法人または個人も無効宣告を請求でき、CNIPA はその請求を審理して決定を下す。決定に不服のある当事者は、その決定の受領日から 3 か月以内に人民法院に訴えを提起することができる。Patent Law of the People’s Republic of China arts. 45–46.

中国は無効手続中の補正を認めているが、その仕組みは狭い。規則 73 は、無効宣告請求の審理中、発明または実用新案特許の特許権者はクレームを補正できるが、特許保護の範囲を拡大してはならないと定めている。発明または実用新案特許の特許権者は、明細書または図面を補正することはできず、意匠特許権者は図面、写真、または簡単な説明を補正することはできない。Implementing Regulations r. 73.

訴訟戦略上、これは、中国の特許権者が一般に、特許付与後に米国の継続出願戦略を再現することはできないことを意味する。訴訟または無効手続で新たな先行技術が明らかになった場合、特許権者の対応は通常、係属中の継続出願で新たなクレーム群を審査に付すことではなく、CNIPA 無効手続における防御的なクレーム補正である。中国分割出願がなお利用可能である場合でも、規則 48 の時期要件、規則 49 の原開示要件、および出願種類の変更禁止を満たさなければならない。

中国の費用は米国および欧州の費用とは異なるが、軽視できるものではない。CNIPA の料金表には、とりわけ、発明出願手数料 CNY 900、発明の実体審査請求手数料 CNY 2,500、10 を超える各クレームに対する追加クレーム手数料、年金、および無効宣告請求手数料が掲げられている。CNIPA Patent Fee Schedule. 外国出願人は、中国語翻訳、現地代理人、拒絶理由通知への応答、分割出願の審査、および年金管理についても予算化すべきである。

中国上の要点は、早期に判断し、特許付与登録期間を慎重に期限管理することである。分割出願ルートは、規則 48、規則 60、親出願の状態、出願種類、および原開示に結び付いているため、米国型の「係属状態に保って後で判断する」という発想では、中国における機会を容易に逃し得る。

VIII.                 韓国：分割出願、分離／別個出願、および IPTAB 訂正

韓国も米国型の継続出願法域ではないが、その実務は単純な分割出願のみという特徴づけよりも微妙である。韓国の分割出願実務は韓国特許法 52 条に規定されており、一つの特許出願で二以上の発明を出願した出願人は、最初の出願に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲内で、かつ所定の審査段階の期間内に、その出願を二以上の出願に分割できる。Korean Patent Act art. 52(1) (S. Kor.). 韓国分割出願は、法定の例外を除き、一般に最初の特許出願が提出された時に提出されたものとみなされる。Id. art. 52(2).

韓国分割出願は、特に原開示が追加クレームをサポートし、適用される出願期限がなお開いている場合には、継続出願類似の一定の戦略的柔軟性を提供し得る。しかし、その仕組みは依然として分割出願であり、米国型の同一開示継続出願ではない。それは、原開示、韓国の時期規則、ならびに韓国のダブルパテントおよび同一発明の原則に依存する。

韓国実務には、2022 年以降の分離／別個出願の仕組みも含まれる。韓国特許法の公式英訳は、この仕組みを「splitting-off」と呼んでいる。52-2 条は、特許出願について拒絶査定を受けた者が、132-17 条に基づく審判請求が棄却された場合、審決謄本の送達を受けた日から 30 日以内に、最初の出願に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲内で、当該出願の一部を新たな特許出願として分離できると定めている。Korean Patent Act art. 52-2(1) (S. Kor.). 同条は、拒絶査定において拒絶されなかったクレーム、および拒絶された主題または当初記載された主題に由来する一定の限定的なクレーム形式を含め、追求できるクレームを制限している。Id. art. 52-2(1)(1)–(4).

この分離／別個出願の仕組みは、米国の継続出願実務よりも狭い。52-2 条は、特定の手続状態、すなわち最終拒絶に対する審判が棄却された場合に結び付いている。また、下流出願に関する制限も課されている。52-2(4) 条は、分離出願が「新たな分離出願、分割出願、または変更出願の基礎となってはならない」と規定している。Korean Patent Act art. 52-2(4) (S. Kor.). Yoon & Yang の Yunsoon Choi による韓国実務解説も同様に、別個出願制度は 2022 年 4 月 20 日に施行され、最終拒絶に対する審判棄却後に利用でき、棄却審決の送達日から 30 日以内に提出しなければならず、最終拒絶で拒絶されなかったクレームに限定され、追加の別個出願、分割出願、または変更出願の基礎にはなれないと説明している。Yunsoon Choi, Introduction of a Separate Application System: Revision of Korean Patent Law, APAA e-Newsletter, Issue No. 27 (Feb. 2022).

この仕組みは、韓国固有の重要なニュアンスを加えながら、より大きな相違を維持している。韓国は米国型の継続出願法域ではないが、韓国実務には、通常の分割出願を超える、標的化されたクレーム維持手段が存在する。分離／別個出願は、不成功に終わった審判の後で、拒絶されなかった一定の主題を維持するための狭い安全弁として特徴づけるのが最も適切であり、市場または訴訟情報に基づくクレーム展開のための無制限の手段ではない。

権利付与後、韓国は韓国知的財産審判院（Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board）を通じた訂正手段を提供している。136 条は、特許権者がクレーム数の減少、誤記の訂正、または不明瞭な記載の明確化を求める場合に、訂正審判を認めている。Korean Patent Act art. 136(1) (S. Kor.). 訂正には実体的な制限があり、特許発明の明細書または図面の範囲内にとどまらなければならず、クレームを実質的に拡張または変更してはならず、また、一定の訂正後クレームはなお特許可能でなければならない。Id. art. 136(3)–(5). 訂正審決が確定した場合、出願、特許査定または審決、および登録は、訂正後の明細書または図面に従ってなされたものとみなされる。Id. art. 136(10).

韓国の侵害裁判所は、権利濫用の抗弁を含む有効性型の抗弁を考慮し得るが、正式な訂正は、米国型の裁判所によるクレーム書換えや継続出願類似の審査ルートではなく、審判実務に結び付いたままである。

韓国では、クレーム数が庁費用に直接影響するため、費用が特に重要な問題となる。KIPO の現行料金表では、電子特許出願手数料 KRW 46,000、および基本手数料 KRW 166,000 に各特許クレームあたり KRW 51,000 を加えた実体審査請求手数料が掲げられている。KIPO, Fees and Payments (Patent Fees). 年金にも、基本部分およびクレームごとの部分が含まれる。Id.

韓国上の要点は、分割出願および分離／別個出願を意図的に利用し、クレーム数を管理することである。韓国分割出願は追加のクレームファミリーを維持でき、分離／別個出願は審判棄却後に拒絶されなかった一定の主題を維持できる。しかし、いずれの仕組みも米国の継続出願と同等に扱うべきではない。それぞれは、明確な商業目的によって正当化され、クレームごとの審査費用および年金費用を踏まえて予算化されるべきである。

IX.      日本：分割出願の期限、訂正審判、およびクレームと審査の早期調整

日本も、韓国および中国と同様に、広範な米国型継続出願実務を提供していない。日本国特許法 44 条は、二以上の発明を含む特許出願について、補正が認められる期間、特許査定の謄本送達日から 30 日以内、および審査官による最初の拒絶査定の謄本送達日から 3 か月以内を含む、特定の手続期間内に限り、出願人が一または複数の新たな特許出願に分割することを認めている。Patent Act art. 44(1), Act No. 121 of 1959 (Japan). 適法な分割出願は、一般に、原出願の出願時に出願されたものとみなされる。Patent Act art. 44(2) (Japan).

「二以上の発明」という文言は重要である。したがって、日本の分割出願実務は、一般的な「子出願」概念よりも具体的である。44 条が二以上の発明を含む出願の分割に言及しており、かつ出願期限が補正可能期間および短い決定後期間に結び付いているため、日本の分割出願戦略は、当初クレームの作成、審査請求の繰延べ、拒絶理由通知への対応戦略、および商業的クレーム計画と早期に調整されるべきである。Patent Act art. 44(1) (Japan).

日本は、訴訟および権利付与後の訂正においても米国と異なる。104 条の 3 は、侵害訴訟において、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる場合、特許権者は相手方に対してその権利を行使できないと定めている。Patent Act art. 104-3(1) (Japan). これは訴訟における有効性の抗弁であり、裁判所が管理する継続出願の仕組みではない。

正式な訂正は JPO の手続を通じて行われる。126 条は、クレームの減縮、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の明確化、および従属クレームを独立形式に書き換えることなどを目的とする訂正審判を認めている。Patent Act art. 126(1) (Japan). 134 条の 2 は、所定の時期および目的上の制限に従い、無効審判中の訂正請求を認めている。Patent Act art. 134-2(1) (Japan).

したがって、日本は意味のある防御的訂正実務を提供しているが、係属中の米国継続出願が提供するような、訴訟情報に基づく係属中審査を提供するものではない。訴訟で先行技術または技術的事実が明らかになった場合、日本の特許権者は訂正により防御できる可能性があるが、その訂正は制御された減縮手段である。米国継続出願が可能にするのと同じ形で新たなクレームを審査に付すための手段ではない。

日本の費用計画では、審査請求およびクレーム数に大きく注目すべきである。JPO の料金表では、特許出願料が ¥14,000、2019 年 4 月 1 日以降にされた特許出願についての審査請求料が ¥138,000 にクレーム 1 項あたり ¥4,000 を加えた額とされている。特許年金にも、特許年数帯に応じて増加するクレームごとの構成要素が含まれる。JPO Fee Schedule.

日本上の要点は、分割出願の期限および審査請求繰延べの構造を戦略的に利用しつつ、日本出願を米国の継続出願ファミリーのように係属状態に保てると想定しないことである。44 条は、二以上の発明を含む出願および特定の手続期間に結び付いているため、当初クレーム群、審査請求時期、拒絶理由通知への応答、および分割出願計画は、法定期限が閉じる前に調整されるべきである。

X.          結論

米国の継続出願実務と、欧州、中国、韓国、日本の実務との核心的な相違は、単なる用語の違いではない。米国の継続出願は、戦略的なクレーム展開の仕組みである。特許権者は、審査を係属状態に維持し、後に得られた市場情報、競合他社の活動、ライセンス上の必要性、先行技術、および訴訟の展開を反映したクレームを追求することができる。その柔軟性は、米国特許ポートフォリオの価値を実質的に高め得る。

欧州、中国、韓国、日本は重要な手段を提供しているが、それらは別の手段である。欧州は、親出願が係属中に提出され、厳格な新規事項、係属性、手数料、および審査上の制約を満たす場合に、同一開示に基づくクレーム機会を維持し得る分割出願を提供している。また、EPC 105a 条に基づく中央限定、ならびに国内または UPC の有効性手続におけるクレーム限定も提供している。中国は、規則 48 および規則 60 の特許付与登録期限に結び付いた分割出願と、CNIPA 無効手続における狭いクレーム補正を提供している。韓国は、分割出願、審判棄却後の一定の拒絶されなかったクレームについてのより狭い 2022 年以降の別個／分離出願の仕組み、および IPTAB 訂正を提供している。日本は、44 条の「二以上の発明」の枠組みに基づく分割出願、ならびに JPO の訂正審判または無効審判における訂正請求を提供している。

米国特許実務家にとっての実務上の教訓は明確である。実際のクレーム目的がある場合には米国審査を係属状態に保つべきであるが、同じ戦略をそのまま海外実務に適用できると想定してはならない。グローバルポートフォリオにおけるベストプラクティスは、初期段階で広くかつ精密にドラフトし、外国の分割出願および分離／別個出願の期限を個別に管理し、継続出願および外国の後続出願の費用を現実的に予算化し、米国継続出願を反射的な出願ではなく意図的なクレームオプションとして用いることである。