同じ Office Action、異なる利害：査定系再審査と通常の特許権利化手続におけるUSPTO Office Action への対応

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、査定系再審査における Office Action への応答が、通常の特許権利化手続における応答とは異なる戦略を必要とする理由を説明する。通常の権利化では、出願人は一般に、商業的に有用な請求項の範囲を取得しようとしており、補正、RCE 実務、または継続出願実務を通じた手続上の柔軟性を有し得る。これに対し再審査では、特許権者は、しばしば訴訟と並行して、既に発行された権利を防衛しているため、最初の non-final Office Action への応答を、特許査定、審判（appeal）、および後の権利行使のための重要な本案記録として扱うべきである。本稿は、特許権者は利用可能なすべての主張を早期に提出し、審判におけるフォールバックポジションを維持するため意味のある従属請求項を個別に主張し、補正または新規の再審査請求項が中用権（intervening rights）、損害賠償、侵害、および請求項解釈に関する影響を生じさせ得るため、反射的な補正を避けるべきであると強調する。また、Marine Polymer の下で法定の中用権を生じさせない主張であっても、請求項解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、および訴訟戦略に影響し得るため、いかなる限定的立場を取る前にも、訴訟代理人と再審査代理人が調整しなければならないことを説明する。最後に、本稿は、中央再審査部（CRU）からの再審査審判は「special dispatch（特別迅速処理）」で扱われるため、審判は審査官の前で構築された記録を精緻化するものであって、その記録を初めて作成する機会と考えるべきではないことを指摘する。

I. はじめに

一見すると、査定系再審査における Office Action への応答は、どの特許権利化担当者にも馴染みがあるように見える。特許権者は Office Action を受領し、拒絶を分析し、補正を検討し、意見書を作成し、必要であれば特許審判部（Patent Trial and Appeal Board）に審判を申し立てる。これらの手順は、係属中の特許出願の通常の権利化と似ている。しかし、その類似は誤解を招く。通常の権利化では、出願人は特許を取得しようとしている。再審査では、特許権者は、しばしばその特許を連邦地方裁判所で行使している、またはライセンス交渉で用いている最中に、既に発行された特許を維持しようとしている。

この差異は、応答戦略全体を変える。権利化手続における応答は、しばしば反復的に進めることができる。これに対し、再審査における応答は、防御的で、記録形成を意識し、審判を意識し、訴訟が係属している場合には一般に補正に慎重であるべきである。再審査では、特許権者は、最初の non-final Office Action への応答が、すべての請求項解釈上の主張、すべての先行技術との差異、すべての従属請求項によるフォールバックポジション、およびすべての裏付け証拠を提示する主要な機会になる可能性があると想定すべきである。37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2271; MPEP § 2272 参照。

II. 異なる手続的立場、異なる目的

通常の特許権利化手続は、係属中の出願を対象とする。出願人はまだ執行可能な特許権を取得しておらず、一般に、商業的に有用な請求項の範囲を確保しようとしている。出願人は、non-final Office Action に対して、主張、補正、証拠、またはそれらの組合せによって応答することができる。37 C.F.R. § 1.111 参照。後に権利化手続が閉じられた場合でも、出願人は多くの場合、継続審査請求（RCE）を提出し、継続出願実務を追求し、またはその他の方法で請求項セットを形成し続けることができる。37 C.F.R. § 1.114(a), (c), (d) 参照。

査定系再審査はこれと異なる。再審査は発行済み特許を対象とする。適用される AIA のエストッペル規定に従うことを前提として、査定系再審査の請求は、特許の権利行使可能期間中、「any person」により提出することができ、35 U.S.C. § 301 に基づいて引用された先行技術に基づく。35 U.S.C. § 302 参照。長官は、請求から 3 か月以内に、その請求が実質的で新たな特許性の問題を提起しているかを判断しなければならない。35 U.S.C. § 303(a)。

再審査が命じられると、その手続は通常の権利化手続を単にきれいに継続するものではない。それは USPTO 内で行われる発行後の有効性手続であり、通常は中央再審査部（Central Reexamination Unit）によって扱われ、法律上の「special dispatch（特別迅速処理）」の命令に服する。35 U.S.C. § 305; MPEP § 2236; MPEP § 2261 参照。重要な点として、この特別迅速処理の要件は、「Patent Trial and Appeal Board へのいかなる審判」にも明示的に及ぶ。35 U.S.C. § 305。

クライアントの目的も変わる。通常の権利化手続では、目的は許可可能な請求項の範囲を取得することである。再審査では、目的は権利行使可能な請求項の範囲を維持することである。この区別は、特許が訴訟中である場合に最も重要になる。補正によってのみ再審査を生き残る請求項は、発行時のまま生き残るより狭い従属請求項よりも価値が低いことがある。したがって、応答戦略は、単純だが重要な問いから始めるべきである。すなわち、特許権者は請求項を取得しようとしているのか、それとも損害賠償の基礎となる請求項を維持しようとしているのか、という問いである。

III. 再審査の対象範囲は狭いが、利害が小さいわけではない

通常の権利化手続では、特許性および方式に関する問題の全範囲、すなわち新規性、非自明性、特許適格性、記載要件、実施可能要件、不明確性、ダブルパテント、限定要求実務、図面、発明者性、および情報開示に関する問題が扱われ得る。

これに対し、35 U.S.C. § 304 に基づいて命じられる査定系再審査は、主として特許および刊行物に焦点を当てる。MPEP は、査定系再審査における請求項は特許または刊行物に基づいて審査され、§ 112 の問題は新規請求項または補正された事項に関してのみ取り扱われると述べている。37 C.F.R. § 1.552(a); MPEP § 2258。したがって、再審査は通常の権利化手続よりも狭い。しかし、請求項はすでに執行可能な財産権として存在しているため、利害はしばしばより大きい。

この狭い対象範囲は、応答にも影響を与えるべきである。再審査における応答は、発明についての広範な権利化上のエッセイのように読むべきではない。応答は、命じられた実質的で新たな特許性の問題、および審査官が適用した具体的な先行特許・刊行物に密接に結び付けられるべきである。訴訟が係属している場合、「本発明」についての不必要な性格付けは、後に請求項解釈、非侵害、審査経過ディスクレーマー、または損害賠償に関する主張で用いられ得る。したがって、最良の再審査応答は、通常の権利化応答よりも狭く、規律があり、請求項ごとに具体的であることが多い。

IV. Non-final 応答こそが主戦場である

最も重要な実務上の違いはタイミングである。通常の権利化手続では、出願人は non-final 応答の後にも実質的な手続的余地を有し得る。出願人は再度の non-final action を受けることがあり、final 後に RCE を提出することができ、継続出願実務を追求することができ、または時間をかけて請求項戦略を洗練させることができる。37 C.F.R. § 1.114 参照。

査定系再審査にも、再審査命令後の特許権者陳述手続があるが、これは後の Office Action への応答と混同すべきではない。再審査が命じられた後、特許権者は、Office が定める期間内に、提案された限定的補正を含む陳述書を提出することができる。37 C.F.R. § 1.530; MPEP § 2249 参照。特許権者はその陳述を放棄することもでき、その場合、手続はより直接的に最初の Office Action へ進むことがある。MPEP § 2249 参照。いずれの場合であっても、Office Action が発行された後は、特許権者の応答は、再審査実務の制約を念頭に置いて起案されなければならない。

その Office Action に応答する際、特許権者は、通常の権利化手続で利用できるのと同じ柔軟性を期待すべきではない。MPEP § 2271 は、特許権者の陳述および最初の Office Action への応答は、「すべての未解消の拒絶理由を回避することを視野に、完全に応答し、かつ／または補正すべき」であり、再審査命令後の第 2 回 Office Action は一般に final とされると述べている。MPEP § 2271。

final rejection 後、特許権者の立場ははるかに制約される。MPEP § 2272 は、審査官の前での手続は final action をもって終了することが意図されており、時期尚早でない final rejection が入力された後は、特許権者は無制限の追加審査を受ける権利をもはや有しないと説明している。MPEP § 2272。同じ節は、再審査においては 37 C.F.R. § 1.53 に基づく再出願の機会も、37 C.F.R. § 1.114 に基づく RCE 提出の機会もないことを特に強調している。Id.; 37 C.F.R. § 1.114(e)(6) も参照。

その結果、異なる起案上の規律が必要になる。non-final Office Action に対する再審査応答は、交渉の入口というより、許可、final 後実務、審判、および後の権利行使の基礎として扱うべきである。応答は、すべての拒絶理由に対応し、主張対象となる各請求項または請求項グループを特定し、適用された文献に対する特許性のある差異を提示し、利用可能な証拠を含めるべきである。37 C.F.R. § 1.111(b), (c); MPEP § 2266; MPEP § 2272 参照。

これは単なる起案上の作法ではない。これは維持のための作業である。Section 1.111 は、出願人または特許権者に対し、審査官の action における誤りと思われる点を「distinctly and specifically（明確かつ具体的に）」指摘し、すべての objection および rejection の理由に回答し、適用された文献に対して請求項を特許可能にするものと考えられる具体的差異を提示することを求めている。37 C.F.R. § 1.111(b), (c)。請求項は特許可能であるという一般的な陳述だけでは足りない。Id.

V. 従属請求項は審判維持のための資産として主張すべきである

従属請求項は、通常の権利化手続ではしばしば軽く扱われる。ある応答は独立請求項に焦点を当て、特定の従属限定が重要にならない限り、従属請求項は独立請求項と運命を共にするものとして扱うことがある。この方法は、再審査では危険である。

再審査では、従属請求項が特許権者にとって最良のフォールバックポジションになることがある。従属請求項は、引用された先行技術を回避しつつ、発行済みの請求項文言を維持する、より狭い限定を含むことがある。特許が訴訟中である場合、この区別は極めて重要である。すなわち、既に発行されている従属請求項は、独立請求項を補正することから生じ得る中用権および損害賠償の問題を伴わずに、権利行使可能な範囲を維持し得る。

そのため、意味のある従属請求項は、non-final Office Action への応答において個別に主張されるべきである。応答は単に「従属請求項は、少なくとも独立請求項について述べた理由と同じ理由により特許可能である」と述べるだけであってはならない。その文言は、個別の従属請求項問題を意図しない場合には十分かもしれないが、フォールバックポジションの維持にはほとんど役立たない。より強い再審査応答は、具体的な従属限定を特定し、審査官が引用した先行技術がどこでそれを開示または示唆していないのかを説明し、その主張を正確な拒絶理由に結び付ける。

この方法は審判でも重要である。37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv) の下では、争われる各拒絶理由は別個の見出しの下で主張されなければならず、同じ拒絶理由の対象となる請求項は、個別に、グループとして、またはサブグループとして主張することができる。請求項がグループまたはサブグループとして主張された場合、Board は 1 つの代表請求項を選択し、その請求項のみに基づいて当該グループについて拒絶を判断することができる。37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)。グループ化された請求項について個別に主張しない場合、Board がそれらの特許性を個別に検討しなければならないという主張は放棄される。Id.; MPEP § 1205; In re McDaniel, 293 F.3d 1379, 1384, 63 U.S.P.Q.2d 1462, 1465–66 (Fed. Cir. 2002)。

実務上の教訓は明快である。従属請求項が重要であれば、それを審査官の前で個別に主張し、その個別主張を審判理由書にも引き継ぐべきである。明確に防御されなかった従属請求項は、有意味な審判上のフォールバックとして機能しない可能性がある。訴訟中の再審査では、個別に主張された従属請求項が、特許権者にとって最良の保険となり得る。

VI. 補正は再審査で利用可能だが、訴訟ではしばしば実務的でない

通常の権利化手続では、補正は日常的な手段である。出願人は、先行技術を回避するために請求項を狭め、商業的実施形態と整合させるために限定を追加し、従属請求項を独立形式に書き換え、または継続出願で追加請求項を追求することができる。補正は、多くの場合、許可への道の一部にすぎない。

査定系再審査においても、補正は法律上利用可能であるが、実質的に制約されている。Section 305 は、特許権者が、請求された発明を引用された先行技術から区別するために補正および新規請求項を提案することを認めるが、提案される補正請求項または新規請求項は、いずれも特許請求項の範囲を拡大してはならない。35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.552(b); MPEP § 2258 も参照。

しかし、特許が訴訟に関与している場合、通常採るべき実務上の前提は、補正が通常の選択肢ではないということである。補正は、有効性を最後に救済する手段として利用可能なことはあるが、訴訟上中立であることはまれである。限定的補正は、侵害分析を変え、従前の請求項解釈上の立場を弱め、新たな非侵害主張を生じさせ、専門家報告書を複雑化し、和解上のレバレッジに影響し、中用権の抗弁を招くことがある。訴訟上の問いは、補正後の請求項が特許可能かどうかだけではない。それは、補正後の請求項がなお当該事件で有用かどうかである。

法定中用権の問題は中心的である。Section 307(b) は、再審査後に特許可能と判断され、特許に組み込まれた提案補正請求項または新規請求項は、再発行特許について 35 U.S.C. § 252 に規定されるのと同じ効力を有すると定める。35 U.S.C. § 307(b)。Section 252 は、原請求項と再発行請求項が「substantially identical（実質的に同一）」である限度でのみ継続性を維持し、そうでない場合には、再発行前に被疑物品を製造、購入、販売の申出、使用、もしくは輸入した者、または実質的準備を行った者に保護を与える。35 U.S.C. § 252。

連邦巡回区控訴裁判所は、これらの原則を再審査の文脈で適用している。Bloom Engineering において、裁判所は、再審査後に付与または確認された請求項が原請求項と同一でない限り、再審査証明書の発行前の侵害行為に対して特許を行使することはできないと説明した。「同一」とは、実質的変更がないことを意味し、必ずしも逐語的な同一性を意味しない。Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250 (Fed. Cir. 1997)。

このため、訴訟中の再審査では、補正が非常に高くつくことがある。特許権者は、USPTO から特許可能な補正請求項を得て戻ってくるかもしれないが、その補正後請求項について有意味な過去損害を失う可能性がある。特許権者はまた、主張された請求項の範囲が実質的に変更されたという新たな主張を被疑侵害者に与えることにもなり得る。その意味で、補正は PTO 上の問題を解決する一方で、訴訟上の問題を作り出すことがある。

この点は誇張されるべきではない。避けられない補正もあり得るし、価値ある将来の権利を維持する補正もあり得る。発行済み従属請求項を独立形式で単に言い直した請求項は、その従属請求項の範囲を必ずしも変更しない可能性がある。Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250 参照。しかし経験則として、係属中の訴訟がある場合、提案されるすべての補正は、USPTO への提出物であると同時に、訴訟上の提出物として評価されるべきである。

VII. 既存の従属請求項は、新たな補正より優れていることが多い

補正は中用権および訴訟上の立場に関する問題を引き起こし得るため、既存の従属請求項が好ましいフォールバックになることが多い。従属請求項が、引用された先行技術を区別するために必要な限定を既に記載している場合、特許権者は請求項文言を変更せずに、その発行済み請求項を防御できる可能性がある。それは、同じ限定を追加するために独立請求項を補正するよりも、はるかに価値があり得る。

ここで、権利化戦略と訴訟戦略が収斂する。再審査応答は、どの従属請求項が商業的に意味のある侵害該当性を維持しているかを特定すべきである。そのうえで、応答は、独立請求項の付属物としてではなく、それらの従属請求項自体の限定に基づいて個別に主張すべきである。その目的は、単に審査官を説得することではない。審判および権利行使のためのクリーンな記録を維持することにある。

たとえば、「請求項 2〜10 は、少なくとも請求項 1 について論じた理由により特許可能である」と書く代わりに、応答は次のように、より具体的に述べるべきである。

「たとえ Office が請求項 1 の拒絶を維持するとしても、請求項 4 は、適用された文献が [具体的な従属限定] を開示も示唆もしていないため、個別に特許可能である。Office Action は、請求項 1 のより広い限定について [文献の該当箇所] を指摘しているが、請求項 4 で要求されるように配置された [従属限定] の教示を特定しておらず、また特定することもできない。」

この種の主張は 3 つのことを行う。審査官に対して、拒絶を取り下げるための請求項ごとの理由を与える。Board に対して、審判で個別に維持された争点を与える。そして訴訟チームに対して、補正なしに生き残り得る、より狭い発行済み請求項を与える。

VIII. いかなる限定的立場を取る前にも、訴訟との調整が必要である

訴訟中の特許に関する再審査応答は、権利化だけのサイロの中で起案されるべきではない。中央再審査部（CRU）の前で取られた立場は、侵害主張、Markman における立場、専門家報告書、損害賠償理論、停止申立て、差止実務、和解上のレバレッジ、および控訴に影響し得る。MPEP はこの重なりを認めている。査定系再審査請求は、特許が同時並行の訴訟に関与している場合に提出されることが多く、再審査中の特許が訴訟に関与している、または関与することになった場合、長官は再審査を停止するかどうかを判断する。37 C.F.R. § 1.565(b); MPEP § 2286。

この重なりは、請求項解釈において特に重要である。MPEP § 2258 は、関連訴訟における争いのある請求項用語についての連邦裁判所の解釈を審査官が認識し、その解釈が最も広い合理的解釈と整合するかを評価するよう指示している。MPEP はまた、請求項の範囲に関して裁判所または Office に提出された特許権者の書面による陳述が、再審査中に特許請求項の意味を判断する際に考慮され得ることを認めている。35 U.S.C. § 301(a)(2); 37 C.F.R. § 1.552(d); MPEP § 2258。

Marine Polymer は、調整がなぜ不可欠であるかを示している。特許権者は、「biocompatible」について、「低い変動性、高純度、および検出可能な生物学的反応性がないこと」を要求する連邦地方裁判所の解釈を得ていた。しかし再審査では、審査官は当初、わずかまたは軽度の反応性を許容する従属請求項に一部依拠して、より広い解釈を適用した。Marine Polymer は、それらの従属請求項を取り消し、地方裁判所のより狭い解釈を採用するよう審査官に求めた。その取消しの後、審査官は拒絶を取り下げ、残りの請求項を確認した。Marine Polymer Techs., Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350, 1356–58 (Fed. Cir. 2012) (en banc)。

連邦巡回区控訴裁判所は、主張された請求項自体が補正されておらず、新規でもなかったため、HemCon の法定中用権の主張を退けた。§ 307(b) の下で、多数意見はその閾値問題を決定的なものとして扱った。Id. at 1362–64。しかし同裁判所は、再審査を含む審査過程でなされた主張および譲歩が、請求項解釈および実質的な請求項範囲に影響し得ることも認めた。Id. at 1363–65。Dyk 判事の反対意見は実務上のリスクを浮き彫りにしている。同判事の見解は多数意見とはならなかったが、Marine Polymer による取消しおよびより狭い解釈の主張を、中用権を支持するのに十分な実質的限定として扱うべきであると考えた。Id. at 1372–78 (Dyk, J., dissenting)。

そのため、「限定的立場」は広く理解されるべきである。それは形式的な請求項補正だけでなく、請求項の取消し、より狭い裁判所解釈の採用、「本発明」を性格付けることによる先行技術との差別化、実施形態の放棄、または請求項用語が侵害に関連する対象を除外すると主張することも含む。そのような立場を取る前に、再審査代理人と訴訟代理人は、影響を受ける請求項が主張されているか、被疑製品がなお侵害するか、その立場が Markman または専門家の立場と矛盾するか、損害賠償または差止めの理論に影響するか、既存の従属請求項を代わりに防御できるかを確認すべきである。

実務上のルールは単純である。訴訟中の再審査では、すべての限定的立場を、USPTO への提出物であると同時に訴訟上の提出物として扱うべきである。Marine Polymer は法定中用権を補正請求項または新規請求項に限定するが、限定的主張を訴訟上中立なものにするわけではない。

IX. 再審査からの審判は、ゆっくりやり直す機会ではない

審判実務は、通常の権利化手続と再審査が似て見えるが機能的には異なる、もう一つの領域である。通常の権利化手続では、審判は複数の道のうちの一つであり得る。出願人は審判を請求し、RCE によって権利化手続を再開し、継続出願を提出し、または修正された請求項戦略を追求することができる。

再審査では、補正が訴訟を損なう場合、審判が主要な道となり得る。特許権者は final rejection 後、審査官の拒絶について Board に審判を申し立てることができるが、第三者請求人は審判請求することができず、特許権者の審判に参加することもできない。35 U.S.C. § 306; MPEP § 2273。

再審査手続は、「Patent Trial and Appeal Board へのいかなる審判を含め」、special dispatch（特別迅速処理）で行われなければならないため、CRU からの審判を、事件を再構築するためのゆっくりとした機会として扱うべきではない。35 U.S.C. § 305; MPEP § 2261。

審判はまた、従属請求項の維持の重要性を強化する。審判理由書は、争われる各拒絶理由について審査官がなぜ誤ったのかを説明しなければならず、審判理由書に含まれない主張または典拠は、当該審判では一般に考慮を拒まれる。37 C.F.R. § 41.37(c)(1)(iv)。また前述のとおり、グループ化された請求項は代表請求項と運命を共にすることがある。Id.; MPEP § 1205。

したがって、よく起案された再審査の審判理由書は、non-final 応答で構築された構造を引き継ぐべきである。独立請求項の主張、従属請求項のフォールバック主張、請求項解釈の問題、証拠上の主張、およびさらなる審査・審理のために維持されるべき論点を、個別に特定すべきである。審判理由書は記録を精緻化すべきであり、それを初めて作成すべきではない。

X. 結論

通常の権利化手続における Office Action への応答と、査定系再審査における Office Action への応答は、類似した手段を用いることがある。しかし、その戦略的立場は根本的に異なる。通常の権利化手続は、請求項を取得するためのものである。再審査は、発行済み権利を維持するためのものである。

この違いは、特許が訴訟中である場合に最も鋭く現れる。通常の権利化手続では、補正は許可への実務的な道であることが多い。訴訟中の再審査では、補正は特許性を維持する一方で、侵害範囲、過去損害、請求項解釈上の立場、または和解上のレバレッジを犠牲にすることがある。補正請求項および新規の再審査請求項は § 252 の中用権の枠組みに結び付けられているため、特許権者は補正を、単なる権利化上の出来事ではなく、訴訟上の出来事として扱わなければならない。35 U.S.C. §§ 252, 307(b); MPEP § 2293; Bloom Eng’g, 129 F.3d at 1250 参照。

したがって、最良の再審査応答は、主張優先、補正慎重、従属請求項重視、かつ審判を意識したものになりがちである。代理人は、non-final 応答で利用可能なすべての主張を行い、意味のある従属請求項を個別に防御し、証拠を早期に提出し、すべての限定的立場について訴訟チームと調整し、CRU 再審査からの審判自体も special dispatch（特別迅速処理）で扱われることを忘れてはならない。応答は、単に審査官を通過することだけを目指すべきではない。特許、審判、そして訴訟を維持するものであるべきである。