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USPTO の 2026 年ガイダンス後の SMED:Rule 132 宣誓書、裏付け証拠、および裁判に耐え得る § 101 記録の必要性

  • 執筆者の写真: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 7月2日
  • 読了時間: 21分

エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、Subject Matter Eligibility Declarations(「SMED」)が、§ 101 に基づく拒絶に対応して事実記録を構築するための有用な審査手続上のツールとなり得るが、それは規律をもって用いられる場合に限られる、と論じる。SMED は、発明者または専門家に対して、請求項が特許適格であると宣言させるものであってはならない。むしろ、明細書および請求項が具体的な技術的改善を記載しているものとして当業者(person of ordinary skill in the art)がどのように理解するかを示す、請求項に紐付けられ、裏付けのある技術的事実を提供するものであるべきである。本稿は、USPTO の SMED ガイダンスが、審査中に出願人が適格性に関する証拠を組み立てる助けとなり得る一方で、連邦巡回控訴裁判所の法を変更するものではなく、請求項自体が当該改善を記載していなければならないという要件を緩和するものでもないことを説明する。二つの Swoop 宣誓書をケーススタディとして用い、本稿は、有効な SMED が、電子メールベースの商取引に関する請求項を、技術的なセキュリティ・アーキテクチャとしてどのように再構成し得るかを示す。一つは、返信された SMTP/mailto 注文電子メールのための、UUID にリンクされ、有効期限に拘束された認証制御パケットに関するものであり、もう一つは、SMTP ベースの取引メッセージのための、状態保持型で暗号学的に検証可能なトークン・セキュリティに関するものである。中心的な教訓は、SMED は適格性への近道ではなく、その説得力が、nexus(結び付き)、裏付け証拠、明細書によるサポート、および請求項を中心とする技術的ストーリーに依存する記録形成ツールである、という点にある。


I. はじめに

35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性の争いは、形式的には法律問題である。しかし、難しい事案はしばしば技術的事実に左右される。Alice 以後、裁判所および審査官は、請求項が司法上の例外に向けられているか、そしてそうである場合に、請求項の構成要素が個別に、または順序付けられた組合せとして、請求項を特許適格な主題へと変換するのに十分なものを追加しているかを問うてきた。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 217–18 (2014). この枠組みは法的な構造を有するが、しばしば基礎となる事実命題に依存する。すなわち、請求項がコンピュータ機能を変化させるか、順序付けられた組合せがよく理解され、日常的かつ従来型であったか、限定事項が実際上人間の頭の中で実施できるか、そして明細書が当業者に技術的改善を伝えていたか、という命題である。

この事実的側面こそが、Subject Matter Eligibility Declaration、すなわち SMED の適切な領域である。SMED は、主題適格性拒絶に対応するために提出される、37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣誓書である。適切に用いられる場合、SMED は、宣誓者に対して請求項が特許適格であるとの意見を述べるよう求めるものではない。SMED は、適格性に関する主張を支える技術的事実の提供を宣誓者に求めるものである。

USPTO の 2025 年 12 月 4 日付けの審査官向けメモランダムは、SMED が、技術的改善を記載する明細書を当業者がどのように解釈するかを示し得ると述べる一方で、証拠は請求された発明との nexus を有していなければならないこと、客観的証拠は実際の証拠により裏付けられるべきこと、そして適格性に関する法的結論には重みが与えられないことも強調している。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations (Dec. 4, 2025)(「Examiner SMED Memo」)。

2026 年 4 月 30 日付けの実務家向けメモランダムは、出願人側から同じ点を述べている。同メモは、SMED を § 101 に特に関連する証拠として扱い、nexus を強調し、SMED が明細書を不適切に補充してはならないと警告し、最も重要な制限原理として「Claims always define the invention(請求項が常に発明を定義する)」と述べている。Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir. of the U.S. Patent & Trademark Office, to All Patent Applicants and Patent Practitioners, Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) 3 (Apr. 30, 2026)(「Apr. 2026 SMED Memo」)。


II. SMED は記録形成ツールであり、適格性への近道ではない

最も重要な実務上の点は、同時に、最も誇張されやすい点でもある。SMED は請求項ドラフティングの代替物ではない。SMED は、請求されていない実施形態を請求項へ取り込むことはできず、欠落した開示を治癒することもできず、結果志向の請求項を技術的実装へ変換することもできない。この制限は、単なる USPTO の選好の問題ではない。§ 101 に対する連邦巡回控訴裁判所の請求項中心アプローチを反映するものである。

単に技術的環境を用いるにすぎない請求項は、その周辺分野が技術的であるという理由だけでは適格にならない。ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 766–74 (Fed. Cir. 2019). 改善の技術的手段を記載することなくコンピュータ処理を容易にする請求項は、なお脆弱である。Simio, LLC v. FlexSim Software Prods., Inc., 983 F.3d 1353, 1360–65 (Fed. Cir. 2020). 機械的製造の文脈であっても、請求項は、自然法則を特定の方法で適用する手段を請求することなく、単に所望の結果を記載することはできない。Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC, 967 F.3d 1285, 1292–1301 (Fed. Cir. 2020).

この請求項中心の制限は、§ 101 を支配する権威の階層によっても補強されている。USPTO ガイダンスは審査実務において重要であり得るが、連邦巡回控訴裁判所または連邦地方裁判所が適用する実体法を変更するものではない。In re Rudy において、連邦巡回控訴裁判所は、USPTO の適格性ガイダンスは「itself, the law of patent eligibility(それ自体が特許適格性の法)」ではなく、法の効力を有せず、裁判所の適格性分析を拘束しないと述べた。956 F.3d 1379, 1382–83 (Fed. Cir. 2020). 同裁判所は、他の適格性事件でも同じ基本的な点を示している。See In re Smith, 815 F.3d 816, 819 (Fed. Cir. 2016); Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC, 760 F. App’x 1013, 1020 (Fed. Cir. 2019); In re Abel, 838 F. App’x 558, 560 (Fed. Cir. 2021). また、PTAB の決定が庁内で先例的地位を有するという理由だけで、裁判所がそれに拘束されることもない。ENCO Sys., Inc. v. DaVincia, LLC, 845 F. App’x 953, 957–58 (Fed. Cir. 2021).

したがって、USPTO ガイダンスの実務上の役割は、証拠上および手続上のものである。同ガイダンスは、出願人が審査記録を組み立て、発展させる助けとなり得る。また、審査官が技術的証拠により直接的に向き合う理由を与えることもあり得る。しかし、それは異なる適格性基準を創設するものではない。特許庁での受容可能性と訴訟での耐久性との間の隔たりは、なお現実のものである。

この隔たりは、SMED の戦略を形作るべきである。SMED は、Rule 132 および USPTO ガイダンスに基づく審査官の証拠上の期待を満たすように作成されるべきであるが、同時に、後の司法審査に耐え得る記録も形成すべきである。したがって、宣誓書は、連邦巡回控訴裁判所の法理の下で重要となる事実を特定すべきである。すなわち、請求項がコンピュータまたはネットワークの動作をどのように変化させるか、順序付けられた組合せがなぜよく理解され、日常的かつ従来型でなかったか、主張される改善がなぜ請求項の文言に反映されているか、そして明細書が当該改善を当業者にどのように伝えていたか、という事実である。See Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–70 (Fed. Cir. 2018); Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335–39 (Fed. Cir. 2016); BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1349–52 (Fed. Cir. 2016).

同じ注意は Ex parte Desjardins にも当てはまる。Desjardins は、請求項が AI モデル自体の動作の改善を反映する場合に、請求項中心の適格性の道筋を示す点で有用である。Ex parte Desjardins, Appeal No. 2024-000567, slip op. at 7–10 (P.T.A.B. Sept. 26, 2025) (Appeals Review Panel), designated precedential Nov. 4, 2025. しかし、Desjardins は、ソフトウェア、AI、フィンテック、診断、電子商取引、その他の適格性が問題となりやすい技術についての一般的なセーフハーバーではない。その有用性は、係属中の請求項が技術的改善を記載しているかどうかに依存するのであって、単に明細書が改善を記載しているか、または出願人が当該分野を高度なものと特徴付けているかどうかに依存するものではない。

Recentive Analytics は、制限原理を与える。同事件において連邦巡回控訴裁判所は、汎用的な機械学習技術をイベント・スケジューリングおよびネットワーク・マップ生成に適用しても、請求項が機械学習技術自体を改善していない場合には、請求項を特許適格にしないと判示した。Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025). Desjardins と Recentive の対比は、完全に対称ではないものの、有益である。Desjardins は、モデルの動作を改善する請求項についての USPTO 側の道筋を反映している。Recentive は、単に汎用的な AI を新たなビジネスまたは業務上の環境に展開する請求項についての司法上の限界を反映している。AI 関連の請求項は、モデルの動作、訓練アーキテクチャ、記憶、計算性能、またはデータ構造に対する具体的改善を記載している場合に、より強くなる。汎用的な AI またはソフトウェア機能を新たな利用分野に適用するにすぎない場合には、なお脆弱である。

したがって、よりよい見方は、控えめではあるが有用なものである。すなわち、SMED は、異なる § 101 基準を受け入れるよう特許庁に求めるべきではない。SMED は、請求項が、その記載どおりに、かつ明細書によりサポートされたものとして、支配的判例法の下で具体的な技術的改善を記載していることを示す、規律ある事実記録を形成すべきである。


III. § 101 における POSITA の役割は実在するが派生的である

当業者は特許法において中心的役割を果たすが、すべての法定要件の判断において同じ役割を果たすわけではない。Section 103 は、請求された発明が POSITA にとって自明であったかどうかを明示的に問う。35 U.S.C. § 103. Section 112 は、熟練した技術者が開示から何を理解したかに左右されることが多い。クレーム解釈は、内在的記録に照らして請求項の文言がどのように理解されたかを問う。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

Section 101 は異なる。POSITA が適格性を決定するわけではない。むしろ、POSITA は、従来性、技術的改善、精神的プロセスとしての性質付け、実用的適用、および請求項の意味といった事実上の前提を通じて適格性に関与する。この区別は審査実務において曖昧になりやすい。法律意見書のように聞こえる宣誓書は魅力的に見えるかもしれないが、法的主張が依拠する技術的事実を証明する証言よりも有用性は低い。

連邦巡回控訴裁判所は、Berkheimer v. HP Inc. において、この事実的側面を認識し、請求項の構成要素または順序付けられた組合せがよく理解され、日常的かつ従来型であるかどうかは事実問題であると判示した。881 F.3d at 1368–70. Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. も同様に、非従来性または改善されたコンピュータ機能に関する事実上の主張が、訴答段階で重要となり得ることを認めた。882 F.3d 1121, 1128–30 (Fed. Cir. 2018).

連邦巡回控訴裁判所の事案は、技術的事実が重要となる、認められた適格性の道筋を提供している。自己参照型データベース・テーブルに向けられた請求項は、コンピュータ機能における具体的な改善に焦点を当てている場合には適格となり得る。Enfish, 822 F.3d at 1335–39. 特定のルールを用いてアニメーションを自動化する請求項は、単に結果を呼び出すのではなく具体的な改善を記載している場合には適格となり得る。McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d 1299, 1313–16 (Fed. Cir. 2016). 発明概念は、既知の構成要素の非従来的かつ非汎用的な配置に存在し得る。BASCOM, 827 F.3d at 1349–52. ネットワーク監視および心臓監視の請求項は、具体的な技術的改善を記載している場合には適格となり得る。SRI Int’l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 1303–04 (Fed. Cir. 2019); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358, 1368–71 (Fed. Cir. 2020).

SMED は、これらの事実上の前提を中心に構築されるべきである。宣誓者は、明細書が POSITA に何を伝えていたか、当時の技術水準がどのようなものであったか、限定事項がなぜ実際上人間の頭の中で実施できないか、順序付けられた組合せがなぜ従来型ではなかったか、または請求項がシステムの動作をどのように変化させるかを説明することができる。宣誓者は、請求項が「抽象的ではない」または「特許適格である」と単に宣言すべきではない。


IV. 裏付けこそ、有用な SMED と脆弱な SMED を分ける

USPTO ガイダンスは、主張される事実について知識を有する者であれば、発明者、同僚、独立専門家、またはその他の知識を有する証人を含め、誰でも SMED に署名できるとしている。Examiner SMED Memo 2. しかし、受理可能性と証明力は異なる。適切に署名された発明者宣誓書は提出され、考慮され得るが、裏付けがある場合にはより説得的となる。

この類推には限界がある。古典的な裏付けに関する事件は SMED 事件ではなく、発明者署名の SMED が不十分であるという類型的ルールを創設するものではない。しかし、それらは特許法における持続的な証拠評価上の感覚を反映している。すなわち、技術的に重要な事実に関する利害関係者の証言は、客観的証拠によって支えられる場合により強くなる、という感覚である。

The Barbed Wire Patent において、最高裁判所は先使用に関する口頭証言について警告し、記憶の薄れ、誇張、および自己利益の危険を指摘した。143 U.S. 275, 284–85 (1892). Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co. において、最高裁判所は、後の証言による再構成よりも同時期の記録の価値を強調した。261 U.S. 45, 60–61 (1923).

連邦巡回控訴裁判所の裏付けに関する事件も、同じ注意を引き継いでいる。Price v. Symsek では、発明者の証言のみでは着想、派生、または優先性を証明するには不十分であり、裏付けは合理性の基準の下で評価された。988 F.2d 1187, 1194–95 (Fed. Cir. 1993). Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc. は、無効化につながる先使用に関する裏付けのない口頭証言への依拠を戒めた。148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998). Finnigan Corp. v. International Trade Commission は、先発明または実施化に関する証言について裏付けの必要性を再確認した。180 F.3d 1354, 1367–70 (Fed. Cir. 1999). Singh v. Brake は、その政策上の懸念を直接に述べている。すなわち、利害関係のある証人は、出来事を自己に有利な方法で記憶し、または性質付けようとする誘惑を受け得る、ということである。222 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2000).

同じ証拠上の教訓は SMED にも当てはまる。問題は、発明者の証言が許されるかどうかではない。それは許される。より難しい問題は、その証言にどれだけの重みを与えるべきかである。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc. において、連邦巡回控訴裁判所は、裏付けのない宣誓書証言を「naked assertion(裸の主張)」として退け、説明的詳細または証拠に支えられた宣誓書と区別した。859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017). 請求項が技術を改善すると単に述べる SMED は、同じ理由で脆弱である。

審査官向けメモランダム自体も同じ方向を示している。すなわち、客観的証拠は実際の証拠により裏付けられるべきであり、法的結論には重みが与えられないが、その基礎となる事実的根拠は説得的であり得る、ということである。Examiner SMED Memo 3. したがって、強力な SMED は、同時期の技術文書、RFC、標準、アーキテクチャ図、システムログ、ソースコードの抜粋、ベンチマーク・データ、設計記録、技術文献、実際のワークフローのスクリーンショット、または独立専門家の証言によって裏付けられるべきである。

裏付けは少なくとも三つの機能を果たす。第一に、宣誓書が利害関係者による主張として退けられるリスクを下げる。第二に、広い技術的特徴付けを具体的事実へ変換する。第三に、後に特許が Rule 12 に基づく申立て、略式判決申立て、付与後手続、または控訴に直面した場合に、審査記録をより有用なものにする。宣誓書は、審査官または後の裁判所に対して、システムの技術的性質について宣誓者の言葉をそのまま受け入れるよう求めるべきではない。請求されたアーキテクチャがどのように機能するかを示す客観的証拠を通じて、判断者を導くべきである。


V. ケーススタディ 1:電子メールベースの電子商取引と認証制御パケット

第一の宣誓書は、「Email-Based E-Commerce」に関する Application No. 17/883,539 に提出されたものであり、SMED が審査官の高次元の性質付けをどのように再構成し得るかを示す有用な例である。適格性リスクは明らかである。審査官は、請求項を、電子メールによる広告、マーケティング、または商品の販売として性質付けることができる。請求項が、汎用的なコンピュータ構成要素を用いて実行される商取引以上のものをほとんど記載していないように見える場合、裁判所はそのような高次元の枠組みを受け入れやすいかもしれない。

宣誓書は、より低次元の技術的問題を特定することにより対応している。すなわち、mailto ハイパーリンクから生成された返送 SMTP 注文電子メールが、継続的なサーバ管理型チェックアウト・セッションの外で到着した場合に、電子商取引システムが、そのメッセージを注文実行のために信頼すべきかどうかをどのように判断できるか、という問題である。Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 199–201, U.S. Patent Application No. 17/883,539 (May 9, 2026)(「’539 SMED」)。

同宣誓書の理論は、SMTP、mailto リンク、UUID、プロセッサ、データベース、またはネットワーク・インタフェースが新たに発明されたというものではない。むしろ、請求された改善は、特定の順序付けられたアーキテクチャにあると主張する。すなわち、UUID を含むサーバ側認証コンテキストを mailto 生成取引経路に記憶し、返送 SMTP 注文電子メールを受信し、返送されたフィールドを解析し、それらのフィールドを記憶された認証制御パケットと照合し、有効期限を強制し、注文実行を条件付きでゲートするというアーキテクチャである。’539 SMED ¶¶ 153–58.

この枠組みは BASCOM の下で重要である。同宣誓書は、各構成要素を単独で見た場合の新規性に依拠していない。むしろ、既知の構成要素の順序付けられた配置と、その結果として生じるシステム動作の変化を強調している。BASCOM, 827 F.3d at 1349–52. 同じ戦略は Enfish および SRI とも整合する。なぜなら、それは、単に商業的実務を汎用技術で実装するのではなく、コンピュータまたはネットワーク化された取引システムの動作における具体的な改善を特定しようとするものだからである。Enfish, 822 F.3d at 1335–39; SRI, 930 F.3d at 1303–04.

ここは同時に、同戦略が脆弱となる箇所でもある。請求項の文言が実際には認証制御アーキテクチャを要求していない場合、宣誓書はそれを供給することはできない。請求項が単に電子メールを受信し、注文を処理することを記載しているだけであれば、審査官または裁判所は、宣誓書を、請求された発明ではなく実施形態を記載するものとして割り引く可能性がある。したがって、SMED の強さは、主張される技術的アーキテクチャと実際の請求項の限定事項との対応関係に依存する。

同宣誓書は、裏付けを用いている箇所で最も強い。宣誓書は、SMTP および mailto 標準を引用し、SMTP が電子メールを転送し、mailto URI がメッセージを作成することを説明する一方で、いずれも請求されたサーバ側認証制御パケット、フィールド単位の検証、または有効期限ゲートを提供しないことを説明している。’539 SMED ¶¶ 90–94. また、UUID の保有のみをセキュリティ能力として扱うべきではないという原則について RFC 4122 を引用し、継続的なウェブ・セッション・コンテキストと請求された SMTP/mailto 取引経路との技術的差異を説明するために OWASP ガイダンスを用いている。’539 SMED ¶¶ 195–98.

技術的ストーリーは単純だが、自動的に成り立つものではない。返送された電子メールは、それ自体で認証済みではない。システムは、電子メールの受信から注文の実行へ直接進むわけではない。返送メッセージは、注文実行の前に解析され、有効期限に拘束されたサーバ側認証制御パケットと照合して認証される。’539 SMED ¶¶ 198–203.

将来の SMED 実務にとって、このケーススタディは、宣誓書が信頼境界を特定すべきであることを教えている。ここで信頼境界は、返送 SMTP 注文電子メールの受信と取引の実行との間に位置する。請求項に紐付けられた技術的改善は、電子メールが受信されたというだけで有効な注文として扱われることを防止する機構である。


VI. ケーススタディ 2:Vendor Token Generator と状態保持型トークン・セキュリティ

第二の宣誓書は、「Vendor Token Generator」に関する Application No. 19/024,922 に提出されたものであり、現代的な SMED 実務のより明瞭なモデルである。同宣誓書は、それが § 101 のためだけに提出されるものであり、新規性、非自明性、記載要件、実施可能要件、明確性、またはその他の特許性の問題のためではないことを明示している。Declaration of John P. Killoran, Jr. Under 37 C.F.R. § 1.132 ¶¶ 1–3, U.S. Patent Application No. 19/024,922 (May 30, 2026)(「’922 SMED」)。この分離は、適格性証拠を § 102、§ 103、または § 112 の証拠と混同することを避けるために、出願人が個別の SMED を提出することを勧める USPTO の推奨と一致する。Apr. 2026 SMED Memo 3–4.

同宣誓書の中心理論は、請求項が単に電子メールを用いて購入を行うことに向けられているのではない、という点にある。むしろ、請求項は、トークン化された取引指示を含む SMTP ベースの取引メッセージのための、順序付けられたセキュリティ・アーキテクチャを記載している。同アーキテクチャは、トークンを含む SMTP メッセージを受信し、トークンを復号し、トークンの新しさを検証し、一回限りの使用状態を確認し、トークン使用を記録し、復号されたトークン情報に照らして送信者を認証し、ベンダが当該トークンを生成する権限を有することを検証し、これらのセキュリティ・チェックが成功した場合にのみ取引を実行することを含む。’922 SMED ¶¶ 201–05.

この宣誓書が特に強いのは、技術的改善が、セキュリティ工学において馴染みのある複数の客観的概念により裏付けられているためである。すなわち、有効期限、nonce または一回限りの使用の検証、トークン使用データストアの状態、暗号学的または MAC ベースのベンダ認証、鍵の有効性、送信者とトークンの照合、および条件付き実行である。宣誓書は、トークン復号により、電子商取引システムが、可視の電子メール本文または見かけ上の送信者情報のみに依拠するのではなく、トークンから顧客、ベンダ、および取引情報を復元できること、有効期限検証が古いトークンのリスクに対処すること、nonce または一回限りの使用の検証がリプレイ・リスクに対処すること、トークン使用記録が永続的な状態を生成すること、送信者認証が SMTP メッセージを復号された顧客識別情報に結び付けること、そしてベンダ認証子の検証がトークンを認可済みベンダに結び付けることを説明している。’922 SMED ¶¶ 203–05.

同宣誓書には、請求項の限定事項を技術的機能および代表的な明細書サポートに対応付ける nexus 表も含まれている。その表は、mailto 生成メッセージ、mailto リンクのために生成されたトークン、ベンダ識別子、取引データ、有効期限、nonce または一回限りの使用値、トークン使用データストア、送信者認証、ベンダ認証子の検証、MAC 実装、およびチェックサムによるリプレイ防止を特定している。’922 SMED ¶¶ 195–200.

この種の nexus 表は重要である。審査官の作業を容易にするだけでなく、記録をより訴訟に耐え得るものにする。後の裁判所が、主張される改善が実際に請求されているかを問う場合、その表は、請求項の文言、技術的機能、および明細書サポートの対応関係を示す簡潔な記録を出願人に与える。それこそが、ChargePoint、Simio、および American Axle により要求される規律である。すなわち、改善は、明細書または専門家の特徴付けにあるだけではなく、請求項に存在しなければならない。

この宣誓書は、証拠価値の問題もよりよく見越している。同宣誓書は、宣誓者が適格性に関する法的結論を提示しているのではなく、POSITA が明細書および請求項をどのように理解するかについての技術的証言を提供していると述べている。’922 SMED ¶¶ 201–03. これは、法的結論には重みが与えられないが、その基礎となる事実的根拠は説得的であり得るという審査官向けメモランダムの指示と一致する。Examiner SMED Memo 3.

それでも、このより強力な宣誓書でさえ攻撃を免れるわけではない。審査官または裁判所は、有効期限確認、nonce 検証、トークン記録、送信者照合、および暗号学的検証は、電子商取引の設定に適用された馴染みのあるセキュリティ概念であると言うかもしれない。その答えは、単にそれらの概念が技術的である、というものでは足りない。より強い答えは、請求項が、SMTP ベースのトークン化取引メッセージに適合された特定の順序付けられた組合せを記載しており、明細書が、実行前に電子商取引システムがそのようなメッセージを処理する方法の変化として当該アーキテクチャをサポートしている、というものである。

ここでも、裏付けはさらに強化できる。同宣誓書はすでに技術標準およびセキュリティ概念を指摘している。将来の改訂では、ベンダ鍵のライフサイクル記録、トークン生成図、符号化および復号されたトークン・フィールドのサンプル、データストア・スキーマの抜粋、nonce 記録の疑似コード、リプレイ拒絶ログ、MAC 検証例、または独立したセキュリティ専門家の証言を追加することができる。これらの資料は、EmeraChem 問題を回避する助けとなる。すなわち、宣誓書が、システムが安全または技術的であると単に主張するのではなく、客観的証拠を通じて具体的なシステム挙動を示すことになる。EmeraChem, 859 F.3d at 1345–48.


VII. 結論

SMED は、出願人が § 101 のための事実記録を形成できるようにするため、有用である。SMED は、POSITA が明細書および請求項から何を理解したかを説明し、技術的問題を特定し、技術的機構を記述し、裏付けのない従来性または精神的プロセスに関する主張に反論し、順序付けられた請求項の組合せがなぜシステム動作を変化させるかを示すことができる。

しかし、SMED は制約されたツールである。請求項は技術的改善を記載していなければならない。明細書は出願時のままそれをサポートしていなければならない。宣誓書は請求項との nexus を有していなければならない。そして証言は裏付けられているべきである。

二つの Swoop 宣誓書は、正しい方向性を示している。Email-Based E-Commerce 宣誓書は、返送された SMTP/mailto 注文電子メールが注文実行前にどのように扱われるかを変化させる、UUID にリンクされ、有効期限に拘束されたサーバ側認証制御パケットを特定している。Vendor Token Generator 宣誓書は、SMTP ベースの取引メッセージのための、状態保持型で、暗号学的に検証可能で、送信者に紐付けられたトークン・セキュリティ・アーキテクチャを特定している。両宣誓書は、分析を高次元の商業的結果から、請求されたシステム挙動へと移動させている。

これこそが、優れた SMED 実務の核心である。すなわち、宣誓者に適格性を救済させようとしてはならない。請求項に紐付けられ、裏付けのある技術的事実により、請求された発明が当初から技術的であったことを証明するために宣誓者を用いるべきである。

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著者について

Brandon R. Theiss

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ブランドンは、特許出願、特許付与後の手続き、ライセンス供与、特許収益化など、幅広い経験を持つ、テクノロジー分野に特化した特許弁護士です。産業用制御・自動化システムの開発に10年間携わってきた業界経験を活かし、医療機器、クラウドコンピューティング、データ分析、ソフトウェア、自動車システムなど、多岐にわたる技術分野のクライアントにアドバイスを提供しています。ブランドンは、1億5000万ドル以上の収益を生み出した特許ライセンスキャンペーンを主導し、米国特許法第35編第101条に基づく特許適格性に関する権威として知られています。また、ヴィラノバ大学ロースクールの非常勤教授であり、 『FDAと医療機器技術のための知的財産戦略』の共著者でもあります。

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