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USPTOおよびEPOにおける秘密先行技術:先願後公開特許出願の比較法的考察

  • 執筆者の写真: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 7月10日
  • 読了時間: 18分

エグゼクティブ・サマリー:本稿は、USPTOとEPOが「秘密先行技術」—後願の出願時には公開されていなかったが、その後の公開により先行技術効を取得する先願特許出願—をどのように扱うかを比較する。米国では、AIA § 102(a)(2) が、米国を指定する一定のPCT公開を含む適格な米国特許文献を、別の発明者を記載している場合に、その有効出願日を基準として先行技術として扱う。このような引用例は新規性欠如(anticipation)と自明性(obviousness)の双方に用いられ得るが、AIA § 102(b)(2) は、発明者由来、先行公表、共通所有、および共同研究契約に関する重要な例外を設けている。欧州では、EPC第54条(3)が、同様に先願後公開の欧州出願および適格なEuro-PCT出願を捕捉するが、EPC第56条によりその効力は新規性のみに限定され、自己衝突を回避するための米国型の共通所有例外は存在しない。本稿の中心的主張は、米国制度が秘密出願を広く先行技術の範囲に組み込んだうえで制定法上の例外により苛酷さを緩和するのに対し、EPCは秘密出願の効力を新規性に厳しく限定する一方、所有関係に基づく救済ではなく、優先権、直接かつ一義的な開示、補正実務、および限定的に認められるディスクレーマに依拠している、という点にある。

I. 序論

審査対象の出願よりも前に特許出願がなされたにもかかわらず、その先の出願が後願の出願日後まで公開されなかった場合、典型的な特許性の問題が生じる。単純な時系列を考える。出願人Aが1月に出願Aを行う。出願人Bが6月に出願Bを行う。出願Aは7月に公開される。Bが6月に出願した時点では、Aの出願はまだ機密であり、先行技術調査では発見できなかった。それでも、Aが公開されると、米国特許商標庁および欧州特許庁は、AをBに対する先行技術として扱い得る。

本稿では、「秘密先行技術」という語を、後願の出願時には公衆が利用できなかったが、その後、特許法の作用により先行技術効を取得する先願特許出願を指す便宜的表現として用いる。この語自体は、いずれの制度においても効力を有する制定法上の用語ではない。米国実務における現代的な主要分類は、AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2) の先行技術であり、EPO実務における対応分類は、EPC第54条(3)の先行技術である。

両制度は、同じ事実関係に対して異なる帰結を与える。米国では、出願Aが適格な米国特許文献となり、別の発明者を記載し、かつBの有効出願日より前に有効に出願されていた場合、AIA 35 U.S.C. § 102(a)(2) に基づく先行技術となり得る。ただし、§ 102(b)(2) の例外が適用される場合がある。35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) を参照。その先行技術は、新規性欠如および自明性の双方を根拠付け得る。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) を参照。

欧州では、出願Aが先の欧州特許出願または適格なEuro-PCT出願である場合、EPC第54条(3)により、出願時のAの内容がBに対する技術水準に含められ得る。EPC art. 54(3)。しかし、EPC第56条は、EPC第54条(3)文献を進歩性判断から除外する。EPC art. 56。したがって、第54条(3)の引用例は、新規性のみに関する先行技術である。

政策上の分岐は重要である。米国制度は、秘密特許出願を一般的な先行技術の範囲に組み込み、その苛酷さを制定法上の例外により緩和する。EPCは反対のアプローチを採る。すなわち、秘密出願の利用を新規性に厳格に限定するが、自己衝突から逃れるための所有関係に基づく例外を設けていない。

実務上の対比は次のとおりである。米国の秘密先行技術は、自明性を根拠付け得るため、実体的射程が広い。しかし、米国法には、発明者由来および共通所有の例外が存在する。EPOの秘密先行技術は、新規性のみに限られるため実体的射程は狭いが、EPCにはAIA § 102(b)(2)(C)に直接対応する規定がないため、同一所有者のポートフォリオ内ではより硬直的に作用する。

II. 比較一覧

論点

USPTO / AIA

EPO / EPC

対象文献

米国特許、米国特許出願公開、および米国を指定してWIPO公開されたPCT出願。35 U.S.C. § 102(a)(2); MPEP § 2154.01。

出願時の欧州特許出願。適格なEuro-PCT出願を含む。EPC arts. 54(3), 153; EPC r. 165。

先行技術日

依拠される主題について当該引用例が「有効に出願された」日。35 U.S.C. § 102(d)。

先の欧州出願の先の出願日または有効な優先日。EPC arts. 54(3), 89。

新規性への効力

あり。適格な§ 102(a)(2)引用例は新規性を否定し得る。35 U.S.C. § 102(a)(2)。

あり。第54条(3)は新規性に関する先行技術である。EPC art. 54(3)。

自明性/進歩性への効力

あり。§ 102(a)(2)先行技術は§ 103の自明性拒絶の根拠となり得る。35 U.S.C. § 103; Hazeltine Rsch., Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 254-56 (1965)。

なし。第54条(3)文献は進歩性判断では考慮されない。EPC art. 56。

外国/PCTの取扱い

米国を指定してWIPO公開されたPCT出願は、公開言語または米国国内段階移行の有無にかかわらず、適格となり得る。MPEP § 2154.01(a)。

Euro-PCT出願は、Rule 159(1)(c)の出願手数料が支払われ、必要な場合に翻訳文が提出された場合にのみ、第54条(3)の効力を有し得る。EPC r. 165; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3 (2026)。

共通所有による除外

AIA § 102(b)(2)(C)に基づき、条件を満たせば利用可能である。§ 102(c)に基づく共同研究契約の取扱いも適用され得る。

第54条(3)に対する直接の共通所有例外はない。

優先権をめぐる争点

優先権または利益を主張する先の出願が、依拠される主題を記載しているか。35 U.S.C. § 102(d)。

「同一発明」基準の下で、関連する主題について優先権が有効か。G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413。

典型的な応答戦略

文献の適格性、有効出願日、発明者構成、および§ 102(b)(2)の例外を争う。Rule 1.130宣誓書実務、共通所有、請求項補正、および二重特許戦略を検討する。

直接かつ一義的な開示、優先権の帰属、Euro-PCTとしての地位、および新規性を争う。対象を絞った補正または厳格に限定されたディスクレーマを検討する。

 

III. 米国の枠組み:まずAIAの条文、プレAIA判例は背景

現行AIA出願については、出発点は制定法である。第102条(a)(2)は、請求発明が、§ 151に基づき発行された特許、または§ 122(b)に基づき公開もしくは公開されたものとみなされる特許出願に記載され、当該特許または出願が別の発明者を記載し、かつ請求発明の有効出願日前に有効に出願されていた場合、その者は特許を受けることができないと定める。35 U.S.C. § 102(a)(2)。USPTOは、これらの引用例を「米国特許文献」として分類している。すなわち、米国特許、米国特許出願公開、および一定のWIPO公開PCT出願である。MPEP § 2154.01。

引用例の公開日は、支配的な先行技術日ではない。もちろん、通常の形で適用されるためには、引用例が特許または公開出願となっている必要がある。しかし、制定法上の問題は、引用例が請求発明の有効出願日前に「有効に出願」されていたかである。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(d)。第102条(d)は有効出願日のルールを定める。すなわち、米国特許文献は、その実際の出願日、または適用される場合には、依拠される主題を記載する先の優先権出願または利益出願の出願日に、有効に出願されたものとされる。35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b)。

このAIA上のルールは、プレAIA § 102(e)とは実質的に異なる。プレAIAのHilmer法理の下では、外国優先権は一般に、米国特許引用例の§ 102(e)上の先行技術日を与えなかった。In re Hilmer, 359 F.2d 859, 878-79 (C.C.P.A. 1966)。これに対し、AIA § 102(d)の下では、USPTOは、米国特許文献を、依拠される主題を記載する最先の優先権出願または利益出願(外国出願または国際出願を含む)の時点で有効に出願されたものとして扱う。35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2154.01(b)。Hilmerは歴史的背景としてはなお重要であるが、AIA出願についての効力あるルールではない。

「別の発明者を記載する」という語句は、実務上きわめて重要な限定であるが、狭く読まれるべきではない。現行USPTOガイダンスは、先の米国特許文献と後の出願との間で発明者構成に何らかの差異があれば、「別の発明者を記載する」という要件を満たすとしている。MPEP § 2154.01(c)。したがって、双方の文献が共同発明者を記載している場合でも、共同発明者の一人でも異なれば足りる。発明者に重複があることは、§ 102(b)(2)の例外が適用されない限り、§ 102(a)(2)先行技術としての地位を妨げない。Id. In re Land, 368 F.2d 866, 877-79 (C.C.P.A. 1966)のようなプレAIAの「by another」判例は背景として有用であるが、現行AIA分析は、「names another inventor」という制定法上の語句およびMPEP § 2154.01(c)におけるUSPTOガイダンスを中心に行われる。

米国の秘密先行技術の歴史的基礎は、Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390 (1926) にある。Milburnは効力を有するAIA制定法そのものではないが、後の特許庁公開により、先に出願された出願にすでに開示されていた主題について第2出願人が特許を取得できるようにすべきではない、という政策を説明している。Id. at 399-401。Milburnにおいて最高裁は、先の出願が後に発行され、当該主題を請求していなかったとしても、先の出願が後願で請求された発明を十分に開示していれば、後の特許を排除し得ると判示した。Id.

プレAIAにおける自明性の基礎は、Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252 (1965) である。同事件で最高裁は、後願が出願された時点で特許庁に係属していた先の出願が、§ 103の自明性の目的で先行技術となり得ると判示した。Id. at 254-56。HazeltineはAIAより前の判例であるが、その中心的な実務上の教訓はAIAの下でも存続する。なぜなら、§ 102(a)(2)引用例は米国の先行技術の範囲に含まれ、§ 103の自明性分析で用いられ得るからである。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; MPEP § 717.01(a) を参照。

プレAIAの優先権判例も、慎重に位置付ける必要がある。Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.において、Federal Circuitは、プレAIA § 102(e)の文脈で、仮出願が引用特許の請求項について記載要件上のサポートを提供しない限り、引用特許は仮出願の出願日に依拠できないと判示した。800 F.3d 1375, 1378-82 (Fed. Cir. 2015)。In re Riggsでは、Federal Circuitは、プレAIA § 102(e)拒絶において仮出願日を適用するには、先行技術として依拠される引用例の特定部分も、仮出願に記載要件上のサポートを有していなければならないと付け加えた。131 F.4th 1377, 1384-85 (Fed. Cir. 2025)。これらの判例はプレAIAの文脈で生じたものであるが、その主題別の優先権ロジックは、AIAの§ 102(d)の検討と並行する。ただし、制定法分析はAIAの条文から始めるべきである。

Lynk Labsは、狭く理解するのが最善である。同事件はAIA § 102(a)(2)の判決ではない。IPRの文脈におけるプレAIA § 102(e)(1)の事件であった。Lynk Labs, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 125 F.4th 1120, 1124-26 (Fed. Cir. 2025), cert. denied, No. 25-308 (U.S. Mar. 9, 2026)。その関連性は、公開特許出願が、後の公開まで公衆がアクセスできなかったとしても、その出願日を基準として先行技術となり得るとFederal Circuitが判示した点にある。Id. at 1130-33。したがって、同事件は、公開により後発的に効力を生ずる「秘密先行技術」という概念を補強するが、AIA § 102(a)(2)の直接の解釈として読むべきではない。

IV. 米国の例外:広い先行技術効と制定法上の安全弁

AIA § 102(a)(2)の広さは、§ 102(b)(2)によって調整される。第1の例外は、発明者または共同発明者から直接または間接に取得された主題を除外する。35 U.S.C. § 102(b)(2)(A)。これは発明者由来の例外であり、37 C.F.R. § 1.130(a)に基づく宣誓書実務を通じて主張されることが多い。MPEP §§ 717.01(a), 2155.01 を参照。

第2の例外は、介在する§ 102(a)(2)引用例の有効出願日前に、発明者、共同発明者、または発明者もしくは共同発明者から当該主題を取得した第三者により公に開示されていた主題を除外する。35 U.S.C. § 102(b)(2)(B)。Federal CircuitのSanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd.判決は、注意を促す例である。108 F.4th 1376 (Fed. Cir. 2024)。同裁判所は、秘密保持契約が存在しなかったとしても、私的販売は§ 102(b)(2)(B)の目的で当該主題を公に開示するものではないと判示した。Id. at 1383-86。この例外は、関連主題について真の公衆への開示を要求するのであり、単なる発明者由来の商取引では足りない。

第3の例外は、共通所有の例外である。第102条(b)(2)(C)は、§ 102(a)(2)に該当する主題であっても、遅くとも請求発明の有効出願日までに、開示された主題および請求発明が同一人に所有されていたか、同一人への譲渡義務の対象であった場合には、先行技術ではないと規定する。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)。第102条(c)は、一定の共同研究契約にも関連する取扱いを拡張している。35 U.S.C. § 102(c)。USPTOガイダンスは、適切な共通所有または共同研究契約に関する提出により、新規性欠如または自明性の拒絶の場合を含め、当該主題を§ 102(a)(2)先行技術から除外し得ることを明らかにしている。MPEP § 717.02(a)。

共通所有の例外は万能薬ではない。この例外は、§ 102(a)(2)に基づいて用いられる開示にのみ適用され、§ 102(a)(1)に基づく公知先行技術には適用されない。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C); MPEP § 717.02(a)。また、二重特許の問題を除去するものでもない。MPEP § 717.02(a)。共通所有の先願は§ 102(a)(2)先行技術ではなくなる場合があるが、それでもなお、法定または非法定の二重特許分析、および適切な場合にはターミナル・ディスクレーマ戦略を要し得る。

V. EPOの枠組み:新規性のみの先行技術としての第54条(3)

EPC第54条は、公知先行技術と、まだ公開されていなかった先の欧州特許出願とを区別する。第54条(2)は、欧州出願の出願日前に公衆が利用可能となったすべてのものを通常の技術水準として定義する。EPC art. 54(2)。第54条(3)は特別な分類を追加する。すなわち、関連する審査対象出願の日よりも先の出願日を有し、かつその後の日以降に公開された、出願時の欧州特許出願の内容である。EPC art. 54(3)。

EPC第56条は、限定原理を与える。同条は、請求発明が進歩性を有するかを判断する際に、第54条(3)文献は考慮されないと規定する。EPC art. 56。したがって、EPOのルールは、実体的効力において米国のルールよりも狭い。第54条(3)文献は、請求された主題を直接かつ一義的に開示している場合には新規性を破壊し得るが、他の引用例と組み合わせたり、進歩性の出発点として用いたりすることはできない。

審判部は、第54条(3)の厳格な新規性限定の性格を補強している。T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissanにおいて、技術審判部は、先の第54条(3)出願の「全内容」は、開示されていない均等物には及ばないと判示した。T 167/84, Fuel Injector Valve/Nissan, 1987 O.J. E.P.O. 369。この結論はEPCの構造から導かれる。第54条(3)引用例は進歩性から除外されるため、その効力を均等論または自明性の推論によって拡張すべきではない。Id.

関連する「内容」は、出願時の先の欧州出願である。EPO Guidelines for Examination G-IV, 5.1 (2026)。ガイドラインは、この内容には明細書、図面、および請求項が含まれるが、優先権書類それ自体または要約は含まれないとしている。Id. 優先権書類は、先の出願が関連する開示について主張された優先日を享有できるかを判断するためにのみ意味を持つ。

VI. EPOにおける中心的争点としての優先権

第54条(3)は出願日および優先日に依拠するため、優先権が決定的となることが多い。主要な権威はG 2/98であり、拡大審判部は、「同一発明」についての優先権は、当業者が共通一般知識を用いて、優先権出願全体から請求された主題を直接かつ一義的に導き出せる場合にのみ認められると判示した。G 2/98, Requirement for Claiming Priority of the “Same Invention,” 2001 O.J. E.P.O. 413。

この基準は、第54条(3)紛争の双方に作用する。後願は、先に公開された引用例に先行するために優先権を必要とし得る。先の引用例も、後の請求項に対する先願として適格となるために優先権を必要とし得る。一方では優先権が失敗し、他方では失敗しない場合、その結果は非対称となり、結論を左右し得る。

G 1/15は、一部の自己衝突リスクを限定するため重要である。同決定で拡大審判部は、一般的な「OR」請求項について、関連する代替的主題が優先権書類に直接または黙示的に、一義的かつ実施可能な形で開示されていれば、部分優先権を否定してはならないと判示した。G 1/15, Partial Priority (Enlarged Bd. App. Nov. 29, 2016)。したがって、部分優先権は、適切に優先権を享受する主題に対して、出願人自身の先の出願または優先権ファミリーの公開が致命的となることを防ぎ得る。

優先権の享有資格自体も明確化されている。G 1/22およびG 2/22において、拡大審判部は、EPOが当事者の優先権享有資格を評価する権限を有する一方、優先権を主張する出願人には当該優先権を主張する資格があるという反証可能な推定が存在すると判示した。G 1/22 & G 2/22, Entitlement to Priority, 2024 O.J. E.P.O. A50。これらの決定は、優先権出願人と後の出願人が同一でないPCTからEPへの出願チェーンにおいて特に重要である。

VII. Euro-PCT出願:類似の事実関係、異なる入口要件

PCT出願は、さらに別の相違を生じさせる。米国では、現行AIA実務上、米国を指定するPCT出願のWIPO公開は、国際出願日、公開言語、または米国国内段階移行の有無にかかわらず、§ 102(a)(2)の目的で米国特許出願公開として扱われる。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 374; MPEP § 2154.01(a)。

EPOのルールは、より条件付きである。欧州を指定するPCT出願は、EPC上の条件が満たされた場合にのみ第54条(3)先行技術となり得る。EPC規則165は、第153条(5)と併せて、その枠組みを定める。EPC art. 153(5); EPC r. 165。2026年EPOガイドラインは、PCT出願人がRule 159(1)(c)に基づく出願手数料を支払い、出願が国際事務局によってEPOの公用語で公開されていない場合にはRule 159(1)(a)に基づく翻訳文を提出しているとき、国際出願が第54条(3)の技術水準に含まれるとしている。EPO Guidelines for Examination A-XIII, 9.1.3 (2026)。同ガイドラインはさらに、Euro-PCT出願が抵触欧州出願として扱われるために、欧州段階移行のすべての最小要件を満たす必要はないとも述べている。Id.

実務上のポイントは明確である。米国実務家は、WIPO公開から自動的にEuro-PCTの第54条(3)上の地位が生じると仮定すべきではない。欧州実務家は、米国の§ 102(a)(2)が米国国内段階移行を要求すると仮定すべきではない。

VIII. EPOのディスクレーマと同一所有者間の衝突

EPCには第54条(3)について共通所有の例外がないため、同一所有者内での衝突は、優先権、請求項ドラフティング、新規性を確保する補正、またはディスクレーマによって解決しなければならない。したがって、ディスクレーマは単なる権利化手段ではない。ディスクレーマは、EPCが同一所有者の第54条(3)問題を所有関係ルールにより解決することを拒んでいることを露呈させる。

拡大審判部のディスクレーマ判例は、制約された対応のみを認める。G 1/03において、拡大審判部は、未開示ディスクレーマが第54条(3)先行技術に対して新規性を回復するために許容され得ると判示したが、それはディスクレーマが必要以上を除外せず、請求された主題に技術的貢献を与えない場合に限られる。G 1/03, Disclaimer/PPG, 2004 O.J. E.P.O. 413。G 1/16において、拡大審判部は未開示ディスクレーマに関するG 1/03の特別な枠組みを再確認し、そのようなディスクレーマは厳格な追加事項制限を満たさなければならないと強調した。G 1/16, Disclaimer III, 2018 O.J. E.P.O. A70。

近時の審判部決定は、このアプローチの限界を示している。T 88/21, Glass Article/Corningにおいて、審判部は、全請求範囲について優先権が有効ではなく、出願人自身の先の開示に基づく未開示ディスクレーマが認められなかった同一出願人間の衝突を扱った。T 88/21, Glass Article/Corning (Tech. Bd. App. Nov. 15, 2022)。T 1946/19, Memory Lock/CLEVXでは、請求項について優先権が失敗した一方、第54条(3)先行技術引用例の関連主題については優先権が有効であったため、審判部は新規性欠如を認定した。T 1946/19, Memory Lock/CLEVX (Tech. Bd. App. Nov. 9, 2023)。これらの決定は、第54条(3)が所有関係よりも、優先権サポートの粒度により左右されることが多いことを示している。

IX. グローバル・ポートフォリオに対する戦略的帰結

米国ルールは、一面ではより危険であり、別の面ではより寛容である。§ 102(a)(2)引用例が§ 103に基づく自明性に用いられ得る点で、より危険である。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 103; Hazeltine, 382 U.S. at 254-56 を参照。しかし、§ 102(b)(2)により、発明者由来の開示、発明者による先行公表、および共通所有の開示を、§ 102(a)(2)先行技術の基礎から除外できる点で、より寛容でもある。35 U.S.C. § 102(b)(2)。

EPOルールは、第54条(3)が新規性のみに限られるため、より狭い。EPC art. 56。しかし、EPCには§ 102(b)(2)(C)に相当する規定がないため、同一所有者のポートフォリオ実務ではより苛酷となり得る。同じ企業グループの先のEP出願は、制定法上の要件を満たし、かつ優先権が請求項を救わない場合、後のEP出願に対して新規性を破壊する第54条(3)引用例となり得る。

米国権利化における応答チェックリストは、次のとおりである。当該引用例が適格な米国特許文献であるかを特定する。§ 102(d)に基づき、主題別の有効出願日を決定する。「別の発明者を記載する」要件を検討する。§ 102(b)(2)の例外を評価する。そして、二重特許を別途検討する。35 U.S.C. §§ 102(a)(2), 102(b)(2), 102(d), 103; MPEP §§ 2154.01, 717.02(a) を参照。

EPO権利化における応答チェックリストは異なるべきである。当該引用例がEP出願または適格なEuro-PCT出願であることを確認する。公開時期を確認する。請求項と引用例の双方について優先権を検討する。先の出願が請求された主題を直接かつ一義的に開示しているかを問う。そして、対象を絞った補正または許容されるディスクレーマを検討する。EPC arts. 54(3), 56, 89; EPO Guidelines G-IV, 5.1; EPO Guidelines A-XIII, 9.1.3 を参照。

X. 結論

先願後公開の特許出願は、特許法上、特殊な位置を占める。後願の出願時には公開されていなかったが、公開されると先行技術効を取得し得る。米国制度と欧州制度はこの基本的発想を共有するが、その実装は異なる。

米国制度は、秘密特許出願を一般的な先行技術の範囲に含め、その苛酷さを制定法上の例外によって緩和する。EPCは反対のアプローチを採る。すなわち、秘密出願を新規性に厳しく限定するが、自己衝突からの所有関係に基づく逃げ道を用意していない。この政策上の分岐は、同じ出願時系列がUSPTOとEPOで異なる権利化戦略を生む理由を説明する。

米国では、現行AIA分析は、プレAIA判例ではなく、§§ 102(a)(2)および102(d)から始まる。プレAIAの権威はなお有用であるが、その法理上の役割は限定的かつ文脈依存である。Milburnは秘密先行技術の歴史的正当化を与える。Hazeltineは歴史的な自明性原理を与える。Dynamic Drinkware、Riggs、およびLynk Labsは、プレAIAの優先権および公開日の問題を照らすが、AIAの検討は制定法の条文および現行USPTOガイダンスから始まる。

EPOでは、第54条(3)は新規性のみのルールである。第56条は第54条(3)文献を進歩性から除外し、T 167/84のような判例は、この法理が均等論または自明性の推論によって拡張されるべきではないことを確認している。しかし、EPCのより狭い効力には、より少ない逃げ道が伴う。米国型の共通所有例外は存在しない。優先権、直接かつ一義的な開示、および慎重に限定されたディスクレーマが、その役割を担う。

グローバルな出願戦略にとって、中心的な教訓は単純である。米国では、引用例が適格か、その主題別の有効出願日がいつか、別の発明者を記載しているか、そしてAIAの例外により除外されるかを問う。欧州では、先のEP出願またはEuro-PCT出願が請求項を直接かつ一義的に開示しているか、優先権により答えが変わるか、そして請求項を追加事項なしに補正またはディスクレームできるかを問う。

 

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著者について

Brandon R. Theiss

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ブランドンは、特許出願、特許付与後の手続き、ライセンス供与、特許収益化など、幅広い経験を持つ、テクノロジー分野に特化した特許弁護士です。産業用制御・自動化システムの開発に10年間携わってきた業界経験を活かし、医療機器、クラウドコンピューティング、データ分析、ソフトウェア、自動車システムなど、多岐にわたる技術分野のクライアントにアドバイスを提供しています。ブランドンは、1億5000万ドル以上の収益を生み出した特許ライセンスキャンペーンを主導し、米国特許法第35編第101条に基づく特許適格性に関する権威として知られています。また、ヴィラノバ大学ロースクールの非常勤教授であり、 『FDAと医療機器技術のための知的財産戦略』の共著者でもあります。

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