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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


特許実務家のためのマドリッド・プロトコル:PCTとの類似、パリ優先権の落とし穴、そしてマドリッドがPPHではない理由
エグゼクティブ・サマリー: マドリッド・プロトコルは、世界で一体的に効力を有する商標権でも、特許協力条約(「PCT」)に完全に対応する商標制度でもない。むしろ、各指定国・地域の商標官庁に保護の請求を送り、各官庁が自国・地域の法令に基づいて審査するための、出願およびポートフォリオ管理を一元化する仕組みと捉えるのが最も適切である。PCTは通常、国際調査、予備的評価および国内段階移行の繰延べを通じて、検討時間と特許性に関する情報をもたらす。これに対し、マドリッド制度では、出願時に保護を求める国・地域を選択しなければならず、国際段階で登録可能性に関する見解が示されることもなく、案件は速やかに各国・地域での審査へ進む。優先権について適用されるのはパリ条約であり、商標の優先期間は、特許実務家になじみ深い12か月ではなく6か月である。この期限を徒過しても、その他の点で適式なマドリッド出願が通常無効になるわけではないが、先の出願日に基づく優先的地位は失われ、出願人はその間に生じた第三者の出願、登録および使用の影響を受ける。PCTには条件付きで利用できる2か月の優
Brandon Theiss
9月1日読了時間: 25分


出願人は必ずしも権利者ではない――従業員発明に係る米国特許出願
要旨:本稿は、従業員発明について、35 U.S.C. § 118およびRule 1.46に基づき雇用主を出願人として記載する方が、従業員発明者を出願人とするよりも、一般に手続の継続性と企業による統制の面で優れる理由を解説する。これは、従業員が後に退職し、連絡不能となり、または協力を拒む場合に特に重要である。雇用主が出願人としての地位を有すれば、会社は、元従業員に依存することなく、審査手続を指揮し、代理人を選任し、法定要件を満たす場合には代替陳述書に署名することができる。しかし、その地位自体は権利を移転するものでも、譲渡の欠缺を治癒するものでもない。したがって、会社は、有効な譲渡を受けてこれを記録し、譲渡義務を示す証拠を保全するとともに、従業員と連絡が取れるうちに、特許案件に特化した退職時レビューを完了すべきである。こうした権利帰属の記録は先行技術の判断にも影響する。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)の例外が適用されるか否かは、誰が出願人として特定されたかではなく、請求項に係る発明の有効出願日までに、関連する発明が同一人に共通して帰属
Brandon Theiss
8月31日読了時間: 37分


特許公報の表紙にはなくとも、特許庁には提示済み――親出願の先行技術と§ 325(d)
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、先行技術文献が対象特許の表紙面に記載されていなくても、親出願の審査過程で引用または考慮されていた場合に、米国特許商標庁(USPTO。以下「特許庁」という。)が35 U.S.C. § 325(d)に基づき裁量的に当事者系レビュー(inter partes review、IPR)の開始を拒否する根拠となり得るかを検討する。MPEP § 609.02によれば、直系の親出願で考慮された情報は、単に考慮を受けるためだけに再提出されなくても継続出願へ引き継がれ得るため、特許公報の表紙面よりも審査経過の方が高い証明力を有する。Advanced BionicsおよびEcto Worldの下では、当該文献が拒絶の根拠として一度も適用されていなくても、審査官がイニシャルを付した情報開示陳述書(IDS)により§ 325(d)の判断枠組みの第1段階が満たされ得るが、より重要なのは、申立人が特許性に関して重要な特許庁の誤りを立証しているかという点である。Kewazingaは、この原則を直系の先行出願に適用することについて有力な根拠を示すも
Brandon Theiss
8月29日読了時間: 23分


一つの明細書、六つの発明米国および中国における継続出願・分割出願実務
エグゼクティブ・サマリー 本稿は、発明AからFまでを開示する一つの特許明細書について、米国および中国の実務上、後続出願をどのように分けて行うべきかを解説するものである。米国では、35 U.S.C. § 121による最も強固な保護を確保するため、限定された発明BおよびCは、通常、適時に分割出願として追求すべきである。他方、A3および当初はクレームされていなかった発明DからFまでは、原出願の開示に十分な裏付けがあり、かつ途切れのない同時係属の連鎖が維持される限り、一般に§ 120に基づく継続出願において追求することができる。これに対し、中国には一般的な継続出願制度が存在しないため、商業上重要な主題は、原出願についての分割出願可能期間が満了する前に、原則として適時に分割出願へ組み入れなければならない。また、係属中の分割出願は、審査官が単一性欠如を指摘した場合に適用される限定的な例外を除き、通常、その期間を延長しない。この比較から明らかなように、両国にまたがる特許ポートフォリオについては、米国の継続出願実務を中国で再現しようとするのではなく、各法域に
Brandon Theiss
8月27日読了時間: 33分


PCT調査から米国ファストトラックへ:米国特許法第371条国内段階におけるPatent Prosecution Highwayの活用
エグゼクティブ・サマリー:35 U.S.C. § 371に基づく米国国内段階出願は、Patent Prosecution Highway(PPH)を通じて早期審査の対象となり得る。しかし、国際調査報告が「A」文献のみを引用していることだけでは、PPH適格性は成立しない。出願人は、最新の関連するPCT見解書又は国際予備報告を確認し、少なくとも1つの請求項が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について肯定的判断を受けていることを確認しなければならない。また、代理人は、調査の限定、単一性欠如の判断、又はBox VIIIの見解を評価し、米国で係属中のすべての請求項が、肯定的に評価された主題に十分に対応していることを確保しなければならない。通常の30か月時点での手続開始前に早期化を求める場合、PPH請求は、有効な国内段階処理の早期開始請求及び適用される§ 371要件の充足と整合させる必要がある。PPHは、別個の申請手数料なく大幅な早期化をもたらし得るが、米国審査官の独立した判断を拘束せず、特許査定を保証するものでもない。その最大の価値は、PCT請求項が、望
Brandon Theiss
8月25日読了時間: 19分
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