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Divergent 特許法ブログ
知的財産法に関する重要な知見。
審査官は相手方代理人ではない調停的アドボカシーとしての特許出願審査対応
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、審査官レベルの特許出願審査対応を、法律家が伝統的に訓練されてきた敵対的手続としてではなく、調停的アドボカシーの一形態として理解する方が適切であると論じる。訴訟と異なり、特許出願審査対応には対立する請求者が存在せず、主張される法的権利はなお可変的であり、審査官と出願人はいずれも、制度上の役割は異なるものの、最終的には特許性について正しい判断に到達することを目指している。したがって、効果的な審査対応は、調停に関連する技能に依拠する。すなわち、表明された立場の下にある利害を特定すること、真の不一致の原因を診断すること、明細書、先行技術、支配法および商業目的に照らして前提を検証すること、裏付けのあるクレーム代替案を作成すること、そして継続的な協議を請願または審判請求・控訴に切り替えるべき時点を認識することである。本稿は、現行のUSPTO面接指針と、審査官面接が処分までのオフィスアクション数の減少と関連することを示す実証研究を基礎として、この理論を、面接の準備、実施、記録化に関する実務的提言へと落とし込む。また、審査官の生
Brandon Theiss
7月14日読了時間: 28分
ファミリーを係属状態に保つ：米国の継続出願実務と欧州・中国・韓国・日本との比較
エグゼクティブ・サマリー：米国の継続出願実務は、特許ファミリーを係属状態に維持し、市場、競合他社、先行技術、ライセンス上の必要性、訴訟上の立場が変化するにつれて、同一開示に基づく追加のクレーム群を追求できるため、ポートフォリオ管理上、独自に強力な手段である。これに対し、欧州、中国、韓国、日本には重要ではあるがより制約の大きい後続手段、すなわち主として分割出願、韓国のより狭い分離／別個出願手続、ならびに権利付与後の限定または訂正の手段が存在する。これらは権利を維持し、または狭めることはできても、一般に、米国の継続出願が有する日常的なクレーム展開の柔軟性を再現するものではない。グローバルな特許戦略における実務上の教訓は、米国の継続出願は、追加費用を正当化する実際のクレーム目的がある場合に意図的に利用すべきである一方、外国出願の審査では、分割出願の期限、原開示の限界、クレーム数に伴う費用構造、特許付与または審判の期限、権利付与後の訂正制約を踏まえた、各法域別の早期計画が必要であるという点にある。 I. はじめに...
Brandon Theiss
7月12日読了時間: 25分
USPTOおよびEPOにおける秘密先行技術：先願後公開特許出願の比較法的考察
エグゼクティブ・サマリー：本稿は、USPTOとEPOが「秘密先行技術」—後願の出願時には公開されていなかったが、その後の公開により先行技術効を取得する先願特許出願—をどのように扱うかを比較する。米国では、AIA § 102(a)(2) が、米国を指定する一定のPCT公開を含む適格な米国特許文献を、別の発明者を記載している場合に、その有効出願日を基準として先行技術として扱う。このような引用例は新規性欠如（anticipation）と自明性（obviousness）の双方に用いられ得るが、AIA § 102(b)(2) は、発明者由来、先行公表、共通所有、および共同研究契約に関する重要な例外を設けている。欧州では、EPC第54条(3)が、同様に先願後公開の欧州出願および適格なEuro-PCT出願を捕捉するが、EPC第56条によりその効力は新規性のみに限定され、自己衝突を回避するための米国型の共通所有例外は存在しない。本稿の中心的主張は、米国制度が秘密出願を広く先行技術の範囲に組み込んだうえで制定法上の例外により苛酷さを緩和するのに対し、EPCは秘密出
Brandon Theiss
7月10日読了時間: 18分
テリトリアル・トラップ：米国由来および中国由来の発明に関する外国出願制限
エグゼクティブ・サマリー：米国および中国で、または両国にまたがって開発された発明については、最初の特許出願をどこに行うかの判断は、発明者の国籍、会社の本店所在地、または希望する出願地ではなく、発明がどこでなされたかという属地的な発明地分析から始めるべきである。米国は一般に、米国でなされた発明について、外国に出願する前に外国出願許可を要求する。ただし、米国出願が秘密保持命令を受けずに少なくとも6か月係属している場合、または別の許可ルートが適用される場合はこの限りでない。これに対し、中国は、中国で完成された発明または実用新案、すなわち技術的解決手段の実質的内容が中国で完成されたものについて、外国出願前に秘密保持審査を要求する。これらの規則は、特に分散型チームが請求項に係る発明の異なる側面に貢献する国境を越えた研究開発において、見落とされやすい。中国国民が米国内で米国由来の発明を創出することもあり、米国国民が中国内で中国由来の発明を創出することもある。したがって、特許チームは出願前にクレームを中心とした貢献分析を行い、クリアランス記録を保存し、米国仮出
Brandon Theiss
7月8日読了時間: 20分
グローバルな審査官面接：USPTO、EPO、JPO、韓国特許庁および中国国家知識産権局におけるコミュニケーション、コミットメントおよび包袋履歴リスク
エグゼクティブ・サマリー：審査官面接は有益な権利化手段であるが、その戦略的重要性は法域によって大きく異なる。中心的な問題は、審査官が出願人と連絡を取るか否かだけではない。その連絡が手続上の効果、決定権限、包袋履歴上の効果を伴うのか、それとも単に次の正式提出書面を方向付けるにとどまるのかである。USPTOでは、面接は日常的でしばしば強力な手段であるが、記録化が必要であり、審査経過上のリスクを生じ得る。EPOでは、非公式の協議は争点の明確化に役立ち得るが、決定的な手続ではなく、正式な口頭審理こそが手続的保護である。JPOでは、面接審査は技術説明や補正の協議に有用であるが、審査官の示唆そのものが請求項を補正するわけではない。韓国では、個人面接は構造化され記録されるが、意見書、補正書または正式通知に代わるものではない。CNIPAでは、会合その他の連絡が実体審査の焦点を絞るのに役立ち得るが、事件を支配するのは書面による補正または応答である。グローバル特許カウンセルにとっての実務上の教訓は、審査官面接を統制された主張活動の場として扱うことである。すなわち、争
Brandon Theiss
7月6日読了時間: 19分
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