一つの明細書、六つの発明米国および中国における継続出願・分割出願実務

エグゼクティブ・サマリー

 

本稿は、発明AからFまでを開示する一つの特許明細書について、米国および中国の実務上、後続出願をどのように分けて行うべきかを解説するものである。米国では、35 U.S.C. § 121による最も強固な保護を確保するため、限定された発明BおよびCは、通常、適時に分割出願として追求すべきである。他方、A3および当初はクレームされていなかった発明DからFまでは、原出願の開示に十分な裏付けがあり、かつ途切れのない同時係属の連鎖が維持される限り、一般に§ 120に基づく継続出願において追求することができる。これに対し、中国には一般的な継続出願制度が存在しないため、商業上重要な主題は、原出願についての分割出願可能期間が満了する前に、原則として適時に分割出願へ組み入れなければならない。また、係属中の分割出願は、審査官が単一性欠如を指摘した場合に適用される限定的な例外を除き、通常、その期間を延長しない。この比較から明らかなように、両国にまたがる特許ポートフォリオについては、米国の継続出願実務を中国で再現しようとするのではなく、各法域に応じて意図的に異なる出願構造を採用すべきである。

はじめに

 

一つの特許明細書には、最初の出願で追求されるクレームよりもはるかに広範な主題が開示されていることがある。これは、一つの開示が中核的な概念、複数の異なる実施形態、および後に商業上重要となり得る追加の発明を記載するプラットフォーム技術、製品群および研究プログラムにおいて一般的である。難しい問題は、明細書にその主題が記載されているか否かではない。出願人が各発明をクレームする権利を、どのように、かつ、いつまでに維持しなければならないかである。

発明A、B、C、D、EおよびFを開示する出願を想定する。発明Aには、下位発明A1、A2およびA3が含まれる。当初明細書に添付されたクレームはA、BおよびCを対象とするが、D、EまたはFを対象とするクレームは含まれていない。審査官は、A、BおよびCの間で限定要求を行う。出願人はAを選択し、BおよびCに係るクレームを取り消す。その後、審査官はA1およびA2を包含するクレームを許可するが、A3を包含するクレームは許可しない。

これらの事実関係から導かれる出願戦略は、米国と中国とで大きく異なる。米国では、適切な裏付けがあり、かつ継続的に係属している一連の出願により、相当な柔軟性を維持することができる。BおよびCは、通常、限定要求に基づく分割出願として追求すべきであり、A3は通常、継続出願で追求すべき主題である。また、DからFまでは、原出願において一度もクレームされていなかったとしても、継続出願でクレームできる可能性がある。これに対し、中国では、一つの分割出願を係属させておけば、開示されたすべての分岐を生かし続けられると考えるべきではない。中国には、米国のような期限を限定しない継続出願に直接対応する制度は存在しない。任意分割出願の通常の期限は、一般に中国における最先の出願を基準として算定され、係属中の分割出願によってその期間が改めて開始されることは通常ない。

この相違から、実務上有用な方針が導かれる。すなわち、米国では、十分な裏付けのある係属中の出願の連鎖を維持し、中国では、最初に提出された出願についての分割出願可能期間が終了する前に、商業上重要なすべての任意分割出願を行うべきである。

本稿で用いる主要用語

 

米国実務における継続出願とは、先の非仮出願に既に開示された主題についてクレームを提示しつつ、当該先の出願の出願日の利益を求める後続出願をいう。一部継続出願は、先の出願に開示されていない主題を追加するものであるため、先の出願日による利益を受けるのは、先の開示によって十分に裏付けられたクレームに限られる。分割出願とは、先の出願から独立または別個の発明を切り出して追求する継続的出願であり、第121条の保護を受けるためには、USPTOによる限定要求の結果として行われたものでなければならない。限定要求とは、独立または別個の複数の発明の中から一つを選択するよう出願人に求めるものである。他方、種の選択とは、開示された複数の種のうち審査対象とする一つを選択するよう出願人に求めるものであり、選択されなかったすべての種について、必ずしも第121条上の限定を成立させるものではない。コンソナンス（審査官が画した区分線との整合性）とは、限定された各発明を区分する審査官の境界線を、当該ファミリー全体を通じて維持することをいう。ターミナル・ディスクレーマーは、特許期間の一部を放棄し、かつ共通所有または権利行使に関する条件を課すことにより、自明性型ダブルパテンティング拒絶を解消し得るものである。継続出願および分割出願はいずれも第120条の利益を求めることができるが、第121条のセーフハーバーを受け得るのは、限定要求を原因とする分割出願のうち所定の要件を満たすものに限られる。中国では、出願人の申立てによる分割出願および審査官の指摘に基づく分割出願が認められるが、米国型の一般的な継続出願制度は存在しない。

米国：第120条に基づく出願日の利益と第121条に基づく保護は別個のものである

 

この分析の大部分を規律する二つの制定法上の規定は、異なる機能を果たす。第120条は、後続出願が先の米国出願の出願日の利益を受けられるかを定める。第121条は、より限定された状況において、限定要求によって生じた各特許が、自明性型ダブルパテンティングの分析において相互に引用例として用いられることを防止し得る。後続出願は、第120条の要件を満たしていても、第121条の保護を受けられない場合がある。

第120条は、十分な裏付けがあり、かつ同時係属する出願の連鎖を通じて出願日の利益を維持する

 

第120条によれば、先の出願が第112条(a)項の要件を満たす態様で後にクレームされる発明を開示していること、各出願が所要の発明者関係を有すること、後続出願が、先の出願または同様にその利益を受ける資格を有する他の出願の係属中に提出されること、および後続出願が先の出願への所要の具体的な参照を含むことを条件として、後続出願は先の出願の出願日の利益を受けることができる。35 U.S.C. §§ 112(a), 120 (2018); 37 C.F.R. § 1.78(d)(1)–(3) (2025).

本設例における中心的な点は、第120条が問うのは、先の出願が後にクレームされる発明を開示していたかであって、当該発明を従前にクレームしていたかではないことである。したがって、原明細書がD、EおよびFについて記載要件および実施可能要件を満たす十分な裏付けを提供している場合、原出願のクレームがA、BおよびCのみを対象としていたとしても、継続出願においてこれらの発明をクレームすることができる。DからFまでが当初クレームされていなかったことは、後述する第121条との関係では重要であるが、それ自体で第120条に基づく利益を失わせるものではない。

同時係属は、関係する出願の連鎖全体を通じて維持されなければならない。原出願の係属中に提出された継続出願は、原出願日に遡る経路を維持することができる。その後に提出される出願は、制定法上の要件が引き続き満たされる限り、当該継続出願を介して原出願日の利益を受けることができる。連邦巡回区控訴裁判所は、親出願に係る特許の発行日と同日に提出された継続出願について、親出願は少なくとも同日の特許発行時までは係属しているため、第120条の時期的要件を満たすと判示した。Immersion Corp. v. HTC Corp., 826 F.3d 1357, 1363–65 (Fed. Cir. 2016). この判示は緊急時には有用であるが、計画的な実務において同日出願に依存すべきではない。特許発行日前に、またファミリー戦略が未確定である場合には発行手数料の納付前に出願することで、不要な時期的リスクおよび処理上のリスクを回避できる。

連鎖を構成する各出願には、法的に十分な出願日の利益を受けるための主張も必要である。当該主張では、Rule 1.78に従い、出願データシートにおいて関係する各先行出願を特定すべきである。明細書中の付随的な言及によって、出願日の利益に関する不備ある主張が必ずしも治癒されるわけではない。See Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1316–18 (Fed. Cir. 2018). また、クレームされた主題は、依拠する出願の連鎖全体を通じて裏付けられていなければならない。共通の発明の名称、複製された明細書、または共通の関連出願に関する記載は、第112条(a)項に基づく実質的な裏付けに代わるものではない。Regents of the University of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc., 61 F.4th 1350, 1356–60 (Fed. Cir. 2023).

したがって、「出願を係属させておく」という表現は、独立した法理を意味するものではない。これは、同時係属、開示、発明者および具体的な参照のすべてが損なわれることなく維持された連鎖を保つことの略称である。重要な連鎖の一部が適時な後続出願なく放棄された場合、後の出願において原出願を単に参照するだけでは、失われた連鎖を再構築することはできない。

第121条は、審査官の限定要求によって生じる限定的なセーフハーバーである

 

第121条は、これとは異なる問題を扱う。米国特許商標庁が、独立かつ別個の複数の発明を分割するよう出願人に求めた場合、出願人は、通常、その要求に従ったことを理由としてダブルパテンティング上の不利益を被るべきではない。このため同条は、所定の要件が満たされる場合、限定要求を受けた出願またはその結果として行われた分割出願から発行された特許が、原出願、分割出願またはこれらから発行された特許に対する引用例として用いられない旨を定めている。35 U.S.C. § 121 (2018).

このセーフハーバーの要件は厳格である。まず、限定要求が十分に記録されていなければならない。保護を求める主題は、正式にクレームされ、かつ当該限定要求に応じて分割されたものでなければならず、単に開示されているだけでは足りない。Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1381–82 (Fed. Cir. 2003). 関係する分岐は、限定要求の結果として提出された真正な分割出願に由来しなければならない。連邦巡回区控訴裁判所は、限定要求を受けた出願に由来するという理由だけで、一部継続出願に制定法上の保護を拡張することを繰り返し拒んでいる。Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1360–62 (Fed. Cir. 2008). また、特許権者は、通常、数年後の再発行または再審査の手続において単に名称を変更するだけで、当該出願を保護対象となる分割出願へ転換することはできない。See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–55 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1322–23 (Fed. Cir. 2018).

各出願は、審査官による限定要求との「コンソナンス」も維持しなければならない。実務的にいえば、当該ファミリーにおけるクレームのグループ分けは、限定された発明の間に審査官が画した区分線を引き続き尊重しなければならない。その区分線の両側にあるクレームを組み合わせたり、後続の審査過程において区分線を移動させたりすると、セーフハーバーを失う可能性がある。St. Jude Med., Cardiology Division, Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1379–81 (Fed. Cir. 2013); Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82.

第121条は、時期に関する要件を明示的に含んでいる。すなわち、分割出願は、他方の出願について特許が発行される前に提出されなければならない。連邦巡回区控訴裁判所は、分割出願から更に分割された出願の系統を通じて、また一定の場合には、適切な分割出願に由来する継続出願を通じて、第121条の保護が及ぶことを認めている。Boehringer Ingelheim International GmbH v. Barr Laboratories, Inc., 592 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2010); Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). しかし、これらの判例を、商業上重要な限定対象の分岐を原特許の発行後まで設けずにおくことを容認するものと理解すべきではない。後続出願は、中間出願を介して第120条に基づく出願日の利益を維持できる一方、既に発行された特許との関係で第121条の保護を受けられるかについて重大な疑義を生じさせることがある。保守的な方策は、限定要求を受けたファミリーにおいて最初の特許が発行される前に、重要な各分割出願の分岐を提出することである。

A～Fの仮想事例に対する米国法の適用

 

BおよびCは、原則として別個の分割出願として提出すべきである

 

BおよびCは、分割出願として取り扱うべき最も明確な事例である。両発明は原出願においてクレームされ、審査官は選択された発明Aから両発明を正式に限定し、出願人はその限定要求に応じて両発明に係るクレームを取り下げた。限定要求が引き続き効力を有し、後のクレームが審査官の画した区分線を維持することを前提とすれば、BおよびCを対象とする出願は、第120条および第121条に基づく分割出願としての要件を満たし得る。

最も強固なセーフハーバー上の地位を確保するには、A出願が係属中であり、かつA特許が発行される前に、Bの分割出願およびCの分割出願を提出すべきである。両方の枝を原出願から直接分割することにより、最も明確な記録を形成できる。第121条は、非選択となった各グループを常に別個の出願にしなければならないと要求するものではなく、非選択となった二つの発明を一つの出願で審査しても、必ずしもコンソナンスが失われるわけではない。Boehringer, 592 F.3d at 1350–54. もっとも、B/Cを一つにまとめた出願は、新たな限定要求を受け、ファミリー構造を複雑化させ、A特許の発行後にCについて改めて判断することを余儀なくされる可能性がある。両発明が商業的に重要であり、第121条による保護を最大限に確保する必要がある場合には、追加の出願費用を負担してでも、原出願からBとCを別個に直接分割することには通常十分な価値がある。

発行手数料（issue fee）の期限自体が、法律上の分割出願期限ではない。決定的な事象は特許の発行である。それでも、発行手数料の納付後まで待つと、利用できる時間が短くなり、発行が出願計画に先行する危険が高まり、事務的誤りの訂正も複雑になり得る。より適切な期限管理実務は、発行手数料を納付する前に、限定されたすべての枝について判断し、希望する分割出願を速やかに提出することである。

先にBを提出し、その後、BからCを分割出願として提出することも可能である。Boehringerは、分割出願からの分割出願が、第121条の適用範囲から一律に除外されるものではないことを確認している。592 F.3d at 1352–54. しかし、Cの出願時点がA特許の発行後である場合、第120条に基づく先の出願日の利益と、第121条に基づく免責とは別個の問題となる。CはBを介して有効な出願日の連鎖を維持できるとしても、C自体がAの発行前には存在していなかったため、Aに対するセーフハーバー上の地位が争われる可能性がある。発行前にBおよびCを原出願から直接分割して提出すれば、この不要な問題を回避できる。

A3は、原則として限定に基づく分割出願の対象ではなく、継続出願の対象である

 

本事例の限定要求は、A、BおよびCを分けたものであり、A1、A2およびA3を分けたものではない。A3が単に開示されていたにすぎず、種の選択または限定要求において別個に特定されていなかった場合、A3を対象とする後の出願は、通常、第120条に基づく継続出願として提出すべきである。最終的に許可されたクレームがA1およびA2のみを対象とするという事実だけで、A3が第121条により保護される非選択発明に変わるわけではない。

この区別は重要である。A3を対象とする継続出願は、原開示が新たなクレームをサポートし、継続出願が適時に提出されれば、原出願日の利益を受けることができる。しかし、A3の出願系列は通常、A1/A2特許を根拠とする自明性型ダブルパテンティングの拒絶に対して、第121条の保護を受けない。A3が発行済みクレームの自明な変形である場合、出願人は、特許性のある相違を立証するか、またはターミナル・ディスクレーマーを提出する必要があり得る。後者には、共通所有および権利行使可能性に関する要件、特許期間ならびに特許期間調整への付随的な影響が伴う。

審査経過に、A1、A2およびA3を別個の種または発明として特定する、独立した正式な種の選択または限定要求があり、その結果としてA3が取り下げられた場合には、結論が変わり得る。その場合には、A3の分割出願が適切となり、すべての法律上の要件およびコンソナンス要件を満たせば、第121条が適用され得る。出願の名称・類型は、実際の審査記録に従うべきである。許可されたクレームがA1およびA2に限られたという事実だけでは、A3に対する限定要求と同等ではない。

DからFは、従前クレームされていなくても継続出願でクレームできる

 

第120条は、D、EまたはFが原出願のクレームに含まれていたことを要求しない。原出願が各発明について十分な記載要件および実施可能要件を満たす開示を含む場合、必要な係属期間中に提出された継続出願は、D、EまたはFに係るクレームを提示し、原出願日の利益を求めることができる。USPTOは後にこれらの発明間で限定要求を行うことがあり得るが、最初のクレーム群に含まれていなかったこと自体は、継続出願実務の利用を妨げない。

もっとも、これらの出願は、A/B/Cに対する限定要求を根拠として第121条の保護を受けるものではない。審査官はD、EまたはFを限定しておらず、原出願にもこれらの発明に係る審査手続上導入されたクレームは存在しなかった。D～F出願を「分割出願」と呼んでも、欠けている前提事実が補われるわけではない。See Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. 後の限定要求によって適切な分割経路が形成されるまでは、継続出願と位置付ける方が安全である。

D、EおよびFを一つの継続出願にまとめるべきかは、事業上および単一性上の判断である。一つの継続出願にまとめることは、当初の出願費用を抑える方法となり得るが、直ちに新たな限定要求を受ける可能性もある。各発明が独立した商業的価値を有する場合、出願人は別個の継続出願を検討すべきであり、少なくとも共通の出願が終結する前に後続出願を提出しておくべきである。出願前に、各クレームの実体的サポートを原開示に対応付けて確認すべきであり、すべての実施形態を組み合わせ得るという一般的な記載だけでは、第112条(a)を常に満たすとは限らない。

A3は係属中のD～F出願を介して提出できる可能性があるが、通常は最も明確な経路ではない

 

出願人が、原A出願の係属中に、DからFを対象とする継続出願を適時に提出したと仮定する。その後A特許が発行される一方、D～F継続出願は係属を続けている。この場合、出願人は後にD～F出願からA3の継続出願を提出できるだろうか。

可能性はある。第120条は、最初の出願日の利益を受ける「同様にその利益を受ける資格を有する出願（application similarly entitled）」に依拠することを認めている。D～F継続出願が適時に提出され、A3について十分なサポートを反復して記載するか、その他の方法で含み、必要な発明者関係を備え、原出願日の利益を正しく主張し、かつA3出願の提出時に係属中であれば、同時係属を確保する中間リンクとして機能し得る。A3出願自体も、正しい特定の参照を含み、適切な発明者を記載しなければならない。連鎖の各リンクが有効である必要があり、すべての出願が同じ企業の特許ファミリーに属するという事実だけでは足りない。

この経路は法的には可能であるが、戦略的には脆弱である。DからFの発明者とA3の発明者との間に、必要な重複がない可能性がある。審査中の補正によって、中間出願の明細書が後のクレームをサポートするかという問題が生じることもある。D～Fの枝における出願日の利益に関する不備または意図しない放棄によって、連鎖が切れる可能性もある。また、A/B/Cに対する限定要求はA3をA1およびA2から分けたものではないため、この経路を用いてもA3について第121条の保護が生じることはない。

A3が重要であることが既に判明している場合、より明確な実務は、D～F継続出願と並行して、原出願の発行前にA3の継続出願を原出願から直接提出することである。枝をまたぐ出願は、有効な係属連鎖によって確保される予備的手段として扱うべきであり、望ましいファミリー構造として扱うべきではない。

合理的な米国出願構造

 

A特許が発行される前に、出願人は通常、第121条上の最良の地位を維持するため、BおよびCについて別個の分割出願を設けるべきである。また、A3に商業的価値がある場合にはA3を対象とする継続出願を提出し、開示されたDからFが重要となり得る場合には、それらを対象とする一つまたは複数の継続出願も提出すべきである。A3およびD～Fの出願は、原限定要求ではなく、主として第120条に依拠する。少なくとも一つの継続出願を係属させておけば、十分に開示された主題について後の柔軟性を維持できるが、サポート、発明者関係またはセーフハーバーに回避可能なリスクを生じさせるのであれば、ファミリー全体を一つの汎用的なプレースホルダーに集約すべきではない。

このように形成される構造は、意図的に非対称である。BおよびCの枝は審査官の限定要求に沿い、コンソナンスを維持するよう設計される。A3およびD～Fの枝は、継続出願実務を通じて開示済みの主題を維持する。すべての子出願を互換的に扱うと、それぞれを提出する異なる法律上の理由が見えなくなる。

中国：米国型継続出願のない分割出願実務

 

中国は、異なる手続モデルを採用している。中国法上、二つ以上の発明を含む出願は、単一性欠如の指摘を受けた場合にも、出願人が任意に行う場合にも、分割することができる。他方、中国には、十分に開示されたあらゆる主題について後のクレームを提示する一般的手段として係属を維持できる、米国の継続出願に直接対応する制度はない。

この文脈における「任意」とは、出願人主導であることを意味するにすぎず、係属中の分割出願を連続させることによって、開示されたあらゆる主題を無期限に維持できることを意味しない。

中国専利法第31条は、発明または実用新案の出願を一つの発明に限定することを原則とし、一つの総括的発明概念に属する二つ以上の発明または実用新案について例外を認めている。同法第33条は、原開示の範囲を超える補正を禁止する。Patent Law of the People’s Republic of China arts. 31, 33 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong. Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) (China) [以下「中国専利法」という]. したがって、中国の分割出願は、原出願に開示された主題に基づき、別個の発明として適切に追求できる技術的解決手段を構成しなければならない。希望する変形例について新たな権利化活動を始める機会にすぎないものではない。

中国における通常の分割出願期限は、登録手続期間に連動する

 

現行の実施細則第48条によれば、出願人は、第60条第1項に定める期間が満了する前に分割出願を提出できる。第60条第1項は、原則として、特許査定後の登録手続を完了するため、登録手続通知の受領日から2か月の期間を出願人に与える。Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 48–49, 60 (2023 rev.) (China) (amended by State Council Decree No. 769, Dec. 11, 2023, effective Jan. 20, 2024) [以下「実施細則」という]. したがって、通常の期限は、分割出願を「親出願の係属中」または「特許付与前」に提出しなければならないという大まかな説明よりも精密である。原則として、登録手続通知を起算点とする2か月の登録手続期間の満了時が期限となる。

CNIPAは、登録手続を早期に完了し、2か月の期間満了前に特許証が発行された場合であっても、法定の分割出願期間の残余が当然に打ち切られるわけではないことを明らかにしている。See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Can a Divisional Application Be Filed After the Parent Patent Certificate Has Issued? (Oct. 20, 2025). この明確化は有用であるが、通常の期限管理方針として依拠すべきではない。登録手続を完了する前、かつ2か月の期間満了より十分前に提出することが、引き続き保守的な実務である。

原出願が拒絶された場合には、特別な規則が適用される。専利審査指南は、拒絶決定の受領後に復審を請求できる3か月の期間中は、実際に復審を請求するか否かを問わず、分割出願を提出できるとしている。また、復審手続中、不利な復審決定を争うことのできる期間中、およびその後の行政訴訟中にも提出できる。これに対し、取り下げられた出願、回復されていないみなし取下げ出願、または適用される期間の満了後に最終的に拒絶された出願からは、原則として分割出願を提出できない。China Nat’l Intell. Prop. Admin., Patent Examination Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3), CNIPA Order No. 78 (Dec. 21, 2023, effective Jan. 20, 2024) (China) ［以下「CNIPA審査指南」という］.

これらの例外は重要であるが、積極的な出願計画に代わるものではない。単に時間を稼ぐため、拒絶を通じて分割権を維持することにポートフォリオを依存させるべきではない。

中国の係属中の分割出願は、通常、任意分割出願の期間を再起算させない

 

これは、米国の継続出願実務との最も重要な相違点である。通常の任意再分割出願について、CNIPAは一般に、その出願時期の適法性を、直系の親分割出願の係属ではなく、最初に提出された出願または原出願を基準として判断する。原出願の分割出願期間が終了した場合、第一世代の分割出願を係属させておいても、通常、後に追加の主題を切り出す一般的な権利は維持されない。CNIPA審査指南 pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3).

CNIPA審査指南は、審査官が係属中の分割出願について単一性欠如を明示的に指摘した場合について、狭い例外を認めている。この場合、出願人は、審査官による単一性の指摘に応じた再分割出願を行うことができ、その出願時期の適法性は、係属中の分割出願を基準として判断され得る。この例外は、審査官が実際に分割を求めた主題に結び付けられている。これは、原開示全体を再び利用可能にする一般的な制度ではない。審査官がD～Fの分割出願においてD、EおよびFが単一性を欠くと判断した場合、この例外により、D、EおよびFをさらに分割できる可能性がある。しかし、通常、この例外によって、無関係なA3を追求する機会が期間経過後に復活することはない。See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2019 Amendments to the Patent Examination Guidelines pt. III(A)(1) (Oct. 30, 2019) (China); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Announcement on Amending the Patent Examination Guidelines, Announcement No. 328, pt. I (Sept. 23, 2019, effective Nov. 1, 2019) (China).

したがって、中国におけるD～Fの分割出願を、後のA3出願につなぐ米国の継続出願上の橋渡しと同等のものとして安全に利用することはできない。最初の出願を基準とする通常の期限を経過した後は、A3が審査官主導の特定の再分割例外に該当しない限り、A3を追求できなくなる可能性がある。D～F出願がなお審査中であるという事実によって、この結論が変わることはない。

方式上および実体上の要件も中国の各分割出願を制約する

 

有効な中国分割出願は、原出願の出願日を維持し、適切に主張された場合には、該当する優先日も維持する。分割出願は、原出願を特定し、原開示の範囲内にとどまり、かつ原出願と同一の出願種別を維持しなければならない。発明特許出願を、分割のみによって実用新案出願へ変更することはできない。実施細則 arts. 48–49.

優先権は自動的に承継されるものとして扱うべきではない。2026年1月1日から、専利審査指南は、原出願が優先権を主張していたにもかかわらず、出願人が分割出願の請求時にその優先権を申告しなかった場合、当該分割出願は優先権を主張していないものとみなされ、CNIPAがその旨の通知を発することを明示している。China Nat’l Intell. Prop. Admin., Decision on Amending the Patent Examination Guidelines § 3, CNIPA Order No. 84 (Nov. 10, 2025, effective Jan. 1, 2026) (China) ［以下「CNIPA命令第84号」という］. 適切な場合には回復が認められる可能性があるものの、中国の分割出願用チェックリストには、親出願番号から優先権が当然に承継されると想定するのではなく、各優先権主張を明示的に確認する手順を含めるべきである。

発明者の特定も、特に再分割出願において、別の落とし穴となり得る。中国実務では一般に、分割出願に記載される発明者は、その分割元となる出願に係る発明者、またはその一部でなければならない。CNIPA審査指南 pt. I, ch. 1, § 5.1.1(4). 最初のD～F分割出願からA3の発明者が除かれている場合、その出願系列からA3の再分割出願を派生させようとすると、時期の問題とは別に、方式上の追加的な障害が生じ得る。したがって、出願系列の構成を設計する際には、第一世代の分割出願を提出する前に、各技術的解決手段にどの発明者が寄与したかを考慮すべきである。

A～Fの仮想事例への中国法の適用

 

BおよびC

 

BおよびCはクレームされ、Aから分離されたものであるため、中国の審査官も単一性欠如を指摘した場合には、中国における分割出願の自然な候補となる。また、開示および単一性の分析により別個の発明として扱うことが裏付けられることを前提として、任意分割出願により追求することもできる。BおよびCがそれぞれ商業的に重要である場合、慎重な戦略は、中国の原出願の通常の分割出願期限前に両方を出願することである。Bを出願し、係属中のB分割出願によってCが維持されると想定することは危険である。

中国における分析は、米国の限定要求の記録を持ち込むことには依存しない。米国の限定要求はポートフォリオ担当者にとって参考となり得るが、中国における単一性欠如を成立させるものでも、中国の期限を延長するものでもない。各法域は、クレームおよび各発明間の技術的関係について、それぞれの法に基づいて判断する。

A3

 

中国の原出願がA3を十分に開示し、A3が個別の保護に適した別個の技術的解決手段を構成する場合、A3は中国の任意分割出願で追求できる可能性がある。しかし、A3が同一の発明Aの範囲内にある、より狭い実施形態または代替的なクレーム範囲にすぎない場合、出願人は、中国の分割制度が米国の継続出願のように機能すると想定すべきではない。クレームは、中国の単一性、サポート、補正およびダブルパテンティングに関する規則を満たさなければならない。

A3が重要である場合、原出願を基準とする分割出願可能期間が終了する前に、A3を直接分割するか、その他の方法により適時の中国分割出願に含めるべきである。D～Fを出願して後にA3を切り出す計画は、信頼できる戦略ではない。その後に審査官がD、EおよびFの間の単一性欠如を指摘したとしても、通常、それによって認められる再分割は、その指摘に応じたものに限られ、無関係なAの出願系列に戻ることはできない。

DからFまで

 

D、EおよびFが最初の出願でクレームされていなかったという事実は、中国における任意分割を必ずしも妨げない。これらが別個の技術的解決手段として明確に開示され、分割出願が新規事項を追加しない場合、適時に提出される一つまたは複数の分割出願により追求できる可能性がある。中国専利法 arts. 31, 33; 実施細則 arts. 48–49.

米国との実務上の相違は、時期にある。出願人は、中国の原出願の分割出願期間が終了する前に、D、EおよびFのうち、どれについて個別の出願を行う価値があるかを判断すべきである。これらが単一の一般的な発明概念を共有する場合、一つの出願にまとめることが合理的なこともある。しかし、そのようにまとめた分割出願が係属しているというだけで、その後いつでも任意に分割できるとの想定に基づいてまとめるべきではない。各発明がそれぞれ実質的かつ独立した価値を有する場合、同時期に出願することが、より確実に権利化の機会を維持する戦略となる。

ダブルパテンティング：§ 121およびターミナル・ディスクレーマーに厳密に対応する中国の制度はない

 

米国と中国では、同一ファミリー内で重複するクレームに対する取扱いも異なる。米国では、法定型ダブルパテンティングにより、同一の発明について二つの特許を取得することが禁止される一方、自明性型ダブルパテンティングにより、共通所有される特許のクレームと特許的に区別できないクレームが拒絶されることがある。後者は、共通所有および権利行使可能性に関する要件に従うことを前提として、ターミナル・ディスクレーマーにより解消できることが多いが、これにより実質的な特許存続期間が短縮され、特許期間調整に影響が及ぶ可能性がある。クレームの重複がUSPTOによる限定要求に起因し、出願人が法定要件を維持している場合、§ 121がセーフハーバーを提供し得る。

中国専利法第9条は、同一の発明創造について付与できる専利権は一つに限られると規定している。中国専利法 art. 9. CNIPAは一般に、この規定の適用上、クレームの保護範囲が同一である場合、それらのクレームは同一の発明創造を対象とすると扱う。単なる部分的重複は通常、第9条にいう同一性を成立させない。ただし、同一であり、かつ明確に分離可能な代替的技術的解決手段は、なお同条の適用を生じさせ得るほか、クレームは新規性、進歩性、サポート、単一性その他の要件を満たさなければならない。CNIPA審査指南 pt. II, ch. 3, § 6.2.

中国には、米国実務に相当する一般的なターミナル・ディスクレーマー手続はない。親出願と分割出願のクレーム範囲が同一である場合、通常の解決策は、一方のクレーム群を補正または削除することであり、一方の特許の存続期間末端を放棄することではない。有効な中国分割出願は原出願の出願日を共有するため、親出願が先に審査または特許付与されたというだけで、通常、親出願の公開が分割出願に対する先行技術となることはない。深刻な危険が生じるのは、分割出願の期限を徒過し、出願人が通常の新規出願を行う場合である。その新規出願は原出願日を承継せず、原ファミリーの開示が先行技術となるか、または第22条に基づく先願後公開の抵触出願となり得る。中国専利法 art. 22.

したがって、その相違は、手続上のみならず、概念上のものでもある。米国代理人は、後続のファミリー特許が自明性型ダブルパテンティングから保護されるか、またターミナル・ディスクレーマーを利用できるかを問題とすることが多い。これに対し、中国代理人は、後続出願が適時かつ有効な分割出願であること、同一範囲をクレームしないこと、および方式上または時期上の誤りによって原優先日または出願日の利益が失われないことを確保しなければならない場合が多い。

米中比較一覧

 

以下の表は、主要な構造上の相違を簡潔にまとめたものである。これは計画策定の補助資料であり、実際のクレーム区分および手続記録の検討に代わるものではない。

論点	米国	中国
後続クレームの一般的な出願手段	サポートされた主題については継続出願、切り出された発明については分割出願	任意分割出願または審査官主導の分割出願。米国型の継続出願に直接対応する制度はない
本件事実関係におけるA3	別途限定されていない限り、通常は継続出願	A3が別個の技術的解決手段である場合に限り、任意分割出願となり得る
当初クレームされていなかったD～F	§ 112(a)のサポートおよび継続性要件が満たされれば、継続出願でクレームできる	別個の技術的解決手段として十分に開示され、適時に出願されれば分割できる
通常の時期に関する原則	連続した同時係属。§ 121上の最も強い立場を得るため、限定により分離された各出願系列を特許発行前に出願する	実施細則 arts. 48, 60(1)に基づく原出願の2か月の登録手続期間
係属中の中間出願の効果	要件を満たす中間出願により§ 120の利益を維持できる	係属中の分割出願は通常、任意分割出願の期間を再起算させない
再分割	各連鎖が適用要件を満たせば、一連の継続出願および分割出願を利用できる	通常は原出願の期限に拘束される。分割出願で審査官が認定した単一性欠如については狭い例外がある
ファミリー内のダブルパテンティングの枠組み	自明性型ダブルパテンティング、ターミナル・ディスクレーマー、および狭い§ 121セーフハーバー	第9条は同一の発明創造について複数の専利権を付与することを禁止し、一般的なターミナル・ディスクレーマーに相当する制度はない

米中並行戦略の調整

 

米国ファミリーについては、出願人は、原出願における限定要求を利用し、A特許の発行前に、明確に分離されたBおよびCの分割出願系列を構築すべきである。記録上、A3を対象とする特定の限定要求または種の選択がない限り、A3は通常、継続出願に含めるべきである。原開示が§ 112(a)のサポートを提供する場合、D～Fは一つまたは複数の継続出願で追求できる。係属中の継続出願は、場合によってはD～F出願からA3に至る経路を含め、その後の米国での選択肢を維持できるが、出願日の利益に係る連鎖および発明者に関する各要件を継続して満たさなければならない。

中国ファミリーについては、出願人は、原出願の2か月の登録手続期限から逆算し、その期間が終了する前に、商業的に重要なすべての技術的解決手段を特定すべきである。B、C、A3およびD～Fは、適時に、直接分割するか、十分な根拠を有するグループとして慎重に整理すべきである。グループ化は、係属中の第一世代の分割出願によって残りの開示を後に任意分割する権利が維持されるとの想定ではなく、単一性および商業上の論理に基づいて行うべきである。

したがって、二つの出願日程は連携させるべきであるが、同一のものとして設計すべきではない。同じ明細書および事業上の優先順位を両方の計画に反映させることはできるが、米国の手続上の名称を中国出願の案件管理にそのまま持ち込むべきではない。米国の「継続出願によるプレースホルダー」に信頼できる中国の対応物はなく、中国の任意分割出願は、分割出願と呼ばれるというだけで米国§ 121のセーフハーバーを取得するものではない。

繰り返し生じる落とし穴

 

出願日の利益と§ 121セーフハーバーを混同すること

 

米国の後続出願は、§ 120に基づいて原出願日の利益を受けながら、自明性型ダブルパテンティングに全面的にさらされることがある。D～Fは、この点を示している。すなわち、開示によって出願日の利益が認められ得るとしても、A/B/Cに関する限定要求は、審査官が一度も限定しなかった発明を保護しない。本件の事実関係では、通常、A3についても同様である。

開示された主題を限定されたクレームであるかのように扱うこと

 

§ 121の適用には、発明が明細書に記載されているだけでは足りない。原出願には当該主題を対象とするクレームが含まれていなければならず、かつ審査官が、関連する境界を確立するのに十分な明確性をもって分割を要求していなければならない。Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. このため、BおよびCは、D～Fとは異なる立場にある。

審査官が定めた限定の境界を越えること

 

別々に限定されたグループのクレームを同一の系統で再結合すると、コンソナンスが失われ得る。ファミリーマップは、その後の取下げ、再併合および修正された限定を含め、審査官による正確なグループ分けを維持すべきである。出願の名称および関連出願の記載は、クレームの実質および審査記録ほど重要ではない。

一つの係属中出願があらゆる法域ですべてを維持すると想定すること

 

この命題は、米国においてさえ不完全である。サポート、同時係属、先行出願への特定の参照記載および発明者が、なお問題となるためである。中国では、この想定は明らかに危険である。係属中の分割出願は通常、原出願を基準とする任意分割出願の期限を再起算させないからである。

中国の再分割出願に依拠して無関係な主題を追求すること

 

審査官主導の再分割例外は狭い。D～Fの分割出願における単一性欠如の指摘によって、D、EおよびFを分離する機会が維持されることはあり得る。しかし、通常、それによってA3が再び利用可能となることはない。提案する再分割出願は、審査官の指摘で特定された技術的解決手段に密接に対応すべきである。

方式上の優先権および発明者の確認を怠ること

 

米国における出願日の利益の主張は、各世代の出願データシートにおいて確認すべきである。中国における優先権は、現在、分割出願の請求時に明示的に申告しなければならない。See CNIPA命令第84号, § 3. 特に、後の米国における異なる出願系列にまたがる継続出願または中国における再分割出願を検討する場合には、各系列の出願を行う前に、発明ごとに発明者を対応付けるべきである。

結論

 

A～Fの仮想事例は、「継続出願を行う」または「分割出願を行う」というだけでは完全な答えにならない理由を明らかにしている。米国では、BおよびCは審査官の限定要求から生じたものであるため、通常、A特許の発行前に提出する別個の分割出願で追求すべきである。A3は、別の限定要求または種の選択によって庁が定めた境界の非選択側に置かれたのでない限り、通常、継続出願で追求すべきである。D～Fは、原出願のクレームに一度も記載されていなかったとしても、原開示および§ 120の連鎖によるサポートがある限り、継続出願でクレームできる。A3は、係属中のD～F継続出願を通じて追求できる可能性があるが、直接の継続出願の方が明確であり、連鎖および発明者に関する問題も生じにくい。

中国では、より早期かつ包括的な判断が必要となる。B、C、A3およびD～Fは、十分に開示され、適切に分離可能な技術的解決手段を構成する場合、任意分割出願または審査官主導の分割出願として追求できる可能性がある。しかし、通常の分割出願期限は、最初の出願の登録手続期間に結び付けられたままである。係属中の分割出願は、通常、再び分割する一般的な権利を維持せず、その分割出願における審査官の単一性の指摘は、対象主題が限定された例外を生じさせるにすぎない。

調整されたポートフォリオにとって、最も安全なアプローチは、意図的に非対称な戦略を採ることである。米国の継続出願実務を利用して、サポートを有する係属中の連鎖を維持する一方、限定により分離されたBおよびCの各出願系列は、§ 121のセーフハーバー上の地位を維持できるよう十分に早期に構築すべきである。中国では、原出願の分割期間が終了する前に、任意分割出願による重要な各出願系列を特定して出願すべきである。明細書は同一であっても、手続上の構造は各法域の法に即したものとすべきである。

本稿は一般的な情報を提供するものであり、法的助言を構成するものではない。出願戦略は、各法域における実際の開示、クレーム、限定要求または単一性に関する記録、発明者、優先権書類、手続段階および現行法に依存する。