Rule 132 宣言書から韓国の実験証拠へ：米国・韓国特許実務家のための双方向ガイド

要旨：本稿は、米国の 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書実務と、それに最も近い韓国の対応物、すなわち実験結果、比較データ、専門家の説明又はその他の技術証拠に裏付けられた KIPO への意見書とを比較する。両制度はいずれも、代理人の主張だけでは不十分な場合、特に予想外の又は有利な技術的効果が問題となる自明性・進歩性の争点において、審査官の拒絶を克服するために証拠を用いる。本稿は同時に、いくつかの重要な相違点を強調する。すなわち、韓国には Rule 132 型の正式な宣言書制度は存在しないこと、韓国の出願後証拠は当初開示を明確化又は確認することはできても、明細書の一部となったり不十分な出願を治癒したりすることはできないこと、また韓国の進歩性は有利な効果だけで判断されるのではなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を含む、より広い検討によって判断されることである。米国実務家に対しては、宣言書という形式を過大評価したり、新たな出願後効果に依存したりすることなく、Rule 132 の実務感覚を韓国実務へ適応させる方法を示す。韓国実務家に対しては、米国の Rule 132 宣言書がどのように正式な証拠提出として機能するのか、誰が宣言者となり得るのか、そして関連性、請求項の範囲との対応性、最も近い先行技術との比較及び開示範囲の限界がなぜ不可欠であるのかを説明する。

I. はじめに

米国と韓国の特許実務家は、しばしば同じ実務上の問題に直面する。すなわち、審査官が特許性に関する拒絶を行い、代理人の主張だけでは足りず、出願人が技術的事実を審査記録に入れる必要があるという問題である。米国では、よく知られた手段は 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書又は宣誓供述書である。韓国には、米国の Rule 132 宣言書と正確に対応するものはない。最も近い実務上の対応物は、拒絶理由通知に対する意見書であり、必要に応じて実験結果、比較データ、実験結果証明書、専門家による技術説明又はその他の書証によって裏付けられる。参照：37 C.F.R. § 1.132; Manual of Patent Examining Procedure § 716; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2 (Feb. 2026). Rule 1.132 は、拒絶又は異議に反論するために提出され、他に規定がない証拠について、宣誓書又は宣言書によって提出することを求めている。一方、KIPO 審査基準は、実験結果を含む意見書及び書類は、明細書の一部とはならないものの、審査官が考慮できるとする。

本稿は、二つの制度を互いに説明するために用いる。米国実務家にとって、韓国実務は、正式な Rule 132 宣言書という媒体を欠く一方で、当初明細書との結び付きがより強い Rule 132 実務として理解できる。韓国実務家にとって、Rule 132 実務は、韓国における実験結果提出としばしば同じ実務的機能を果たす正式な証拠制度であるが、宣誓又は宣言形式、関連性、請求項の範囲との対応性、及び最も近い先行技術との比較という米国固有の要件を伴うものとして理解できる。

最も強い実務上の重なりは、自明性又は進歩性に関する場面である。米国実務では、Rule 132 宣言書は、予想外の結果、商業的成功、長年未解決の需要、他者の失敗、懐疑、技術的偏見、先行技術の実施不能性、帰属その他の事実立証によって、一応の自明性のケースを反駁するために頻繁に用いられる。参照：37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716; In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472-73 (Fed. Cir. 1984). 韓国実務では、意見書及び実験結果は、有利な技術的効果を示すことによって進歩性を支えることができる。しかし、韓国の進歩性は「効果だけ」の検討ではない。韓国の審査実務は、請求発明の想到の容易性又は困難性、請求対象に到達する動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び発明の有利な効果などを考慮する多因子分析を要求している。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5, 6.3.

第二の制約も同様に重要である。韓国では、出願後の実験証拠によって、不十分な当初開示を治癒することはできない。意見書及び実験結果は明細書の一部とはならず、発明の説明に記載された事項を明確化又は確認するために参照され得るにすぎない。また、参考資料は発明の説明を代替又は補充することはできない。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4. 米国法にも関連する制約がある。後に提出された証拠は自明性に対する反駁を支えることがあるが、出願時の記載要件違反、実施可能要件違反又は新規事項の問題を治癒するものではない。参照：35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

II. 米国の基準：Rule 132 が果たす機能

Rule 132 は、出願又は再審査における請求項が拒絶され又は異議の対象となった場合、当該拒絶又は異議に「他に規定されていない根拠で」反論するために提出される証拠は、宣誓書又は宣言書によって提出しなければならないと定める。37 C.F.R. § 1.132。宣言書は、18 U.S.C. § 1001 に基づき故意の虚偽陳述が処罰され、出願又はそこから生じる特許の有効性を危うくし得る旨の警告を含む 37 C.F.R. § 1.68 を満たす場合、宣誓書に代えて用いることができる。37 C.F.R. § 1.68。

「他に規定されていない根拠で」という文言には実質的な意味がある。Rule 132 は USPTO における一般的な証拠提出ルートであり、特許審査における唯一の宣言書制度ではない。先行技術を除外又は排除するための一部の事実立証は、より具体的な規則によって規律される。AIA の先発明者出願主義規定の対象となる出願では、帰属及び先行公開に関する立証は、通常 Rule 132 ではなく 37 C.F.R. § 1.130 に基づいて行われる。Rule 1.130(a) は、発明者又は共同発明者による開示、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に取得された主題に関する。Rule 1.130(b) は、発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から主題を取得した他者による先行公開に関する。参照：MPEP §§ 717, 717.01, 2155.

Pre-AIA 実務では別の区別が必要である。Rule 131(a) は、先発明を立証することによって一定の Pre-AIA 先行技術拒絶に対し先発明日を主張するために利用できる場合がある一方、一定の Pre-AIA における帰属又は由来型の立証は Rule 132 の問題として残り得る。参照：37 C.F.R. § 1.131; MPEP §§ 715, 716.10. したがって、実務家は、単に証拠が必要かどうかだけを問うべきではない。まず、どの事実命題を立証するのか、そして Rule 130 又は Rule 131 のような特定の規則が適切な手段を提供しているのかを問うべきである。

したがって、本稿では「Rule 132 実務」という語を、より狭く正確な意味、すなわち、より具体的な宣言書規則が支配しない場合に、拒絶又は異議に反論するために提出される事実証拠という意味で用いる。この役割において、Rule 132 は、予想外の結果、商業的成功、長年未解決の需要、他者の失敗、懐疑、技術的偏見、先行技術の実施不能性、専門家の理解、その他特許性に関連する事実立証のために一般的に用いられる。参照：MPEP §§ 716, 716.01. 米国審査中に提出されるすべての宣誓供述書又は宣言書を指す略称として扱うべきではない。

MPEP は、より具体的な規則が適用されない場合、拒絶又は異議に反論する証拠について、Rule 132 を USPTO の一般的な証拠提出ルートとして扱っている。MPEP § 716。主審査官は、拒絶理由に反論するために提出された Rule 132 宣誓供述書又は宣言書その他の証拠を検討し、その証拠が応答性を有するか、拒絶を克服するのに十分な事実を提示しているかを判断しなければならない。Id. 審査官が宣言書を不十分と判断する場合、例えば証拠が時機に遅れている、事実を示していない、拒絶に関係しない、又は請求項の範囲と対応していないといった理由を説明しなければならない。Id.

韓国実務家にとって重要な点は、Rule 132 宣言書は単に代理人の主張をより形式的にしたものではないということである。それは証拠を記録に載せるための制度である。その証拠は、技術的、商業的、歴史的又は証言的なものになり得る。証拠は、発明者、会社の科学者、外部専門家、試験機関、事業上の証人、顧客、又は関連事実を知る他の者から提供され得る。その宣言書は、拒絶及びその他の審査記録と合わせて評価される。参照：In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472-73 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.01(d).

予想外の結果によって自明性を反駁するために用いられる典型的な Rule 132 宣言書は、宣言者を特定し、資格及び個人的知識を明らかにし、最も近い先行技術を特定し、試験プロトコルを説明し、比較データを提示し、当業者にとってその結果がなぜ予想外であったのかを説明し、その結果を請求項の限定事項に結び付ける。参照：In re Chupp, 816 F.2d 643, 646 (Fed. Cir. 1987); In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460-61 (Fed. Cir. 1984); MPEP § 716.02.

III. 韓国の基準：機能的対応物

韓国には、37 C.F.R. § 1.132 に直接対応する制度はない。米国式に「拒絶に反論するため宣誓供述書又は宣言書を提出せよ」と述べる単一の韓国規則は存在しない。最も近い実務上の対応物は、KIPO の拒絶理由通知後に提出される意見書であり、多くの場合、実験結果、比較試験データ、実験結果証明書又はその他の裏付け資料を伴う。参照：Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. 韓国特許法第63条は、出願を拒絶する前に、審査官が出願人に拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならないと定めている。

韓国審査基準は、審査官が意見書及び裏付け書類をどのように扱うかを説明している。補正書とともに意見書が提出された場合、審査官は両方を検討する。意見書のみが提出された場合、審査官は、通知された拒絶理由が解消されたかどうかを判断するにあたり、その意見書を十分に考慮しなければならない。Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

米国実務家にとって最も重要な明文上の点は次のとおりである。韓国の出願後証拠は明細書の一部にならず、不十分な当初開示を治癒することもできない。審査基準は、拒絶理由通知に応答して提出された実験結果を含む意見書又はその他の書類は、明細書の一部ではないと述べている。それらは、発明の説明に記載された事項の正当性を明確化又は確認するものであるため、審査官によって参照され得る。Id. さらに、審査官が試料又は実験結果などの参考資料を求める場合、それらの資料は、出願時に発明の説明が明確かつ十分であったことを確認するものでなければならず、審査官の求めに応じて提出された書類は参考資料であって、発明の説明を代替又は補充することはできない。Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.4.

したがって、韓国の提出書類は、限定された意味でのみ Rule 132 に似た機能を果たす。代理人の主張を超える技術的証明を提供することができる。進歩性、実施可能要件、サポート要件又はその他の特許性問題を審査官が評価する助けとなる場合がある。しかし、それは出願を書き換えたり、新規事項を追加したり、出願時に欠けていた技術的教示を補ったりするものではない。

IV. 誰が証拠を作成し、署名し、又は供給できるのか

作成主体については、三つの問いを分けて考えるべきである。誰が手続上の応答書に署名するのか、誰が証拠となる陳述書に署名し又はそれを作成するのか、そして誰が基礎となる事実又はデータを供給するのかである。米国実務では、二つ目と三つ目の問いが Rule 132 の「宣言者」の同一性に統合されがちである。韓国実務では通常そうではない。韓国における対応物は宣誓宣言者ではなく、意見書を裏付ける証拠を提供する人物、研究機関、会社、専門家、発明者又は研究者である。

A. 米国：宣言者は発明者である必要はない

Rule 132 は、宣言者を発明者に限定していない。同規則は、拒絶又は異議に反論するために提出される証拠を宣誓書又は宣言書で提出することを要求しているが、発明者だけがその宣誓又は宣言を提供できるとは述べていない。37 C.F.R. § 1.132。より適切な問いは、宣言者が、立証しようとする点について適切な事実的基礎を有しているかどうかである。

宣言書自体は 37 C.F.R. § 1.68 を満たさなければならない。宣言者は、故意の虚偽陳述が処罰され、出願又は特許を危うくし得ることについて警告を受けなければならず、自己の知識に基づく事項は真実であり、情報及び信念に基づく事項は真実であると信じる旨を述べなければならない。37 C.F.R. § 1.68; MPEP § 716.

Office Action への応答書に誰が署名するかは別問題である。37 C.F.R. § 1.33(b) の下では、特許出願に提出される補正書その他の書類は、一般に記録上の特許実務家、37 C.F.R. § 1.34 に基づき代表資格で行動する実務家、又は出願人が署名しなければならない。法人を代理して提出される書類は、一般に特許実務家が署名しなければならない。37 C.F.R. § 1.33(b)。したがって、応答書は代理人が署名し、Rule 132 宣言書は事実を有する宣言者が署名することができる。

Rule 132 の宣言者は、発明者、氏名が特定された又は匿名の会社研究者、試験を実施した研究所職員、外部専門家、事業責任者、顧客、又は関連知識を有する他の者であり得る。MPEP は、予想外の結果、商業的成功、長年未解決の需要、先行技術の実施不能性、帰属又は由来型の事実などの客観的証拠は、代理人の主張だけでなく、適切な証拠によって事実上裏付けられなければならないことを認めている。参照：MPEP §§ 716, 716.01(c); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).

宣言者の選択は、形式だけでなく証拠の重みに影響する。利害関係を有する発明者又は譲受人の従業員による宣言書は、その証人に利害関係があるという理由だけで無視されるものではないが、その関係は証拠の重みに影響し得る。外部専門家の宣言書であっても、請求項が非自明であるという法的結論を述べるだけであれば、ほとんど重みを持たない場合がある。参照：MPEP § 716.01(c); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 1470-71 (Fed. Cir. 1997).

米国向けの作成では、証拠命題に対応する知識を有する宣言者を選択する。発明者は、発明の着想、帰属、技術的経緯及び自ら監督した実験について適切であることが多い。試験プロトコル及び生データについては、研究所担当者の方が適していることが多い。当業者が何を予期していたかを説明するには、外部専門家が有用である。商業的成功、市場シェア、顧客需要及び関連性については、事業上の証人が必要になる。技術的又は商業的事実については、代理人の主張は証拠の代替にならないため、代理人による宣言書は一般に避けるべきである。参照：In re De Blauwe, 736 F.2d at 705; MPEP § 716.01(c).

B. 韓国：Rule 132 の「宣言者」は存在しないが、権限ある提出者と証拠源は存在する

韓国実務は別の形で説明すべきである。正式な手続書類は、KIPO の拒絶理由通知に対して提出される意見書である。韓国特許法及び審査基準は、これを、通常は意見書及び必要に応じた補正によって、出願人が審査官の拒絶に応答する機会として位置付けている。参照：Patent Act art. 63(1) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

韓国手続を正式に行うことができる者は、出願人又は出願人の権限ある代理人である。非居住者については韓国法が特に重要である。韓国に住所又は営業所を有しない者は、非居住者又はその代理人が韓国に滞在している場合など限定的な場合を除き、特許管理人によらなければ、特許関連手続を開始したり行政処分に対する不服申立てをしたりすることは一般にできない。Patent Act art. 5(1) (S. Kor.). 特許管理人は、付与された権限の範囲内で、特許関連手続及び行政処分に対する不服申立てにおいて本人を代理する。Patent Act art. 5(2) (S. Kor.).

韓国の意見書は、出願人の韓国代理人又は特許管理人によって作成及び提出され得る。しかし、これを裏付ける技術証拠は多様な源から来ることができる。実務上、証拠は、発明者、出願人の研究者、社内試験グループ、外部試験機関、大学研究者、独立専門家、又は関連する技術知識を有する他の人物若しくは組織によって作成又は説明され得る。韓国実務は、その者が米国式の Rule 1.68 の罰則文言を含む宣言書を作成したかどうかを問うのではない。その資料が当初の発明の説明に記載された事項を明確化又は確認する助けとなるか、そして特許性について説得力を有するかを問う。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

米国の問いである「誰が宣言書に署名すべきか」に対する韓国の対応質問は、より正確には、「韓国の意見書が依拠する技術証拠を、誰が作成し、説明し、又は真正性を裏付けるべきか」である。有利な技術的効果については、最も強い証拠源は通常、比較試験に責任を負う者又は機関である。技術的解釈については、発明者又は専門家が有用な場合がある。商業的又は業界上の事実については、事業上の証人が関連し得るが、韓国の一方的審査においては、商業的成功の証拠は、比較技術効果の証拠ほど中心的ではないことが多い。

V. 進歩性：有用な類推ではあるが、効果だけの検討ではない

A. 米国の自明性と Rule 132 証拠

米国実務では、予想外の結果は、一応の自明性のケースを反駁するためのよく知られた手段である。Federal Circuit は、請求発明が当業者にとって驚くべき又は予想外であると考えられる優れた性質又は利点を示すことにより、出願人は自明性を反駁できると説明している。参照：In re Soni, 54 F.3d 746, 750-51 (Fed. Cir. 1995). MPEP も同様に、予想外の結果、商業的成功、長年未解決の需要、他者の失敗及び懐疑の証拠は、適時に提出された場合、考慮されなければならないとしている。MPEP § 716.01(d).

この命題を過大に読むべきではない。後に提出された Rule 132 証拠は、予想外の結果又は他の客観的徴表を証明することにより、§ 103 に基づく自明性拒絶を反駁する助けとなる場合がある。しかし、後の証拠はすべての欠陥を治癒するものではない。特に、記載要件、実施可能要件又は新規事項の観点から、出願の開示を書き換えるものではない。記載要件は、出願日の時点で請求発明を保有していたことを要求し、実施可能要件は、出願時の明細書が当業者に過度の実験なしに発明を製造及び使用できるようにしていたかを問う。また、新規事項は出願後に開示へ追加することができない。参照：35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a).

MPEP は、実施可能要件に関連する問題について、後の証拠に限定的な役割を認めている。すなわち、出願人は、出願日の時点で当業者が何を知っていたかを示すため、又は発明が機能することを示すため、出願後の宣誓供述書その他の証拠を提出できる場合があるが、その立証はなお、出願時の開示が実施可能であったことを示さなければならない。後の刊行物は、関連時点における技術水準の証拠として用いられる場合を除き、不十分な開示を補充して実施可能にすることはできない。参照：MPEP §§ 2164.05(a), 2124.

B. 韓国の進歩性には多因子分析が必要である

韓国実務は「有利な効果」という言葉を用いるが、進歩性は効果だけで判断されるものではない。韓国特許法第29条(2)の下では、出願前に当業者が先行技術に基づいて容易に発明をすることができた場合、その発明は進歩性を欠く。審査基準は、「容易に発明をすることができた」とは、通常の創作能力又は先行技術によって誘導される動機付けを通じて、請求発明を先行技術から容易に想到できたかどうかを意味すると説明している。参照：Patent Act art. 29(2) (S. Kor.); Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 4.2, 5.

KIPO の審査枠組みは、審査官に対し、技術水準全体、技術分野、解決しようとする課題、技術的構成及び有利な効果を考慮するよう求めている。審査基準は、技術的構成の困難性に焦点を当てつつ、進歩性を総合的に判断すると述べている。また、有利な効果は考慮すべきであるが、判断は主として、請求対象に到達する動機付けがあったか、又は先行技術との差異が通常の創作能力にすぎないかに焦点を当てるとも述べている。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3.

米国実務家にとって、韓国の「有利な効果」という表現はなじみのあるものに聞こえるはずであるが、米国の「予想外の結果」と完全に同義に扱うべきではない。韓国の分析は、請求発明が先行技術に照らして容易に想到できたか、先行技術が組合せ又は選択の理由若しくは動機付けを与えていたか、差異が通常の創作能力を反映するにすぎないか、そして請求発明が進歩性を支える有利な効果を生むかを問う。

C. 最高裁判例後の選択発明

韓国の進歩性分析が多因子であることは、選択発明において特に重要である。韓国の選択発明実務についての従前の議論は、顕著又は卓越した効果に大きく焦点を当てることが多かった。現在の審査基準は、韓国最高裁判例を反映し、技術的特徴自体が想到困難であった場合に、卓越した効果だけで進歩性を判断することを戒めている。

KIPO の審査基準は、先行技術文献が上位概念を開示し、後願が下位概念を請求する場合、上位概念が知られていたとしても、その下位概念に含まれる技術的特徴の想到が困難であったなら、進歩性は否定されないと述べている。さらに審査基準は、技術的特徴を想到する困難性を考慮せず、卓越した効果のみに基づいて進歩性を判断すべきではないとし、Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609 を引用している。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

2021年の最高裁判決に関する解説も同様に、同裁判所が選択発明に対して一般的な進歩性原則を適用し、技術的構成の困難性と顕著な効果の双方を考慮したと説明している。関連する要素には、先行技術の属に含まれる選択肢の数、先行技術が請求種を選択する理由又は動機付けを与えていたか、構造的類似性、及び請求発明が顕著な効果を生じたかが含まれる。参照：Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609.

本稿の目的上、この点は端的に述べる価値がある。有利な効果は韓国の進歩性に関する強力な証拠となり得るが、検討のすべてではない。請求された技術的特徴自体を選択又は想到することが困難であった場合、その困難性は、卓越した効果とは別に進歩性を支え得る。逆に、選択又は組合せが強く動機付けられ、技術的に容易であった場合、効果証拠は、請求項、先行技術及び当初開示に特に十分に結び付けられていなければならない。

D. 韓国の出願後証拠は当初開示に結び付けられたままである

韓国における有利な効果の証拠も、当初開示によって制限される。審査基準は、有利な効果が明示的に開示されていない場合でも、明細書及び図面から当業者がその効果を容易に認識できるときは、審査官が意見書及び実験結果などの証拠から進歩性を評価できると述べている。しかし、主張された効果が発明の説明に裏付けられておらず、発明の説明又は図面から推認されない場合、その効果は考慮すべきではない。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3.

選択発明について、審査基準は、効果に疑義がある場合、実験比較に関する資料を提出することにより、出願人が有利な効果を具体的に主張することを認めている。しかし、補充的な実験データは、当初出願時の明細書における開示範囲を超えてはならない。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1.

その結果として生じる実務上の要点は、米国代理人にとって中心的である。韓国における出願後データは、新たな技術的ストーリーとしてではなく、出願が既に開示し又は合理的に教示していた事項の確認として作成されるべきである。

VI. 韓国の実験証拠実務に対する Federal Circuit からの教訓

Federal Circuit の Rule 132 事例は、証拠提出が成功又は失敗する要因を示すため、この比較記事において有用である。同じ教訓は韓国でも有用である。ただし、韓国の提出書類は形式上、宣誓宣言書ではなく、前述の当初開示ルールによって拘束されるという留保がある。

A. 証拠は、代理人の性格付けではなく、証拠でなければならない

Federal Circuit は、事実証拠と代理人の主張とを繰り返し区別してきた。In re De Blauwe において、裁判所は、予想外の結果は事実証拠によって立証されなければならず、単なる主張又は結論的陳述では足りないと判示した。In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984). 出願人は、請求された熱収縮性物品が予想外に裂けの問題を解決したと主張したが、記録には、先行技術の物品が裂け、請求物品がその結果を回避したことを示す比較実験データが欠けていた。Id. at 705-06.

米国法を学ぶ韓国実務家にとって、Rule 132 宣言書は、発明が「顕著な効果」、「優れた性能」又は「予想外の優越性」を有すると述べるだけであってはならない。その効果を事実によって証明しなければならない。韓国実務を学ぶ米国実務家にとって、意見書は、実験結果又は比較証拠に裏付けられている場合、より大きな重みを持ち得る。なぜなら、その証拠が意見書における技術的主張を確認するからである。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2.

B. 適切な先行技術と比較する

Federal Circuit における最も良い肯定例は In re Chupp である。同事件では、請求された除草性化合物は、最も近い先行技術化合物とメチレン基一つだけ異なっていた。In re Chupp, 816 F.2d 643, 644-45 (Fed. Cir. 1987). 自明性を反駁するため、出願人は、請求化合物を最も近い先行技術化合物及び市販除草剤と比較する宣言書を提出した。Id. at 645. 証拠は、最も近い先行技術に対し、作物安全性と雑草防除活性を兼ね備えた優れた選択性を示した。Id. Federal Circuit は自明性拒絶を取り消し、化合物が共通する性質の範囲内の一つの性質において予想外に優れていることの証拠であっても、一応のケースを反駁するのに十分となり得ると判示した。Id. at 646.

否定的な対応例は In re Johnson である。出願人は一つの先行技術化合物との比較に基づき予想外の結果を主張したが、Federal Circuit は、証拠が請求化合物と最も近い先行技術化合物との相対的有効性について結論を導くことを可能にしないとして、拒絶を維持した。In re Johnson, 747 F.2d 1456, 1460-61 (Fed. Cir. 1984). MPEP は対応するルールとして、Rule 132 宣言書は一応の自明性のケースを有効に反駁するため、請求主題を最も近い先行技術と比較すべきであると述べている。参照：MPEP § 716.02(e).

韓国における作成上の要点は、類似しているが同一ではない。韓国の実験結果提出は、進歩性拒絶を実際に支える引用発明又は最も近い先行技術の教示に対応すべきである。しかし、応答はデータに示された効果だけでなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、及び請求された差異が通常の創作能力を反映するにすぎないかどうかにも対応すべきである。

C. 記録全体を衡量しなければならない

In re Piasecki は、米国審査における反駁証拠の役割を説明している。審査官が一応のケースを提示し、出願人が反駁証拠を提出した場合、判断者は記録全体を評価しなければならない。In re Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472-73 (Fed. Cir. 1984). 二次的考慮事項の証拠は、接戦の場合だけに留保されるものではなく、すべての証拠の一部として考慮されなければならない。Id. at 1473; see also Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538-39 (Fed. Cir. 1983).

韓国実務家にとって、Piasecki は、米国実務家がなぜ宣言書に労力を投じるのかを説明している。Rule 132 宣言書は、特許性判断の基礎となる証拠記録を変えることを意図している。米国実務家にとって、韓国の実験結果又は証明書も同様に、審査官の進歩性に関する見方を形成し得るが、それは技術的構成、動機付け、通常の創作能力、有利な効果及び当初開示によるサポートを別々に評価する枠組みの中で行われる。

D. 予想外とは、単により良いという意味ではない

In re Soni は出願人に有利な事例であるが、慎重に読むべきである。Federal Circuit は、出願人が実質的に改善された結果を示し、その結果が予想外であったと述べる場合、反対証拠がない限り、その立証で足りることがあると判示した。In re Soni, 54 F.3d 746, 751 (Fed. Cir. 1995). しかし Soni は、予想外の結果は事実証拠によって立証されなければならず、単なる主張又は結論的陳述では足りないことも再確認した。Id. at 750.

韓国における対応概念は、請求発明の効果が、質的に異なる又は量的に顕著であり、予見できない場合に、進歩性を支え得るというものである。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. しかし、その証拠は、効果だけで検討が終了するかのように提示されるべきではない。提出書類は、請求された技術的構成が先行技術から容易に想到又は選択できなかった理由、及び先行技術がそれに到達する十分な動機付けを与えていなかった理由も説明すべきである。

E. 証拠理論が弱い場合、審査段階の宣言書は訴訟に耐えないことがある

Pfizer Inc. v. Apotex Inc. は、有用な訴訟上のストレステストである。審査中、Pfizer は Wells Declaration に依拠して、アムロジピンベシル酸塩が望ましく予測困難な性質の組合せを有すると主張した。Pfizer Inc. v. Apotex Inc., 480 F.3d 1348, 1355-56 (Fed. Cir. 2007). Federal Circuit は後に、請求項を自明として無効と判断し、その理由の一つとして、Pfizer が、主張された優越性が最も近い先行技術又は当業者が予期したものと比較して予想外であったことを十分に示していなかったと述べた。Id. at 1370-72.

Pfizer は、宣言書証拠が即時の許可を得るためだけではなく作成されるべきであることを示すため、双方の読者にとって価値がある。結果が予測不能であったと述べる宣言書であっても、予期される基準を定義せず、最も近い先行技術と比較せず、又は通常の最適化を示すにすぎない場合、不十分となり得る。Id. at 1368-72. 韓国の提出書類にも同様の規律がある。データは比較的であり、法的に枠付けられ、請求項に結び付けられ、当初開示に基礎付けられていなければならない。

VII. 米国実務家が Rule 132 の実務感覚を韓国実務に移し替える方法

韓国応答を準備する米国実務家は、なじみのある Rule 132 の問いから始めるべきである。どの事実を証明しなければならないのか。誰がそれを証明できるのか。どのデータがそれを支えるのか。どの先行技術を比較対象にすべきか。どの請求項限定が主張された効果を生むのか。韓国法は、いくつかの調整を必要とする。

第一に、韓国では、米国実務家が Rule 132 宣言書の形式を再現する必要はない。より強い韓国実務は通常、証拠の法的関連性を説明する意見書に、実験結果、比較試験報告書又は実験結果証明書を添付する形である。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. その証拠は、代替明細書としてではなく、当初出願時の開示における事項を明確化又は確認するものとして位置付けられるべきである。Id.

第二に、非居住者出願人については、韓国出願及び応答は、韓国代理人又は権限ある特許管理人を通じて調整すべきである。参照：Patent Act art. 5(1)-(2) (S. Kor.). したがって、米国での「誰が Rule 132 宣言書に署名するのか」という問いは、韓国では二つの問いになる。すなわち、誰が KIPO に手続上の提出を行う権限を有するのか、そして誰が技術証拠の最適な供給源なのかである。

第三に、Rule 132 型の予想外の結果に関する主張について、最も強い韓国の証拠パッケージは通常、技術的に信用できる者、すなわち試験を実施した社内研究者、独立試験機関、大学研究者、又はその結果が先行技術に対して質的に異なる若しくは量的に顕著である理由を説明できる専門家によって作成又は確認された比較データを含む。しかし、その主張は効果を超えた進歩性枠組みにも対応すべきである。すなわち、先行技術の教示、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、及び請求された技術的構成自体が想到困難であったかである。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 5, 6.3, 6.4.1.

第四に、当初開示との結び付きは、作成上の後付けではなく閾値問題として扱うべきである。主張された効果が発明の説明に裏付けられず、発明の説明又は図面から推認できない場合、その効果は考慮されるべきではない。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.3. 意見書及び実験結果は明細書の一部とはならず、参考資料は発明の説明を代替又は補充することはできない。参照：id. pt. V, ch. 3, §§ 6.2, 6.4.

選択発明については、韓国のルールが特に重要である。審査基準は、選択発明が先行技術に対して有利な効果を達成する場合、進歩性を有し得ること、また選択発明に含まれるすべての具体的手段が、質的に異なる又は量的に顕著な有利な効果を有するべきであることを述べている。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. しかし、Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609 以降、検討は卓越した効果だけに焦点を当てるべきではなく、請求された下位概念又は技術的特徴の想到困難性も考慮されなければならない。Id.

数値範囲発明についても、韓国は、主張された臨界性が客観的に確認されているかに焦点を当てる。審査基準は、数値範囲の臨界的意義が認められるためには、その数値限定の技術的意味が記載されるべきであり、実施例又は補充資料が上限及び下限の臨界性を証明すべきであること、また一般に、数値範囲全体をカバーする実験結果によって臨界性が客観的に確認されるべきであることを述べている。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.2.

したがって、実務的な米国から韓国へのチェックリストは次のとおりである。

米国 Rule 132 の実務感覚	韓国での適応
拒絶を特定する	KIPO の具体的な拒絶理由通知及び引用発明を特定する。
宣言者を選ぶ	証拠源を選ぶ。発明者、出願人の研究者、社内試験グループ、外部試験機関、大学研究者又は専門家など。
応答書に署名し提出する	特に非居住者出願人について、出願人の韓国代理人又は特許管理人と調整する。
最も近い先行技術と比較する	進歩性拒絶を実際に支える引用発明又は先行技術と比較する。
予想外の結果を示す	質的に異なる又は量的に顕著な有利な効果を示す。
進歩性全体の検討に対応する	想到の容易性又は困難性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を論じる。
関連性を確立する	効果を請求された特徴及び解決される課題に結び付ける。
請求項の範囲との対応性に対応する	特に選択発明又は数値範囲発明について、請求項の範囲全体にわたる効果を示す。
出願後データを用いる	後のデータを、当初明細書又は図面に開示され又は推認可能な効果を確認するものとして位置付ける。
開示の過大拡張を避ける	実験結果を、不十分な当初記載の代替として用いない。

VIII. 韓国実務家が韓国の証拠実務を Rule 132 実務に移し替える方法

米国実務に臨む韓国実務家は、Office Action 応答において代理人の説明だけに依拠しようとする傾向を抑えるべきである。米国では、実務家は、重要な主張が法的主張なのか証拠事実なのかを問うべきである。その主張が事実に関するもの、すなわち予想外の技術的優越性、商業的成功、長年未解決の需要、他者の失敗、業界の懐疑、先行技術の実施不能性、専門家の理解又は帰属である場合、Rule 132 宣言書が適切な手段となり得る。参照：37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716.

米国の宣言書は、正式な宣言書実務を満たさなければならない。宣言者は、故意の虚偽陳述が処罰され、出願又はそこから生じる特許の有効性を危うくし得る旨の必要な警告を含む宣言書に署名すべきである。参照：37 C.F.R. § 1.68. 宣言書は、宣言者の資格、個人的知識、検討した書類、実施した試験及び事実上の結論を記載すべきである。「請求項は特許可能である」といった法的結論は避け、特許性を支える基礎事実に焦点を当てるべきである。参照：MPEP § 716.

韓国実務家は、応答書の署名と宣言書の署名も区別すべきである。Office Action 応答書は 37 C.F.R. § 1.33(b) に基づき米国代理人が署名し得る一方、宣言書は関連する事実を有する証人が署名する。参照：37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132. 法人出願人の場合、米国代理人が応答書に署名することが多い一方で、科学者、発明者、技術専門家、事業上の証人その他の宣言者が Rule 132 宣言書に署名する。

韓国実務家にとって、米国で最も重要な作成概念は、関連性、請求項の範囲との対応性、及び最も近い先行技術である。関連性とは、証拠と請求発明との間に法的及び事実的に十分な結び付きがあることを意味する。参照：In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996); MPEP § 716.01(b). 請求項の範囲との対応性とは、証拠が、それを提出する対象である請求項範囲を支えなければならないことを意味する。参照：In re Dill, 604 F.2d 1356, 1361 (C.C.P.A. 1979); MPEP § 716.02(d). 最も近い先行技術とは、証拠が、人工的に弱い比較対象ではなく、最も関連性の高い先行技術の実施形態と請求発明を比較すべきであることを意味する。参照：In re Johnson, 747 F.2d at 1460-61; MPEP § 716.02(e).

後の証拠の扱いにも注意が必要である。米国実務は、韓国実務よりも、自明性分析における後に発見された利点に対して受容的である。しかし、それは後のデータが不十分な当初開示を治癒できることを意味しない。記載要件、実施可能要件及び新規事項は、なお出願時の出願に照らして評価されなければならない。参照：35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); MPEP §§ 2161, 2164, 2164.05(a). したがって、韓国実務家は、Rule 132 を適切な拒絶に反論するための証拠手段として扱うべきであり、出願時に発明を記載又は実施可能にしていなかった明細書を修復する方法として扱うべきではない。

したがって、実務的な韓国から米国へのチェックリストは次のとおりである。

韓国審査実務の感覚	米国 Rule 132 での適応
技術的効果を説明する意見書を提出する	その事実主張に別個の Rule 132 宣言書が必要かを検討する。
実験結果を添付する	科学者、試験機関又は専門家に、プロトコル、データ及び予期される基準を説明させる。
出願人又は発明者の説明に依拠する	肩書だけではなく、個人的知識及び証拠上の必要性に基づいて宣言者を選ぶ。
有利な効果を説明する	当業者の観点から予想外性を説明する。
引用発明に対応する	便利な比較対象ではなく、最も近い先行技術と比較する。
進歩性を総合的に主張する	米国の自明性では、宣言書を記録全体に基づく自明性分析に組み込む。
出願後証拠を用いる	適切な場合には自明性を反駁するために用いる。ただし、記載要件、実施可能要件又は新規事項の問題を治癒すると考えない。
韓国代理人を通じて提出する	米国の応答書は代理人が署名し得るが、宣言書は Rule 1.68 の文言を含め、証人／宣言者が署名しなければならない。

IX. 比較仮説

ある請求項が、特定の投与量範囲内で化合物 A を含む医薬組成物を記載していると仮定する。審査官は、化合物 B を含む多数の構造的に関連する化合物を包含する属を開示する先行技術を引用し、米国では自明性、韓国では進歩性欠如として請求項を拒絶する。出願後、出願人は、化合物 A が化合物 B と比較して経口バイオアベイラビリティを十倍改善し、毒性を実質的に低減することを示す比較データを作成する。

米国では、出願人は科学者による Rule 132 宣言書を提出できる。宣言書は、最も近い先行技術を特定し、化合物 B が関連する比較対象である理由を説明し、試験プロトコルを記載し、バイオアベイラビリティ及び毒性データを提示し、予期される基準を説明し、当業者が改善の大きさ又は組合せをなぜ予期しなかったのかを述べるべきである。参照：In re Chupp, 816 F.2d at 646; In re Soni, 54 F.3d at 750-51; Pfizer, 480 F.3d at 1370-72. 添付の応答書は、宣言書が記録全体において一応のケースを反駁することを主張すべきである。参照：In re Piasecki, 745 F.2d at 1472-73.

米国の宣言者は、立証する事実に基づいて選択されるべきである。重要な証拠が比較バイオアベイラビリティ及び毒性データである場合、最良の宣言者は、試験を実施又は監督した科学者であることがある。問題が発明前に当業者が何を予期したかである場合、外部専門家が有用な場合がある。証拠が化合物 A の商業的採用に関するものである場合、事業上の証人が必要になることがある。Office Action 応答書自体は米国代理人が署名し得るが、宣言書は関連知識を有する証人が署名すべきである。参照：37 C.F.R. §§ 1.33(b), 1.68, 1.132.

韓国では、出願人は通常、比較実験結果又は実験結果証明書に裏付けられた意見書を提出する。応答書は、当初明細書が関連する治療上、薬理上又は安全性上の効果を開示していたこと、又は少なくとも当業者がそれを認識できるようにしていたことを説明すべきである。その上で、後のデータが、先行技術と比較して質的に異なる又は量的に顕著であり、予見できなかった有利な効果を確認することを示すべきである。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, §§ 6.3, 6.4.1; id. pt. V, ch. 3, § 6.2.

韓国の応答はそこで止まるべきではない。先行技術が広い属を開示し、請求項が化合物 A を選択している場合、応答は、当業者がその属から化合物 A を選択する理由又は動機付けを有していたか、先行技術に開示された選択肢の数及び性質、構造的類似性、並びに化合物 A の技術的特徴を想到することが困難であったかにも対応すべきである。参照：Supreme Court [S. Kor.], Apr. 8, 2021, 2019Hu10609; Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. III, ch. 3, § 6.4.1. 効果データは依然として重要であるが、より広い進歩性立証の一部である。

したがって、同じデータが両制度で有用となり得るが、法的な枠付けは変わる。米国では、証拠が、別個の開示要件を逸脱することなく、記録全体において一応の自明性のケースを反駁するかが問題となる。韓国では、証拠が、当初開示から認識可能な有利な技術的効果を確認し、想到の容易性、選択又は組合せの動機付け、通常の創作能力及び請求された技術的構成と併せて考慮したときに進歩性を支えるかが問題となる。

X. 結論

Rule 132 実務と韓国の実験証拠実務は、共通する審査対応上の本能を共有している。すなわち、法的主張では足りないときは、技術的事実を証明せよ、ということである。ただし、その本能の実装方法は異なる。

米国では、37 C.F.R. § 1.132 が正式な証拠制度を提供する。これにより、出願人は宣誓又は宣言された事実証拠を審査記録に入れることができ、審査官は、拒絶が克服されたかどうかを判断する際にその証拠を考慮しなければならない。参照：37 C.F.R. § 1.132; MPEP § 716. 宣言者は発明者である必要はない。宣言者は、関連事実を証明するのに最も適した者であるべきである。応答書は代理人が署名し得るが、宣言書は重要な事実を有する証人が署名すべきである。

韓国では、対応物は宣言書規則ではなく、応答構造である。すなわち、当初開示を明確化又は確認する実験結果、比較データ又はその他の資料に裏付けられた意見書である。参照：Korean Intell. Prop. Off., Patent Examination Guidelines pt. V, ch. 3, § 6.2. 正式な提出は出願人又は権限ある代理人が行い、非居住者出願人は一般に特許管理人を通じて行為しなければならない。参照：Patent Act art. 5(1)-(2) (S. Kor.). 裏付け証拠は、技術的に最も適した者、すなわち発明者、研究者、試験機関、専門家又はその他の知識ある証拠源から来ることができる。

米国実務家にとって韓国から得られる教訓は、Rule 132 実務の証拠上の規律を持ち込みつつ、韓国の限界を尊重することである。すなわち、出願後証拠は不十分な当初開示を修復できず、進歩性は、動機付け、想到の容易性、通常の創作能力、技術的構成及び有利な効果という韓国の全体的枠組みを通じて主張されるべきである。韓国実務家にとって米国から得られる教訓は、事実立証が必要な場合には Rule 132 を正式な証拠手段として用いることであり、同時に、自明性に有用な後の証拠は、別個の記載要件、実施可能要件又は新規事項の問題を消すものではないことを忘れないことである。

いずれの庁においても、最良の提出書類は同じ核心的な問いに答える。すなわち、どの請求された特徴がどの技術的効果を生み、どの先行技術との比較で、誰によって証明され、どの開示範囲の内側にあり、そしてその事実がなぜ特許性分析を変えるべきなのか、という問いである。