Festoからファイル・ヒストリーへ：米国の審査経過禁反言と、EPO、韓国、日本および中国におけるクレーム範囲制約の比較

エグゼクティブサマリー：本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除される。ただし、その限定的立場が具体的に否定された場合には重要な例外がある。中国の別個の献納原則も、開示されたがクレームされていない主題を制限する。グローバルな特許実務上の実践的教訓は、補正および意見書を将来の訴訟証拠として起案すべきであるという点にある。すなわち、先行技術を正確に区別し、不要な発明全体に関する自認を避け、商業上重要な代替案をクレームに保持し、各国での審査上の立場を調整する必要がある。

I. はじめに

特許実務家は、一つの補正または拒絶理由応答において、同時に多くの読者に向けて文章を書く。補正書または拒絶理由通知への応答は、審査官を説得し、有効性を維持し、新規事項の追加を避け、商業的に有用なクレーム範囲を維持し、将来の侵害訴訟を見据えるものでなければならない。この緊張関係は、調整されたグローバル審査において特に顕著である。一つの法域で先行技術を克服するために行われた陳述は、その後、裁判所、審判体、異議部、無効審判請求人または競合他社により、クレーム範囲を制限するものとして読まれ得る。

米国は、最も馴染みのある用語である「審査経過禁反言」を提供している。しかし、米国法上の法理は、審査上の行為が特許権者を制約する一つの方法にすぎない。米国の裁判所は、通常のクレーム解釈においても審査経過を用い、また、出願人がクレームの意味を明確かつ疑義なく放棄した場合には、審査経過に基づくディスクレーマーを適用し得る。したがって、米国では「あなたが述べたことはすべて、特許法廷であなたに不利に用いられ得る」。

これに対し、欧州特許庁は、EPC手続において「ファイルラッパー・エストッペル」を一般に認めていない。韓国、日本および中国は、より近い機能的類似物を認めているが、その枠組みは異なる。韓国では意図的または意識的除外として、日本では均等論における第五の「特段の事情」要件として、中国では特許付与または権利確認手続における技術的解決手段の放棄として構成される。

比較法上の教訓は、すべての法域に米国型のFestoルールが存在するということではない。実際、そのようなものは存在しない。より実践的な教訓は、審査経過が、クレームの意味、クレーム範囲の妥協、または主題の放棄に関する長期にわたる証拠となることが多いという点である。その法的効果は法域によって大きく異なるが、記録が消えることはほとんどない。

II. 米国：クレーム解釈証拠、ディスクレーマーおよび禁反言としての審査経過

A. 米国の審査記録が意味を持つ三つの異なる場面

米国法は、少なくとも三つの分析上区別される方法で審査記録を用いる。

第一に、審査経過は、通常のクレーム解釈における内在的証拠である。Phillips v. AWH Corp.において、連邦巡回区控訴裁判所は、審査経過には、審査中に引用された先行技術を含む特許商標庁における完全な記録が含まれ、発明者およびPTOが発明をどのように理解していたかを示し得ると説明した。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。同時に同裁判所は、審査経過は、最終的かつ自己完結的な技術的記述ではなく、出願人と審査官との継続的な交渉を反映するため、明細書よりもしばしば不明確であると注意を促した。Id.

第二に、審査経過は、prosecution disavowalとも呼ばれる審査経過に基づくディスクレーマーを生じさせ得る。これはクレーム解釈の法理である。出願人が特許査定を得るために明確かつ疑義のない表示をした場合、裁判所は、放棄された意味を除外するようにクレームを解釈し得る。Omega Engineeringにおける連邦巡回区控訴裁判所の定式化は、今なお有用な基準である。すなわち、審査経過に基づくディスクレーマーは、公衆への告知を促進し、特許権者が審査中に明確に否認した意味をクレーム解釈によって再取得することを防止するが、曖昧な陳述では足りない。Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003)。

第三に、審査経過は審査経過禁反言を生じさせ得る。これは主として均等論に対する制限である。Festoの下では、特許性に関連する理由で行われた限定補正は、認められた反証手段の対象となるものの、原クレームと補正後クレームとの間の領域を推定的に放棄したものとされ得る。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–41 (2002)。

これらの法理は検討する証拠において重なり合うが、混同してはならない。審査中の陳述は、ディスクレーマーを生じさせることなく、クレームの通常の意味に影響を与えることがある。ディスクレーマーは、均等論を持ち出すことなく、文言上のクレーム範囲を狭めることがある。また、Festo禁反言は、文言上のクレーム解釈には影響がない場合でも、均等物を排除し得る。

B. 審査官が引用した先行技術に照らしたクレーム解釈

審査経過には審査中に引用された先行技術が含まれるため、審査官引用文献は解釈記録の一部である。しかし、引用文献が自動的にクレームを狭めるわけではない。関連する問いは、単に「引用文献は何を開示していたか」ではない。より適切な問いは、「審査官はその文献をどのように適用し、出願人はそれに応答して何を述べ、または補正したか」である。

この区別は重要である。審査官は、ある文献を新規性欠如の拒絶で引用することも、他の文献と組み合わせて進歩性欠如の拒絶に用いることも、引用文献通知に列挙することも、特許査定理由で論じることも、あるいは情報開示陳述書を通じて単に検討することもある。それぞれの状況で解釈上の重みは異なる。拒絶に適用され、出願人により区別された文献は、単に多数の引用文献の中に列挙された文献よりも通常、証拠価値が高い。それでも、その文献がクレームの意味に影響を与えるのは、クレーム文言、拒絶の理論、補正および応答との関係を通じてのみである。

裁判所および実務家にとって有用なルールは、審査官引用文献は文脈であって、否定的限定ではない、というものである。引用文献が審査官の前にあったというだけで、その文献に示されたすべてを除外するようにクレームを解釈すべきではない。引用文献に照らしてクレームを解釈すべきなのは、出願人または審査官の採用した理由付けが、その文献を争点となるクレーム用語の意味に結び付けた限度に限られる。

出願人の応答は、しばしば文献の単なる引用よりも重要である。「Reference Aは記載されたファスナーを開示していない」と述べる応答は、「本発明はクリップを除外する」と述べる応答よりも狭く、かつ安全である。前者は特定のクレーム要素に関する事実上の区別であり得るが、後者はクレーム範囲の放棄と読まれ得る。同様に、二つの文献を組み合わせることはできないという主張は、その主張がクレームが何を要求し、または除外するかについての表示に依存していない限り、クレーム解釈上の意味は小さいことが多い。

連邦巡回区控訴裁判所の2025年判決であるEye Therapies v. Slaybackは、審査官引用文献、補正、出願人の意見および特許査定理由がどのように相互作用し得るかを示している。同事件では、出願人がDeanに基づく拒絶後、クレーム文言を「comprising」から「consisting essentially of」に補正し、Deanはブリモニジンを他の有効成分とともに用いるものであると主張した。審査官の特許査定理由は、出願人の立場を反映していた。連邦巡回区控訴裁判所は、「consisting essentially of」という句を、その通常の移行句としての効果よりも制限的に解釈し、審査記録により、クレームは追加の有効成分を除外する組成物に限定されると判断した。Eye Therapies, LLC v. Slayback Pharma LLC, No. 23-2173, slip op. at 7–12 (Fed. Cir. June 30, 2025)。

重要なのは、「comprising」から「consisting essentially of」へのすべての補正が同じ効果を持つということではない。重要なのは、裁判所が、Dean拒絶、出願人の補正、出願人の説明、および審査官の特許査定理由という審査の一連の流れ全体を通じてクレーム用語を読んだことである。その状況では、審査官が引用した先行技術は単独で作用したのではなく、出願人がその先行技術を用いて特許性のある相違点を定義したために意味を持ったのである。

C. 審査官の特許査定理由

審査官の特許査定理由は、米国のクレーム解釈において特別な位置を占める。それはファイルヒストリーの一部であり、審査官がクレームを先行技術からどのように区別したと考えていたかを明らかにし得る。しかし、通常、それ自体だけで出願人による放棄となるわけではない。

特許査定理由を規律する規則は、記録から特許査定の理由が明らかでない場合、審査官がその理由を示すことができると定めている。また、出願人または特許権者が特許査定理由について意見を述べる陳述書を提出することを認め、審査官がその陳述に応答しなかったとしても、何らかの含意を生じさせるものではないと定めている。37 C.F.R. § 1.104(e)。

MPEPは、一方的な審査官コメントの禁反言効果が限定的であることについて、さらに明確である。MPEPは、特許査定理由をファイルヒストリーの重要な一部としつつも、それを審査官の個人的意見と位置付け、審査官の陳述が禁反言を生じさせるべきではなく、禁反言を生じさせるのは出願人の陳述のみであると述べている。MPEP § 1302.14。

主要な連邦巡回区控訴裁判所の判例は、Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005)である。同事件で裁判所は、特許査定理由における一方的な審査官の陳述が、明確かつ疑義のない権利放棄または審査経過禁反言を生じさせるとの主張を退けた。出願人の沈黙は、審査官の特徴付けを採用したことを意味しなかった。同時に、Salazarは、審査官の陳述が無関係であると判示したわけではない。同裁判所は、審査官の陳述が、当時の当業者がクレームをどのように理解していたかを示す証拠となり得ることを認めた。Id. at 1345–47。

近時の対照例は、Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc., No. 23-2045, slip op. at 17–19 (Fed. Cir. Mar. 21, 2025)である。同事件では、連邦巡回区控訴裁判所は、関連特許の審査経過およびVölker文献に関する審査官のコメントを検討した。同裁判所は、関連審査経過が十分に共通するクレーム文言に関係する場合には関連性を有し得るとしたが、特許査定通知に対する出願人の沈黙に基づく明確な権利放棄は否定した。

実践的な整理は単純である。審査官の特許査定理由は、それが出願人自身の限定的主張を反復し、採用し、または確認している場合に最も強い。反対に、それが一方的で、説明に乏しく、または争点となるクレーム文言と結び付いていない場合には最も弱い。特許査定理由への沈黙は、通常、積極的な採用と扱うべきではない。これに対し、特許査定理由に対する出願人のコメントは、それ自体がクレーム範囲に関する陳述となり得る。

D. 審査経過に基づくディスクレーマー：出願人自身の言葉による明確な放棄

審査経過に基づくディスクレーマーは、引用文献と出願人の応答が最も強く作用する場面であることが多い。裁判所は、明確かつ疑義のない放棄を探す。この基準は厳格である。特許は公衆への告知手段であり、競合他社は出願人が明確に放棄したものには依拠できるが、曖昧な主張から放棄を作り出す権利はないからである。

出願人は、クレームを補正し、その補正が特定の理由により先行技術を区別するものであると説明することで、ディスクレーマーを生じさせ得る。また、出願人は、補正なしに、クレームが何を要求し、または何を包含しないかについて明確な主張を行うことによっても、ディスクレーマーを生じさせ得る。例えば、出願人が、クレームされた「ファスナー」はねじ付きでなければならず、先行技術はねじのないクリップを用いるという理由で先行技術を区別した場合、その陳述が明確で、反復され、特許査定に必要であったなら、後の裁判所は「ファスナー」をねじ付きであることを要求するように解釈し得る。出願人が単に、先行技術のクリップはその文献の具体的文脈において記載された「ファスナー」ではないと主張したにすぎない場合、その効果はより限定的であり得る。

ディスクレーマーの範囲は、放棄と整合していなければならない。Omega Eng’g, 334 F.3d at 1325–26。ばね付勢クリップを区別することに基づくディスクレーマーは、出願人の陳述が実際にそこまで及んでいない限り、すべての非ねじ式ファスナーを自動的に除外すべきではない。

E. Festo後の審査経過禁反言

クレーム解釈が完了した後でも、特許権者は均等論に基づく侵害を主張することがある。Festo審査経過禁反言が最も直接的に作用するのはこの場面である。

Festoにおいて、最高裁は、特許法上のいずれかの要件を満たすために行われた限定補正は、特許性に関連する理由でクレームを狭める場合、禁反言を生じさせ得ると判示した。同裁判所は完全な遮断効を否定したが、特許権者が、より広い原クレームとより狭い補正後クレームとの間の領域に含まれるすべての均等物を放棄したものと推定する枠組みを採用した。Festo, 535 U.S. at 736–41。

特許権者は、問題となる均等物が補正時に予見不可能であったこと、補正の根拠となった理由が均等物と接線的関係にすぎなかったこと、または特許権者がその均等物を合理的に記載することを期待できなかった別の理由があったことを示すことにより、この推定を覆すことができる。Id. at 740–41。

Festoの枠組みは、審査経過に基づくディスクレーマーよりも形式的である。ディスクレーマーは、出願人が文言上のクレームの意味を明確に狭めたかを問う。Festoは、限定補正が均等論上の目的で領域を推定的に放棄したかを問う。同じ審査上の出来事が両法理の下で意味を持つことはあり得るが、法理上の経路と帰結は異なる。

F. 主張型禁反言と均等論

米国の審査経過禁反言は、限定補正に限られない。Festo推定を発動する補正がなくても、出願人は審査官に対する主張によって主題を放棄し、その放棄により後に均等論に依拠することが妨げられることがある。連邦巡回区控訴裁判所は、審査経過禁反言は、「クレームに限定補正を行うこと」または「特許審査官への主張を通じてクレーム範囲を放棄すること」のいずれによっても生じ得ると説明している。Conoco, Inc. v. Energy & Env’t Int’l, L.C., 460 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2006); see also Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–60 (Fed. Cir. 2019)。

主張型禁反言の基準は厳格である。審査経過は、関連する主題の「明確かつ疑義のない放棄」を示さなければならず、競合他社が、出願人が主張された均等物を放棄したと合理的に理解するかが問われる。Deering Precision Instruments, LLC v. Vector Distribution Sys., Inc., 347 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003); PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359, 1367–68 (Fed. Cir. 2007); Amgen, 931 F.3d at 1159–60。

Amgen v. Coherusは、現代的な有用な例である。Amgenは、被疑プロセスがクレームに列挙された塩の組合せではない塩の組合せを用いていたため、均等論に基づく侵害を主張した。しかし審査中、AmgenはHoltz先行技術を、クレームに記載された「特定の塩の組合せ」を強調して区別していた。連邦巡回区控訴裁判所は、Amgenがクレームされていない塩の組合せを明確かつ疑義なく放棄しており、したがって均等論によりそれらを再取得することはできないと判示した。Amgen, 931 F.3d at 1159–61。

主張型禁反言は、出願人が特許性について複数の独立した理由を述べる場合にも重要である。出願人が複数の別個の根拠により先行技術を区別する場合、出願人がそれら根拠の組合せのみに依拠していない限り、それぞれの根拠が別個の禁反言を生じさせ得る。PODS, 484 F.3d at 1367; Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1581–83 (Fed. Cir. 1995)。また、その主張が特許査定前の最後の応答に現れる必要もない。出願人がその後、異なるまたはより狭い提示により特許査定を得たからといって、以前の明確な放棄が消えるわけではない。Amgen, 931 F.3d at 1160–61。

III. EPO：米国型ファイルラッパー・エストッペルを伴わないクレーム解釈

EPOとの比較は、制度上の相違から始まる。EPOは、EPCの下で出願を審査し、欧州特許を付与し、異議および審判を判断するが、侵害は一般にEPO外で、各国裁判所または統一特許裁判所により扱われる。したがって、適切な比較は、EPOの審判部が侵害訴訟において米国型の審査経過禁反言を適用するかではなく、EPC手続が拘束力あるファイルラッパー・エストッペル原則を認めているかである。

一般には認めていない。

EPC第69条およびその解釈議定書は、保護範囲をクレームに基づいて定め、明細書および図面を用いて解釈する枠組みを示している。同議定書は、厳格な文言主義と、クレームを単なる指針とみなす考え方の双方を排斥し、特許権者に対する公平な保護と第三者に対する合理的な法的安定性との均衡を求める。また、保護範囲を定める際には均等物を考慮すべきであると規定する。Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2。

2025年、拡大審判部はG 1/24において、EPC上の特許性判断におけるクレーム解釈を扱った。拡大審判部は、クレームが特許性判断の出発点および基礎であり、明細書および図面は、クレーム文言が曖昧な場合に限らず、クレーム解釈に際して参照されるべきであると判示した。G 1/24, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 (Enlarged Bd. App. June 18, 2025)。

これはクレーム解釈であり、禁反言ではない。ファイルラッパー・エストッペルに関する近時の最も明確なEPOの陳述は、T 0325/23に見られる。技術審判部は、一般にEPCの下ではファイルラッパー・エストッペルは存在せず、この概念は米国法上の法理であり、EPC手続にはそのようなものとして存在しないと述べた。同審判部は、審査経過上の出来事が狭い解釈が技術的に合理的であることを示す場合があることは認めたが、それらの出来事がその後のすべてのEPC手続を拘束したり、他の技術的に合理的な解釈を排除したりするとの考えは退けた。T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024)。

したがって、EPOにおける最も近い類似物は、米国的意味での禁反言法理ではない。それらは、補正の許容内容および効果を規律する法理である。すなわち、EPC第123条(2)に基づく新規事項追加、第123条(3)に基づく特許後の保護範囲の不当な拡張、非開示ディスクレーマーの厳格な取扱い、中間的一般化、審査における明確性拒絶、および明細書・図面を用いたクレーム解釈である。これらの仕組みは厳格であり得るが、均等論を通じた放棄主題の再取得を遮断する訴訟上のルールとは同じではない。

審査戦略上、EPOの教訓は米国の教訓とは異なる。EPOでは、より直接的なリスクは、補正根拠、新規事項追加、または明確性の問題を生じさせることにある場合が多い。しかし、EPOでの陳述も訴訟を念頭に置いて起案されるべきである。各国裁判所およびUPCは、EPO審判部とは異なる形で審査記録を考慮し得るからである。

IV. 韓国：機械的放棄ではなく意識的除外

韓国は、審査経過禁反言の機能的類似物を認めているが、韓国法の法理は米国型のFesto推定よりも文脈依存的である。クレーム解釈において、韓国法はまずクレーム文言から出発する。クレームは保護される発明を定義し、明細書、図面、技術常識および審査経過は、クレーム文言の技術的意味を理解するために用いられ得る。しかし韓国の指針は、審査経過資料を用いて、クレーム文言が合理的に耐え得る範囲を超えてクレーム文言を広げたり狭めたりすべきではないと注意している。See Patent System of the Republic of Korea, WIPO Patent Judicial Guide § 8.5.1.2。

審査経過禁反言により近い類似物は、韓国の均等論に現れる。韓国の均等論分析には、解決原理の同一性、作用効果の実質的同一性、置換容易性という積極的要件と、被疑または比較対象技術が自由実施可能な公知技術でないこと、および置換された要素が審査中にクレーム範囲から意図的に除外されていないことを含む消極的要件がある。積極的要件については特許権者が立証責任を負い、消極的要件については被疑侵害者が立証責任を負う。See id. § 8.5.2.3。

重要な精緻化は、韓国法が、すべての限定補正を、原クレームと補正後クレームとの間の全領域の自動的放棄として扱わないことである。Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)において、韓国大法院は、ある構成がクレームから意識的に除外されたかどうかは、明細書だけでなく、審査中の審査官の見解、出願人の補正および意見書、出願人の意図、ならびに補正の理由を考慮して判断しなければならないと判示した。同裁判所は、補正前後のクレーム文言を機械的に比較するだけで、その間にあるすべての構成が意識的に除外されたと結論付けるには足りないと明示的に退けた。

2022Hu10210の事案はこの点をよく示している。出願人は審査中に「プロドラッグエステル」の文言を削除していたが、大法院は、被疑ダパグリフロジンギ酸塩形態はクレーム範囲から意識的に除外されていないと判示した。同裁判所は、被疑主題が主張クレームの均等範囲内に残るとした下級審の結論を支持し、削除それ自体が審査経過禁反言を生じさせるとの主張を退けた。Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)。

したがって、韓国のアプローチは、明確な補正放棄ルールというよりも、意図または記録に基づく「意識的除外」の検討に近い。意識的除外は、例えば、出願人が拒絶で引用された先行技術を回避するためにクレームを限定し、記録全体から先行技術の構成を除外する意図が示される場合に認められ得る。しかし、その推論は、補正理由を含む審査記録全体から導かれなければならない。限定補正は強力な証拠ではあるが、決定的な証拠ではない。

審査実務上、韓国での応答では、補正の目的を明確にすべきである。特定の拒絶に対応するために補正が行われる場合、記録はその限定的目的を特定すべきである。実務家は、特にそれらの変形が将来重要な均等物となり得る場合、クレームされていない変形が発明そのものの外にあると示唆する不要な陳述を避けるべきである。

V. 日本：Ball Spline第五要件と客観的除外

日本も、審査経過禁反言の機能的類似物を認めているが、それは独立した米国型の禁反言法理としてではなく、均等論の中に組み込まれている。日本の特許法第70条は、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められ、請求項の用語は明細書および図面に照らして解釈されると定める。Tokkyo Hō [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 70 (Japan)。

日本の最高裁は、Ball Spline Bearing事件において均等論を認めた。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan)。五つの要件は、相違する要素が発明の本質的部分ではないこと、置換により発明の目的を達成し同一の作用効果を奏すること、製造時または侵害時に当業者が置換を容易に想到できたこと、被疑製品が出願時の公知技術と同一または容易想到ではないこと、そして、審査中に被疑製品がクレームから除外されたなどの特段の事情がないことである。

第五要件が重要な比較対象である。これは、出願人が審査中に被疑製品または方法をクレーム範囲から意図的に除外した場合を含め、均等を妨げる「特段の事情」があるかを問う。この点で、日本は審査経過禁反言に類似するが、その構造は異なる。日本の検討は、特許性を理由とするすべての限定補正が中間領域全体を放棄したものと推定する米国型の推定によって発動されるものではない。むしろ、特許権者の行為が、被疑変形を除外されたものとして扱うことを客観的に裏付けるかを問う。

現代的な精緻化はMaxacalcitolに由来する。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan)。最高裁は、出願人が予見可能な代替構成をクレームしなかったという事実だけでは、均等を遮断する特段の事情は成立しないと判示した。同裁判所は、出願人がその代替構成をクレームされた構造の代替として認識しつつ、特許請求の範囲から除外したことが客観的、外形的に明らかである場合には、特段の事情が存在し得ると説明した。

この区別は決定的に重要である。Maxacalcitolでは、被疑方法はクレームされたcis型構造ではなくtrans型ビタミンD構造を用いていた。被疑侵害者は、特許権者はtrans型構造をクレームできたので、均等主張を妨げられるべきであると主張した。最高裁は、出願人がtrans型構造を代替物として認識し、意図的にクレームから除外したことを客観的かつ外部的に示す記録がないとして、この主張を退けた。Maxacalcitol, Hei 28 (Ju) No. 1242。

したがって、日本には、意味のあるが限定的な審査経過禁反言の類似物がある。Ball Spline第五要件は、出願人の行為が客観的に除外を示す場合には均等を遮断し得る。しかし、単なる予見可能性だけでは不十分である。このため、日本は米国のFesto推定よりも、韓国の記録重視の意識的除外の検討に近い。

審査実務上、日本での応答では、クレームされていない代替構成が、出願人がクレームしないことを意図的に選択した既知の代替物であるかのように見える陳述を避けるべきである。限定補正が引用文献の区別または文言の明確化のためにのみ行われる場合、応答はその旨を述べるべきである。可能な場合には、商業上重要な代替案を明細書および従属項に保持すべきである。

VI. 中国：放棄された技術的解決手段、信義誠実、および隣接する献納原則

中国の類似法理は、韓国および日本のものよりも直接的である。中国の司法法理は、侵害訴訟において、放棄された技術的解決手段の再取得を明示的に排除するからである。このルールは、一貫性、信義誠実、および審査・無効記録の公衆告知機能に基礎を置く。

中国の侵害分析は均等論を認めるが、その法理はいくつかの制限原則に服する。最高人民法院は、禁反言ルールを、当事者に信義誠実に行動することを求め、特許権者が特許付与および確認手続でとった立場と矛盾する形で侵害訴訟においてクレームを解釈することを防止するための、均等論に対する制限であると説明している。See Patent System of China, WIPO Patent Judicial Guide § 4.3.2.5。

中核的ルールは、最高人民法院の2009年特許侵害解釈第6条に現れる。同条は、特許権者または出願人がクレームまたは明細書の補正、あるいは特許付与または無効手続における陳述により技術的解決手段を放棄した場合、裁判所は、特許権者が侵害訴訟においてその技術的解決手段を特許の保護範囲に含めようとすることを支持しない、と規定する。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China)。

この点で、中国はEPOよりも米国に近い。審査または無効手続における陳述が、後の侵害訴訟において排除ルールとして作用し得るからである。しかし、中国の用語法は異なる。問いはFesto推定が適用されるかではなく、特定の「技術的解決手段」が、権利付与または無効手続における意見陳述または補正を通じて放棄されたかである。焦点は、放棄された解決手段、行政記録、および特許権者によるその解決手段の後の再取得の試みにある。

後続の解釈上の限定は重要である。最高人民法院の第二特許侵害解釈第13条は、権利者が、クレーム、明細書または図面に関する限定補正または陳述が特許付与または確認手続において具体的に否定されたことを証明した場合、裁判所はその補正または陳述により技術的解決手段は放棄されていないと認定すべきである、と規定している。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China)。

この限定は、審査記録の過度な読み込みを防ぐ。出願人が限定的な陳述をしたものの、特許庁または後の審査機関が、それを特許付与または維持の根拠として受け入れなかった場合、禁反言の根拠は弱まる。中国の指針も、限定的陳述が「具体的に否定された」かを評価する際、裁判所は、判断機関が最終的にその陳述を受け入れたか、および特許がその陳述に基づいて付与または有効維持されたかを考慮することを示している。

中国には、隣接するが別個の献納原則も存在する。最高人民法院の2009年解釈第5条は、技術的解決手段が明細書または図面にのみ記載され、クレームに記載されていない場合、裁判所は、特許権者が侵害訴訟においてその解決手段を特許の保護範囲に含めようとすることを支持しない、と規定する。これは、審査経過上の放棄とは分析上異なる。禁反言は、特許権者が補正または主張により何を放棄したかに関するものであり、献納は、特許権者が開示したがクレームしなかったものに関するものである。両法理はいずれも、均等論を通じた後の拡張を制限するが、異なる記録および異なる理論に基づいて作用する。Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6。

審査および無効手続の実務上、中国では、原審査および特許後手続の双方において特に慎重さが求められる。特許付与を得るため、有効性を維持するため、または文献を区別するために行われた陳述は、後に放棄された技術的解決手段を定義し得る。同時に、商業上重要な代替案は単に明細書に開示するだけでなく、可能な限りクレームすべきである。開示されたがクレームされていない解決手段は、公衆に献納されたものと扱われ得るからである。

VII. 比較総括

各法域は大きく三つの類型に分けられる。

第一の類型は米国である。米国法には、形式的な審査経過禁反言法理、別個の審査経過に基づくディスクレーマー法理、およびクレーム解釈において審査経過を内在的証拠として積極的に用いる伝統がある。審査記録は、均等論が分析に入る前にも、入った後にも意味を持つ。

第二の類型はEPOである。EPOは、クレーム解釈において明細書および図面を用い、EPCの下で補正を厳格に規律するが、EPC手続において米国型のファイルラッパー・エストッペルを認めていない。審査経過は技術的文脈を提供し得るが、EPC上の拘束的な放棄法理として作用しない。

第三の類型には、韓国、日本および中国が含まれる。これらの法域は禁反言の機能的類似物を認めるが、米国のFestoをコピーしたものではない。韓国および日本は、出願人が被疑構成を意図的または客観的に除外したかを問う。中国は、特許権者が権利付与または確認手続における補正または陳述により技術的解決手段を放棄したかを問う。

比較表

項目	米国	EPO	韓国	日本	中国
最も近い法理	審査経過禁反言；審査経過に基づくディスクレーマー	EPC手続における真のファイルラッパー・エストッペルはない	意識的または意図的除外	第五のBall Spline「特段の事情」要件	放棄された技術的解決手段；隣接する献納原則
主な法的場面	侵害訴訟におけるクレーム解釈および均等論	審査、異議、限定、審判；侵害はEPO外で扱われる	均等論および範囲関連手続	侵害訴訟における均等論	権利付与・無効記録に照らした侵害訴訟
発動要件	限定補正または明確な出願人による放棄	EPC実務上、拘束的な禁反言の発動要件はない	審査記録全体が除外の意図を示すこと	意図的除外を示す客観的かつ外形的行為	技術的解決手段を放棄する補正または意見陳述
機械的効果	該当する限定補正後のFesto推定	なし	なし；限定補正だけでは不十分	なし；予見可能な代替構成をクレームしなかっただけでは不十分	より直接的だが、限定的立場が具体的に否定された場合は放棄なし
隣接する法理	開示献納法理	新規事項追加；第123条(3)；第69条に基づくクレーム解釈	公知技術・自由実施可能性の制限	公知技術の制限および特段の事情	開示されたがクレームされていない技術的解決手段に関する献納原則

VIII. 結論

審査経過は世界共通の一様な法理ではなく、米国外の制度をFestoの単純な変形として説明すべきではない。米国は、形式的な審査経過禁反言制度の最も明確な例であり、特許性に関連する理由で行われた限定補正は、特許権者が均等論を通じて放棄領域を再取得することを推定的に遮断し得る。Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002)。米国法はまた、通常のクレーム解釈および審査経過に基づくディスクレーマーにおいても、特に出願人の補正および意見が審査官引用文献を明確に区別する場合、審査経過に重要な役割を与える。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003)。審査官の特許査定理由は、特にそれが出願人自身の限定的主張を反映する場合にはクレームの意味を示し得るが、一方的な審査官の陳述および出願人の沈黙は、通常、放棄を生じさせるべきではない。Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345–47 (Fed. Cir. 2005)。

EPOは異なる位置にある。EPCは、明細書および図面に照らしてクレームを解釈することを要求し、またEPO実務は新規事項追加および保護範囲の拡張などの補正問題を厳格に規律するが、EPO手続は米国型のファイルラッパー・エストッペルを認めていない。審査記録は技術的文脈を提供し得るが、EPCの下で拘束的な禁反言法理として作用するものではない。See Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2; T 0325/23, ECLI:EP:BA:2024:T032523.20241210 (Tech. Bd. App. Dec. 10, 2024)。

韓国、日本および中国は、より近い機能的類似物を提供するが、それぞれ独自の法理構造を用いる。韓国の意識的または意図的除外の法理は、審査記録の包括的検討を要求し、限定補正のみに基づく自動的放棄を否定する。抽象的に出願人がクレームを狭めたかではなく、審査官の見解、補正、出願人の主張、補正理由および出願人の意図を含む記録全体が、特定の被疑構成が意識的に除外されたことを示すかが問われる。Daebeobwon [Supreme Court], Feb. 2, 2023, 2022Hu10210 (S. Kor.)。

日本も同様に、均等論、特に均等を妨げる「特段の事情」がないことを求める第五のBall Spline要件を通じてこの問題を扱う。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Feb. 24, 1998, Hei 6 (O) No. 1083, 52(1) Minshū 114 (Japan)。最高裁のMaxacalcitol判決は、予見可能な代替構成をクレームしなかっただけでは足りず、特許権者の行為が、その代替構成を代替物として認識し、意図的にクレームの外に置いたことを客観的かつ外部的に示さなければならないことを確認している。Saikō Saibansho [Sup. Ct.] Mar. 24, 2017, Hei 28 (Ju) No. 1242, 71(3) Minshū 359 (Japan)。

中国の法理は、より直接的に排除的である。特許権者または出願人が、権利付与または無効手続における補正または意見陳述により技術的解決手段を放棄した場合、中国の裁判所は一般に、特許権者が侵害訴訟においてその解決手段を再取得することを認めない。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi [Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 6 (promulgated Dec. 28, 2009, effective Jan. 1, 2010) (China)。ただし、その限定は重要である。特許権者が、限定補正または陳述が権利付与または確認手続において具体的に否定され、または受け入れられなかったことを示した場合、放棄は適用されないことがある。Zuigao Renmin Fayuan Guanyu Shenli Qinfan Zhuanliquan Jiufen Anjian Yingyong Falü Ruogan Wenti de Jieshi (Er) [Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases] art. 13 (promulgated Jan. 25, 2016, amended Dec. 23, 2020) (China)。中国の献納原則は、同じクレーム範囲制限法理の系列に属するが、分析上は区別されるべきである。献納は、明細書または図面に開示されたがクレームされていない技術的解決手段に関するものであり、審査経過上の放棄は、補正または主張により放棄された主題に関するものである。Interpretation of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases arts. 5–6。

特許実務家にとっての実践的教訓は、審査経過を将来の訴訟証拠として起案すべきであるということである。各法域において、補正は対処する特定の拒絶に結び付けられるべきであり、応答は不要な発明全体に関する自認を避けるべきであり、商業上重要な代替案は、単に明細書に記載するだけでなく、可能な限りクレームに保持されるべきである。法的帰結は、米国における推定的放棄、EPOにおける真のファイルラッパー・エストッペルの不存在、韓国における意識的除外、日本における特段の事情、中国における放棄された技術的解決手段として異なる。しかし、戦略上の規律は同じである。すなわち、特許査定を得、または有効性を維持するために必要なことだけを正確に述べ、それ以上のことは述べない、ということである。