請求人に第二の準備書面を与えてはならない：訴訟と並行して進む査定系再審査において、特許権者が通常、命令後の特許権者陳述書を放棄すべき理由

エグゼクティブ・サマリー：本稿は、侵害訴訟と並行して第三者請求による査定系再審査（ex parte reexamination）に直面する特許権者は、通常、35 U.S.C. § 304 が認める任意の命令後陳述書を放棄すべきであると論じる。初回 Office Action 前に提出すると、審査官が実際の拒絶理由を特定する前に潜在的な理論に対処する必要があり、請求人にその攻撃を精緻化する法定の機会を与え、クレーム解釈、侵害、有効性、関連特許、さらには判決後手続にも影響し得る追加の審査経過を作成してしまう。並行訴訟と再審査に関する Federal Circuit 判例は、特許性を維持するための陳述が、審査官に採用されたか否か、また裁判所が最終的にディスクレーマーを認めたか否かにかかわらず、重要な内在的証拠となり得ることを示している。もっとも、放棄は実体的な降伏ではなく、規律ある手順設計である。適切に留保された特許性に関する実質的な新たな問題（SNQ）への異議を必ずしも失わせず、必要な開示を免除するものでもなく、審査官が発展した立場を示した後に特許権者が十分に応答することを妨げるものでもない。したがって、提出は、限定された誤り又は差し迫った訴訟上の事象が、請求人応答リスク及び訴訟リスクを上回る具体的利益をもたらす場合に限るべきである。

I. はじめに

発行済み特許が同時に地方裁判所と米国特許商標庁（USPTO）に係属しているとき、特許権者は二つの別個の紛争を管理しているのではない。二つのフォーラムで読まれる一つの記録を作成しているのである。侵害訴訟では、クレーム用語がすでに争われている可能性があり、侵害主張が特定の解釈に依存している可能性があり、被疑侵害者が特許に対して利用できる自認を探している可能性がある。同時に、USPTO は査定系再審査を命じているが、まだ拒絶理由を発していない。

この状況で、35 U.S.C. § 304 は、命令で特定された特許性に関する実質的な新たな問題に対処する陳述書を提出するため、特許権者に少なくとも二か月を与える。37 C.F.R. § 1.530(b)–(c) も参照。発行済み特許に対する攻撃に対しては、提出が自然な反応に見えることがある。特許が最も脆弱に見える瞬間に沈黙することは、受け身に映り得る。

しかし、命令後の陳述書は無料ではない。それが利用可能になる時点では、再審査はすでに命じられている。その陳述書はその最初の手続的事象を防ぐことはできないが、命令が特許性に関する実質的な新たな問題を特定したかどうかを審査官に再考するよう求めることはできる。審査官が実質的な新たな問題が残っていないと同意した場合、適宜、審査手続は終了され、又は命令が取り消され得る。Manual of Patent Examining Procedure § 2246(II) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024)［以下「MPEP」という］。初回 Office Action が、問題とされた質問の基礎となる引用例に全体又は一部依拠してクレームを拒絶する場合、特許権者は通常、その応答において同じ閾値異議を提起することができる。37 C.F.R. § 1.111(b); MPEP § 2246(II)。

したがって、戦略上の問題は、放棄が必然的に閾値異議を放棄するかどうかではない。問題は、審査官が拒絶理由を発する前で、なお請求人に法定の応答権が残っている段階で、その異議を開示する具体的理由があるかどうかである。陳述書を提出すれば、請求人は特許権者の主張を見た後に応答することができる。35 U.S.C. § 304; 37 C.F.R. § 1.535。すなわち特許権者は、実際に応答しなければならない拒絶理由を審査官が特定する前に、実体的立場を公的な審査経過に記録しつつ、相手方にもう一つの本案書面を与えることになる。

侵害訴訟が係属している場合、その取引は通常不利である。陳述書は、特許権者がどのように先行技術を区別しようとしているか、どのクレーム解釈が侵害に重要であるか、どこに技術的証言が必要となり得るか、請求のどの欠陥が最も重大であるかを明らかにし得る。請求人の応答は、その後、その攻撃を修復することができる。同じ特許権者の陳述は、後にクレーム解釈、非侵害、無効、判決後、又は関連特許の紛争における内在的証拠となり得る。

本稿は、特許権者が発行済みクレームを文言どおりに防御している状況で、第三者請求による査定系再審査が侵害訴訟と並行して進む場面を扱う。その場面でのより適切なデフォルトは、通常、直ちに本案応答を準備し、任意の陳述書を放棄し、初回 Office Action を待つことである。提出には、請求人応答リスクと、追加の審査書面を作成する訴訟上のコストの双方を上回る具体的利益が必要である。

II. 第304条は、初回 Office Action 前の最後の当事者提出書面を請求人に与える

第304条は一見均衡している。USPTO が特許性に関する実質的な新たな問題が存在すると判断した後、特許権者には陳述書を提出するため少なくとも二か月が与えられる。特許権者が陳述書を提出すれば、請求人には送達から二か月の応答期間が与えられる。35 U.S.C. § 304。各当事者が追加で一つずつ書面を受け取るように見える。

しかし、当事者の立場は対称ではない。命令は審査官の閾値判断の根拠を示す。すなわち、クレーム及び争点、依拠された特許又は刊行物、並びに各実質的な新たな問題を支える簡潔な理由を特定する。MPEP § 2246。しかし、その命令はクレームを拒絶するものではなく、庁を特定の新規性又は非自明性判断に拘束するものでもない。請求人はすでに先行技術を選び、主張する実質的な新たな問題を構成し、争うクレームを特定し、要素ごとの説明を提出している。特許権者はまだ、審査官がどの提案された本案理由を採用するのか、どのマッピングを受け入れるのか、争われた用語をどのように理解するのか、請求のどの弱点を重要と考えるのかを示す初回 Office Action を見ていない。

任意の陳述書を提出すると、その姿勢は変わる。陳述書は、引用された特許又は刊行物を個別に、又は適切な組合せとして検討した場合に、なぜクレームが新規性を欠かず、又は自明でないのかを明確に説明しなければならない。37 C.F.R. § 1.530(c); MPEP § 2249。その後、請求人は、自らの最後の認められた本案提出を行う前に、特許権者の分析を受け取る。

認められた応答は、特許権者の文言に対する通常の応答より広い。USPTO のガイダンスによれば、請求人は特許権者陳述書で提起された争点に限定されず、査定系再審査の範囲内で適切な追加の特許及び刊行物を引用し、又は他の争点を提起することができる。MPEP § 2251。その応答はなお手続の法定範囲に拘束される。無関係な適格性、開示、又は行為に関する理論を持ち込む招待状ではない。しかし、利用可能な新規性及び非自明性の範囲内では、特許権者の回答を学んだ後に攻撃を改善する機会を請求人に与える。

修復の機会は実務的であり、仮定上のものではない。特許権者が欠落する限定を特定すれば、請求人はその特徴に向けられた追加刊行物を探索することができる。特許権者が組合せの理由付けを攻撃すれば、請求人はその理由付けを再構成し、又は省略していた教示を特定することができる。特許権者が請求が過度に広い解釈に依存していると説明すれば、請求人はより狭い解釈へ後退し、マッピングを改訂することができる。請求を退けるための応答が、かえって請求を強化するための争点リストとなり得る。

特許権者が陳述書を提出しない場合、その段階では請求人の応答その他の提出は考慮されない。37 C.F.R. § 1.535; MPEP § 2251。請求人は Office Action 及び送達された特許権者応答を引き続き受け取るが、通常は積極的な本案主張者ではなく観察者となる。請求人は特許権者の審判に参加することも、不利な特許性判断について自ら審判請求することもできない。37 C.F.R. § 1.550(g); MPEP §§ 2254, 2273。

この違いは、請求人が被疑侵害者であるか、又はその側に整合している可能性のある係属訴訟ではより重要である。任意の陳述書は、クレーム解釈、専門家ディスカバリ、又はサマリージャッジメントが完了する前に、特許権者の特許性理論について早期かつ正式な説明を提供する。訴訟代理人と再審査代理人が完全に調整されていたとしても、陳述書は請求人が選んだ時点で戦略情報を相手方に明らかにし、それに回答するための規則上の仕組みを発動する。

したがって、正しい区別は、準備するか沈黙するかではない。特許権者は、陳述書が提出期限である場合に行うのと同じ厳密な分析を行うべきである。クレームをチャート化し、主張された組合せを検証し、引用例を調査し、解釈上の争点を特定し、必要な技術的証拠を準備する。区別は、防御を準備することと、それを時期尚早に開示することとの間にある。内部応答は審査官が行動した後に洗練できる。提出済みの陳述書は撤回できず、請求人は法定応答がなお利用可能な間にそれを受け取る。

III. 命令は閾値判断であり、拒絶理由ではない

直ちに応答したいという衝動は、しばしば誤った前提、すなわち再審査を命じる命令が不利な特許性判断であるという前提に基づく。そうではない。命令が示すのは審査官の閾値判断の根拠であって、拒絶理由ではない。命令は、クレーム及び争点、引用された特許又は刊行物、並びに各実質的な新たな問題を支える理由を特定するが、クレームが当該先行技術により特許を受けられないと判断するものではない。MPEP § 2246。

この区別は、特許権者の主張のタイミングを支配すべきである。初回 Office Action は、審査官の発展した立場を特定し、争点に焦点を当てた応答ができる程度に十分な完成度で理由を提示すべきである。MPEP § 2262。その時点になって初めて、特許権者は、実際に回答を要する引用例、マッピング、解釈、及び理由付けを知ることができる。

特許権者は任意の陳述書で実質的な新たな問題の判断の再考を求めることができるが、拒絶理由がその問題の基礎となる引用例に全体又は一部依拠する場合には、Office Action への応答においても再考を求めることができる。審査官が実質的な新たな問題が残っていないと同意すれば、適宜、審査手続は終了され、又は命令が取り消され得る。後に審判部の審査を得るためには、特許権者はまず審査官に再考を求め、そのうえで審判請求理由書において別途その争点を提起しなければならない。37 C.F.R. §§ 1.111(b), 1.530; MPEP §§ 2246(II), 2274(VI)。したがって、放棄は必ずしも閾値異議を失わせるものではない。

冒頭陳述は、必然的にその情報に先行する。特許権者は、審査官が採用しない組合せに反論し、審査官が用いない解釈を争い、又は複数の仮説的理論を覆う代替的主張を提示することがある。追加の代替主張はそれぞれ、実際の拒絶理由の解決を進めないまま、クレーム、明細書、先行技術、又は主張された発明の性格付けを公的記録に加える可能性がある。

待つことは本案防御を失うことではない。それにより、防御は、問題となる欠落限定、欠陥のある組合せ理由、又は証拠上の穴に向けて狙いを定めることができる。再審査は特別な迅速処理で進められなければならず、特許権者はその間隔を、圧縮された審査手続に備えるために用いるべきである。35 U.S.C. § 305; MPEP §§ 2260, 2271。しかし、準備を急ぐことは、公的開示を急ぐことを意味しない。

通常の審査では、審査官が採用しない理論に答えることは非効率である。侵害訴訟が同時に進行している場合、それは積極的に有害となり得る。特許権者は、裁判所が解釈している同じクレーム文言、及び当事者が被疑製品に適用している同じ技術的関係について立場を示している可能性がある。実際の Office Action を待つことで、取らなければならない立場の数が減り、したがって後に不整合であると描写され得る立場の数も減る。

IV. 並行手続は別世界ではない

Federal Circuit の並行再審査に関する判例は、行政手続と司法手続が互いに直接影響し得ることを明らかにしている。Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc. では、Fresenius は、同じクレームを巡る地方裁判所訴訟が係属中であった2005年に査定系再審査を請求した。手続は、陪審評決、複数回の控訴、さらなる損害手続、及び USPTO の最終判断を経て並行して継続した。侵害訴訟がなお非確定であったため、主張クレームを特許性なしとする USPTO の最終判断により、侵害請求は棄却されなければならなかった。721 F.3d 1330, 1335–47 (Fed. Cir. 2013)。

Fresenius は、特許権者が任意の § 304 陳述書を提出すべきかを判断したものではない。同判決は、その選択を訴訟戦略から切り離された通常の審査上の判断として扱うことができない理由を示している。裁判所と USPTO は、異なる先行技術を検討し、異なる記録を適用し、異なるスケジュールで結果に到達し得る。Federal Circuit は、Fresenius が地方裁判所の先行技術に存在すると証明できなかった構造が、USPTO では別の引用例に見出されたと指摘した。Id. at 1332–36。一方のフォーラムで決定的な立場であっても、他方ではなお展開し、保存する必要がある。

教訓は、最初に利用可能な機会にすべてを述べよということではない。教訓は、任意の冒頭陳述と、実際の拒絶理由に対する必要な応答とを区別しつつ、両手続を調整することである。放棄は、公的記録を狭くすべきであって、特許権者の内部分析を狭くすべきではない。審査官が理由を特定した後は、特許権者は、特許性を維持し、訴訟上の立場との整合性を保つために必要なすべての重要な回答を提示しなければならない。

V. 再審査記録はクレーム解釈を決定し得る

報告された判例が、問題となった文言が任意の陳述書、後の Office Action 応答、審判請求理由書、又は宣誓供述書のいずれに現れたかに基づいて結論を分けることはまれである。§ 1.530 陳述書を提出することが類型的に不適切であると判示した Federal Circuit 判決は存在しない。判例が確立しているのは、放棄戦略の前提となるより広い命題である。すなわち、再審査中の特許権者の陳述は内在的証拠となり、侵害訴訟の範囲及び結果を形作り得る。Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–68 (Fed. Cir. 2012) 参照。したがって、任意の陳述書は、訴訟上の帰結が生じ得る追加の、かつ回避可能な書面である。

実際の Patent Owner's Statement を含む最も近い控訴審の例は、LSI Industries, Inc. v. ImagePoint, Inc. である。係属中の確認訴訟及び無効を主張するサマリージャッジメント申立てに対応して、特許権者は再審査を請求した。訴訟は停止され、USPTO はクレームを確認し、その過程で Federal Circuit が「膨大な審査記録」と表現した記録が作成された。279 F. App'x 964, 966–68 (Fed. Cir. 2008)（非先例）。

訴訟が再開されると、相手方はその記録からクレーム解釈上の制限を掘り起こした。Federal Circuit は、特許権者の Patent Owner's Statement における文言を検討し、雄部材と雌部材に関する一般的な説明は明確なディスクレーマーではないと結論した。しかし、他の再審査上の主張は、「divider member」をスナップ嵌合接続を要するものとして明確に定義しており、その理解は同じ用語を用いる三つの関連継続特許に及んだ。Id. at 968–71。同事件は非先例であり、任意の陳述書自体が相手方の求めたディスクレーマーを生じさせたわけではない。それでも実務上の教訓は明確である。最終的にクレームを狭めるには一般的すぎるとされた陳述でさえ控訴審の争点となり、別の再審査文言はファミリー内の複数特許に影響した。

Krippelz は、より鋭い先例上の警告を与える。Jacob Krippelz は1998年に Ford を提訴し、その約一年後、係属訴訟を明示的に特定し、Ford が挙げた引用例を提出して査定系再審査を請求した。USPTO は当初、主張クレームを拒絶したが、Krippelz とその専門家が拡散光をクレームされた「beam」と区別し、反射器の焦点又はその近傍に置かれた電球について論じた後、審判部は最終的にそのクレームを確認した。Krippelz, 667 F.3d at 1263–67。

再審査での勝利は侵害訴訟を保護しなかった。Federal Circuit は、特許権者の再審査上の主張及び専門家宣誓供述書を内在的証拠として扱った。同裁判所は、クレームされた「conical beam of light」が、焦点を有する反射器と、その焦点又はその近傍に配置された光源を必要とすると判示した。その解釈を適用して、裁判所は別の引用例によりクレームが新規性を欠くと判断し、有効性判断を覆し、侵害及び故意侵害の判断を取り消し、非責任の判決入力を命じた。Id. at 1266–68, 1270。訴訟係属中に作成され、特許性を維持するために用いられた記録が、約5,600万ドル相当の判決を覆す助けとなる解釈を供給したのである。

Krippelz における決定的な書面は、後の再審査審判提出書面及び宣誓供述書であって、任意の § 1.530 陳述書ではなかった。この区別は形式的な判示範囲を限定するが、戦略上の点を強める。後の応答には避けられないものがある。任意の冒頭陳述はそうではない。それを提出することは、審査官がそのような定義を必要にする拒絶理由を提示する前に、用語が何を必要とするかを定義する機会をもう一つ作ることになる。

American Piledriving Equipment, Inc. v. Geoquip, Inc. は、留保的な書きぶりがほとんど保護にならないことを示している。再審査中、特許権者は、「integral」な部品は一体型カウンターウェイトの部分であると述べて先行技術を区別した。後の侵害訴訟で、特許権者は、その陳述は不要であり、他の区別も伴っており、審査官の見解と整合しないと主張した。それでも Federal Circuit は一体型構造という解釈を採用した。代替的主張であっても、他の理由も主張されていた場合であっても、ディスクレーマーを生じさせ得る。また、審査官がそれに同意したか否かにかかわらず、公衆は特許権者の陳述に依拠できる。637 F.3d 1324, 1335–36 (Fed. Cir. 2011)。その解釈は、複数の関連訴訟の一つにおいて非侵害のサマリージャッジメントを支えた。Id. at 1328, 1336–37。

これらの判例を総合すると、リスクは明らかに広範な譲歩に限られない。一つの引用例に向けられた技術的区別が、クレーム用語の定義となり得る。一つの特許についてなされた説明が、関連特許に影響し得る。そして特許権者は、審査官がその陳述を明示的に採用しなかったからといって、裁判所がそれを無視すると想定することはできない。

VI. 退けられたディスクレーマー理論でさえ訴訟を混乱させ得る

明確かつ疑いの余地のない基準は、実質的な保護を与える。曖昧な再審査上の陳述は、被疑侵害者が制限的な読み方を提案しただけではクレームを狭めない。しかし、ディスクレーマー主張を退けることは、その争点を作り出したコストを消し去るものではない。

Grober v. Mako Products, Inc. は、そのコストを、真に同時進行していた手続において示している。ただし、行政上の手続は旧法下の inter partes reexamination であった。Grober は2004年に侵害訴訟を提起し、その後被告らが再審査を請求し、地方裁判所は事件を停止したが、後にディスカバリ及びクレーム解釈手続の継続を認めた。USPTO は、控訴通知後になって初めてクレームを確認した。686 F.3d 1335, 1340–41 (Fed. Cir. 2012)。

地方裁判所は Grober の再審査上の陳述に大きく依拠し、「payload platform」を狭く解釈し、非侵害のサマリージャッジメントを下した。Federal Circuit は、その陳述がセンサー位置に関するものであり、プラットフォームの寸法に関するものではないため、三次元構造を明確に放棄したものではないと判示した。同裁判所は、クレーム解釈及び非侵害判決を取り消した。Id. at 1341–44。Grober はその争点で勝利したが、再審査記録が地方裁判所の決定的判断及び完全な控訴審争点の基礎となった後のことであった。

記録は、それを作成した請求人を超えて移動し得る。01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc. では、inter partes reexamination を請求したのは LogMeIn ではなく Citrix であった。特許権者は、クレームされた「location facility」が通信チャネルを作成するシステムと、別の構成要素がその機能を実行するシステムとを区別する専門家説明を提出した。LogMeIn は後にそれらの陳述を用いて、別事件で単一サーバー構成という解釈及び非侵害のサマリージャッジメントを得た。687 F.3d 1292, 1297–99 (Fed. Cir. 2012)。

Federal Circuit はその読み方を退けた。専門家は誰が機能を実行するかを扱っていたのであって、その facility が複数のコンピュータに分散できるかどうかを扱っていたわけではないからである。同裁判所は判決を取り消した。Id. at 1298–1300。同事件は、教義上の限界であると同時に実務上の警告でもある。文脈は過度に広いディスクレーマー理論を退けることがあるが、別の被疑侵害者がその理論を主張することや、地方裁判所が最初にそれを受け入れることを防ぐものではない。

リスクは、審理後でさえ残り得る。Opticurrent, LLC v. Power Integrations, Inc. では、被疑侵害者が侵害審理の二か月後に査定系再審査を請求した。その後、被疑侵害者は、判決からの救済を求める際に、特許権者の再審査上の主張を援用し、立場の不整合、異なるクレーム解釈、不実表示、事情変更、及び継続的ロイヤルティへの影響を主張した。No. 2021-1712, 2022 WL 539158, at 3–6 (Fed. Cir. Feb. 23, 2022)（非先例）。多数意見はディスクレーマーを狭く読み、特許権者の立場は整合していると認定し、救済拒否を維持した。Id. at 5–7。特許権者は勝利したが、再審査上の文言は、侵害及び将来の救済に対する判決後攻撃の前提を供給した。

これらの判断は、すべての任意陳述書がクレームを狭めることを確立するものではない。むしろ戦略にとってより有用なことを確立する。すなわち、追加の陳述はそれぞれ、被疑侵害者がクレーム解釈上の立場、侵害理論、専門家証言、関連特許、及び過去の表示と照合して試すことのできる素材を供給する。そのコストは、ディスクレーマー紛争に敗れることに限定されない。その紛争を作り出し、費用を負担し、侵害訴訟の時期及び姿勢に影響させることを含む。

VII. 提出放棄は本案を認めることなく手続を前進させる

放棄はまた、再審査スケジュールから定義された期間を取り除く。特許権者が陳述書を提出すれば、請求人は送達から二か月の応答期間を受け、審査官は初回 Office Action を準備する際に認められた書面を検討する。35 U.S.C. § 304; MPEP §§ 2251, 2253。この手順は、特許権者が早期に提出した場合や、請求人が最終的に応答しない場合であっても、審査官主導の審査を遅らせる。

放棄は二つの方法で記録され得る。中央再審査部門（Central Reexamination Unit）の Waiver of Statement Program では、請求に出願日が付与された後、審査官の審査が始まる前に、庁が電話で特許権者に連絡する。その電話は放棄に限定され、本案の議論は許されない。特許権者が同意すれば、庁は面接要約に放棄を記録し、特許権者は重複する書面による記録を提出する必要はなく、提出すべきでもない。そうした提出は手続を遅らせ得るからである。MPEP § 2249。庁が電話による放棄をまだ記録していない場合、特許権者は代わりに、§ 1.530 陳述書を放棄する旨の短い書面を提出し、その書面を請求人に送達することができる。Id.。

適切な事件では、審査官は、庁から求められた放棄の後、再審査命令と初回 Office Action を同日又は数日以内に発することがある。Id. 放棄はそのタイミング又は特定の全体スケジュールを保証しない。審査官の業務量、複雑性、審判、並行訴訟はなお重要である。それでも放棄は、任意の提出とそれが発動する相手方応答のために存在する期間を取り除く。

最も重要なこととして、放棄は特許性を認めることでも、Office Action に応答する権利を放棄することでもない。放棄は予備的な当事者間書面交換を迂回し、事件を審査官の発展した立場へ向けて進める。地方裁判所訴訟が停止されている場合、その手順は、さらに一巡の当事者書面を追加するのではなく、次の実質的 Office Action を早めるための USPTO 認可の仕組みを選択したのだと説明する助けにもなり得る。

VIII. それでも提出が正当化される場合

放棄の議論は強いが、絶対ではない。提出する最良の理由は、短い提出で修正可能で、請求人の応答によって修復される可能性が低い、限定的で客観的に証明可能な誤りである。引用例の明白な誤引用、二つの図面間の関係の誤認、又は容易に解決できる日付問題は、その説明に当てはまり得る。修正が即時確認を生む現実的見込みを有する場合、早期提出は、それが発動する応答に値することがある。

しかし、比較は明示的に行われなければならない。問題は、単に審査官が特許権者の説明から利益を得るかどうかではない。問題は、その見込まれる利益が、その説明を請求人に示し、精緻化された理論及び追加刊行物で二か月間応答する機会を与えるコストを上回るかどうかである。争点が微妙で、事実集約的で、又は別の引用例若しくは理由付けで修復可能であるなら、通常は放棄がなお望ましい。

訴訟の時期及び状態も重要である。特許権者が、主なクレーム解釈、有効性、及び技術的立場を、主張書面、クレーム解釈書面、ディスカバリ、又は専門家報告書を通じてすでに開示している場合、請求人が陳述書から学ぶことは事件の早い段階より少ないかもしれない。それは提出の増分コストを減らすが、なくすわけではない。陳述書はなお法定応答を発動し、他の被告又は後の紛争で用いられ得る別の公的審査書面を作成する。

第二の議論として、洗練された請求人はすでに最善のケースを提示しているというものがある。それは応答の価値を見落としている。利点は、単にページを追加するもう一つの機会ではない。特許権者の回答を読み、特許権者が最も強いと考える防御を特定し、代替理論の中から選択し、特許権者が審査官に対して行う可能性の高い応答を先取りする機会である。

第三の議論として、裁判所が迅速な USPTO での主張を期待する可能性があるというものがある。その懸念は、攻撃的に見せたいという一般的願望ではなく、具体的な司法上の事象に結びつけられるべきである。差し迫った停止、スケジューリング、又はその他の事件管理上の判断に実質的影響を与え得る場合、狭く焦点を当てた陳述書は正当化され得る。そうでなければ、放棄は十分に勤勉さと整合する。特許権者は請求人の法定書面提出を終了させ、初回 Office Action に向けて手続を進め、本案応答の準備を続ける。

したがって、その判断は三つの質問から始めるべきである。陳述書は初回 Office Action 前にどの特定された結果を達成できるのか。請求人は開示された情報で何をできるのか。そして、審査官が実際の拒絶理由を特定した後の方が、なぜその議論をより効果的にできないのか。提出には、「特許権者側の事情を説明したい」という一般的願望ではなく、通常以上に明確な回答が必要である。

IX. 放棄の前後に特許権者が行うべきこと

放棄が変えるべきなのは提出の順序であって、準備の水準ではない。代理人は可能な限り、放棄を伝える前に、クレームチャート、先行技術調査、クレーム解釈分析、及び応答のアウトラインに着手すべきである。初回 Office Action は命令に伴って、又は数日以内に出される可能性があるため、放棄は請求人の法定応答をなくす一方で、特許権者の準備期間を圧縮し得る。MPEP § 2249。チームは、裏付けのないマッピングを特定し、組合せ理由を検証し、どの争点がクレーム文言に依存し、どの争点が技術的証拠を要し得るかを判断すべきである。

放棄は任意の主張のタイミングを制御するだけであり、誠実義務を停止しない。特許権者、その代理人、及び再審査に実質的に関与する者は、特許性に重要な特許及び刊行物を開示する責任を引き続き負う。情報開示陳述書は、命令から二か月以内又はその後できるだけ速やかに提出されるべきである。37 C.F.R. § 1.555(a)–(b)。特許権者は、その義務を、§ 1.530 陳述書の一部にせず、別個の情報開示陳述書で満たすことができる。別個の書面は 37 C.F.R. § 1.98 に従い、必要に応じて送達され、情報の特定及びその関連性の説明にとどまり、本案を論じるものであってはならない。37 C.F.R. § 1.550(f); MPEP § 2280。

いかなる審査書面を提出する前にも、その作業は訴訟チームと調整されるべきである。クレーム解釈で争われている、又は争われる可能性のある用語を特定すべきである。提案される再審査上の立場は、侵害主張、非侵害抗弁、専門家報告書、審理記録、ライセンス上の立場、及び関連特許の審査経過と比較されるべきである。目的は、異なる手続設定で同一の表現を用いることではない。回避可能な緊張を生じさせずに共存できる一連の立場を確保することである。

整合性は、二つのフォーラムが同一の法的基準を適用すると装うことを要求しない。存続期間中の特許について、USPTO は一般に、明細書と整合する最広合理的解釈をクレームに与える。In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571–72 (Fed. Cir. 1984)。満了特許について、庁は Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc) の枠組みを適用する。In re Rambus Inc., 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012)。庁はまた、§ 282 の有効性推定を適用せず、証拠の優越基準で特許性欠如を評価する一方、地方裁判所は Phillips を適用し、無効性について明白かつ説得的な証拠による証明を要求する。35 U.S.C. § 282(a); Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1379–81 (Fed. Cir. 2015); Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011)。USPTO ガイダンスは、審査官に対し、既存の司法上の解釈を検討し、実質的に異なる解釈を説明するよう指示している。MPEP § 2258。特許権者は、これらの相違を明示的に考慮しつつ、共存できない事実上又は内在的記録上の立場を避けるべきである。

特許権者はまた、どの議論が各フォーラムで提示され、Office Action への応答でどの議論を保存しなければならないかを示す争点マトリクスを維持すべきである。Fresenius は、放棄を実体的な不作為として扱うことへの警告である。裁判所で成功する議論であっても、必要な時点で行政記録に適切に展開されていなければ、USPTO で特許を保護しない。721 F.3d at 1335–36。初回 Office Action が発せられたら、特許権者はすべての重要な拒絶理由に十分に答えるべきである。

審査官面接は、決定的争点を検証する助けとなり得るが、第三者請求人は参加できない。MPEP § 2281。面接要約及び書面応答は、実体的主張と同じ訴訟意識をもって起案されるべきである。応答を定義すべきなのは、請求におけるあらゆる仮説的弱点ではなく、審査官の実際の理由付けである。

最も重要なこととして、応答は拒絶理由が必要とする範囲を超えるべきではない。一つの欠落限定が主張された組合せを解決するなら、特許権者は発明の包括的定義を提示する必要はない。組合せの理由付けが失敗しているなら、特許権者はクレーム用語のあらゆる可能な実施を性格付ける必要はない。解釈が広すぎるなら、特許権者は、好ましい実施形態をクレーム要件に変えることなく、正しい解釈の文言上及び内在的根拠を説明すべきである。Office Action を待つことで、その規律が可能になる。

X. 結論

任意の特許権者陳述書は、発行済み特許を防御する無料の機会のように見えやすい。しかし、侵害訴訟と並行して進む第三者請求の査定系再審査では、無料ではない。それは請求人応答を発動し、審査官が拒絶理由を発する前に特許権者に回答を求め、訴訟相手方に戦略情報を明らかにし、司法事件に影響し得る内在的記録にもう一つの書面を加える。

放棄は受動性ではない。それは規律ある手順設計である。適切に留保された閾値異議を放棄するものでも、必要な開示を免除するものでもなく、任意の本案主張を制限するものである。特許権者は直ちに準備し、請求人に陳述書後の自動的応答を与えず、手続を審査官の発展した立場へ向けて進め、実際に回答すべき拒絶理由が出されたときに本案応答を提出する。並行訴訟に関する判例は、なぜその規律が重要であるかを示している。再審査上の文言は、特許権者が提案されたディスクレーマーを最終的に退ける場合であっても、クレームを狭め、特許ファミリー及び被告を越えて作用し、決定的申立てを支え、又は費用のかかる紛争を生じさせ得る。

したがって、ほとんどの訴訟係属中の査定系再審査におけるより適切な最初の応答は、冒頭陳述ではない。それは放棄であり、実際に回答しなければならない拒絶理由を待つという規律ある判断である。