ファイル・ラッパーの背後：特許出願手続資料のディスカバリー対象性—秘匿特権、ワークプロダクト、特許エージェント、外国代理人および社内弁護士間通信
- Brandon Theiss
- 8月19日
- 読了時間: 37分
I. ファイル・ラッパーと「シャドーファイル」
公式の特許包袋は、出願手続の経緯の一部を示すにすぎない。公開記録の背後には、発明開示書、先行技術分析、ドラフトおよびレッドライン、審査官インタビューのメモ、出願手続担当弁護士間の電子メール、外国代理人への指示、ポートフォリオ上の推奨事項、特許エージェントとの通信などが存在することがある。後に有効性、侵害、発明者性、所有権、または不公正行為が争われる場合、相手方はこの非公開の「シャドーファイル」を求めることがある。
その資料は弁護士に属するから当然保護される、という反射的な答えは広すぎる。ある文書が特許出願手続中に作成されたという事実は、その文書が秘匿特権またはワークプロダクトとして保護されるかどうかを決定せず、したがってその文書を提出しなければならないかどうかをそれだけで答えるものでもない。「Privileged and Confidential」との表示、弁護士の電子ファイルに保存されていること、または電子メールの宛先に弁護士が含まれていることも同様である。逆に、秘匿特権またはワークプロダクト保護が存在しないこと自体は、その資料がディスカバリーの許容範囲内にあることを意味しない。関連性、比例性、その他の保護、および保護命令の条件は、別個の問題として残る。Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), (c).
分析を支配するのは、弁護士・依頼者間秘匿特権とワークプロダクト・ドクトリンという二つの法理である。両者はしばしば重なるが、保護する利益は異なり、判断に必要な事実も異なる。弁護士・依頼者間秘匿特権は、法的助言を得るため、または提供するためになされた、要件を満たす秘密通信を保護する。ワークプロダクトは、一般に、訴訟を予期して、または裁判のために作成された文書および有体物を保護する。出願手続文書は、両方の法理を満たすことも、一方のみを満たすことも、どちらも満たさないこともある。
この区別は、特許実務では特に重要である。特許出願を作成し、権利化することは、法律業務の実践である。Sperry v. Florida ex rel. Fla. Bar, 373 U.S. 379, 383, 402 (1963). その目的のためになされた秘密通信は、したがって秘匿特権の対象となり得る。しかし通常の出願手続は、相手方との訴訟ではなく、政府から権利付与を得るための ex parte 手続である。保護される通信を含まない出願手続資料は、その結果、弁護士・依頼者間秘匿特権の外に置かれ、かつワークプロダクトにも該当しないことがある。
正しい分析は、文書ごとに行う必要がある。誰がその資料を作成したのか、なぜ作成されたのか、通信されたのか、通信されたとすれば誰に対してか、各参加者の法的地位と役割は何か、秘密性は維持されたのか、そしてワークプロダクトについては、具体的に予期された紛争がその作成に実質的な影響を与えたのかを問う。
II. 基礎を異にする二つの保護
弁護士・依頼者間秘匿特権は、一般に、法的助言を得る目的または提供する目的で、依頼者と弁護士との間でなされた秘密通信を保護する。これは訴訟に限られない。放棄や、犯罪・詐欺例外のような承認された例外がない限り、法理の要件を満たす通信は、通常、相手方がそれをどれほど必要としているかにかかわらず保護される。
この秘匿特権が保護するのは通信であって、基礎事実ではない。Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 395–96 (1981). したがって、発明者は、それらの事項が出願手続担当弁護士と議論されていたとしても、着想、試験、先行技術調査、または文献の認識について証言しなければならないことがある。最近の特許事件も、特許弁護士の指示で作成されたとされる図面について同じ区別を適用し、弁護士が関与していたというだけでは、図面それ自体も、その作成に関する事実も秘匿特権の対象にはならないとした。Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024). 関連性があり、比例的で、かつ保護されていない限り、基礎事実は、実験ノート、試験データ、証言、電子メールその他の情報源から取得され得る。
既存の技術記録または事業記録も、弁護士に送付されたというだけで秘匿特権の対象になるわけではない。Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 403–05 (1976). 送付メールは、それが法的助言の依頼を明らかにする場合には秘匿特権の対象となり得るが、添付された記録はそれ自体として保護の要件を満たさなければならない。
ワークプロダクトは別の目的に仕える。Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3) は、当事者またはその代理人のために、訴訟を予期して、または裁判のために作成された文書および有体物を保護する。Fed. R. Civ. P. 26(b)(3). この法理は弁護士・依頼者間通信に限られず、調査資料、弁護士メモ、専門家関連資料、非弁護士代理人が行った作業を含み得る。逆に、この法理は通常、弁護士・依頼者間秘匿特権が必要としない真正の訴訟との結び付きを要求する。
通常の、または事実に関するワークプロダクトは、提出に対する絶対的な障壁を作るものではない。Rule 26(b)(3) の下では、請求側当事者が実質的必要性を示し、過度の困難なしには実質的に同等のものを取得できないことを示した場合、裁判所は提出を命じることができる。同規則は、裁判所に対し、弁護士の精神的印象、結論、意見、および法理論をより強く保護するよう求めている。それでもなお、閾値問題が先に来る。支配する法廷地のテストの下で、その資料が訴訟を予期して作成されたのでなければ、弁護士の率直な精神的印象でさえワークプロダクトではない。
項目 | 弁護士・依頼者間または特許エージェント秘匿特権 | ワークプロダクト・ドクトリン |
保護される利益 | 秘密の法律相談 | 訴訟準備の完全性 |
典型的な対象 | 要件を満たす通信 | 訴訟を予期して、または裁判のために作成された文書または有体物 |
訴訟が必要か | いいえ | 一般に必要 |
通常の出願手続 | しばしば秘匿特権を支え得る | 通常はワークプロダクトを支えない |
必要性により覆せるか | 一般に、放棄または例外がない限り覆せない | 事実ワークプロダクトではあり得る。意見ワークプロダクトはより強い保護を受ける |
この区別は、出願手続において繰り返し生じる空白を作る。弁護士の未通信の分析は、自動的に弁護士・依頼者間通信になるわけではない。それが通常の出願手続のためだけに作成され、支配的テストが要求する訴訟との結び付きを欠く場合には、ワークプロダクトのテストにも適合しないことがある。この空白により、目的、通信、および記録化は、ラベルよりも重要になる。
III. まず準拠法を確認する
適用される法は閾値問題である。Federal Rule of Evidence 501 は、連邦問題訴訟における秘匿特権法の通常の源泉を、連邦裁判所が理性と経験に照らして発展させる連邦コモンローとしている。しかし同規則は重要な限定を加える。民事事件では、州法が判断規範を提供する請求または抗弁に関する秘匿特権については、州法が適用される。Fed. R. Evid. 501. したがって、連邦特許事件では、特許請求については連邦の秘匿特権法が問題となり得る一方、州法上の所有権、契約、法律過誤、または受託者義務に関する請求については州の秘匿特権法への注意が必要になることがある。分析では、保留された各通信がどの請求または抗弁に関係するかを特定すべきであり、紛争のどこかに特許が存在するという事実だけでは、すべての文書について一つの秘匿特権法体系が選択されるわけではない。
連邦特許事件には、第二の準拠法選択の層が加わる。連邦巡回控訴裁判所が地方裁判所を審査する場合、同裁判所は通常、特許でない問題には地域巡回区の法を適用するが、実体的な特許問題および特許権の行使と十分に結び付いた手続問題には自らの法を適用する。In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–91 (Fed. Cir. 2016); In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 803–04 (Fed. Cir. 2000). Spalding はその境界線を示す。同裁判所は、特許評価のために提出された発明記録に関する秘匿特権が実体的特許法に関わるとして、連邦巡回区法を適用した。203 F.3d at 803–04. これに対し、同裁判所は、In re Regents of Univ. of Cal. では、ライセンサー・ライセンシー間の共通利益問題は特許法に固有のものではないため、第七巡回区法を適切に適用したと説明した。Id. at 804 (discussing 101 F.3d 1386, 1390 n.2 (Fed. Cir. 1996)). したがって、発明開示書、出願手続通信、または特許エージェント秘匿特権に関する特許固有の問題には連邦巡回区法が適用される可能性がある一方、特許固有でない問題には地域巡回区法が適用される可能性がある。
ワークプロダクトには別個の準拠法チェックが必要である。Rule 501 は秘匿特権を扱うが、連邦ディスカバリーにおいて、訴訟を予期して作成された文書および有体物に関するワークプロダクト保護は、主として Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3) に定められている。Fed. R. Civ. P. 26(b)(3)(A). 地域巡回区は、二重目的資料について同一の定式を用いていない。第二巡回区は、その文書が予期された訴訟のために作成されたのか、およびその見込みがなければ実質的に同じ形で作成されたであろうかを問うのに対し、第五巡回区は、その作成の主たる動機が将来の可能な訴訟を支援することにあったかを問う。Compare United States v. Adlman, 134 F.3d 1194, 1202 (2d Cir. 1998), with United States v. El Paso Co., 682 F.2d 530, 542–43 (5th Cir. 1982). 法的通信と非法律的通信が混在する場合の基準も異なる。第二巡回区は、法的助言が通信の主たる目的であったかを問うのに対し、D.C.巡回区は、法的助言を得ることまたは提供することがその重要な目的の一つであったかを問う。Compare In re County of Erie, 473 F.3d 413, 420 (2d Cir. 2007), with Fed. Trade Comm’n v. Boehringer Ingelheim Pharms., Inc., 892 F.3d 1264, 1267–68 (D.C. Cir. 2018).
したがって、文書ごとの検討は、裁判所、当該文書が関係する請求および抗弁、連邦法または州法のいずれが秘匿特権法の源泉であるか、当該問題に連邦巡回区法または地域巡回区法のいずれが適用されるか、ならびにワークプロダクトまたは混合目的通信に対するその法廷地のテストを特定することから始めるべきである。その後にはじめて、その文書が主張された保護の要件を満たすかを検討すべきである。
IV. 通常の米国出願手続における弁護士・依頼者間秘匿特権
出願手続上の秘匿特権に関する連邦巡回区の主要判例は、In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 805–07 (Fed. Cir. 2000) である。同事件では、発明者らが会社の法務部に発明記録を提出した。その記録には、発明の説明、関連し得る先行技術の特定、および特許性に関する情報が含まれていた。裁判所は、その記録が特許性に関する法的助言および特許出願の作成支援を得ることを主目的として、秘密裏に弁護士へ提供されたものであるとして、秘匿特権の対象であると判示した。
Spalding は、技術的内容または先行技術情報が含まれていると発明開示書が必然的に秘匿特権のない事実報告書に変わる、という主張を退けた。裁判所は、通信全体の調子に着目し、法的サービスへの明示または黙示の依頼を認めた。裁判所は、その記録を保護される「法律的」文章と保護されない「技術的」文章に切り分けなかった。また、後に特許出願で一部の技術内容が公開されたことによって、先行する秘密通信に対する秘匿特権が遡及的に消滅することもないとした。
この判決は、すべての発明開示書、出願ドラフト、または出願手続文書を類型的に秘匿特権の対象とするものではない。主張者はなお、秘密性と法的目的を立証しなければならない。発明フォームが、予算、報酬、またはポートフォリオ順位付けのために、弁護士、事業部幹部、プロダクトマネージャー、および発明委員会へ同時に回付される場合には、別の分析が必要となり得る。二重目的通信は、混合目的通信について支配する法廷地のテストに従って評価されるべきである。
実務上、特許性、発明者性、クレーム範囲、ドラフティング、出願戦略、または USPTO への応答に関する助言を求める秘密通信は、秘匿特権の有力な候補となる。ドラフトのやり取りも、秘密の依頼者情報、提案された法的助言、または公開されていない戦略的選択肢を明らかにする限度で、保護され得る。通常の研究記録、生の試験データ、管理報告、商業予測、および公開された出願手続書類は、弁護士がそれらを検討したというだけで秘匿特権の対象になるわけではない。
会社による代理関係は、さらに一つの層を加える。発明者およびその他の従業員からの通信は、会社の弁護士が会社に助言できるよう、その職務上の責任の範囲内でなされた場合には、秘匿特権の対象となり得る。Upjohn, 449 U.S. at 394–95. しかし、会社の秘匿特権は組織に帰属する。会社の弁護士から聴取を受けた発明者が、自動的にその弁護士の個人的依頼者になるわけではなく、委任関係および面談ではその区別を明確にすべきである。
不公正行為の主張も、秘匿特権を自動的に消滅させるものではない。Spalding は、その通信が詐欺を助長するためになされたことについて一応の証明を要求した。特に、その文献が評価のために弁護士へ提供されていた場合には、文献が引用されなかったと単に主張するだけでは、犯罪・詐欺例外を満たさない。
V. 特許エージェント：権限ある実務に結び付いた独自の秘匿特権
依頼者は、USPTO で実務を行うことはできるが弁護士ではない登録特許エージェントにしばしば依拠する。連邦巡回区法が適用される連邦特許訴訟において、In re Queen’s Univ. at Kingston, 820 F.3d 1287, 1290–94, 1301–02 (Fed. Cir. 2016) は、エージェントの権限ある USPTO 実務の範囲内にある要件を満たす通信について、限定的な連邦コモンロー上の特許エージェント秘匿特権を認めた。この保護は弁護士・依頼者間秘匿特権とは別個のものであるが、機能的には類似している。Queen’s University 自体は、すべての審判体またはすべての州法上の姿勢に普遍的に適用される規則を確立するものではなく、準拠法分析が先に来る。
Queen’s University は、依頼者と非弁護士の特許エージェントとの間の秘密通信は、議会および USPTO が権限を与えた業務を推進するためになされた場合、その業務に合理的に必要かつ付随するサービスを含め、秘匿特権の対象となると判示した。秘匿特権を主張する当事者は、特定の通信がその権限ある範囲内に入ることを立証する負担を負う。820 F.3d at 1301–02.
権限ある実務に関する検討は機能的である。37 C.F.R. § 11.5(b)(1) の下では、中心的な例として、特許性に関する助言、出願の作成・提出・権利化、オフィスアクションへの応答、補正案の提示、および審査官インタビューの実施が含まれる。通信は、エージェントの権限ある業務、またはそれに合理的に必要かつ付随するサービスに関するものでなければならず、特許エージェントが含まれているというだけで、無関係な法律、事業、または管理上の内容が保護されるわけではない。
この秘匿特権は、特許エージェントを一般的な法律顧問に変えるものではない。Queen’s University は、侵害助言、訴訟または取引を念頭に置いた他者特許の有効性に関する一定の意見、および権限ある USPTO 実務の外にあるその他の業務を、この法理の範囲外とした。ライセンス、企業取引、地方裁判所訴訟戦略、および州法問題は、通常、別個の秘匿特権の根拠を必要とする。
したがって、保護は肩書ではなく機能によって説明されるべきである。登録特許エージェントの電子メールは、特許に関係するというだけで秘匿特権の対象になるわけではない。主張者は、秘密性、専門的助言の依頼または提供、および権限ある実務の範囲内の主題を立証しなければならない。Queen’s University が認めた直接の秘匿特権に弁護士の監督は前提条件ではないが、弁護士、特許エージェント、およびその共通の依頼者の間の通信には、重複する保護根拠が存在し得る。最近のデラウェア州の判決は、主張および立証の重要性を示している。同裁判所は、特許エージェント秘匿特権を通常の弁護士・依頼者間秘匿特権とは独立したものとして扱い、主張者が正しい秘匿特権を援用せず、実務家の資格および機能を立証していなかった場合に、一括的な主張を退けた。Chervon (HK) Ltd. v. One World Techs., Inc., No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8 (D. Del. Jan. 13, 2023).
VI. オフィスアクションへの応答に関する社内電子メール
一般的な出願手続のワークフローは、一見した以上に難しい秘匿特権問題を生じさせる。依頼者が監督弁護士にオフィスアクションを送付する。監督弁護士はジュニアアソシエイトに、拒絶理由を分析して応答を準備するよう依頼する。アソシエイトは提案された主張および補正を回覧し、監督弁護士は依頼者の承認を求める前にドラフトを修正する。特許が後に訴訟となった場合、被疑侵害者はその社内電子メールチェーン全体を要求することがある。
それらの電子メールに依頼者が含まれていないことは、必ずしも秘匿特権を否定しない。裁判所は一般に、同じ依頼者を代理する弁護士が、その依頼者に法律サービスを提供する過程で秘密裏に協議できなければならないことを認めている。Natta v. Zletz, 418 F.2d 633, 637 & n.3 (7th Cir. 1969) では、企業の特許弁護士と外部特許弁護士との間の書簡が、実質的には会社とその外部弁護士との関係の一部であったため保護された。Richards v. Kallish, No. 22-cv-9095 (CS) (VR), 2023 WL 8111831, at 2, 6–8 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023) も、秘密の特許出願手続通信を秘匿特権の対象として扱い、発明者、技術担当者、および出願手続スタッフを含めたことは、その参加が代理業務を促進する場合には秘密性を破壊しないと判示した。さらに最近、LKQ Corp. v. Kia Motors America, Inc., No. 21 C 3166, 2023 WL 3200236, at *6–7 (N.D. Ill. May 2, 2023) は、特許出願チームと社内弁護士の間で、特許出願戦略に関する情報および弁護士の意見を交換した、適切にログ化された電子メールを保護した。
Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136, 146–53 (D. Del. 1977) は、特許部門内で同様の理論を適用した。下位の特許専門職が、監督弁護士が依頼者に助言するために用いる法律調査を行う任務を受けた。裁判所は、その配置とジュニアアソシエイトへの任務付与との間に意味のある差はないと考えた。最近の、出願手続ではない事件も、法律助言を得るまたは伝達するために秘密裏に作成された場合、社内ドラフト、弁護士の修正、およびドラフトを送信する電子メールが秘匿特権の対象となり得ることを認めた。Burge v. Teva Pharm. Indus. Ltd., No. 22-cv-2501-DDC-TJJ, 2025 WL 2172466, at *12–13 (D. Kan. July 31, 2025).
その理論は、通常のオフィスアクション対応の任務付与にも当てはまる。監督者がジュニア弁護士に対し、引用文献が争点となる限定を教示しているか、記載要件上のサポートを評価するか、エストッペルまたはディスクレーマーのリスクを評価するか、または反論するか補正するかを推奨するよう求める電子メールは、通常、依頼者への法的助言の提供に関与している。アソシエイトの分析、ドラフト、およびレッドラインも、その助言を形成または伝達するために秘密裏に作成され回覧された場合には、秘匿特権の対象となり得る。See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 保護されるのは依頼者の弁護士・依頼者間秘匿特権であって、二人の弁護士に属する独立した秘匿特権ではない。また、依頼者がドラフト作業のすべての段階でコピーされる必要はない。
保護は機能的なものであり、地位に基づくものではない。IQL-Riggig, LLC v. Kingsbridge Techs., No. 19 CV 6155, 2021 WL 1172654, at *3–5 (N.D. Ill. Mar. 29, 2021) は、同じ法律事務所の弁護士間電子メールを、依頼者の訴訟に関するものであったというだけでは秘匿特権の対象と扱うことを拒否した。ただし、そのメッセージは、反訴およびサマリージャッジメント申立てに対する防御に関するものであったため、ワークプロダクトには該当した。出願手続の文脈では、Huber Engineered Woods LLC v. Louisiana-Pacific Corp., No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11, ¶¶ 22–24 (D. Del. Sept. 30, 2022) が、USPTO への出願状況を単に確認する弁護士間電子メールは、法的戦略または実体的助言を開示していないため秘匿特権の対象ではないと判示した。したがって、提出確認、日程調整、署名依頼、および単なる送付通知は、送信者および受信者の全員が弁護士であっても、保護の候補としては弱い。
Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022) は、出願手続における対応する警告を与える。同裁判所は、出願手続担当弁護士の社内作業資料を類型的に差し止める試みを退け、文書ごとの立証を要求した。Natta、Hercules、LKQ、および Huber と併せて読むと、慎重な定式化は、秘密の法務チーム内通信は、依頼者のための法的助言を依頼、送信、または精緻化する場合、あるいは依頼者の秘密情報を明らかにする場合に、しばしば秘匿特権の対象となる、というものである。二人の弁護士が電子メールに含まれているだけでは足りない。派生的秘匿特権または弁護士間秘匿特権に関する地域巡回区ごとの差異により、文書の内容および機能が特に重要となる。
実務上の対比は次のとおりである。
• 「依頼者はシステムクレームを維持するよう指示した。Reference A はクレームされたコントローラを欠いているように見えるため、添付の補正を予備案として、§ 103 拒絶に反論することを推奨する」という通信は、秘匿特権の強い主張を支える。これは依頼者の指示を明らかにし、さらなる助言のための法律分析を提供している。
• 記載要件上のリスクを論じ、より狭い補正を指示する監督者の応答も同様に強い。
• 「金曜日までに応答を準備してください」という連絡、ドケット記入、費用見積り、またはオフィスアクションが発行されたことの通知は、秘密の法的助言を何ら開示しないことがある。
• 弁護士の私的な調査メモまたはクレームの弱点に関する未通信の評価は、保護される通信または依頼者への助言における実証可能な役割を要求する法廷地では、弁護士・依頼者間秘匿特権の外に置かれることがある。
ドラフトには独自の分析が必要である。社内の応答ドラフトまたはレッドラインは、提案された主張、却下された補正、サポートに関するコメント、および戦略的選択を通じて、弁護士の法的助言を明らかにし得る。Burge は出願手続事件ではないが、秘密の社内ドラフトおよび弁護士による修正は、それらが法的助言の過程に仕える場合には秘匿特権の対象となり得るという一般ルールを示す。2025 WL 2172466, at *12–13. 応答が提出されると、それは USPTO に開示され、出願ファイルが公開可能となる場合には、一般に公開される。提出は、提出された内容自体に秘匿特権を創出しない。ドラフトであることだけでは決定的ではなく、電子メールおよび各添付資料は別々に検討されるべきである。公開オフィスアクション、引用特許、生の試験結果、または既存の技術記録を秘匿特権のある電子メールに添付しても、その添付資料が秘匿特権文書に変わるわけではない。
ワークプロダクトは自動的な受け皿ではない。Hercules は、具体的な相手方との紛争ではなく出願手続に関するものであった場合、補正案、クレーム案、ex parte 出願手続に関する弁護士メモ、およびオフィスアクション上の手書きメモに対するワークプロダクト保護を否定した。434 F. Supp. at 151–53. Geomatrix も、特許を取得して後に行使するという一般的計画が出願手続資料を類型的に保護するという命題を退けた。2022 WL 603029, at *2–3. また Resh は、特許弁護士の指示で作成されたとされる発明者の図面が訴訟を予期して作成されたことを記録が示していない場合、ワークプロダクトは存在しないとした。No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5. 主張者は、特定の電子メールまたはドラフトが、支配法の要求する訴訟との結び付きを有することを示さなければならない。
VII. 外国代理人と国境を越えた出願手続通信
国際的な出願手続には、国内出願手続では通常生じない閾値問題が加わる。すなわち、「外国代理人」とは正確には誰か、という問題である。このラベルは、外国の attorney-at-law、一般弁護士資格は有しないが規制を受ける特許実務家、社内特許専門職、法律的または技術的判断を行う翻訳者、または事務的業務を行う出願業者を指すことがある。これらのカテゴリーは互換的ではない。一部の国では、「patent attorney」と呼ばれる者が特許庁で実務を行うことはできても、一般法曹としての attorney-at-law ではないことがある。したがって、資格、権限ある機能、および役割が重要となる。
A. 2026年7月の外国住所者代理規則
2026年7月20日から、USPTO は、特定された出願人または特許権者の少なくとも一名が米国またはその領域外に住所を有する場合、特許実務家による代理を要求する。別段の定めがない限り、そのような当事者のために提出される書類は特許実務家が署名しなければならない。この要件は、出願の出願日にかかわらず、その日以降に受領される書類に適用される。Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner, 91 Fed. Reg. 13,510, 13,512–13, 13,519 (Mar. 20, 2026) (amending 37 C.F.R. §§ 1.9, 1.31–.33; effective July 20, 2026); 37 C.F.R. §§ 1.31(a)(2)–(3), 1.33(b)(3) (2026). この規則は国境を越えた出願手続の実務を大きく変えるが、それ自体が秘匿特権を確立するものではない。分析では、米国通信を担当する USPTO 実務家、外国法または外国出願手続について助言する外国弁護士またはその他の実務家、各人が代理する依頼者、ならびに秘密通信に追加の参加者を含める代理関係または合理的必要性の根拠を、別々に特定すべきである。主張者はなお、法廷地で支配する法の下で、主張された秘匿特権の要件および範囲を立証しなければならず、登録、代理、および署名権限だけでは、出願手続チェーンにおけるすべての通信が秘匿特権の対象となるわけではない。
B. まず準拠法を確認する
外国秘匿特権を含む第二巡回区の事件で特にしばしば用いられる一つのアプローチが、「touch-base」テストである。これは、当該通信の秘密性について、どの国が最も優越的、または最も直接的かつ強い利益を有するかを問う。米国の手続または米国法に関する助言に関係する通信は通常、米国に touch base し、外国の手続または外国法を中心とする通信は通常、その国に touch base する。See Mangouras v. Squire Patton Boggs, 980 F.3d 88, 99–100 (2d Cir. 2020); In re Application of BM Brazil 1 Fundo de Investimento em Participações Multistratégia, 347 F.R.D. 1, 9–10 (S.D.N.Y. 2024). 分析には第二段階があることもある。In re B&C KB Holding GmbH では、通信がドイツ法上の取引に関するものであったためドイツが優越的利益を有していたが、同裁判所は最終的に米国の秘匿特権法を適用した。なぜなら、その状況でドイツ法を適用すると国際礼譲の原則に反することになるからである。ドイツ法は民事手続において弁護士・依頼者間秘匿特権を認めていなかったが、同時に同等の公判前ディスカバリーも許していなかった。No. 22-mc-00180 (LAK) (VF), 2025 WL 1802956, at *2–7 (S.D.N.Y. July 1, 2025). このアプローチは全国的なデフォルトではなく、他の裁判所は異なる準拠法選択の枠組みを適用し得る。
外国出願と後の米国特許との関係は、十分な米国との結び付きを必ずしも確立しない。AstraZeneca LP v. Breath Ltd., No. 08-1512 (RMB/AMD), 2011 WL 1421800, at *5–9 (D.N.J. Mar. 31, 2011) では、スウェーデン出願および PCT 出願に関する通信は、それらの出願が後の米国特許への優先権を支え、PCT 出願が米国を指定し、米国出願が想定されていたというだけでは、米国に touch base しなかった。当該通信はスウェーデンにおける特許性および出願作成に関するものであったため、スウェーデン法が支配した。したがって、複数国に関する電子メールは、主題ごと、場合によっては部分ごとの分析を必要とすることがある。
C. 外国弁護士と外国特許実務家
米国法が適用される場合でも、参加者の地位は重要である。弁護士として行動する資格ある外国 attorney-at-law は、通信が秘密であり、法的助言を得るまたは提供するためになされた場合、通常、秘匿特権関係に参加できる。最近の特許事件では、特許助言を求めるスウェーデン弁護士との電子メールが秘匿特権の対象とされ、知る必要のある管理職への限定的な回覧は保護を放棄しないとされた。Mölnlycke Health Care US, LLC v. Greenwood Mktg., LLC, No. 22 Civ. 3719 (CS) (JCM), 2024 WL 4602138, at *5–7 (S.D.N.Y. Oct. 29, 2024). 同じ依頼者を代理する米国弁護士と外国弁護士との間の通信は、すべてのメッセージに依頼者を含める必要はない。日程調整、請求、提出確認、および主として商業的な議論は、弁護士が送信したというだけで秘匿特権の範囲内に入るわけではない。
外国代理人が非弁護士の特許実務家である場合、分析はそれほど確立していない。Queen’s University は登録米国特許エージェントに関するものであり、外国実務家の取扱い自体を決定したものではない。それでも複数の地方裁判所は、外国実務家が問題となる特定のサービスを行う権限を有していたことの立証を条件として、その機能的理論を拡張している。
Knauf Insulation, LLC v. Johns Manville Corp., No. 1:15-cv-00111-TWP-MJD, slip op. at 5–11 (S.D. Ind. Oct. 1, 2019) では、裁判所は、規制を受ける英国 patent attorney との通信を、その実務家の英国法上の権限の範囲に入る限度で保護した。Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S, Nos. 17-1646-LPS & 17-1647-LPS, 2020 WL 1873026, at *2 (D. Del. Apr. 15, 2020) も同様に、登録外国特許エージェントとの通信は、そのエージェントが本国で認められた実務の範囲内で行動している場合には保護され得ると結論づけた。
Philips N. Am. LLC v. Fitbit LLC, 583 F. Supp. 3d 251, 259–70 (D. Mass. 2022) は、権限の証拠が重要である理由を示す。同裁判所は、Queen’s University、Knauf、および Align の機能的理論が外国特許実務家にも及び得ることを認めた。それでも Philips は、争われたオランダ patent attorney のライセンスおよび侵害に関する通信が、その法的に権限ある役割の範囲内でなされたことを立証できなかった。専門職上の守秘義務の証拠だけでは不十分であった。なぜなら、専門職上の秘密保持は必ずしも証拠法上の秘匿特権ではないからである。Chervon は手続上の警告を加える。すなわち、一括的な主張、不十分なログ、ならびに外国実務家の地位および権限ある機能を立証できないことは、主張を失わせ得る。No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.
D. 米国弁護士と外国代理人との間の通信
米国弁護士と外国代理人との通信は、その外国代理人が同じ依頼者の弁護士として機能しているか、または法律サービスを提供するために合理的に必要な代理人であるため、秘匿特権の対象にとどまり得る。Tulip Computs. Int’l B.V. v. Dell Comput. Corp., 210 F.R.D. 100, 104–05 (D. Del. 2002) では、米国特許の出願および権利化に関する米国特許弁護士とオランダ特許事務所との通信が、そのオランダ事務所が依頼者にサービスを提供し、米国弁護士との関係において依頼者の代理人として行動していたため保護された。同様の理論により、外国実務家の現地法分析、または出願手続助言を形成するために必要な法律的情報に基づく翻訳も保護され得る。
しかし、外国代理人を単にコピーするだけでは必要性は立証されない。また、米国弁護士が外国法実務を指揮する権限を有していない場合、米国弁護士は「監督」理論に反射的に依拠すべきではない。委任記録では、依頼者、実務家の資格および権限ある機能、法律業務、米国弁護士との関係、ならびに秘密保持の期待を特定すべきである。ラベルおよび宣誓のない説明は、文書ごとの証拠の代替とはならない。See Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) (より強力な証拠提示を要求し、提出状況に関する事実を非秘匿と扱った); Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8.
オフィスアクションに関するやり取りは、カテゴリーを説明する。外国代理人の電子メールが応答期限、庁費用、または提出確認のみを述べる場合、それは通常、管理上の事実を伝えるにすぎない。審査官の拒絶を分析し、補正すべきかを推奨し、またはクレーム範囲の維持について米国弁護士の見解を求める電子メールは、はるかに要件を満たしやすい。ドラフト応答および弁護士のコメントは、最終応答が特許庁へ開示され、最終的に公開可能なファイルに入る場合でも、秘密の法的助言を明らかにし得る。提出された書面は、意図的に開示された資料については秘匿特権の対象ではないが、提出によって、提出書面または後に公開されるファイルに現れない却下された選択肢や秘密の協議に対する保護が必ずしも消滅するわけではない。
E. PTAB 固有の規則
PTAB の審判手続には明文の規則がある。37 C.F.R. § 42.57 の下では、外国法域の特許実務家との要件を満たす通信で、その実務家の権限に合理的に必要かつ付随するものは、米国弁護士との通信と同じ連邦秘匿特権上の取扱いを受ける。この規則は、外国法域が同等の秘匿特権を認めているか否かにかかわらず適用され、複数の実務家およびその補助者間の通信にも明示的に対応している。Rule on Attorney-Client Privilege for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board, 82 Fed. Reg. 51,570, 51,572–75 (Nov. 7, 2017).
その射程を過大評価すべきではない。§ 42.57 は PTAB 審判手続における秘匿特権を規律する。それ自体が連邦地方裁判所、州裁判所、外国裁判所、または外国特許庁を拘束するものではない。地方裁判所訴訟では、なお適用される準拠法選択およびコモンロー分析が必要である。
外国代理人との通信は、独立してワークプロダクトに該当することもあるが、それは、訴訟を予期して、または裁判のために作成された文書に関する支配的テストを満たす場合に限られる。Philips は有用な対比を示す。オランダ実務家の電子メールの一部は秘匿特権分析を満たさなかったが、同裁判所は、特定された会社に対する文書化された権利行使戦略に結び付く通信を保護した。583 F. Supp. 3d at 271–74. 同裁判所は、ライセンス事業はほぼ常に訴訟を予期しているというより広い命題を退けた。焦点は、特定の文書が作成された理由にとどまった。
VIII. 出願手続業務が訴訟ワークプロダクトになる時点
通常の出願手続は、通常、訴訟予期要件を満たさない。特許が潜在的な権利行使のために取得されること、競合他社が存在すること、または価値ある特許がいつか訴訟になる可能性があることは、一般に抽象的すぎる。そうでなければ、ほぼすべての出願ファイルがワークプロダクトとなり、Rule 26 の訴訟閾値が実質的に消滅してしまう。See Resh, Inc. v. Conrad, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (N.D. Cal. Feb. 23, 2024); Geomatrix Sys., LLC v. Eljen Corp., No. 3:20-cv-1900, 2022 WL 603029, at *2–3 (D. Conn. Mar. 1, 2022).
具体的な紛争が発生すると、分析は変わり得る。関連する展開には、侵害の告発、停止要求書、宣言的判決訴訟の示唆、特定された相手方に関する訴訟弁護士の起用、対立的な付与後手続、または特定の訴訟に対応して策定された継続出願もしくは再審査戦略が含まれ得る。最近の訴訟前試験に関する判決は、必要な対比を示している。Samsung Elecs. Co. v. Technical Consumer Prods., Inc., No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (D. Del. June 27, 2025) では、同時期に作成された秘匿特権ログが、試験を予期された特許訴訟および弁護士の精神的印象に結び付けていた。この判決は、出願手続資料について類型的な日付または結果を作るものではなく、同時期の文書別証拠の重要性を示すものである。
適用されるテストは巡回区によって異なる。一部の裁判所は、その文書が予期された訴訟「のために」作成されたかを問い、他の裁判所は、その主たる動機、または通常業務の中で実質的に同様の形で作成されたであろうかを重視する。See Geomatrix, 2022 WL 603029, at 2–3. Graham Packaging Co., L.P. v. Ring Container Techs., LLC, No. 3:23-cv-00110, 2024 WL 1221178, at 4–5 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024) は、訴訟前侵害試験が該当し得ることを認めたが、特許権者が試験日、宣言書、または適合する秘匿特権ログを提出しなかったため、立証は不十分とした。いずれの定式でも、訴訟の可能性は常にあったという結論的な宣言は脆弱である。説得的な立証は、予期された紛争、それがいつ、なぜ具体化したか、誰が文書を依頼したか、その文書が通常の出願手続業務とどのように異なるか、およびその文書がどのように当該紛争を支援する意図であったかを特定する。
その立証は文書ごとでなければならない。一つの出願手続案件には、次のものが含まれ得る。
• 先行技術を克服するために作成された通常の補正であって、訴訟との結び付きがない限り通常はワークプロダクトではないもの。
• 依頼者に補正を推奨する秘匿特権付き電子メール。
• 当該補正が特定された侵害事件にどのような影響を及ぼし得るかを評価する訴訟弁護士のメモであって、秘匿特権およびワークプロダクトの双方に該当し得るもの。
• USPTO に提出された最終応答であって、意図的に開示された内容については秘匿特権の対象ではなく、後に公開可能な出願ファイルに入る可能性があるもの。
意見ワークプロダクトは強い保護を受けるが、そのラベルを閾値問題を飛ばすために用いてはならない。通常の出願手続における弁護士の精神的印象は、自動的に意見ワークプロダクトになるわけではない。まず、その資料が訴訟を予期して作成されたことを示し、その後で、事実ワークプロダクトまたは意見ワークプロダクトを含むか、および開示により保護が放棄されたかを評価する。Compare Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5 (訴訟との結び付きが示されなかった), with Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 (同時期の証拠により訴訟目的の試験が立証された).
IX. 法理を文書ごとに適用する
防御可能なレビューは、ファイル全体についての前提を避け、各資料について別々の問いを立てる。
弁護士への発明開示。特許性および出願助言を主として求める秘密開示は、Spalding, 203 F.3d at 805–07 の下で秘匿特権の強い候補となる。秘匿特権は基礎事実を遮蔽するものではなく、それらは関連性、比例性、およびその他のディスカバリー制限に従い、非秘匿情報源から求められ得る。See Resh, No. 22-cv-01427-EJD (VKD), slip op. at 3–5.
オフィスアクションへの回答方法を尋ねる依頼者メール。秘密であり、法的助言に向けられている場合、通常これは秘匿特権の対象である。応答が通常の出願手続である場合、通常はワークプロダクトではない。
監督者・アソシエイト間の分析。これは、依頼者のための助言を求め、または精緻化し、依頼者の指示を伝え、または保護された通信を明らかにする場合、しばしば秘匿特権の対象となる。See LKQ, 2023 WL 3200236, at 6–7; Burge, 2025 WL 2172466, at 12–13. 二人の弁護士が交換したというだけで自動的に秘匿特権の対象となるわけではなく、管理上または状況確認だけの弁護士メールは、弁護士間で交換されたというだけで秘匿特権の対象にはならない。See Huber, No. 19-342-GBW-SRF, slip op. at 10–11. それらを提出しなければならないかは、別個のディスカバリー問題として残る。このような分析は、訴訟との結び付きがない限り、通常ワークプロダクトではない。
社内応答ドラフト。ドラフトは、秘密の法的助言、依頼者の入力、却下された主張、または戦略的選択肢を明らかにする限度で秘匿特権の対象となり得る。See Burge, 2025 WL 2172466, at *12–13. ドラフトであることだけでは不十分であり、各添付資料は別々に検討されなければならない。通常のドラフティングは、通常ワークプロダクトではない。
弁護士の私的メモ。メモは、保護される依頼者通信を記録する場合には秘匿特権の対象となり得るが、弁護士が作成したというだけでは秘匿特権の対象ではない。支配的な訴訟予期テストを満たす場合にはワークプロダクトとなり得るが、通常の出願手続メモは保護の空白に落ちることがある。
米国特許エージェントとの通信。保護は、秘密性、法的目的、および主題がエージェントの権限ある USPTO 実務の範囲内にあるかに依存する。一般的な侵害助言またはライセンス助言は、直接の特許エージェント秘匿特権の範囲外である。
外国代理人との通信。参加者の正確な地位を特定し、準拠法を決定し、権限ある実務を立証し、通信の目的を分析する。See Philips, 583 F. Supp. 3d at 259–70; Chervon, No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8; In re B&C KB Holding GmbH, 2025 WL 1802956, at *2–7. PTAB Rule 42.57 は、Part 42 によって規律される手続における秘匿特権の問題のみを解答する。
管理上の送付。期限、提出受領書、公開された状況情報、予算、および純粋に事務的な指示は、一般に秘匿特権の対象ではない。ただし、そのような事実が実体的な秘匿特権付き議論に組み込まれている場合、通信全体が必ずしも放棄されるわけではない。
最終提出書面。提出された応答、補正、または宣言書は USPTO に開示され、後に公開され得る。意図的に提出された内容については秘匿特権の対象ではない。未開示のドラフトまたは通信に対する保護は、別途分析しなければならない。
訴訟に向けられた出願手続戦略。継続出願、再審査、インタビュー、または補正は、具体的に特定された紛争が、支配的テストの下で要求される訴訟との結び付きを資料に与える場合、ワークプロダクトを生じ得る。See Geomatrix, 2022 WL 603029, at *2–3. 可能であれば、通常の出願手続目的と訴訟目的を分離し、記録化すべきである。Samsung Electronics, No. 1:23-cv-186, slip op. at 3–6 では、同時期の証拠が決定的であった。
X. 放棄、例外、およびディスカバリーの実務
要件を満たす通信であっても、秘匿特権関係を超えた開示により保護を失うことがある。したがって、配布リストは、法的助言を得るまたは提供するために真に必要な者を反映すべきである。知る必要のある管理職への限定的な回覧は、Mölnlycke, 2024 WL 4602138, at 5–7 において秘匿特権の放棄とはされなかった。これに対し、米国の秘匿特権法が最終的に支配すると判断した後、In re B&C KB Holding GmbH は、法的助言のために情報を翻訳または解釈することが必要な役割を有しない銀行家および財務アドバイザーと共有された二十八件の文書について、放棄を認めた。2025 WL 1802956, at 5–7. 翻訳者および技術専門家は、合理的に必要な場合には秘匿特権の内側にとどまり得るが、その役割は仮定ではなく記録化されるべきである。
米国弁護士と外国弁護士が同じ依頼者を代理する場合、その調整は一般に共通利益法理を必要としない。両者が異なる依頼者、たとえば出願人とライセンシー、または二人の共同所有者を代理する場合には、共通利益が重要になり得る。この法理は一般に既存の秘匿特権を維持するものであり、新たに創出するものではない。In re Regents of the Univ. of Cal., 101 F.3d 1386, 1389–91 (Fed. Cir. 1996). 共通の商業目的または秘密保持契約だけでは、必要な共通の法律上の利益を確立できないことがある。
最近の特許訴訟判決も、限定的な開示を一括放棄に変えることに警告している。双方に送られた一通の電子メールは、主題にかかわらず他の秘匿特権付き通信すべてを放棄するものではなく、弁護士・依頼者関係が存在するかを検証する適切な手続は、公的提出ではなくインカメラ審査であった。Trs. of Columbia Univ. v. Gen Digital Inc., No. 2024-1244, slip op. at 13–18 (Fed. Cir. Mar. 11, 2026). この判決は、特許出願手続ではなく、訴訟弁護士と証人依頼者との通信から生じたものであるが、その放棄および開示の原則はなお示唆に富む。
ワークプロダクトの放棄は、別の分析に従う。非対立的な第三者への開示が常にワークプロダクトを放棄するわけではない。相手方への開示、または相手方がアクセスする可能性を実質的に高める行為は、放棄を生じ得る。同じ行為が、秘匿特権を放棄してもワークプロダクトを放棄しないことも、その逆もあり得る。Samsung Electronics は、訴状において被疑部品の出所を特定しただけでは、特に特許権者がその調査に依拠して公判で侵害を証明することを否認していた場合、基礎となる試験についての保護を放棄するものではないと判示した。No. 1:23-cv-186, slip op. at 4–6. これに対し、Graham Packaging は、訴状が侵害を立証するために積極的に用いた事実上の試験情報の開示を要求しつつ、それらの事実と弁護士の意見ワークプロダクトとの区別を維持した。No. 3:23-cv-00110, slip op. at 12–16 (W.D. Ky. Mar. 21, 2024).
出願手続助言への選択的依拠は、さらに主題範囲の放棄リスクを生じさせる。NimbeLink Corp. v. Digi Int’l Inc., No. 22-cv-2345 (NEB/DJF), slip op. at 6–11 (D. Minn. Apr. 12, 2024) では、特許権者が不公正行為の主張に答えるため、出願手続担当弁護士との通信の一部に意図的に依拠した。その結果生じた放棄は、同じ先行技術および開示問題に関する関連継続出願通信に及んだが、比例性により、継続出願ファイル全体を開くのではなく提出範囲が限定された。したがって、当事者は、選択された助言を訴訟上の防御として用いる前に、関連出願を評価し、意図的な出願手続上の放棄を慎重に定義すべきである。
秘匿特権ログは、助言そのものを明らかにすることなく主張者の立証負担を果たせる程度に、粒度を持つべきである。Enanta Pharms., Inc. v. Pfizer Inc., No. 22-10967-DJC, slip op. at 3–5 (D. Mass. May 7, 2024) は、主張された助言の出所および目的を立証しない特許出願手続というラベルや宣誓のない主張を退けた。Chervon も、誤った秘匿特権を援用し一括的主張を行うリスクを示している。No. 19-1293-GBW, slip op. at 3–8. 有用なエントリは、日付、参加者、依頼者または案件、実務家の地位、出願または手続、法的目的、および主張される保護を特定する。外国実務家に関するエントリは、国および権限ある機能を特定すべきである。ワークプロダクトに関するエントリは、単に「訴訟を予期して作成」と記載するのではなく、予期された紛争および訴訟目的を記述すべきである。
保護が異なる場合には、電子メールと添付資料を別々にログ化する。公開オフィスアクションは、秘匿特権付き戦略メールに添付されても公開のままであり、それを提出しても、必ずしも電子メール自体の提出を求めることにはならない。スレッド単位のログ化は、参加者または目的が異なる個別メッセージを隠すべきではない。
適切に作成された Federal Rule of Evidence 502(d) 命令は、大量提出における放棄リスクを実質的に低減し得る。Fed. R. Evid. 502(d). これを、クローバック手続、外国法資料の分離レビュー、ならびに電子メールスレッドおよび添付資料の取扱いに関する早期合意と組み合わせるべきである。
倫理上および USPTO 上の秘密保持義務を、ディスカバリー上の秘匿特権と混同すべきではない。実務家の依頼者情報保護義務はより広いことがあり、未公開出願に対する USPTO の法定秘密保持は、それ自体では民事ディスカバリーにおける秘匿特権を決定しない。35 U.S.C. § 122(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.14.
XI. 結論
送信者の身元は手掛かりであって、答えではない。監督弁護士とジュニアアソシエイトとの秘密メールは、依頼者がコピーされていなくても秘匿特権の対象となり得るが、それはそのメールが法的助言の提供の一部として機能する場合、または保護された依頼者情報を含む場合に限られる。外国代理人との通信は法務チーム内にとどまり得るが、その代理人の専門職上の地位、権限ある範囲、準拠法、および役割を立証しなければならない。登録特許エージェントは、権限ある USPTO 実務の範囲内の助言について保護を受けるが、特許に関するあらゆる法律上または商業上の質問について保護を受けるわけではない。
ワークプロダクトは別の問いを立てる。通常の出願手続は通常、訴訟準備ではなく、弁護士の精神的印象が実際の訴訟との結び付きの必要性をなくすわけではない。具体的な紛争が生じると、出願手続関連文書の一部はワークプロダクトとなり得るが、その立証は、各文書がなぜ作成されたのか、および通常の出願手続業務とどのように異なるのかを説明しなければならない。
実務上の目的は、出願手続ファイルを類型的に秘匿特権の対象、または提出から保護されるものとして扱うことではない。目的は、秘密の法律相談を維持し、権限ある特許実務家に利用可能なより狭い保護を認識し、出願手続業務が真に紛争準備となる時点を記録化することである。目的、参加者、秘密性、権限、および訴訟との結び付き—これらを文書ごとに適用することが、ファイル・ラッパーの影を進む最も信頼できる道筋となる。
