요약: 본 글은 USPTO와 EPO가 “비공개 선행기술(secret prior art)”—후출원의 출원 당시에는 공개되어 있지 않았지만, 이후 공개됨으로써 선행기술 효력을 취득하는 선출원 특허출원—을 어떻게 취급하는지를 비교한다. 미국에서는 AIA § 102(a)(2)가, 미국을 지정한 일정한 PCT 공개를 포함하여 적격한 미국 특허문헌이 다른 발명자를 기재하고 있는 경우, 그 유효출원일을 기준으로 선행기술로 취급한다. 이러한 문헌은 신규성 부정과 자명성 판단 모두에 사용될 수 있지만, AIA § 102(b)(2)는 발명자 유래, 선행 공개, 공통 소유, 공동연구계약에 관한 중요한 예외를 둔다. 유럽에서는 EPC Article 54(3)이 마찬가지로 선출원·후공개 유럽출원 및 적격한 Euro-PCT 출원을 포섭하지만, Article 56은 그 효력을 신규성에 한정하며, 미국식 공통 소유에 의한 자기충돌 회피 수단은 없다. 이 글의 핵심 주장은, 미

요약: 미국 또는 중국에서, 또는 양국에 걸쳐 개발된 발명의 경우 최초 특허출원에 관한 판단은 발명자의 국적, 회사 본사의 소재지 또는 선호하는 출원지가 아니라, 발명이 어느 영토에서 이루어졌는지에 관한 발명지 분석에서 시작되어야 한다. 미국은 일반적으로 미국에서 이루어진 발명에 대해 해외에 출원하기 전에 외국 출원 허가를 요구한다. 다만, 미국 출원이 비밀명령 없이 적어도 6개월 동안 계속 중이었거나 다른 허가 경로가 적용되는 경우는 예외이다. 반면 중국은 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안, 즉 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하기 전에 비밀유지 심사를 요구한다. 이러한 규칙은 국경을 넘는 R&D에서, 특히 분산된 팀들이 청구발명의 서로 다른 측면에 기여하는 경우 쉽게 간과된다. 중국 국적자가 미국에 있는 동안 미국 유래 발명을 창작할 수 있고, 미국 국적자가 중국에 있는 동안 중국 유래 발

요약: 심사관 면담은 유용한 특허권리화 수단이지만, 그 전략적 의미는 관할권마다 크게 다르다. 핵심 질문은 단순히 심사관이 출원인과 소통할 것인지가 아니라, 그 소통이 절차적 효과, 판단권한, 출원경과상 효과를 수반하는지, 아니면 다음의 공식 제출서류를 준비하는 데 참고가 되는 데 그치는지이다. USPTO에서는 면담이 통상적이고 때로는 매우 강력한 수단이지만, 반드시 기록되어야 하며 출원경과상 리스크를 만들 수 있다. EPO에서는 비공식 협의가 쟁점을 명확히 하는 데 도움이 될 수 있으나, 그 자체가 판단 절차는 아니다. 공식 구두심리가 절차적 안전장치로 남는다. JPO에서는 면접심사가 기술 설명과 보정 논의에 유용하지만, 심사관의 제안이 그 자체로 청구항을 보정하는 것은 아니다. 한국에서는 개인 면담이 구조화되어 있고 기록되지만, 서면 의견서, 보정서 또는 공식 통지를 대체하지 않는다. CNIPA에서는 면담 및 기타 커뮤니케이션이 실체심사의 초점

요약: 본 글은 ex parte 재심사에서 Office Action에 대응하는 일이 통상적인 특허출원 심사 과정에서의 대응과 다른 전략을 요구하는 이유를 설명한다. 통상적인 심사에서는 출원인이 일반적으로 상업적으로 유용한 청구항 범위를 확보하려 하며, 보정, RCE 실무 또는 계속출원 실무를 통해 절차적 유연성을 가질 수 있다. 반면 재심사에서 특허권자는, 종종 소송과 병행하여, 이미 발행된 권리를 방어하고 있으므로, 최초의 비최종 Office Action에 대한 답변을 허여, 항고 및 이후 권리행사를 위한 핵심적인 본안 기록으로 다루어야 한다. 본 글은 특허권자가 가능한 모든 주장을 조기에 제시하고, 항고에서의 예비적 입장을 보존하기 위해 의미 있는 종속항을 별도로 주장하며, 보정된 청구항 또는 재심사에서 신설된 청구항이 중용권(intervening rights), 손해배상, 침해 및 청구항 해석상의 결과를 초래할 수 있으므로 반사적인 보정을 피

요약: 이 글은 주제적격성 선언서(Subject Matter Eligibility Declarations, “SMEDs”)가 § 101 거절에 대응하여 사실기록을 구축하는 유용한 출원심사 도구가 될 수 있지만, 엄격한 규율 하에 사용될 때에만 그러하다고 주장한다. SMED는 발명자나 전문가에게 청구항이 특허적격이라고 선언하게 해서는 안 된다. 오히려 통상의 기술자가 명세서와 청구항을 구체적 기술적 개선을 기재한 것으로 어떻게 이해할지를 보여주는, 청구항에 결부되고 보강 증거로 뒷받침된 기술적 사실을 제공해야 한다. 이 글은 USPTO의 SMED 지침이 심사 중 출원인이 적격성 증거를 구성하는 데 도움을 줄 수 있으나, 연방순회항소법원의 법리를 변경하거나 청구항 자체가 개선을 기재해야 한다는 요건을 완화하지 않는다는 점을 설명한다. 두 개의 Swoop 선언서를 사례연구로 사용하여, 효과적인 SMED가 이메일 기반 상거래 청구항을 기술적 보안 아키텍처