요약: 이 글은 침해소송과 병행하여 제3자가 신청한 ex parte 재심사에 직면한 특허권자는 35 U.S.C. § 304가 허용하는 선택적 명령 후 진술서를 통상 포기해야 한다고 주장한다. 첫 Office Action이 나오기 전에 진술서를 제출하면, 심사관이 실제 거절이유를 특정하기 전에 특허권자가 잠재적 이론들을 다루어야 하고, 신청인에게 그 도전을 보완할 수 있는 법정 답변 기회를 제공하며, 청구항 해석, 침해, 유효성, 관련 특허, 나아가 판결 후 절차에까지 영향을 미칠 수 있는 추가 심사경과를 만든다. 병행 소송과 재심사에 관한 Federal Circuit 판례는 특허성을 보존하기 위해 한 진술이, 심사관이 이를 채택했는지 또는 법원이 최종적으로 disclaimer를 인정했는지와 무관하게, 중요한 내재적 증거가 될 수 있음을 보여준다. 그러나 포기는 실체적 양보가 아니라 절제된 순서 관리이다. 이는 적절히 보존된 특허성에 관한 실질적 새

요약: 특허청구범위는 발명이 무엇인지 또는 무엇을 하는지만이 아니라, 발명이 무엇을 달성하려는지도 자주 기재한다. 예컨대 지연시간을 줄이고, 안정성을 높이며, 질병을 치료하고, 움직임을 방지하거나, 특정 성능 수준을 달성한다는 식이다. 그러한 문언이 “특허성 판단상 비중(patentable weight)”을 갖는지는 “whereby,” “wherein,” “for,” “configured to”와 같은 단어에 관한 규칙만으로 답할 수 없다. 올바른 분석에는 세 개의 관문이 있고, 그중 두 번째 관문은 조건부이다. 제1 관문은 청구항 해석이다. 해당 문언은 무엇을 요구하는가—목적, 능력, 구성, 행위, 실제 달성, 또는 객관적 문턱값인가? 제2 관문은 조건부 기능적 관련성 심사이다. 주장되는 차이가 전달적, 지시적, 검증적, 인식론적, 또는 평판적 내용에 있는 경우, 그 내용은 나머지 청구항 요소들과 상호작용하여 청구된 기능성을 만들거나 청구된 행위

I. 파일 래퍼와 “섀도 파일” 공식 특허 파일은 출원심사 절차의 일부만 보여 준다. 공개 기록 뒤에는 발명공개서, 선행기술 분석, 초안과 수정본, 심사관 인터뷰 메모, 출원심사 담당 변호사들 간 이메일, 외국 대리인에 대한 지시, 포트폴리오 관련 권고, 특허대리인과의 커뮤니케이션이 존재할 수 있다. 나중에 유효성, 침해, 발명자성, 소유권 또는 불공정 행위가 다투어지면, 상대방은 이러한 비공개 “섀도 파일”을 요구할 수 있다. 그 자료가 변호사에게 속하므로 보호된다는 직관적 반응은 지나치게 넓다. 문서가 특허 출원심사 중 작성되었다는 사실만으로 그 문서가 비밀유지특권 또는 워크 프로덕트로 보호되는지는 결정되지 않으며, 따라서 그 문서를 제출해야 하는지에 대한 답도 그 사실만으로는 나오지 않는다. “Privileged and Confidential” 표시, 변호사의 전자 파일에 보관되어 있다는 점, 또는 이메일 체인

E요약: 이 글은 미국, EPO, 한국, 일본 및 중국에서 심사경과가 특허 청구범위를 어떻게 제한할 수 있는지를 비교한다. 미국에서 심사경과는 통상적 청구항 해석, 심사경과에 의한 디스클레이머, Festo에 따른 보정 기반 심사경과 금반언, 그리고 출원인의 의견진술이 청구대상 일부를 명확히 포기한 경우의 주장 기반 금반언이라는 서로 관련된 여러 법리를 통해 작동한다. EPO는 EPC 절차에서 일반적으로 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다는 점에서 구별되지만, 명세서, 도면 및 보정 규칙은 여전히 청구항 해석과 유효성 판단에서 중심적 역할을 한다. 한국과 일본은 균등론 제한을 통해 기능적으로 유사한 법리를 인정한다. 한국은 심사기록 전체가 의식적 제외를 보여 주는지를 묻고, 일본은 Maxacalcitol 판결로 정교화되어 제외를 나타내는 객관적 행위를 요구하게 된 다섯 번째 Ball Spline ‘특단의 사정’ 요건을 적용한다. 중국은 특허권

요약: 신중한 출원 전 선행기술 조사는 단순한 특허성 검토가 아니라 명세서 설계 도구가 될 수 있다. “프레이밍 문헌”을 식별하고, 그 아키텍처와 한계를 정확히 설명하며, 각 차이점을 청구된 기술적 메커니즘에 연결함으로써, 출원인은 35 U.S.C. § 101에 따른 특허적격성을 뒷받침하고 이후의 청구항 해석에도 정보를 제공하는 내재적 기록을 만들 수 있다. 그러한 기록은 특허권자가 나중에 인용된 문헌이 배경기술란에서 설명된 것과 동일한 종래 아키텍처를 사용하며, 따라서 청구항의 차별화 한계를 결여한다는 점을 입증하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 이 글은 이러한 효과가 절차별로 다르다는 점을 강조한다. 출원인 자인 선행기술은 심사, IPR, 연방지방법원 소송에서 각각 다르게 취급되는 반면, 청구항 해석은 별도의 내재적 기록에 관한 검토로 남는다. 또한 이 글은 Rule 56상의 개시 의무와 선택적 실체적 특징부여를 구별하고, Ekchian에 따른