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Divergent Patent Law 블로그
미국 특허 출원·심사 대응, PTAB 실무, 미국 연방순회항소법원 동향 및 국경 간 특허 전략에 관한 논평.


Rule 132 선언서에서 한국의 실험 증거까지: 미국 및 한국 특허 실무가를 위한 양방향 가이드
요약: 본고는 미국 37 C.F.R. § 1.132에 따른 선언서 실무를 한국에서 가장 가까운 대응물, 즉 실험결과, 비교 데이터, 전문가 설명 또는 기타 기술 증거가 뒷받침하는 KIPO 의견서 제출 실무와 비교한다. 양 제도는 모두 변리사·변호사의 주장만으로는 부족한 경우, 특히 예상외 또는 유리한 기술적 효과가 문제 되는 자명성 또는 진보성 다툼에서 심사관의 거절을 극복하기 위해 증거를 사용한다. 그러나 본고는 몇 가지 중요한 차이도 강조한다. 한국에는 Rule 132식의 공식 선언서 제도가 없고, 한국의 출원 후 증거는 원출원 명세서의 기재를 명확히 하거나 확인할 수는 있지만 명세서의 일부가 되거나 부실한 출원을 치유할 수는 없으며, 한국의 진보성은 유리한 효과만으로 판단되는 것이 아니라 착상의 용이성, 결합 또는 선택의 동기, 통상의 창작능력, 기술적 구성 및 효과를 포괄하는 더 넓은 심사에 따라 판단된다. 미국 실무가에게 본고는 선언서 형
Brandon Theiss
8월 13일20분 분량


누가 발명자인가—그리고 무엇의 발명자인가?미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서의 청구항, 개시 및 발명자 해당성
요약: 이 글은 미국, 유럽, 한국, 중국 및 일본에서 “발명자”의 의미가 어떻게 달라지는지를 검토한다. 특히 발명자 해당성이 청구된 발명에 의해 결정되는지, 아니면 출원에 기재된 모든 사항에 의해 결정되는지에 초점을 둔다. 이 글은 판단의 법적으로 관련 있는 대상과 그 창작자를 식별하는 데 사용되는 증거를 구별한다. 즉, 청구항이 발명을 정의할 수 있는 한편, 명세서, 도면, 선행기술 및 개발 기록은 그 발명이 무엇을 의미하며 누가 그 발명에 기여했는지를 드러낼 수 있다. 미국 비가출원 및 일본 실무는 주로 청구항 중심이지만, 미국 가출원은 중요한 개시 기반 예외를 제시한다. 한국법은 실질적 창작 기여 기준을 적용하며, 구속력 없는 KIPO 실무 설명에서는 청구항이 실무상 참조점으로 기능한다. 중국은 출원 및 개발 기록을 고려한 해결수단별 판단을 사용하므로, 기여자의 작업이 유지된 해결수단의 기초로 남아 있는 경우에는 청구항이 취소되더라도 발명자
Brandon Theiss
8월 11일23분 분량


Festo에서 파일 히스토리까지:미국의 심사경과 금반언과 EPO, 한국, 일본 및 중국의청구범위 제한 비교
E요약: 이 글은 미국, EPO, 한국, 일본 및 중국에서 심사경과가 특허 청구범위를 어떻게 제한할 수 있는지를 비교한다. 미국에서 심사경과는 통상적 청구항 해석, 심사경과에 의한 디스클레이머, Festo에 따른 보정 기반 심사경과 금반언, 그리고 출원인의 의견진술이 청구대상 일부를 명확히 포기한 경우의 주장 기반 금반언이라는 서로 관련된 여러 법리를 통해 작동한다. EPO는 EPC 절차에서 일반적으로 미국식 파일 래퍼 금반언을 인정하지 않는다는 점에서 구별되지만, 명세서, 도면 및 보정 규칙은 여전히 청구항 해석과 유효성 판단에서 중심적 역할을 한다. 한국과 일본은 균등론 제한을 통해 기능적으로 유사한 법리를 인정한다. 한국은 심사기록 전체가 의식적 제외를 보여 주는지를 묻고, 일본은 Maxacalcitol 판결로 정교화되어 제외를 나타내는 객관적 행위를 요구하게 된 다섯 번째 Ball Spline ‘특단의 사정’ 요건을 적용한다. 중국은 특허권
Brandon Theiss
8월 9일17분 분량


Bayh–Dole의 국경 간 비교: 미국, EU/Horizon Europe, 독일, 일본, 중국 및 대한민국의 정부 자금 지원 발명—적용범위, 권리귀속 및 존속하는 공적 제약을 중심으로
개요: Bayh–Dole은 대학이 자동으로 소유권을 취득하는 규칙이라기보다, 일정 요건을 충족하는 연방 자금 지원 발명에 대하여 계약자가 권리를 보유할 수 있도록 하되 공개 및 특허출원 의무, 이용 보고, 로열티가 완납된 정부 실시권, 국내 제조 보호장치, 비영리기관에 대한 특수 제한, 그리고 실제 적용(practical application)과 결부된 재량적 개입권(march-in authority)을 함께 존속시키는 조건부 정부-계약자 간 거래 구조로 이해하는 것이 가장 정확하다. 미국, EU/Horizon Europe 및 일부 국내법 예시, 일본, 중국, 대한민국을 비교하면, 기관 소유권만으로는 사업화 자유도를 제대로 측정할 수 없다는 점이 드러난다. 각 제도는 자금지원 트리거, 권리배분 방식, 실시·활용 요건, 정부 개입권한, 이전 통제, 발명자 보상규칙에서 서로 다르다. 논의된 제도 중 일본은 적용되는 정부-계약자 거래 구조라는 차원에서는
Brandon Theiss
8월 3일27분 분량


한국의 “기술적 사상”에서 미국의 “실용적 적용”으로: 소프트웨어 및 AI 특허출원을 위한 § 101 전략
요약: 본 글은 한국법상 특허적격성이 있어 보이는 한국발 소프트웨어 및 AI 특허출원이 왜 미국의 특허대상적격성 법리하에서는 여전히 상당한 장애에 직면할 수 있는지를 설명한다. 한국법은 청구된 발명이 “자연법칙을 이용한 기술적 사상”인지, 그리고 소프트웨어 관련 발명의 경우 소프트웨어 기반 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있는지에 초점을 맞춘다. 반면 미국법은 청구항이 법정 범주에 속하는지, 그리고 추상적 아이디어, 자연법칙, 자연현상 등 사법상 예외를 회피하거나 이를 충분히 적용하고 있는지를 묻는다. 본 글은 한국 대법원 및 특허법원 판례와 미국 연방대법원 및 연방순회항소법원 판례를 함께 검토하여, 서버, 프로세서, 데이터베이스, AI 모델 또는 컴퓨터 판독가능 매체를 단순히 기재하는 것만으로는 일부 한국 실무에서는 적격성을 뒷받침할 수 있을지라도, 미국에서는 청구항이 데이터 수집, 분석, 사업상 의사결정, 정신활동 또는 범용
Brandon Theiss
7월 30일16분 분량
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